美国联邦巡回上诉法院否定同时支付专利商标侵权赔偿金

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2006年10月2日，美国联邦巡回上诉法院(以下简称CAFC)就Aero Products International, Inc.与Robert B. Chaffee(以下合称Aero)诉Intex Recreation Corp.(简称Intex)、Quarlity Trading, Inc.(简称Quarlity Trading)和Wal-Mart Stores, Inc(简称沃尔玛)(以上三方合称被告)侵犯其专利权及商标权一案做出二审判决：支持伊利诺伊地区法院一审对被告专利侵权的事实认定，撤销一审对商标侵权赔偿金的判决，判处被告支付赔偿金总额590万美元。

一、基本案情

　　本案原告Aero主要经营充气式气垫产品，涉案的美国专利US5367726是有关充气式气垫阀的专利技术。Aero在其充气式气垫产品上标注了该专利号，同时使用形象生动的 “ONE TOUCH”一词来配合产品的宣传，并于1994年6月将“ONE TOUCH”注册为商标(美国注册商标1839444)。

　　被控侵权的充气式气垫产品为被告Intex于2000年销售给其零售商(本案另外两个被告Quarlity Trading和沃尔玛)的产品，并且被告还在Intex网站和Quarlity Trading网站均使用了“One Touch”一词。

　　2002年4月10日，Aero以被告侵犯其专利US5367726及其注册商标“ONE TOUCH”为由向美国伊利诺伊北部地区法院提起诉讼，要求被告向其支付专利侵权赔偿金340万美元及商标侵权赔偿金220万美元。

　　美国伊利诺伊北部地区法院经审查后认定，被告侵犯专利权和商标权两项罪名成立。同时，法庭发现被告在“审前披露”和庭审中有故意隐瞒等不当行为。因此，依据《美国专利法》第284、285条，法院于2004年12月15日判决被告支付双倍专利损害赔偿金590万美元、商标损害赔偿金100万美元及原告的律师诉讼费。此外，法院签发了限制被告在美国制造、使用、销售、许诺销售或向美国进口侵犯了该项专利涉案权利要求(US5367726第9项及第12至15项权利要求)涵盖技术的充气设备的永久性禁制令。

　　被告不服，向CAFC提起上诉，要求对专利侵权事实重新认定，并认为判决专利损害赔偿金的同时判决商标损害赔偿金构成了不当双重损害赔偿，要求对赔偿金进行重审。

　　2006年10月2日，CAFC对本案作出二审判决：(1)地方法院对专利US5367726涉及的技术术语理解无误，维持原判，即专利侵权事实成立；(2)US5367726的相关权利要求表述明确，专利权有效；(3)地方法院对100万美元商标损害赔偿的判决有误，构成了不当双重损害赔偿，撤销此项判决。因此，地方法院的判决部分有效，判予Aero的损害赔偿金总额改为590万美元。双方诉讼费用自行承担。

二、争论焦点

　　本案在审理过程中，除了比较具体的技术问题，最主要的争论焦点是同一行为同时侵犯同一主体的专利权和商标权，能否同时判令专利损害赔偿金和商标损害赔偿金两项损害赔偿。

　　被告的上诉理由在于，一审法院同时判令其向原告Aero支付专利损害赔偿金和商标损害赔偿金，构成了不当双重损害赔偿，应当重新裁定侵权行为和损害赔偿金数额。

　　原告Aero则认为，涉案的US5367726专利和“ONE TOUCH”商标均有效，本案被告的行为构成了专利侵权及商标侵权这两种独立的过错，并不是单一的损害。因此，一审法院判处的赔偿金是被告因专利侵权而应支付的合理使用费和因商标侵权所获收益的一部分。

　　CAFC的判决观点是，判断是否构成不当双重损害赔偿，应考量的核心问题是，该损害赔偿是否由产生法律效力的同一系列事实引起的。换言之，对由产生法律效力同一系列事实引起的损害不能判处重复的赔偿金。对于本案，除了销售被控侵权气垫产品的行为，没有其他证据支持Aero所控的商标侵权诉由。原告Aero所有的诉讼请求都是基于同一事实，即销售专利侵权产品的行为。其获得的被告因销售侵权气垫产品而应支付的合理使用费，已经完全补偿了其专利权被侵害所受的损害，因此，不能因为被告对同一被控客体的同一销售行为再判予原告商标侵权赔偿金。

　　CAFC的这一判决充分参照了美国历史上相关案例，如1994年的Nintendo案[注1]、2002年的Lamps Plus案[注2]以及2005年的Junker案[注3]，并在构成不当双重损害赔偿的认定原则上基本与其保持一致。

　　CAFC认为，在Lamps Plus和Junker等案例中，虽然损害赔偿金是基于不同的法律或不同的诉讼根据提出的，但是这些诉讼请求是由产生法律效力同一系列事实引起的，所以只能判予一种补偿。而Nintendo公司同时获得商标和版权损害赔偿金的判例，并不能支持本案原告Aero的诉讼请求。因为Nintendo案中的侵权行为虽然仅由销售卡带这一行为构成，但是它属于侵犯两种权利：商标权和版权。因此，本案原告Aero在获得被告因销售侵权气垫产品而支付的合理使用费后，不能因对同一客体的同一销售行为再获得商标侵权赔偿金。

三、评注

　　本案的涉案赔偿金额虽然不是很高，但作为CAFC审理的知识产权案件，其判决结果对今后知识产权侵权案件的判决有着重要的影响。CAFC对本案的判决结果表明，当同一主体的专利权和商标权被同一行为侵权时，不能同时获得专利侵权赔偿金和商标侵权赔偿金，否则将构成不当双重损害赔偿。结合以往类似案例的判决情况，可以总结出，是否构成不当双重损害赔偿的核心问题在于该损害赔偿是否由产生法律效力的同一系列事实引起。换言之，对由产生法律效力同一系列事实引起的损害不能判处重复的赔偿金。

　　从CAFC在审理本案时对以往案例判决情况进行参考和引证还可以看出，在美国这样的判例法国家，由知识产权侵权诉讼案件发展出来的法律规则及理论基础都必须经得起后续案件的不断检验及巩固，才能稳住其作为先导判例的法律地位。

 [注1] 1994年美国任天堂 (Nintendo)有限公司诉Dragon Pacific国际公司案。Nintendo主要行销其生产的包含家庭电视游戏系统硬件和软件的卡式录像带。1990年，Dragon Pacific开始进口并销售与Nintendo系统一样的电视游戏卡带。Nintendo销售的卡带通常仅包括一个游戏，而Dragon Pacific销售的每个卡带都包括多个游戏，其三种主要产品“31合一”、“42合一”、“52合一”卡带共侵犯Nintendo拥有的13项版权。1990年10月22日，Nintendo向美国加利福尼亚北部地区法院提起诉讼，要求Dragon Pacific停止进口该种卡带，并赔付版权和商标权侵权损害赔偿金。地区法院于当年11月15日颁布初步禁令，禁止Dragon Pacific销售、行销或分配使用Nintendo拥有商标和版权的卡带。

　　经过审理，地区法院认为Dragon Pacific的行为是有意的、蓄意的，并且实际上知道多游戏卡带侵犯了Nintendo的版权。此外，Dragon Pacific在销售卡带时宣称并标注其是Nintendo的产品，因此侵犯了Nintendo的商标权。1992年11月29－30日，地区法院作出裁决：Dragon Pacific版权侵权罪名成立，判令其对13项版权侵害分别支付5,000美元的损害赔偿金，共计6.5万美元；Dragon Pacific商标权侵权罪名成立，根据销售一个侵权游戏卡带20美元计算，共销售3,100个卡带，并且由于其属于故意侵权，所以依据《美国商标法》，判令其支付三倍商标侵害赔偿金，共计18.6万美元。在此案例中，法院认为同时判处版权损害赔偿金和三倍商标侵权损害赔偿金并未构成不当双重损害赔偿。因为虽然销售拥有版权的游戏和标有商标的电视游戏卡带是一个行为，但侵犯的是两项权利，Nintendo获得法定损害赔偿金是依照版权法，获得“实际损害赔偿金”是依据商标法。

[注2]2002年Lamps Plus有限公司诉Catalina lighting公司案。Lamps Plus公司拥有有关独立式电灯(Stand－Alone Electric Lamp)的美国发明专利US5221141和有关组合火炬灯和可调节强光灯(Combined Torchiere Lamp and Adjustable Accent Lights)的美国外观设计专利353904。从1999年开始，Catalina公司应Home Depot公司的要求，向其由提供与包含Lamp Plus专利权的灯具产品类似的灯。为避免侵犯US5221141和US353904两项专利权，Catalina在组合火炬灯柱处安装了一个附加装置以区别于US5221141的权利要求。1999年9月10日，Lamps Plus起诉Catalina侵犯US5221141和US353904专利权及商品外观(trade dress)权，并向Home Depot提出第三方赔偿请求。

　　2001年4月6日，法院作出判决：经过对技术问题的认定，Catalina和Home Depot对US353904及US5221141的侵权成立，判处Catalina和Home Depot支付其利润所得各275,194美元和492,748美元，同时支付合理专利权使用费各66万美元和630,190美元。Catalina不服，提起上诉，认为Lamps Plus无权因US5221141被侵权获得合理使用费的同时因US353904被侵权而获得侵权利润，Lamps Plus必须选其一。鉴于《美国专利法》对此没有明确的规定，因此法院将注意力集中在损害专利权持有者利益的行为上，即销售侵权产品这一行为。每个销售行为均侵犯两项专利权，Lamps Plus有权对每种侵害得到损害赔偿金。依据《美国专利法》第284条，Lamps Plus有权获得最少66万美元的合理使用费。依据《美国专利法》第289条，Lamps Plus可获得侵权利润补偿为767,942美元。但是Lamps Plus若因侵权销售行为获得侵权利润，那么就无权因同一侵权销售行为而同时获得合理使用费的补偿，否则将造成不当双重损害赔偿。为保护专利权人的利益，法院最后判决被告应支付由侵权损害赔偿金加上预期利润组成的赔偿金，总计判罚Catalina支付316,223.92美元，Home Depot支付562,090.49美元。

[注3]  2005年Larry G. Junker 诉 Galt医疗公司案。Junker拥有一种外套上有较大手柄的医用导管的设计。1998年Galt公司就该医用插入式导管的开发和销售事项与Junker进行协商，双方于8月签署保密协议。当年12月，Junker将其改进的导管外套草图传真给Galt公司，Galt公司在该草图的基础上进行修订并投入生产和销售。1999年Galt公司将其最终成品图和产品原型送给Junker。2000年1月13日Galt公司以其一名研发人员Richard Gillespie作为发明人申请了导管外套的实用专利(2002年1月8日授权，US633914)。而Junker在2000年2月7日申请了自己的外观设计专利，使用的是与Galt US633914同样的产品图(2001年11月20日授权，USD450839)。后因双方商业活动不合，Junker以Galt侵犯其专利USD450839和违反保密协议为由向德克萨斯州北部地区法院提起诉讼，要求Galt向其支付侵权损害赔偿金813,550美元及等额的合同违约金。

　　地区法院认为事实证明Junker的设计在先，即专利侵权成立。同时，Galt的合同违约罪名成立，但法院认为合同违约没有造成对Junker的损害。因此判予Junker侵权损害赔偿金813,550美元及律师费275,000美元。Galt不服，提起上诉。二审巡回法院支持一审法院专利侵权和合同违约事实的认定。同时认为，没有事实证明合同违约对Junker带来的损害，Junker所有的诉讼请求都是基于Galt对Junker所拥有设计的非授权使用这一个事实行为，如果判予Junker所诉请的合同违约金，将构成不当双重损害赔偿，因此维持一审对侵权损害赔偿金的判决，但撤销了一审对275,000美元律师费的判决，并就律师费的判决发回一审法院重审。