美国专利创造性判断或改TSM标准

来源：知识产权报

    日前，珠海纳思达市场部负责人告诉记者，美国国际贸易委员会（ITC）在6  月29日已宣布对中国墨盒337调查案中行政法官提出的初裁意见进行全面复审。在初裁认定侵权后，纳斯达基于美国最高法院针对KSR和TELEFLEX专利侵权案件做出的最终裁决，迅速回应，并向ITC提出了复审要求。
　　这项引起全球关注的KSR和TELEFLEX专利侵权案件终审结果，让中国通用耗材制造企业看到一线希望。而最高法院在案中对联邦巡回上诉法院采用“教导——启示——动机”（TSM）标准时由来已久的僵化之处大胆纠偏，更是被业界视为美国提高专利创造性要求，降低对现有技术组合专利保护的风向标。

　　TSM剑指“非显而易见性”
   
　　创造性是专利的本质属性和要求。创造性在专利申请审查阶段往往成为是否被审查员驳回的依据，在专利授权后则可能成为被提出无效请求的理由。“一项专利，如按美国专利法102条规定，与已为人知晓或已有叙述的情况相一致，或者按美国专利法103条（a）款规定，与现有技术间差异甚为微小，以致在该发明完成时对本专业普通技术人员是显而易见的，则不能取得专利。”美国摩根路易斯律师事务所胡康萍律师在接受中国知识产权报记者采访时表示。一项专利与现有技术完全相同的情况很少出现，所以通过“显而易见性”，对申请的专利提出异议或是对授权专利提起无效，成为重要途径。
    　
　　如何判断一项技术发明相对于现有技术是显而易见的尤为关键。美国通过判例逐渐确立了这一标准，并于1982年美国联邦巡回上诉法院引入“教导——启示——动机”作为具体的工作指导。“根据TSM标准，法官被要求在确认显而易见性时应首先检索出相关技术文献证据，再指出本领域普通技术人员可从这些技术文献中得到明确教导和启示并产生动机，将这些文献相结合得到专利技术，否则就不能认为具有显而易见性。这使显而易见性的判断更为统一和稳定，成为美国法官和专利商标局的实际工作指导。”美国Carter Ledyard ＆Milburn LLP律师事务所合伙人、知识产权律师开思·诺瓦克在回复记者的邮件中表示。

　　KSR一案改写规则

　　美国联邦巡回上诉法院在KSR一案中就是在严格地执行TSM。KSR是一家经营汽车踏板装置的公司，其产品为采用电子元件与机械踏板结构组合式装置，TELEFIEX以其产品侵犯专利权为由诉诸法律。联邦巡回上诉法院认为KSR提供的证据只是表明电子元件“可能已经”安装在踏板上，但并未表明存在“具体的”将电子元件和踏板结合的动机。本领域普通技术人员不能从现有技术中受到启示，并产生将两者结合的动机，专利具有“非显而易见性”。
  
　　然而，最高法院法官对TSM标准提出质疑，业界也广泛开展了对TSM标准的深入思考。标准要求提供明确的具有教导、启示作用的现有技术作为审判和审查的证据，显得过于僵化，业界多认为它一定程度限制了法官和审查员的主观判断，不利于专利制度“促进创新”宗旨的实现。胡康萍表示，即使一个技术发明的每个权利要求都能在现有技术中找到，也能从中获得相关启示，但未必能很明确地体现。这样就很难通过TSM将一些简单组合的专利无效，降低了专利创造性要求。
    　
　　4月30日，最高法院作出最终判决，推翻联邦巡回上诉法院对该案的判决，认为涉案专利具有“显而易见性”，KSR没有侵权。同时，最高法院指出巡回上诉法院在使用TSM时，错误地认为只有专利权人提出的问题才是对参考技术进行组合的动机来源，并且对普通技术人员过于狭隘，剥夺了他们在解决问题时所具有的普通创造力。

　　“当存在解决某技术问题的设计或市场需要而其解决方法是有限并可预测时，普通技术人员便拥有充分理由利用自己的技能去解决这个问题。如能获得预期成功，即使现有技术中没有明确的教导和启示，也只是一般技能和常识的运用，而不是创新的发明。这是KSR一案给我们的最大启示。”诺瓦克表示。

　　各界反响不一

　　尽管巡回上诉法院一名法官也表示这不会对TSM进行巨大调整。但是，诺瓦克和胡康萍都告诉记者，这在美国产业界已经反响强烈。

　　生物技术以及化工等领域的公司对此普遍不甚乐观，因为这些领域的专利很大一部分是在现有技术组合或已知化学成分的组合基础上的创新，这些专利授权会更困难，已经授权的专利则更容易被“灵活化”的TSM无效掉。另一方面，更多行业的企业则对这一调整表示欢迎，因为专利门槛的提高，势必减少了很多价值含量不高或是不确定的专利干扰，创造更好的竞争环境。

　　珠海纳斯达则直接将其解读为“以旧技术的组合、以非真正创新技术获得的专利权”，不再受到美国法律保护。在他们看来，日本爱普生公司的专利仅仅就是现有技术的组合。

　　但是，KSR一案的终审判决“并没有完全否定TSM，而只是否定了其僵化死板的应用”，诺瓦克和国内不少律师都认为，这一新的判例，给珠海纳斯达带来新的机会，但是不一定就是胜券在握。毕竟，从ITC以往经历来看，复审要推翻初裁结果既需要大量时间，更需要事实或法律上重大明显的变动。（刘仁）