《审查指南（征求意见稿）》重点修改内容（三）

无效宣告程序中增加的依职权审查条款

　　专利法实施条例修订草案（送审稿）第74条第2款规定，专利复审委员会作出审查决定之前，无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的，无效宣告请求审查程序终止。但是，专利复审委员会认为在已有证据和已进行的审查工作基础上能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序。

　　为了体现该条的精神，《审查指南（征求意见稿）》第四部分第三章中补入了如下几种可以依职权进行审查的情形：（1）专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷，专利复审委员会可以引入相关的无效宣告理由并进行审查。（2）请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效理由将会得出不合理的审查结论的，专利复审委员会可以依职权引入该无效理由对其他权利要求进行审查。例如，请求人以权利要求1不具备新颖性、从属权利要求2不具备创造性为由请求宣告专利权无效，如果专利复审委员会认定权利要求1具有新颖性，而权利要求2不具备创造性，则可以依职权对权利要求1的创造性进行审查。（3）请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷，专利复审委员会可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如，请求人以权利要求1增加了技术特征A而修改超范围为由请求宣告权利要求1无效，而未指出从属权利要求2也存在同样的缺陷，如果专利复审委员会认定该修改超范围的无效宣告理由成立，则可以引入该无效宣告理由对从属权利要求2进行审查。（4）请求人以不符合专利法第三十三条或者专利法实施条例第四十五条第一款的规定为由请求宣告专利权无效，且对修改超范围的事实进行了具体的分析和说明，但未提交该专利的原始申请文件的，专利复审委员会可以引入该专利的原始申请文件作为证据。补入的上述情形都是为了更好地提高专利授权质量，维护公众利益，以更符合无效宣告程序的立法本意。

有关审查指南第一部分第二章的修改

　　《审查指南》第一部分第二章涉及实用新型专利申请的初步审查，本文介绍的修改点主要涉及其中的驳回条件、说明书附图、针对通知书指出的缺陷进行修改以及根据专利法及其实施条例修订草案(送审稿)所适应性增加的内容。

　　关于驳回条件

　　原审查指南第3.5节关于实用新型专利申请的驳回条件有如下规定：“申请文件存在明显实质性缺陷，在审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的，或者......审查员可以作出驳回决定。”该规定没有体现听证原则中关于“审查员在作出驳回决定之前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会”，也没有明确听证原则与节约程序原则的关系。

　　本次审查指南针对该问题将原审查指南的上述规定修改为：“申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷，审查员发出审查意见通知书后，在指定的期限内申请人未提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对通知书指出的缺陷进行修改，例如仅改变了错别字或改变了表述方式，审查员可以作出驳回决定。如果是针对通知书指出的缺陷进行了修改，即使所指出的缺陷仍然存在，也应当给申请人再次陈述和/或修改文件的机会。对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在已通知过申请人的缺陷，审查员可以作出驳回决定。”

　　根据《审查指南（征求意见稿）》中的上述规定，如果申请人针对通知书指出的缺陷进行了修改（这种修改并非只是改变了错别字或改变了表述方式），即使申请文件仍然存在通知书所指出的缺陷，审查员都需要再次发出审查意见通知书指出该缺陷。但是，这样的修改不能够无节制地进行，否则，将会拉长整个审查过程，大大地降低审查效率，为兼顾节约程序原则，《审查指南（征求意见稿）》中将这样的修改限制为：“对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在已通知过申请人的缺陷，审查员可以作出驳回决定。”《审查指南（征求意见稿）》还明确了审查员可以不再发出审查意见通知书便可以驳回申请的情况，即只有申请人在未针对通知书指出的缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对通知书指出的缺陷进行修改的情况下，才可以不再发出审查意见通知书而直接以告知过申请人的事实、理由和证据作出驳回决定。

　　《审查指南（征求意见稿）》中的上述修改一方面理清了听证原则与节约程序原则在操作层面的关系，另一方面与《审查指南（征求意见稿）》第二部分第八章第6.1.1节发明专利申请中驳回申请的条件达到了一致，统一了审查标准，规范了审查员的实践操作。

　　说明书附图

　　《审查指南（征求意见稿）》在第7.3节增加了关于说明书附图的内容：“附图是说明书的一个组成部分。附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解实用新型的每个技术特征和整体技术方案。因此，说明书附图应该清楚地反映实用新型的内容。”原审查指南缺少对于说明书附图作用的解释，该段新增内容目的在于明确附图在实用新型说明书中的作用，统一申请人和审查员对于说明书附图作用的理解。

　　针对通知书指出的缺陷进行修改

　　如果申请人在答复审查意见通知书时，对申请文件的修改不是按照审查意见通知书指出的缺陷进行的修改，审查员应当如何处理这样的修改，原审查指南没有明确规定。

　　《审查指南（征求意见稿）》对此增加了如下内容：“如果申请人提交的修改文件包含有并非针对通知书所指出的缺陷作出的修改，审查员可以发出通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施条例第五十二条第三款规定的修改文本，同时应当指出，如果申请人再次提交的修改文本仍然不符合专利法实施条例第五十二条第三款规定的，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。”

　　根据专利法实施条例修订草案(送审稿)第五十二条（原专利法实施细则第五十一条）第二款的规定，申请人只有在实用新型专利申请两个月内可以对申请文件进行主动修改，此外的主动修改是不被接受的（修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权前景的除外）。此次新增加的上述规定进一步明确了申请人在答复审查意见通知书时,所进行的主动修改一般是不予接受的。

　　关于适应性修改新增加的内容

　　专利法实施条例修订草案(送审稿)第46条涉及对于实用新型专利申请不符合专利法及其实施条例的某些规定应当予以驳回的情形，在这些条款中关于新颖性、实用性以及进行保密审查等是新增加的条款。

　　为落实专利法实施条例修订草案(送审稿)第46条的规定，《审查指南（征求意见稿）》中增加了对于实用新型专利申请进行明显新颖性、实用性的审查以及进行保密审查等内容。

　　（一）关于明显新颖性的审查

　　对于明显新颖性的审查，修改后的审查指南规定：“初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否属于现有技术。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

　　但是，实用新型涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。”

　　审查员在审查实用新型专利申请新颖性时，一般情况下是不进行检索的，用以判断专利申请新颖性的对比文件常来自于专利申请文件的背景技术、任何单位或者个人提供的现有技术或抵触申请文件、进入国家阶段的国际申请附具的国际检索报告中列出的对比文件和相关文件、以及国际初步审查报告中引入的对比文件等。

　　但是，在某些情况下，审查员是可以检索的。例如，对于非正常申请，当审查员意识到其明显抄袭了现有技术时，有时需要通过检索来找到证实该非正常申请抄袭现有技术的证据。

　　对于新颖性审查的其他具体操作，《审查指南（征求意见稿）》给出了指引，即有关新颖性的其他审查参照《审查指南（征求意见稿）》第二部分第三章的规定。

　　（二）关于明显实用性的审查

　　关于明显实用性的审查，修改后的审查指南规定：“初步审查中，实用性是指所申请的产品必须能够在产业中制造和应用，而且该产品应当具备积极、有益的效果。”

　　修改后的审查指南对于实用性的审查仅增加了实用性的基本概念，对于具体操作给出了指引，即参照《审查指南（征求意见稿）》第二部分第五章发明专利申请实用性审查的相关规定。

　　（三）关于保密专利申请的审查

　　为落实专利法第二十条第一款的规定，《审查指南（征求意见稿）》中增加了关于对保密专利申请审查的内容：“申请人将在中国完成的实用新型向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。对于实用新型专利申请不符合上述规定的，审查员应当发出审查意见通知书。申请人陈述意见或修改后仍然不符合规定的，审查员可以根据专利法第二十条第一款和专利法实施条例第四十六条的规定作出驳回决定。”

　　该规定意味着每件向国外申请的实用新型专利申请，只要是在中国完成的，均需事先报经专利局进行保密审查，否则，该专利申请最终将被驳回。

　　进入国家阶段的国际申请的审查

　　以往对于进入国家阶段的实用新型国际申请的审查是参照进入国家阶段的发明国际申请的审查进行的，而参照的部分对于实用新型的国际申请的审查针对性不强，为满足审查实践的需求，《审查指南（征求意见稿）》特增加一节关于实用新型国际申请的审查。该节包括了审查依据文本的确认和审查要求。其中特别需要介绍的是关于国际阶段援引加入的内容的审查，鉴于该内容与《审查指南（征求意见稿）》第三部分的内容相同，请参见对于第三部分的内容介绍。

发明专利申请中初步审查程序的修改内容

　　《审查指南》第一部分第一章涉及发明专利申请的初步审查，其修改点主要涉及其中的程序节约原则、请求书中发明人姓名的补正、序列表的提交方式、分案申请提交的文件、关于依赖遗传资源完成的发明创造、本国优先权的审查。

　　关于程序节约原则

　　为方便申请人和提高行政效率，《审查指南（征求意见稿）》在第2节的程序节约原则中增加了“对于申请文件中文字和符号的明显错误，审查员可以依职权修改，并通知申请人”的内容。

　　同时，为规范审查员的操作，增加了第8节依职权修改的内容，进一步明确了在发明专利申请的初步审查中审查员可以依职权修改的范围，增加的第8节内容包括：“依职权修改的常见情形如下：

　　(1)请求书方面：修改申请人地址或联系人地址中漏写、错写或者重复填写的省（自治区、直辖市）、市、邮政编码等信息。

　　(2)权利要求书和说明书方面：改正明显的文字错误和标点符号错误，修改明显的文本编辑错误，删除明显多余的信息。但是，可能引起原始申请文件记载范围变化的修改，不属于依职权修改的范围。

　　(3)摘要方面：添加明显遗漏的内容，改正明显的文字错误和标点符号错误，删除明显多余的信息，指定摘要附图。”

　　在发明专利申请的初步审查中，以往对于申请文件中出现的文字和符号等明显错误，审查员一般是通知申请人对其进行补正，申请人在补正时往往出现一次不能补正合格或补正后派生出其他问题的情况，如果申请人两次不能补正合格，该专利申请便被驳回。这样的结果既对申请人不利，又降低了行政效率。审查指南做了上述修改后，这些明显错误可以由审查员依职权修改，从而缩短了审批时间、节约了行政程序。《审查指南（征求意见稿）》还规定，对于审查员依职权的修改应通知申请人，申请人由此不仅了解申请文件中存在的明显错误，也知道审查员依职权的修改，如果申请人对该修改有异议，就可以及时提出意见。

　　请求书中发明人姓名的补正

　　原审查指南第4.1.2节对于请求书中发明人的填写规定为：“发明人应当是个人，请求书中不得填写单位或者集体，例如不得写成‘××课题组’等。发明人应当使用本人真实姓名，不得使用笔名或者其他非正式的姓名。多个发明人的，应当自左向右顺序填写。”

　　《审查指南（征求意见稿）》在原审查指南上述规定的基础上增加了下述内容：“不符合规定的，审查员应当发出补正通知书。申请人改正请求书中所填写的发明人姓名的，应当提交补正书、当事人的声明及相应的证明文件。”

　　按照现行做法，如果申请人填写的发明人姓名不符合原审查指南的上述规定，则需要办理著录项目变更手续并缴纳著录项目变更费用，通过变更发明人的姓名来纠正填写的错误。此次审查指南的修改对于这类缺陷的处理是将原来的更正程序变为补正程序，就是说，如果请求书中填写的发明人不符合规定，申请人只需以补正的方式改正错误即可，而无需通过著录项目变更的方式更正错误。对于申请人来说，采取补正的方式要较采取著录项目变更的方式简单得多，同时节省了著录项目变更费用。需要说明的是，并不是发明人姓名填写的所有错误都可以由补正的方式克服，通过补正方式可以克服的仅限于不符合上述审查指南第4.1.2节规定的错误。

　　序列表的提交方式

　　《审查指南（征求意见稿）》放宽了对于序列表提交方式的要求，在第4.2节说明书的要求中增加了下列内容：“对于以纸页计在400页以上的序列表，申请人可以不提交纸页，仅提交计算机可读形式的序列表，该序列表的说明书附加费按照400页收取。对于未提交纸页序列表的申请，如果提交的计算机可读形式的序列表无法读取或者请求书中注明提交了序列表但是实际未提交，审查员应当通知申请人在指定期限内补交。申请人补交序列表的，以向专利局提交符合规定的序列表之日为申请日，审查员应当发出重新确定申请日通知书。”

　　根据修改后审查指南的上述规定，对于纸页在400页以上的序列表，申请人可以不再提交纸页序列表，仅提交计算机可读形式的序列表即可。这样做方便了申请人、节省了因提交纸页而消耗的费用、并节省了说明书超过400页后的申请附加费。需要提醒注意的是，申请人应当尽量避免出现因序列表载体损坏等原因而导致计算机可读形式的序列表无法读取的情况，因为这种情况需要补交序列表并重新确定申请日。

　　分案申请提交的文件

　　根据原审查指南第5.1.1节（5）的规定，对于分案申请，申请人除应当提交申请文件外，还应当提交原申请的申请文件副本以及原申请中与本分案申请有关的其他文件副本（如优先权文件副本）。

　　《审查指南（征求意见稿）》用以下内容代替了原审查指南第5.1.1节（5）的规定：“分案申请应当提交申请文件以及其他相关的文件，原申请中已提交的各种证明材料可以不再提交。”

　　该修改是根据实施条例第四十五条（送审稿）所作的适应性修改，根据修改后的规定，申请人办理分案申请无需像以前那样提交原申请文件副本以及其他在原申请中已提交的各种证明材料，从而方便了申请人。

　　本国优先权的审查

　　对于要求本国优先权的专利申请，其在先申请应当是尚未授予专利权的中国专利申请，在本国优先权的审查中，如何判断在先专利申请是否已被授予专利权呢？是以专利局发出的授予专利权通知书和办理登记手续通知书为准，还是以申请人办理登记手续为准，或是以授予专利权公告为准？原审查指南对此没有明确规定，仅在本章第6.2.2.1节中有相关规定为：“审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书，只要优先权的要求符合规定，应当及时通知申请人退回已发出的授予专利权的通知书，专利局收到退回的通知书后应当将申请人已缴纳的有关费用退回。”

　　该段规定也未明确如何确定在先专利申请是否被授予了专利权。《审查指南（征求意见稿）》解决了原审查指南存在的上述问题。具体修改内容为：“审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，视为在先申请已经被授予专利权，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。”

　　该规定明确了判断在先专利申请是否已经被授予专利权是以申请人是否办理授予专利权登记手续为准，只要申请人根据专利局的通知办理了在先专利申请授予专利权登记手续，该申请便被视为已经授予了专利权。进一步地说，对于要求本国优先权的专利申请，其申请人办理了在先申请授予专利权登记手续的，由于该在先申请已被视为授予专利权，因此该在后专利申请被视为未要求本国优先权。

　　关于依赖遗传资源完成的发明创造

　　根据新专利法及其实施条例（送审稿）关于依赖遗传资源完成的发明创造的规定，《审查指南（征求意见稿）》增加了如下两方面的内容：
 
　　（一）关于遗传资源的获取或者利用

　　为落实新专利法第五条第二款的规定，在第7.1节中增加了对“违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权”的内容。

　　违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可。例如，按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定，向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续，某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源，未办理审批手续的，该发明创造不能被授予专利权。

　　（二）关于披露遗传资源的直接来源和原始来源

　　为落实新专利法第二十六条第五款及其实施条例（送审稿）第二十七条第二款的规定，《审查指南（征求意见稿）》增加了第5.3节，具体内容为：“对于依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在请求书中对于遗传资源的来源予以说明，并填写遗传资源来源披露登记表，写明该遗传资源的直接来源和原始来源。申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的，该专利申请应当被驳回。”