实用新型专利创造性之判断 ——周展涛实用新型专利权无效行政纠纷案

[二审法院查明的事实]

 二审法院查明的事实与一审法院相同。

    [二审法院判决理由与裁判结果]

 本案的焦点问题是本专利权利要求是否具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
　　《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”
　　根据《专利审查指南》的规定，对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术“拼凑”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。《专利审查指南》的前述规定并未明确禁止使用三项以上的现有技术评价实用新型专利的创造性，故引用多少项现有技术来评价实用新型专利权的创造性，应当在个案中结合具体的案情来掌握。因此，多环公司认为第22181号决定引用三项现有技术评价本专利的创造性的做法违背了上述规定的上诉主张不能成立，本院不予支持。
 另外，本专利在商业上的成功取决于多种因素，商业上的成功并不能证明本专利具备创造性。
　　综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。多环公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，不能成立，其上诉请求本院不予支持。

由于发明专利与实用新型专利在技术高度、保护程度等方面有诸多不同，各国对其创造性的要求也有繁简之分[1]。目前世界上已有 60 多个国家（地区）实行了实用新型制度。当然，这些国家中对实用新型采取的审查制度不尽一致，有些国家实行实质审查制、有些国家实行检索制等等，而大多数则实行形式审查制或初步审查制，只要经过形式审查，认为手续完备，就准予登记。如德国专利法第 4 条对发明的创造性定义为“创造性活动”，并解释“创造性活动”是指“相对于现有技术对普通技术人员来说是非显而易见的”。德国 1986 年实用新型法首次明确规定实用新型必须满足“创造性步伐”的要求；日本专利法则规定，发明的创造性是以发明所属技术领域的普通技术人员“不容易完成”为标准，而实用新型法规定，实用新型的创造性则是以这样的普通技术人员“不是极其容易完成”为标准。

我国专利法第二十二条第三款规定，发明的创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。由此可见，实用新型的创造性标准低于发明的创造性标准。实用新型授予专利的审查主要侧重于其新颖性，即该技术方案的改进在申请专利授予时不为公众所知；而发明专利则需要进一步的技术方案和细化的专利检索，在证明创造性上有更高的要求。在对实用新型进行审查的过程中，目前，我国的实用新型专利应用初审制，即对该实用新型创造性的审查不甚严格，授权亦相对容易。

实用新型专利的对创造性的要求虽不及发明专利，但创造性仍在专利授予、专利纠纷中扮演着重要角色。对我国专利行政案件的实证分析表明，具有创造性是授予专利权的重要条件，也常常是专利无效纠纷中的争议焦点。

我国《专利审查指南》中在实用新型专利创造性的审查的部分规定[2]：对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域；一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过"简单的叠加" 而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。对比发明专利中“不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域”与明文表示“可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性”的规定，可以看出，专利与实用新型在判断“技术启示”方面，实用新型往往只需满足较低的标准，就可以被授予专利权。

《专利审查指南》虽然对实用新型专利与发明专利进行了审查程度上的区分，然而劳动与技术的差距反映到具体案件中如何进行进一步的细化，与发明、实用新型程序繁简差别的程度，在理论与实践中仍没有一个明确的标准。

本案中涉及的争议焦点之一，即为判断实用新型创造性过程中，引用现有技术的数量是否仅限于《专利审查指南》中规定的一到两项这一问题。该判决书中认为《专利审查指南》的前述规定并未明确禁止使用三项以上的现有技术评价实用新型专利的创造性，因此，多环公司的该项请求无法律依据，不予支持。由此可见，专利复审委员会的决定要点是：如果一项权利要求与最接近的现有技术相比存在区别特征，而该区别特征被另一份现有技术所公开，或者是所属技术领域的公知常识，并且所起的作用与该区别特征在该权利要求中所起的作用相同，则该权利要求的技术方案是显而易见的。而在判断此专利是否具有创造性时，该判决书明确提出，法无明文绝对限制引用现有技术的数量，则引用现有技术的数量并不仅限于列举的一到两项。本案的判决实际上缩小了实用新型专利与发明专利对于创造性要求的距离。这说明《专利审查指南》在审查实用新型创造性方面给予了法官一定的自由裁量权。但是，由于在衡量实用新型专利创造性之时，不可避免地要受到个人主观价值判断的影响，《专利审查指南》虽对发明专利与实用新型专利之创造性进行了较为严格的区分，但在实际操作的过程中仍需要进一步标准化。

以上述理由为基础，本案中，对比文件6公开了一种吸油烟机，机体正面有两个进风口，两条风道5一端分别固定连接两个进风口，另一端同时与出风口4由风道密封圈12密封连接，两个风轮17分别在风道内靠近进风口一端，各套接在一个电机轴上，两只电机分别固定安装在机体内，两个进风口均安装网罩18。这种结构的吸油烟机由于在机体的正面和顶部均设置了吸烟机构，既发挥了侧吸式油烟机近距离吸油烟的特点，也避免了侧吸式油烟机漏烟的缺点。即对比文件6给出了当采用侧吸式油烟机时，网罩安装在垂直于锅灶平台的机壳迎油面上的技术启示，对比文件6与对比文件1属于相同的技术领域，为了近距离吸油烟，本领域的技术人员容易想到将对比文件1公开的机芯用于侧吸式油烟机，并将网罩安装在垂直于锅灶平台的机壳迎油面上；对比文件4的附图3.4中示出了挡板为长条形，两边框的挡板上下凹面相对，错位按排，互相包容。对比文件4与对比文件1属于相同的技术领域，本领域的技术人员很容易将二者相结合。并且，通过对比文件4给出的挡板具有横截面为等腰梯形的开口通道的技术启示，在此基础上，本领域的技术人员想到将挡板的横截面设计成半圆瓦片状是不需要花费创造性劳动的。而且，在对比文件4公开的每个边框固定在同样的上下角杆20、21上，挡板底部35固定在上下角杆20、21上的基础上，根据具体的安装情况，本领域的技术人员可以选择将挡板固定在边框边上，以及将二螺钉设置在平行边框两端。因此，在对比文件1.对比文件6和对比文件4的基础上，本领域的技术人员得到本专利权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的，所以权利要求1不具有实质性特点，不符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。

    二、商业成功与创造性评价

专利法意义上的“商业成功”概念最早出现在美国。1966年，美国最高法院在Graham案中明确提出判断非显而易见性时要考虑商业上的成功等辅助性因素，欧洲和日本专利局审查指南中也都将商业上的成功作为创造性判断的辅助性因素。考察各国的相关规定，美国强调商业成功等辅助因素在创造性判断之初即应作为事实要素予以考虑，而欧洲专利局则主张商业成功等辅助因素只有在创造性判断存在疑问时才予以考虑。在我国，商业成功最早在1993年的《专利审查指南》（以下简称审查指南）中被列为创造性评判中的参考性判断基准之一，并在随后几版审查指南中分别被表述为“辅助性审查基准”、“判断发明创造性时需考虑的其他因素”[3]。目前我国2014版《专利审查指南》第二部分第四章中明确规定：当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。

商业成功之所以作为辅助性审查基准被纳入授予专利的审查因素之中，主要原因在于其作为结果的出现，和专利法鼓励创新、促进经济发展的目标具有一致性。专利法通过授予发明人专有权，以期实现更高的经济绩效；而商业成功正是其希望达到的促进社会经济财富充分涌流的结果。专利创造性、新颖性、实用性的审查过程，也最终归于有利商业上的大面积推广和生产生活效率的提高。

然而，目前我国实务上以商业成功为原因确认授予专利权的实例较少，较有代表性的是2008年“女性计划生育手术B型超声监测仪”案[4]。在该案例中，权利人提供了有关商业成功的具体证据，二审判决认为：本专利将B型超声仪探头与阴道窥器通过卡接这种方式连接，操作简单、准确直观、节省空间，大大提高了计划生育手术的效率，减小了医生盲视状态下仅仅凭借经验操作导致失误的风险，产生了显著的效果。而且，在本专利申请日之前的现有技术均没有解决这一问题，本专利的提出，克服了现有技术中的缺点与不足，解决了长期以来女性计划生育手术中容易发生意外的问题。权利人提供的证据可以证明本专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于该实用新型的技术特征直接导致的。

美国“一次性点击订购”案中，确定了商业成功支持创造性的几个要点：首先，申请人应当证明商业成功与该请求保护的发明之间具有关联。商业成功既可能出现在专利申请前，亦可能出现在专利申请过程中或其后。因此，授予专利时的审查部门不可能在一开始就预见到该专利的具体商业价值。专利局亦只能对专利的功能、外观、结构等等作出评价，而并不能直接了解和参与对于专利产品的运营过程中。因此，在证明专利的独创性过程中，特别是在专利纠纷发生之后，举证任务只能由权利人来承担。其次，商业成功的结果必须有充分的理由进行支撑，各个证据必须形成相应的证据网，充分佐证商业成功的达成。因为商业成功本身较抽象，且目前并无明确的标准对其予以规定，商业成功的程度是否达到创造性要求的“实质性进步”的要求，亦应该由申请人进行举证，以达到说服法官的效果。最后，申请人必须证明该商业成功与存于发明之上的技术方案具有直接的因果关联。在美国专利商标局进行的单方程序中，如果非显而易见的证据是至关重要的，申请人必须表明请求保护的特征是某产品商业成功的原因。[5]

商业成功的结果可能是多种因素共同作用的结果——经营模式、营销策略、市场环境等。如何确定技术贡献在其中所占的比例，如何控制变量衡量商业成功的具体表现与原因，都是权利人面临的举证难点。同时，由于商业成功的结果本身也并无绝对量化的衡量标准，只能通过诸如经济业绩、市场份额等予以佐证。另外,商业成功标准往往忽略对方法本身创新的审查,其专利授予范围很容易被扩展到既有的、“公知”的商业方法领域[6]。因此，在实务中鲜有以此为由维护专利权成功的案例。

[1] 王薇，《论实用新型的创造性》，对外经济贸易大学法学硕士学位论文，第2-3页。

[2] 详见《专利审查指南》第四部分第六章第3.4节。

[3] 吴蓉：《专利创造性判断中的商业成功》，载《司法探讨》，2013