专利权质押呼唤新规

来源：国家知识产权局网

　　编者按：

　　知识产权的价值不能仅仅体现在静态意义上，更重要的是要在动态中参与市场运用与流转。专利权质押就是专利权人处分其权利的一种形式。与质押的其他类型相比，作为权利质押的重要形态，专利权质押又有着许多自身的特点，需要予以规范和引导。

　　《专利权质押合同登记管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）自1996年10月1日颁布施行以来已有10多年的历史，其很多条款内容日渐不能符合和适应当前形势发展的需要。修改和完善《暂行办法》已经成为社会各界的呼声。目前，国家知识产权局正着手起草《专利权质押合同管理办法》，对原《暂行办法》进行重大修改和完善，并初步形成了意见稿（以下称“征求意见稿”）。

　　虽然目前“征求意见稿”只是一个初稿，但是针对此次即将进行修改的重点问题和相关问题展开充分讨论是非常必要的。为此，本期专题围绕该问题，约请知识产权专家进行分析和讨论，听取他们的观点，进行学术意义上的讨论和交流。

　　规范专利质押是客观实践的要求

　　相关规定：

　　1．《暂行办法》第一条：根据《中华人民共和国担保法》和《中华人民共和国专利法》及有关规定，制定本办法。

　　2．“征求意见稿”第一条?立法目的和依据?：为促进专利权质押活动，规范专利权质押行为，明确质押合同当事人的权利义务，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国专利法》及中华人民共和国专利法实施细则》和相关法律、法规，制定本办法。

　　专家观点：

　　卢志英  国家知识产权局协调管理司协调处处长

　　为推动专利技术的应用，我国于1996年10月1日颁布了《专利权质押合同登记管理暂行办法》，自该办法实施以来至2007年5月，共有324件专利进行了质押合同登记。从登记的实践来看，《暂行办法》中很多条款内容已经明显不能符合和满足现实需要。期间，我国专利法也在2001年作了修改，而《暂行办法》一直未进行修改。

　　近年来，中小企业融资难和银行希望开展中小企业贷款业务不易在我国形成了一种相悖的尴尬局面。各商业银行开始积极探索和尝试开展一种新的中小企业融资模式——知识产权质押贷款。在此项业务的实际运行过程中，存在评估、法律等各方面的风险和障碍，如果没有一个健全和完善的法律体系和管理机制作为支撑，将难以持续发展。在2006年9月召开的全国知识产权质押融资工作研讨会上，相关各界专家达成一致意见，即认为银行开展知识产权质押贷款业务的主要问题是估值问题和法律问题。

　　今年我国即将开始施行的物权法将把有关知识产权质押贷款的内容纳入进来，这对银行和企业开展知识产权质押贷款具有积极的意义。根据物权法第二百二十三条，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；可以转让的股权；可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权等。第二百二十七条规定：以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，当事人应当订立书面合同，质权自有关主管部门办理出质登记时发生效力。

　　物权法的施行将为知识产权质押贷款搭建了一个法律框架，在这个框架下，我国应尽快修改和完善《暂行办法》。《暂行办法》作为知识产权质押贷款工作的关键环节之一，是银行信贷的风险控制和专利权的准确估值的基础和前提，对其进行修订和完善的工作是客观实践的要求。

　　专利权质押的公示原则

　　相关规定：

　　1．《暂行办法》第三条：以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向中国专利局办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。

　　2．“征求意见稿”第四条?专利权质押合同的形式?：以依法可以转让的专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同。质押合同可以是单独订立的书面合同，也可以是主合同中的担保条款。

　　3．“征求意见稿”第十一条?登记及其效力?：双方当事人签订书面专利权质押合同，办理相关批准手续后，应当向国务院专利管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。

　　出质人与质权人可以单独或共同提出专利权质押合同的登记请求。申请专利权质押合同登记的，当事人应当按规定缴纳登记费。

　　专家观点：

　　曹新明  中南财经政法大学教授、博士生导师

　　专利权是一种无形财产权，其权利客体是无形的发明创造。为了让专利权质押合同关系中的当事人双方充分地享受权利和履行义务，也便于当事人双方发生合同纠纷后解决问题，《暂行办法》第三条规定专利权质押合同须以书面形式表达，并以向国务院专利行政主管机关办理登记后生效，这是非常必要的。但是，《暂行办法》并未明确书面的具体形式，“征求意见稿”对此作了明确规定，规定：既可以是当事人双方单独订立的专利权质押合同，也可以是专利权质押担保之主合同中的一个担保条款。这一规定使专利权质押合同变得更加富有弹性。当然，不论是单独订立的专利权质押合同，还是主合同中的担保条款，都需经国务院专利行政主管机关登记后才能产生相应的法律效力。这两种专利权质押合同形式，一经国务院专利行政主管机关登记，产生法律效力后，对专利权质押合同当事人各方所具有的法律约束力是相同的，并不因单独合同或担保条款而有区别。

　　来小鹏  中国政法大学知识产权法研究所所长、教授

　　至于效力问题主要涉及两个方面，一是质押合同的效力，另一个是质权的效力。原《暂行办法》第三条规定，质押合同自登记之日起生效。这一规定显然和现行合同法、物权法的规定相冲突，且质押合同的效力与质权的效力是两个完全不同的问题。因此，有关质押合同的效力问题应该按照合同法的有关规定，即依法成立的合同，自合同成立时生效。质押合同生效并不直接导致质权的产生，质权是基于登记成立的。考虑到合同法与物权法的具体规定，“征求意见稿”规定：“质权自国家知识产权局办理出质登记时设立。专利权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用出质的专利权，但经质权人同意的除外。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。”

　　刘伍堂  北京连城资产评估有限公司总经理

　　现行的专利质押合同登记制度的不规范导致知识产权实际权利人权益的不确定性。由于专利证书只记载授予专利权时的法律状态，不能显示之后可能会发生的权属转移、有效性变化或是否许可给他人使用等情况。“征求意见稿”除了对专利权质押合同的内容做出了严格规定之外，还提出了相对必要记载事项，如专利年费的支付、处理专利纠纷时所需的费用的分担等，以及未及时办理质押合同登记的责任。

　　在旧的质押合同登记办法中，没有对专利权价值评估报告提出要求，但在商标权质押、房产抵押、地产质押等登记时都要求提交评估报告。“征求意见稿”规定，专利权质押合同登记应出具由财政部门批准设立的资产评估机构的评估报告，这一规定有利于专利权质押合同当事人双方。但“征求意见稿”仍没有明晰权利重复质押的登记和备案情形的处置方式，如评估价值的剩余部分是否可以再次质押，依然是一个保留的问题。

　　质押合同登记手续时间过长是制约知识产权担保质押发展的部分原因。我国中小企业队伍庞大，发展速度快，若得不到及时的资金补充，可能导致中小企业的发展受阻。商标权质押登记的时间为5个工作日，而专利质押合同登记手续时间自受理日起15日的时限过长，建议修改为10日。

　　与知识产权相关的各类风险很多，因此登记备案过程应该更严格。因此，“征求意见稿”第三十五条也特别规定了合同登记的公告事项，指出专利权质押合同登记的有关信息，将在国家知识产权局的《专利公报》上予以公告。但是，对这一规定没有做出公告时间要求，应规定及时对质押合同登记进行公告，以减少专利权的质押风险。

　　合同内容应刚性弹性相结合

　　相关规定：

　　“征求意见稿”第十八条 ?专利权质押合同的内容?：专利权质押合同包括以下内容：（一）出质人、质权人以及代理人或联系人的姓名（名称）、通讯地址；（二）被担保的主债权种类；（三）债务人履行债务的期限；（四）专利件数以及每项专利的名称、专利号、申请日、颁证日；（五）质押担保的范围；（六）质押的金额与支付方式；（七）对质押期间进行专利权转让或实施许可的约定；（八）质押期间维持专利权有效的约定；（九）出现专利纠纷时出质人的责任；（十）质押期间专利权被撤销或被宣告无效时的处理；（十一）违约及索赔；（十二）争议的解决办法；（十三）质押期满债务的清偿方式；（十四）合同签订日期，签名盖章。

　　专家观点：

　　曹新明

　　关于专利权质押合同的内容，《暂行办法》第七条作了明确规定。我认为此条规定具有三个方面的好处：第一，将专利权质押合同成立的必要内容规定得非常详细，让合同当事人双方签订专利权质押合同时不至于就基本问题花费过多时间去讨论，提高合同谈判效率，降低缔约成本；第二，该条第14项允许“当事人认为需要约定的其他事项”进行协商，不仅考虑到了专利权质押合同的共性，而且照顾到了某些具体专利权质押合同的个性，增加了当事人双方的意思自治度，使专利权质押担保更具有实用价值；第三，这一条虽然为当事人双方签订专利权质押合同提供了一个较为完备的模式，但是此条并不是强制性规定，在当事人双方都能非常清楚所要约定的具体事项时，也可以采取简略形式或更详尽的形式。合同当事人双方在具体协商专利权质押合同时，可以依据担保法、合同法等关于质押合同的有关规定而定，同时可以根据某项具体的专利权的特点而定。

　　现在提出的“征求意见稿”第十八条所提供的“专利权质押合同的内容”条款，减去了《暂行办法》第七条第14项，这一做法增加了规定的刚性度，减少了弹性度。这一变化，只是考虑到了专利权质押合同的共性，却忽视了合同的个性。如果没有其他充分理由，最好还是保留《暂行办法》的规定，可以考虑作适当的修改。依据我国合同法第十二条规定可知，合同的内容由当事人约定，但是，可以建议性提出一些具体内容。“征求意见稿”第十八条前面部分可以这样改动：“专利权质押合同的内容由当事人约定，一般包括以下内容……”

　　来小鹏

　　关于专利权质押合同内容的完善，“征求意见稿”与《暂行办法》相比，这部分的具体内容变化不大，主要涉及专利权质押合同的定义，“征求意见稿”第三条明确规定：“专利权质押是指债务人或者第三人将其专利权移交债权人占有作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该专利权折价或者以拍卖、变卖该专利权的价款优先受偿。其中，债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，用以质押的专利权为质权标的。”另一个涉及到的是专利质押合同登记管理部门由原专利局变更为国家知识产权局。还有一点就是：《暂行办法》第五条的规定，即该条第二款设立的行政许可违背了行政许可法，建议“向外国人出质专利权时不须经国务院有关主管部门批准”，因为只有转让时才需要批准，出质时不需要批准。

　　合同当事人的权利义务不能超越法律限制

　　专家观点：

　　来小鹏

　　有关出质人、质权人的权利义务的规定，一种意见认为，虽然《暂行办法》中并未就此进行规定，考虑到实践中当事人均比较关心质押期间双方享有哪些权利并承担哪些义务，在修订时应当考虑实践中的需要，对当事人的权利和义务进行规定，特别是有的当事人在签订质押合同时对各自的权利义务并不是很清楚，导致质押发生争议或者纠纷时无法确定。另一种意见认为，当事人的权利义务主要是依据双方的质押合同进行约定，在管理办法中进行规定是不太合适的，并且进行登记时，当事人的质押合同和主合同均是必须提交的文件，故没有必要在办法中进行规定。我个人认为，在管理办法中对当事人的权利义务进行原则性规定是可以考虑的，但必须协调好规章和法律、法规之间的关系，不能做出超法律、法规的规定。

　　曹新明

　　关于出质人、质权人的权利和义务，《暂行办法》没有作具体明确规定。但是，如果将《暂行办法》与担保法、合同法等法律相结合，专利权质押合同中的出质人、质权人的权利和义务应当还是比较清楚的。一般情况下，当事人双方在签订专利权质押合同时必定会就各自的权利和义务进行协商，而且有担保法、合同法等可以作为相应的法律依据。当然，“征求意见稿”就出质人的权利和义务、质权人的权利和义务做出明确规定，也是可行的，至少给当事人提供一个参考依据。

　　关于质权人的权利，“征求意见稿”第二十一条共列举了6项，有些规定是符合现行法律规定的，而有些规定尚无法律依据。例如，第6项权利“质权人有权作为有利害关系第三人，参与专利权无效宣告，提出自己的意见。”质权人能否作为第三人参加无效宣告程序，应当由专利法或者专利法实施细则规定，在它们都没有明确规定的情况下，由办法直接规定，这值得商榷。关于质权人的权利和义务、出质人的权利和义务，应当与担保法、合同法等法律的规定相一致，有些用词用语有待进一步打磨，使之更加准确、恰当。

　　质押合同的变更与终止

　　相关规定：

　　1．《暂行办法》第十三条：质押期间专利权人就有关专利提出著录项目变更请求时，须经质押双方当事人同意。

　　2．“征求意见稿”第二十九条?专利权质押合同的变更?：质押期间专利权人就有关专利提出著录项目变更请求时，须经质押双方当事人同意。变更质权人、被担保的主债权种类及数额或者质押担保的范围的，应当由质权人通知出质人。质权人或质权受让人应当于做出变更决定之日起七日内持变更协议、原《专利权质押合同登记通知书》和其他有关文件，向国家知识产权局办理变更手续。主债权转移，专利质权随之转移，但应当办理专利质权变更登记手续，专利质权自登记之日起转移给新质权人。

　　专家观点：

　　曹新明

　　我国合同法第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”由此规定可知，合同成立并生效后，一般情况下，当事人不得擅自变更。但是，当事人协商一致的，可以变更合同。对于专利权质押合同而言，合同的变更应当是必须考虑的事项，其理由是：专利权经国务院专利工作管理部门授予后，受法律保护。但是，专利权也只是一种推定性权利，可能发生许多变化，例如专利权被宣告无效、专利权保护范围缩小以及其他著录事项的变更，都可能导致专利权质押合同的变更。除此之外，专利权人的变更或者其他事项，也可能导致专利权质押合同的变更。因此，合同当事人可以在专利权质押合同中就质押合同的变更进行约定，以免发生不必要的纠纷。专利权质押合同的变更，仍然需要经国务院专利工作管理部门登记和公告后，才能产生变更效力。另外，专利权质押合同的终止，实际上就是在符合合同法此条规定之情形或者当事约定的其他情形下的终止，但须经国务院管理专利工作的部门登记并公告后，产生终止的效力。（知识产权报记者  魏小毛）