《审查指南（征求意见稿）》重点修改内容（二）

关于进入国家阶段的国际申请的审查

　　《审查指南(征求意见稿)》（以下简称《审查指南》）第三部分涉及进入国家阶段的国际申请的审查，其中关于优先权的审查和关于援引加入内容的审查是两个主要修改点。

　　一、关于优先权的审查

　　《审查指南》在第三部分第一章第5.2.1节中增加了如下内容：“因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留，国家知识产权局对国际申请在国际阶段恢复的优先权（例如，国际申请日在该优先权日起十二个月之后、十四个月之内）不予认可，相应的优先权要求在中国不发生效力，不应写入进入声明中。不符合规定的，审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。”

　　该段规定主要是根据国家知识产权局“关于对专利合作条约实施细则有关条款不予适用的公告(第125号)”的规定而适应性增加的内容。2007年4月1日开始实施的专利合作条约实施细则新增了关于优先权的规定，允许申请人即使在十二个月的优先权期限届满之后十四个月之内递交国际申请，仍能就该在先申请要求优先权。针对上述条款，中国政府已经通过正式途径通知国际局，国家知识产权局作为指定局对上述条款不予适用,并在上述第125号公告中作出了同样的规定。这意味着国家知识产权局对于专利合作条约实施细则对于国际申请上述优先权的规定作出保留或不予认可。为此国家知识产权局修改了国际申请进入中国国家阶段的声明（PCTCN501表），在表格中增加了第八栏，申请人在进入中国国家阶段时，应当在进入声明中明确指明哪项是在国际阶段中恢复的优先权。对于该项优先权，国家知识产权局将不予承认。如果在国际阶段，申请人是按照实施细则26之二的规定恢复的优先权，该申请在办理进入中国国家阶段手续后，由国家知识产权局发出优先权视为未要求通知书。

　　二、关于援引加入内容的审查

　　《审查指南》在第三部分第一章第5.3节中增加了如下内容：“根据专利合作条约实施细则的规定，申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分，可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分，而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求，“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。

　　对国际申请在国际阶段通过援引在先申请方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的，国家知识产权局将不予认可。

　　在国际阶段含有援引加入项目或部分的国际申请办理进入国家阶段手续时，申请人应当在进入声明中指明申请文件中是否含有援引加入项目或部分。对于含有援引加入项目或部分的，进入声明中填写的内容应当与国际局的记录一致，申请人还应当在进入声明中表明同意修改相对于中国的国际申请日并写明援引加入项目或部分在申请文件中的位置等。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

　　对于国际申请在国际阶段含有援引加入项目或部分的，如果申请人在进入声明中指明申请文件中未含有援引加入项目或部分，保留原国际申请日；如果申请人在进入声明中指明申请文件中含有援引加入项目或部分且申请人同意修改相对于中国的国际申请日，审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”（PCTRO114表）中记载的为依据，重新确定该国际申请在中国的申请日，并发出重新确定申请日通知书。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的，审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

　　国际阶段含有援引加入项目或部分的国际申请，如果申请人办理进入国家阶段手续时未在进入声明中予以声明，则审查员应当通知申请人删除援引加入项目或部分。在后续程序中，申请人不能再通过请求修改相对于中国的国际申请日而保留援引加入项目或部分。”

　　在第二章第3.2节中增加了如下内容：“如果申请人在进入声明中指明，申请文件中含有援引加入的项目或部分且申请人同意修改相对于中国的国际申请日，则应当将援引加入的项目或部分视为原始提交的申请文件的一部分。”

　　在第二章第5.5节中增加了如下内容：“在实质审查过程中，如果审查员依据原始提交的国际申请文件发现作为审查基础的申请文本中实际存在援引加入的项目或部分，而申请人并没有在初步审查阶段请求修改相对于中国的国际申请日，则应当指出该文本不符合新专利法第三十三条的规定。此时，申请人不能再通过请求修改相对于中国的国际申请日的方式保留援引加入的项目或部分，而应当删除上述内容。”

　　此次《审查指南》修改大篇幅地增加了关于援引加入的内容，该内容也是根据第125号公告而适应性增加的内容。2007年4月1日开始实施的专利合作条约实施细则新增的规定中还包括了援引加入的内容，即，在规定期限内，申请人可以将国际申请遗漏的部分通过援引优先权文件中的项目或部分加入到国际申请中而不影响国际申请日。国家知识产权局作为指定局对该规定予以保留，并在第125号公告中作出了同样的规定。为此，国家知识产权局修改了国际申请进入中国国家阶段的声明（PCTCN501表），在表格中增加了第十栏，要求申请人在请求书中指明在国际阶段通过援引方式加入的内容以及时间。如果申请人同意修改相对于中国的国际申请日，援引加入的项目或部分可被视为原始提交的申请文件的一部分，否则，申请人需删除援引加入的内容，以满足新专利法第三十三条关于修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的规定。

无效宣告程序中对同样的发明创造的处理

　　《审查指南》第四部分第七章根据新专利法第九条和第二十二条进行了适应性修改，下面简单介绍一下所做的修改。

　　由于新专利法第二十二条第二款中关于“抵触申请”的条件中由“他人”修改为“任何单位和个人”，对于不同申请日的同样的发明创造，应该根据新专利法第二十二条第二款宣告申请日在后的专利权无效，而不再适用新专利法第九条规定的情况，因此本章删除了不同申请日时对同样的发明创造的处理情形。

　　对于专利权人相同的，本章中规定了两种不同的情形：第一种是授权公告日不同，另一种是授权公告日相同。按照新专利法及专利法实施条例修订草案（送审稿）（以下简称实施条例（送审稿））、《审查指南》的相关规定，在对发明专利申请进行实质审查时，如果经检索发现申请日相同、授权在先的属于同样的发明创造的专利存在，则根据新专利法第九条的规定不再授予发明专利权。因此，可以预见新规则下能够都获得授权的两项以上的同人同日申请、属于同样的发明创造的专利绝大多数为不经过实审的相同类型的实用新型或者外观设计。一方面，对于相同类型专利，维持授权在先的专利权符合专利权人的利益；另一方面，按照2006版审查指南规定的放弃程序只能全部放弃，而无效程序可以部分无效，因此允许专利权人在无效程序中可以选择从申请日起放弃并没有实际意义。本章针对第一种情形直接规定同人同日申请、授权在先的专利权有效、授权在后的专利权无效，这样操作既简化了程序，也利于尽早结案，同时也符合新专利法第九条的规定。对于第二种情形，如果仅有一项专利权被宣告无效，从简化程序的角度出发，直接宣告该专利权无效即可，如果两项属于同样的发明创造的两项专利权均被提出无效，则由于无从区分，因而给予专利权人选择的机会。但在告知专利权人进行选择后，专利权人不选择保留其中一项的，可以视为专利权人对选择权利的放弃，依据新专利法第九条的规定，这两项专利权均存在重复授权的缺陷，应当均予无效。在上述第一种情形中，还补充了新专利法第九条第一款规定的例外情况，即在符合新专利法第九条及其实施条例（送审稿）第四十三条规定的情况下，允许专利权人从公告授予发明专利权之日起放弃该实用新型专利权而保留授权在后的发明专利权。

　　对于专利权人不同的，由于在申请日时，各专利权人一般不可能知晓另一专利权人的申请，而不同类型的专利的效力和保护期限有所差别，因此不再区分授权公告日相同或者不同，而均给予各专利权人协商选择所要保留的专利权的机会。

专利申请文件及手续的修改

　　《审查指南》第五部分“专利申请文件及手续”的修改主要涉及如下三个方面：第一，依据新专利法及其实施条例（送审稿）对相关内容作了适应性修改；第二，从申请人的利益出发，完善相关规定；第三，简化操作程序，适应电子审批系统。

　　专利法及其实施条例的适应性修改

　　新专利法第二十七条的修改中将外观设计的简要说明规定为外观设计专利申请的必要文件；实施条例（送审稿）第三十九条、第四十条明确外观设计的简要说明是专利申请受理条件之一。《审查指南》在第一章、第二章分别作了适应性的修改。

　　随着国家知识产权局的中国专利电子审批系统的上线，实施条例（送审稿）第十六条取消现行细则中“当事人提交的各种申请文件应当一式两份”的规定。《审查指南》第一章第7节删除了有关申请文件及其他文件提交的份数，明确规定申请人提交的专利申请文件以及其他文件通常只需一份。必要时申请人应当按照专利局要求的份数提交。申请文件份数的减少将极大地方便了申请人和公众。

　　实施条例（送审稿）第一百二十二条中取消了中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费、申请维持费4项费用。本部分第二章第1节、第3节、第七章第7.1节、7.3节及第九章第1.1.3节作了适应性修改，删除了上述4项费用。同时根据实施条例（送审稿）第一百二十四条第一款的规定，对申请费的缴纳期限作了限定，申请费的缴纳期限是自申请日起两个月内，或者自收到受理通知书之日起15日内；此外，对于多缴、重缴、错缴的专利费用，实施条例（送审稿）第一百二十三条中将退款期限从1年修改为3年。

　　《审查指南》相应于实施条例（送审稿）第五十九条的修改，在本部分第四章第5.2节明确对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，可以查阅和复制的内容包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，发明专利申请单行本，发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本，专利登记簿，专利权评价报告等。《审查指南》中除作了上述修改外，还在本节补充了有关国际申请案卷可查阅、复制内容的相关规定。

　　依据实施条例（送审稿）第四十三条的修改，《审查指南》在不同章节中补充了与此相应的修改内容。例如，本部分第八章第1.2.2.1节实用新型专利权授予公告的内容中增加了当同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，在公告授予实用新型专利权时同时公告申请人依据实施条例（送审稿）第四十三条第一款的声明；本章第1.2.3节为避免专利的重复授权，以事务公告的形式公告专利权人放弃实用新型专利权；本章还增加了避免重复授权放弃实用新型专利权一节，明确在实用新型专利公报中设专栏对放弃实用新型专利权进行公告，公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、放弃生效日。在第九章明确规定申请人依据新专利法第九条第一款和实施条例（送审稿）第四十三条声明放弃实用新型专利权的，专利局在公告授予发明专利权时对该声明予以登记和公告。在无效宣告程序中声明放弃实用新型专利权的，专利局及时登记和公告该声明。放弃实用新型专利权的生效日为发明专利权的授权公告日。

　　从申请人的利益出发，完善相关规定

　　《审查指南》修改除了与新专利法及其实施条例（送审稿）作适应性修改外，同时结合审查实践，充分考虑当事人的利益，从方便申请人的角度出发，对相关章节进行修改。例如，本部分第二章第2节删除了不同的专利申请（或专利）的费用应当分别汇款的规定，要求审查员根据当事人的缴费情况，当缴费金额不足时仍需根据缴费的实际情况进行分割，尽可能落实当事人所缴纳的费用。

　　为便利当事人，本部分第二章第4节细化完善了退款的有关规定，明确了当事人可以请求退款的情形包括如当事人缴费时写错费用种类、申请号（或专利号）的；或者因缴费不足、逾期缴费导致权利丧失的，或者权利丧失后缴纳专利费用的，当事人可以提出退款请求。同时增加了对专利代理机构提出退款请求的规定。对于当事人缴纳的专利费用是通过邮局或者银行汇付时遗漏必要缴费信息的，《审查指南》修改中也对补交缴费信息做出相应规定。

　　本部分第三章扩大专利局代办处的受理范围，代办处从仅负责受理专利申请到按照相关规定受理专利申请及其他有关文件，极大地方便了申请人。

　　本部分第七章关于权利恢复一节，《审查指南》修改了恢复权利审批的处理办法，在恢复手续中放宽形式要求，方便申请人，使申请人能够及时补办恢复手续。

　　简化操作程序，适应电子审批系统

　　为了配合中国专利电子审批系统上线，本部分增加了第十一章关于电子申请的若干规定。同时在部分章节中也作了相应修改。例如，第二章简化办理了费用减缓手续，与电子申请的规定保持一致。第八章增加电子形式专利公报，方便当事人和公众查阅。

关于电子申请的若干规定

　　此次修改的审查指南，对申请人以电子申请形式向国家知识产权局专利局申请专利及办理各种手续的审批作出了较详细的规定。

　　2006年版《审查指南》对电子申请的相关事宜已有所涉及，在第五部分第一章“专利申请文件及手续”中简单说明了专利申请手续应当以书面形式（纸件形式）或者电子文件形式办理。但未具体写明办理有关电子申请的具体要求和相应规定。随着信息技术的快速发展，国家知识产权局的中国专利电子审批系统即将上线，为了配合这种变化，此次《审查指南》明确了电子申请的法律地位并作出细化的规定，以便引导申请人、专利代理人使用电子形式提交专利申请、办理各种手续，指导审查员审批电子专利申请。这也将有利于国家知识产权局专利审批的流程优化。

　　《审查指南》第五部分增加了第十一章关于电子申请的若干规定。本章从电子申请用户、电子申请用户注册、电子申请文件的接受和受理、电子申请的特殊审查规定、电子发文等方面作出了具体规定。

　　有关电子申请用户

　　《审查指南》明确了电子申请的定义，即电子申请是指以互联网为传输媒介将专利申请文件以符合规定的电子文件形式向专利局提出的专利申请。申请人提出电子申请，应当事先注册成为电子申请用户，电子申请用户是指已经与专利局签订电子专利申请系统用户注册协议（以下简称用户注册协议），办理了有关注册手续，获得用户代码和密码的申请人和专利代理机构。同时对电子签名的法律效力也作出规定，即电子申请文件采用的电子签名与纸件文件的签字或者盖章具有相同的法律效力。

　　有关电子申请用户注册

　　《审查指南》对电子申请用户注册方式、使用表格、填写信息、注册程序、提交文件以及电子申请用户信息变更作出规定。电子申请用户注册方式包括：在专利局受理处或专利局代办处当面注册，或邮寄注册和网上注册。办理电子申请用户注册手续应当提交电子申请用户注册请求书、签字或者盖章的用户注册协议一式两份以及用户注册证明文件。

　　《审查指南》对注册请求人是个人、单位、专利代理机构所提交的用户注册证明文件进行了限定，同时明确了电子申请的审查程序。初步审查中，电子申请的注册材料经审查合格的，建立新用户并生成用户代码。并且当面注册的，向请求人返还一份用户注册协议；邮寄注册的，向请求人发出电子申请注册审批通知书、密码信和一份用户注册协议；网上注册的，向请求人发出注册请求审批通知书和一份用户注册协议。注册材料经审查不合格，当面注册的，审查员应当直接向注册请求人说明不予注册的理由，注册材料不予接收；邮寄注册和网上注册的，应当向注册请求人发出电子申请注册请求审批通知书，通知书应当记载不予注册的理由，注册材料不予退还。

　　电子申请用户注册合格后，当注册用户的信息发生变更的，修改后的审查指南明确规定当注册用户的密码、详细地址、邮政编码、电话、传真、电子邮箱及信息提示方式等信息发生变更的，其变更的手续是：注册用户应当登录电子申请网站在线进行变更。当注册用户的姓名或者名称、类型、证件号码、国籍或总部所在地、经常居所地或营业所所在地等信息发生变更的，其变更的手续是：注册用户应当向专利局提交电子申请用户注册信息变更请求书及相应的证明文件，并办理变更手续。应当注意的是，在著录项目变更中注册用户代码始终不予变更。

　　有关电子申请的特殊规定

　　为了统一专利审批标准，保障电子文档仍然具有纸件文档所原有的一系列法律特征，保持其作为证据使用的必要要求，《审查指南》规定在申请人提出电子申请并被受理的，办理专利申请的各种手续应当以电子文件形式提交。对新专利法及其实施条例（送审稿）和本指南中规定的必须以原件形式提交的文件，例如,费用减缓证明、专利代理委托书、著录项目变更证明和复审及无效程序中的证据等，应当在新专利法及其实施条例（送审稿）和本指南中规定的期限内提交纸件原件。其中，申请专利时提交费用减缓证明的，申请人还应当同时提交费用减缓证明纸件原件的扫描文件。

　　关于纸件申请和电子申请的转换，《审查指南》规定申请人或专利代理机构可以请求将纸件申请转换为电子申请，涉及国家安全或者重大利益需要保密的专利申请除外。

　　对于在电子申请中专利申请权（或专利权）转移引起的变更、撤销专利代理机构引起的变更以及申请人解除委托和代理机构辞去委托等在《审查指南》中也作出明确规定，变更后的权利人或专利代理机构应当是电子申请用户。若不符合规定的，审查员应当通知申请人办理电子申请用户注册手续。

　　对于专利局以电子文件形式通过电子申请系统向电子申请用户发送各种通知书和决定。《审查指南》规定电子申请用户应当及时接收专利局电子文件形式的通知书和决定。电子申请用户未及时接收的，不作公告送达。（知识产权报　李虹奇　陈玉华　庞华）