论我国商标法使用条款之完善-以iPad商标纠纷案为视角

一、iPad纠纷案引发的商标使用问题


　　2000年1月和9月，唯冠集团旗下的台湾唯冠在欧盟等国家和地区分别注册多个“iPad”相关商标。2001年，唯冠集团旗下的深圳唯冠在中国商标局分别注册了“IPAD”和“iPad”商标，注册类别都为第19类，涉及计算机、显示器等。据媒体报道，2009年2月9日，由美国苹果公司操作的英国IP公司曾以深圳唯冠商标连续三年停止使用为由，向我国商标局申请撤销深圳唯冠的 iPad商标，该申请己被国家商标局受理且正在审理中。为迅速占领中国大陆市场并扫清障碍，同年12月，英国IP公司以35,000英镑从台湾唯冠手中购得iPad商标。2010年4月，IP公司与美国苹果公司签订转让协议，以象征性的10英镑价格转让了包括涉案商标在内的所有商标。[1]最近，双方就商标权属发生纠纷，深圳唯冠称台湾唯冠和IP公司签订的商标转让合同并不对深圳唯冠产生约束力，大陆的两个iPad商标的所有权还是归深圳唯冠所有。苹果公司遂向深圳市中级人民法院起诉，主张自己享有iPad中国地区的所有权，请求法院判令中国内地的两个iPad商标权归其所有，深圳唯冠同时赔偿其因商标权属调查费、律师费所损失的人民币400万元。针对苹果公司的确权诉讼，深圳市中级人民法院审理后驳回了苹果公司诉求。苹果公司上诉到广东省高级人民法院，该院于2012年2月29日开庭，但并未当庭宣判。为维护自己的商标权，深圳唯冠向北京市等多地工商部门投诉，举报苹果公司使用iPad商标涉嫌侵权，与此同时，还分别向广东惠州中级人民法院和上海浦东新区人民法院起诉销售苹果公司iPad系列平板电脑的国美电器等销售商侵权，要求法院判令销售商立即销毁侵权标识与包装，停止“iPad”系列商品的广告宣传活动，并承担调查、取证等合理费用和诉讼费用。[2]


　　上述商标纠纷案涉及iPad商标权属之争和侵权诉讼，受理法院会依据事实和证据做出判断。本文只讨论关系到本案的一个重要问题，即商标的使用问题，该问题关乎到深圳唯冠的商标是否会被国家商标局撤销，以及能否进一步主张权利？如果深圳唯冠不能举证无正当理由三年未使用，苹果方可否以此为由进行不侵权抗辩？并可同时主张撤销深圳唯冠的iPad商标？按照我国商标法，可否不用先启动权利撤销程序，法院在侵权诉讼中直接采纳被告的抗辩而驳回权利人的起诉？三年未使用的一方可否用不使用的正当理由免于被撤销？如何认定商标使用的标准和形式？这些问题影响到深圳唯冠和苹果公司的权属和侵权认定，以及诉讼成立时其赔偿损失的界定问题，进而关乎到我国商标立法的相关条款设计是否公平合理，是否有待进一步修改和完善的问题。


　　二、连续三年不使用商标的判断及其法律效力


　　（一）连续三年不使用商标的认定及正当理由


　　如果注册商标连续3年不使用，商标局可以撤销该商标，我国商标法对此作了明确规定。但何为商标使用？实践中如何判定注册商标连续三年未使用？如果不使用注册商标被撤销的法律后果如何？正当理由可否作为不使用的例外？对此，我国商标法规定的不是很明确，仅在商标法实施条例中对商标使用的方式做了列举性规定[3]。分析该法条可以看到，将商标用于商品交易文书、广告宣传、展览也作为商标使用行为。显然，这样的规定对注册商标的使用要求过低，不符合对商标实际使用的要求，因为商标的实际使用是指能使商标符号与其特定商品或服务产生唯一对应联系的使用，是可以产生区分来源功能的使用，而非单独的广告、产品样品少量销售等象征性使用。在康王商标撤销案中，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院均认为，仅仅在广一告中使用或者为了应付使用要求而象征性地使用，不能满足商标法对注册商标的使用要求，不足以维持商标注册。[4]从国外判例来看，德国、法国和英国等许多国家均认为仅仅在报纸杂志、广播电视或互联网上做广告而没有实际销售商品的，一般不构成商标的使用。[5]


　　实践中如何判定注册商标连续三年停止使用？国家工商行政管理总局2005年12月31日公布了《商标审查及审理标准》，针对撤销注册商标案件提出了具体的审理标准，并明确了相关的审理规则：第一，期限要求，连续不间断地持续三年没有使用。第二，起算点要求，从申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起向前推算三年。第三，商标使用的含义及其具体使用表现形式的判定。商标的使用，是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。同时，规定了商标使用在指定商品上的具体表现形式。[6]第四，不被视为商标法意义上的商标使用，比如，实践中仅有商标注册人享有专用权的声明及商标注册信息的公布等。第五，规定了举证方及其证据材料的具体要求。一般而言，注册商标连续三年不使用的情形由商标权人承担举证责任。考察外国商标法的规定，如果商标权人能够举证商标三年不使用有正当理由的，可以免于被撤销。尽管我国商标法实施条例对此也有相应的要求，[7]但未明确正当理由的具体情形，给执法工作带来不便。2005年12月31日在国家工商行政管理总局公布的《商标审查及审理标准》中，对注册商标未使用的正当理由做了规定，具体内容包括：(1)不可抗力；(2)因政府政策性限制停止使用的；(3)因破产清算停止使用的；(4)其他不可归责于商标注册人的正当事由。


　　我国法院在这方面也做了积极的探索，如在北京市高级人民法院审理的“GNC案”中，涉案“GNC”商标指定使用的商品为非医用营养鱼油，属于保健食品，根据我国保健食品管理办法的规定，保健食品应当经过卫生部的审批才能进行生产和销售。因此，注册人提出，其没有在注册指定商品非医用营养鱼油上使用注册商标有正当理由。北京市高级人民法院经过审理认为，非医用营养鱼油的生产的确需要经过行政审批，但本案中的商标注册人物资集团公司并未提交其进行相关行政审批的证据，故亦不能表明物资集团公司有正当的理由不能使用涉案商标。[8]本案中，北京市高级人民法院在判决书中指出的注册商标不使用的正当理由有重要意义，表明我国法院在司法实践中承认政府控制是一个不使用的正当理由，如本案中的行政审批所导致的商标未使用即可构成被撤销抗辩的正当理由。从近几年的司法实践中，最高人民法院逐渐总结出了商标确权案件中不使用的正当理由，具体包括：不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由；同时指出：如有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，均可认定有正当理由。[9]可见，在我国意图使用也被视为商标的使用，借鉴了美国商标法的相关规定。


　　结合本案来看，深圳唯冠曾经是全球4大显示器制造商，2001年在中国商标局注册了iPad的商标后曾短暂用于相关的电子产品上。从当前的证据来看，深圳唯冠公司确实在之前使用过iPad商标，并销售相关的产品。2008年金融危机袭来，深圳唯冠公司由于多方原因，各种产品的销量下降，临近破产。针对苹果公司向我国商标局申请撤销iPad商标的申请，关键是，深圳唯冠要说明其连续三年实际使用或者意图使用iPad商标的行为及其证据。


　　（二）苹果公司可否以深圳唯冠连续三年不使用为由提出不侵权抗辩


　　因iPad商标撤销案件国家商标局还在审理中，在未被撤销前，商标权还属于深圳唯冠。现在的问题是，在侵权诉讼中，被告美国苹果公司可否以原告深圳连续三年未使用为由提出不侵权抗辩？换言之，面对已经死亡的商标，在侵权诉讼中，法官是否不用先启动权利撤销程序，而直接在案件中支持被告的抗辩，从而认定不构成商标侵权？


　　我国商标法对注册商标连续三年不使用的处理规定仅限于撤销程序，被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止。也就是说，在商标撤销之前，深圳唯冠公司仍然享有ipad的商标所有权，苹果公司的销售行为仍然是侵权的。现实中，在商标确权的异议程序、争议程序及侵权诉讼程序中，如果第三人提出该注册商标属于满3年未使用应被撤销，由此提出相应的抗辩理由时，商标局或法院就会告知第三人“应通过撤销程序另行处理”，待撤销程序完成之后，即该注册商标被撤销，才能作为不能阻碍或撤销他人在后注册商标及在后商标使用人侵犯了商标权的抗辩理由。这样的制度安排会导致一个严重的问题，即本来就应当被撤销的商标，却还可以阻却他人的使用，或者撤销他人在后的注册商标，甚至可以在侵权诉讼中获得赔偿，由此显现出立法设计的不合理及规则实施的效率低下。


　　从美国和欧共体国家立法及司法实践来看，注册商标连续几年不使用被称为是已经死亡的商标，由此导致的该商标的被撤销可以作为商标异议、争议及诉讼中的抗辩理由。比如，《欧共体商标条例》要求，如果商标连续五年未在共同体内注册的商品或服务上真正使用，又无不使用的正当理由，共同体商标所有人的权利应在其向协调局申请后宣布撤销或在侵权诉讼中以反诉为由宣布撤销。[10]德国商标法规定，原告在被告提出抗辩时必须证明，商标在提出起诉之前的最近5年内已依照本法使用于其请求权赖以成立的商品或服务上，并且商标至此为止已注册至少5年时间。[11]


　　根据美国的商标立法和和司法判例，如果商标权人连续三年不使用，视为商标权人放弃该商标。《兰哈姆法》第45条的规定，注册商标所有人在美国范围内、在相关的商品或服务上连续不使用注册商标，并且没有在合理的可预见的未来恢复使用的意图，就视为该注册商标已被放弃。连续三年不使用应构成一个放弃商标权的表面确凿的证据。同时规定，对注册商标的象征性的临时使用是不充分使用，不足以避免法院作出放弃商标权的裁定。关于商标的放弃还包括在使用过程中逐渐成为商品或服务的通用名称从而丧失显著性；随意发放商标许可证而不控制商品质量的情形等。在商标侵权诉讼中，被告如能够证明原告三年不使用，表明权利人已经放弃了商标权，原告就会丧失可以主张的权利，侵权主张也就失去了依据。如果原告能够举证三年内继续使用的行为或者意图使用并无放弃该商标权，则会继续受到商标法的保护，并维护其权利的存在，被告则构成侵权。下面的两个案例，分别说明了三年不使用商标在美国侵权认定中的效力问题。


　　在ITC LIMITED v.　PUNCHGINI,　INC．中，原告为印度的ITC公司，1977年在印度经营名为“Bukhara”的饭店。1986年，ITC在曼哈顿开设了一家“Bukhara”饭店，1987年又通过特许经营的方式在芝加哥开设了一家“Bukhara”饭店。1987年10月ITC在“饭店服务”类别上注册了“Bukhara”商标。1997年8月，ITC终止了芝加哥的特许经营。尽管有商标注册，但ITC承认自从结束芝加哥的特许经营之后，它不再在美国拥有、经营或许可任何使用“Bukhara”商标的饭店。1999年，几名曾在印度和美国的“Bukhara”饭店工作过的员工成立了Punchgini公司，在纽约开设一家印度餐厅，该公司的股东们最终选择“Bukhara Grill.”作为其饭店的名称。在饭店获得初步的成功后，又在纽约开设了第二家“Bukhara Grill II.”餐馆。被告的“Bukhara Grill”饭店和原告的“Bukhara”饭店有非常多的相似之处，不仅名称上明显近似，而且被告的餐厅还模仿了原告的标志、装演、员工制服、木底板的菜单和红格子的围兜。2003年2月26日，ITC以商标侵权、不正当竞争和虚假宣传为由提起诉讼。而被告则以原告已经放弃了美国的Bukhara商标权为由要求法院作出对其有利的简易判决，并提出反诉，要求撤销ITC公司的商标注册。地方法院不支持原告的商标侵权诉讼，因为证据表明其已经放弃了其在美国的餐厅类别上使用Bukhara标识的权利。原告提起了上诉。上诉法院认为：《兰哈姆法》明确规定，连续3年不使用商标构成放弃的初步证据。为了推翻对放弃的推定，权利人需要证明在合理地可预见的将来重新使用的意图，或者有连续3年使用的证据，从而可以使陪审团推断其没有放弃商标。原告提出了四个方面的证据：第一，停止使用商标的合理理由；第二，开发Bukhara系列产品的努力；第三，试图寻找美国的特许经营合作者；第四，在美国以外的餐厅上继续使用Bukhara商标。最终，上诉法院认为，这四个方面的证据都不足以证明ITC有在合理地可预见的将来重新使用Bukhara商标的意图，维持了地方法院的判决，判定被告不构成商标侵权。[12]


　　我国的司法实践中，北京市高级人民法院曾在2004年下发的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中指出：“在商标侵权案件中，被告向商标行政管理部门申请撤销原告主张权利的注册商标的，一般不中止诉讼”。[13]但该解答因北京市高级人民法院在2006年发布施行新解答后废止，在新的解答中未对此问题作出解释。上海市浦东新区人民上海浦东法院于2012年2月22日开庭审理深圳唯冠诉上海苹果侵犯注册商标专用权一案，法院驳回唯冠科技（深圳）有限公司要求责令苹果贸易（上海）有限公司停止销售“ iPad”平板电脑的申请，本案中止诉讼。针对深圳唯冠的临时禁令申请，法院认为，申请人的申请获得法院支持的前提条件之一是被申请人正在实施或者即将实施侵犯注册商标专用权的行为。但上海苹果销售的“iPad”平板电脑来源于美国苹果公司，美国苹果公司等与深圳唯冠之间就涉案商标因转让合同引起的权属纠纷正在广东省高级人民法院二审审理中。在该院作出终审判决前，涉案商标权归谁所有尚处于不确定状态。因此，在美国苹果公司使用“iPad”标识是否构成侵权尚难定论的情况下，认定上海苹果销售“iPad”平板电脑构成侵权尚缺乏依据。法院认为，深圳唯冠要求法院责令上海苹果立即停止销售“iPad”平板电脑的申请不符合法律规定，法院依法予以驳回。针对上海苹果中止审理的申请，法院认为，目前美国苹果公司等已就涉案商标权属纠纷向广东省高级人民法院提起上诉，现该案尚在审理中，故法院依法裁定中止诉讼。[14]本文同意浦东法院的审理意见，待商标权属纠纷明朗后继续审理为宜，在目前法律框架下，该判决比较合理。


　　三、完善我国商标使用条款的立法建议


　　iPad商标纠纷案反映出的诸多问题，引起笔者对我国商标法使用条款的思考和研究。商标法第三次修改工作正在紧锣密鼓地进行，2011年9月1日国务院法制办公室公布了《商标法（修订草案征求意见稿）》（以下简称《商标法（修订稿）》），但就本文涉及的商标使用问题并不多。鉴于商标使用在商标确权、商标维权和商标侵权认定及救济中的重要意义，本文建议应在商标法修订稿中明确和商标使用相关的概念及规则，借鉴外国商标法的立法经验和制度，具体立法建议如下。


　　（一）明确商标使用的含义及其方式


　　关于商标使用的含义及其使用方式，我国商标法历经两次修改在条文中并未涉及，只是在《商标法实施条例》第三条中做了使用的列举性规定。[15]本次《商标法（修订稿）》在第六章“商标使用的管理”第51条规定了商标使用的概念：“本法所称商标的使用，是指为生产、经营目的将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，足以使相关公众认为其作为商标使用的行为”。虽然该修订稿给出了商标使用的含义，但在商标使用方式的表述上只包括商品商标，未涵盖服务商标；具体使用方式也仅局限于现实世界，未能反映当代网络和新技术的快速发展需要。本文建议在此次商标法修改中，借鉴美国《兰哈姆法》中关于商标使用的规定，引入意图使用，并进一步完善商标的使用方式。具体修改条款可表述为：


　　第条在商业活动中，以该商标得以区分商品或服务来源并实现其商业性影响为目的的使用或者意图使用为商标使用。


　　下列为商标的使用方式：


　　1．在商品、商品包装或容器上；


　　2．服务或者与服务有关的物品上；


　　3．商品或服务交易文书上；


　　4．广告宣传和展览；


　　5．互联网、通讯网络等电子媒体或者其他媒介上；


　　6．其他商业活动中[16]。


　　（二）明确注册商标不使用的正当理由


　　鉴于正当理由对商标权人权利的维持以及保障其他人合理诉求判断的重要性，商标法应明确规定注册商标不使用的正当理由并对其作出具体阐释，及时吸收并肯定司法成果，以解决执法操作上的困惑及不确定性。现实生活中，如果因商标权人经营管理不善或者破产清算导致注册商标不使用是否属于正当理由？本文认为，答案应该是否定的。商标法规定注册商标连续3年不使用撤销制度的本意在于，促使商标权人利用注册商标实际从事生产经营活动，发挥商标的识别机能。若商标权人经营困难，甚至到了破产清算的状态，就说明积聚在商标上的信用已经消失，无法再促进产业的进步，没有再维持其排他性使用权的足够理由，因而商标权人经营管理不善、破产清算不能作为不使用注册商标的正当理由[17]。因此，本文不同意上述国家工商行政管理总局公布的《商标审查及审理标准》，及司法界定的“因破产清算停止使用”做为注册商标未使用的正当理由。结合本案，如果深圳唯冠以破产清算为由主张连续三年未使用，也不能作为正当理由免于被撤销的命运。根据商标不使用撤销制度的立法目，不使用商标是非注册权人所能控制的客观原因造成的，才可作为对抗撤销请求的正当理由，如进口限制、政府控制、战乱、严重自然灾害等不可抗力。当然，抗辩者应当对自己不使用的理由负举证责任。本文建议，可对现行《商标法》第44条第4项进行修改并完善，具体修改条款可表述为：


　　第44条　使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：


　　（四）无正当理由连续3年不使用。


　　正当理由包括以下形式：


　　1．不可抗力（包括战乱、动乱、严重自然灾害等）；


　　2．政府禁令或进口限制；


　　3．其他未使用的正当理由。


　　（三）完善注册商标不使用处理的程序


　　为激活商标资源，强化注册商标权人的实际使用义务，防止囤积和单纯买卖商标，在完善对注册商标不使用处理的程序方面，可以参考美欧等国，将导致注册商标被撤销的不使用作为异议程序、争议程序以及侵权诉讼程序中的抗辩理由。以改变现行立法中规定的必须先行撤销商标权的程序后，才能进行相关的异议和侵权诉讼。因为按照我国现行立法规定的商标撤销的程序，会使纠纷变得遥遥无期，导致效率的低下，对双方当事人均不利，也不利于财产稳定。无正当理由连续三年不使用的注册商标，已成为一种死亡的商标，商标的识别功能并未实现，表明权利人已经放弃，既不会在市场上造成商品来源的混淆，权利人也没有损失。所以，当在后使用人使用该商标时，该权利人不应再主张相关权利。本文认为，可借鉴德国商标法规定：在商标的异议程序、争议程序以及侵权诉讼程序中，由于注册商标连续三年不使用可以导致商标所有权人请求权的排除。该请求权包括商标专用权、禁令救济、损害赔偿金、销毁请求权和告知请求权等。[18]具体立法可表述为：


　　第 条：异议程序中对商标使用要求


　　商标权人提出异议时，被异议人可以要求商标权人提交此前三年在中国实际使用的证据。如果不能提交使用证据且无正当理由的，商标局驳回异议。


　　第 条商标争议程序中对商标使用要求


　　在商标争议程序中，主张撤销对方权利的一方应出示其连续三年使用该注册商标的证据，如果不能提交使用证据且无正当理由的，撤销申请不予受理。


　　第条商标侵权程序中对商标使用要求


　　商标侵权诉讼中，被告可以原告连续三年不使用商标为由进行抗辩；如果原告无正当理由连续三年不使用的，被告不承担侵权责任。


　　毋庸置疑，商标的生命在于使用，通过使用，商标识别商品或服务来源的基本功能才能实现。而仅作广告、展销，或者仅有少量的附着商标的商品投向市场，不足以让消费者认识到该商标和特定商品及服务的对应关系，商标的区别功能并未实现，由此产生混淆的可能性也很低。对我国商标所有人而言，如果商标注册连续三年后未使用，一旦涉诉，企业失去注册商标的风险会很大，即使没有过期，如果未在商业活动中使用，在侵权认定和民事赔偿救济中也会处于不利地位。从近几年最高人民法院公布的商标司法政策以及最高人民法院的判决书也可以看到，司法的导向作用，在于鼓励商标注册人的使用，并逐步把这种意识提升到商标法中。

【注释】
[1]参见马守敏：《iPad商标之争：苹果为何被“咬”了？》，http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-02/27/content_40807.htm ,最后访问时间：2012年1月30日。
[2]中国新闻网：《唯冠与苹果争夺在华iPad商标权》http://www.chinanews.com/it/z/iPadTrademark/，最后访问时间：2012年2月3日。
[3]《商标法实施条例》第3条：“商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。
[4]参见北京市高级人民法院(2007)高行终字第78号行政判决书。
[5]参见王莲峰：《商标的实际使用及其立法完善》，载《华东政法大学学报》2011年第6期。
[6]参见2005年12月31日国家工商行政管理总局公布的《商标审查及审理标准》。
[7]《商标法实施条例》第39条规定了商标注册人要提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由。
[8]参见北京市高级人民法院(2006)高行终字第78号行政判决书。
[9]参见《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条第3款：如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。
[10]《欧共体商标条例》第51条1.(a)规定。
[11]德国《商标法》第25条规定。
[12]ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.482 F.3d 135. 2007-1 Trade Cases P 75,672, 82 U.S.P.Q.2d 1414.
[13]北京市高级人民法院2004年《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，京高法发[2004]48号。
[14]半岛网：《上海浦东法院驳回停售iPad申请称无从谈侵权》，http://news.bandao.cn/news_html/201202/20120224/news_20120224_1817063.shtml，最后访问时间：2012年2月24日。
[15]同注释[3]。
[16]王莲峰：《论商标的使用及其认定—基于＜商标法＞第三次修改》，载《公民与法（法学）》2011年第3期。
[17]同注释[5]。
[18]同注释[11]。