已注册商标的延伸注册应获得保护- （法国）欧尚集团申请撤销争议商标诉讼案评析
来源：《科技与法律》2010年第3期 作者： 刘晓军 时间：2015-02-05 阅读数:
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案 例是法律的细胞。法治的完善、法学的进步，离不开法官对这些鲜活案例和司法实践的探索与思考。2010年本刊与北京市高级人民法院、广东省高级人民法院、 湖北省高级人民法院的知识产权审判庭合作开办“审判前沿”栏目，主要刊载知识产权法官对最新知识产权案例的研究与评析，以期展示三地推动知识产权审判实践 的新进展、新动向、新成就，为全国知识产权审判实践和法学研究提供学术引导和审判参考。 一、当事人情况 原告：（法国）欧尚集团（GROUPE AUCHAN） 被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商评委） 第三人：福建爱都工贸有限公司（简称福建爱都公司） 二、案情简介 1991年1月7日，福建省晋江县金井玉山服装三厂申请注册“AIDU及图”商标（图1），并于1992年1月20日获准注册，核定使用的商品为第 25类服装，注册号为第579399号（简称第579399号商标）。1995年3月7日，第579399号商标被依法转让给晋江爱都制衣有限公司（简称 晋江爱都公司）。2000年7月28日，被依法转让给福建爱都公司。 第579399号商标获准注册后，欧尚集团以商标注册不当为由请求商评委撤销该商标，其理由有三：一是“A及小鸟图”商标（图2）是欧尚集团的商品及 服务商标，系1984年CARRE NOIR公司为其设计，欧尚集团享有该图案的版权；二是经多年使用，“A及小鸟图”已为世界许多地区的消费者熟知；三是第579399号商标构成对欧尚集 团“A及小鸟图”的复制或仿制。1999年5月13日，商评委作出商评字[1999]第228号裁定，认定欧尚集团的撤销理由均不成立，维持第 579399号商标注册。该裁定认为，虽然欧尚集团的“A及小鸟图”与第579399号商标的图形非常相似，但欧尚集团未提供早于第579399号商标注 册申请时间的使用及注册的证据，此外，欧尚集团提供的CARRENOIR公司于1995年5月15日签署的证明并非原始设计证明，且CARRE NOIR公司仅陈述其曾根据欧尚集团的要求为其设计了A及小鸟图，亦未证明该图形的原始设计时间。 1998年1月21日，晋江爱都公司在第25类服装商品上申请注册“ADO及图”商标（图3），指定使用商品为服装。欧尚集团以该商标模仿、抄袭其独 创的“A及小鸟图”，属于违反诚实信用原则的商标抢注为由提出异议。该商标在异议期间被依法转让给福建爱都公司。2000年10月26日，国家工商行政管 理总局商标局（简称商标局）作出[2000]商标异字第1819号裁定，认定欧尚集团所提异议理由不能成立，裁定核准注册被异议商标。该裁定认为，虽然从 整体上看被异议商标与欧尚集团的“A及小鸟图”商标相似，但晋江爱都公司申请、注册、使用被异议商标的时间均早于欧尚集团，另外，欧尚集团虽称“A及小鸟 图”系其独创并享有版权，被异议商标存在抄袭和抢注的不当情形，但并无任何事实和证据佐证。被异议商标系晋江爱都公司将其原注册商标图形稍加修改并配以文 字后重新申请注册，指定使用商品仍为服装，且其在我国市场上已具有一定知名度。欧尚集团在我国申请注册商标的时间晚于被异议商标，使用商品不包括服装，两 商标使用在不同功能、用途的商品或服务上，不会造成消费者的混淆或误认。 欧尚集团不服商标局第1819号裁定向商评委申请复审，理由为三：一是欧尚集团是“A及小鸟图”的独创者和在先使用者，也是该图形的版权所有者，“A 及小鸟图”是当然的驰名商标；二是晋江爱都公司有条件也有可能知道欧尚集团以“A及小鸟图”为标志的超市，其在第25类服装商品上申请注册与欧尚集团“A 及小鸟图”商标相同的被异议商标，构成对欧尚集团驰名商标的恶意抄袭，也是对欧尚集团在先“A及小鸟图”版权的侵犯；三是被异议商标的注册使用易造成消费 者的混淆和误认，损害申请人及消费者的利益。2008年5月12日，商评委作出商评字[2008]第04709号裁定，认定欧尚集团的复审理由不能成立， 裁定核准注册被异议商标。该裁定认为，欧尚集团提供的有关其“A及小鸟图”商标在法国、美国等国家注册及广告宣传等在案证据不足以证明其“A及小鸟图”在 被异议商标申请注册前，经过长期使用及广告宣传等已在中国大陆市场上具有很高知名度，为相关消费者熟知并已构成驰名商标，亦不足以证明其“A及小鸟图”版 权作品在被异议商标申请注册前，在中国大陆进行了使用及宣传等并为中国消费者熟悉。同时，欧尚集团也没有提供证据证明晋江爱都公司在申请注册被异议商标 前，曾接触或有机会接触到欧尚集团的“A及小鸟图”版权作品，并抄袭该版权作品作为商标申请注册。被异议商标是在第579399号“AIDU及图”商标基 础上申请注册的商标，鉴于第579399号商标经过长期大量使用及广泛的广告宣传，在市场上已具有较高知名度，且被异议商标与第579399号商标均已转 让给福建爱都公司等事实，消费者在看到被异议商标时，易将其与福建爱都公司联系在一起。欧尚集团不服商评委第04709号裁定，向北京市第一中级人民法院 提起行政诉讼。 三、当事人诉辩 欧尚集团诉称：其“A及小鸟图”的著作权应当在中国受到保护，被异议商标侵犯了其在先著作权，应被驳回注册申请；欧尚集团的“A及小鸟图”商标在中国应属于驰名商标，被异议商标的注册和使用完全可能引发消费者的混淆、误认，故请求撤销第04709号裁定。 商评委辩称：第04709号裁定认定事实清楚，适用法律正确，请求法院依法予以维持。 福建爱都公司服从商评委裁定，并请求维持该裁定。 四、审理结果 一审法院审理认为：欧尚集团关于其“A及小鸟图”商标在被异议商标申请日前已经广为中国相关公众所知晓，属于驰名商标的主张缺乏事实依据。欧尚集团的 “A及小鸟图”由艺术化的小鸟图案和“A”图案巧妙结合而成，属于我国著作权法保护的美术作品，欧尚集团对该作品享有著作权。欧尚集团早在1983年即在 法国注册了“Auchan及A及小鸟图”商标，并于1988年对“Auchan及A及小鸟图”商标进行了国际注册，后又于1990年3月12日在美国申请 注册了“A及小鸟图”商标，包括晋江爱都公司在内的公众可以通过公开途径得知欧尚集团上述商标的注册尤其是国际注册情况，故可以认定晋江爱都公司在申请注 册被异议商标前接触过欧尚集团的“A及小鸟图”。晋江爱都公司将欧尚集团享有著作权的“A及小鸟图”作为被异议商标的主要部分申请注册，违反了商标法第三 十一条的规定，依法应当不予核准注册。据此，一审法院判决撤销商评委作出的[2008]第04709号裁定，并责令商评委就欧尚集团针对被异议商标提出的 异议复审重新作出裁定。 福建爱都公司不服一审判决提起上诉，请求撤销一审判决并维持商评委裁定。欧尚集团及商评委服从一审判决。 二审法院审理认为：本案现有证据不能证明在福建爱都公司申请注册被异议商标之前，欧尚集团已在中国大陆地区实际商标性使用其“A及小鸟图”，也不能证 明欧尚集团的“A及小鸟图”已经成为驰名商标。虽然被异议商标与欧尚集团的“A及小鸟图”具有相似性，但被异议商标与第579399号商标也同样具有明显 的相似性。欧尚集团虽然也认为第579399号商标侵犯其“A及小鸟图”所享有的在先著作权，并曾以此为由请求撤销第579399号商标，但由于欧尚集团 在该案中不能证明其对“A及小鸟图”合法享有在先著作权，其撤销请求已被商评委的生效裁定驳回。虽然“A及小鸟图”可以被认定为作品，但欧尚集团不能证据 证明其对“A及小鸟图”合法享有在先著作权，仅依据其对“A及小鸟图”享有商标权判定其对“A及小鸟图”也享有著作权，缺乏事实及法律依据。鉴于第 579399号商标目前仍为合法有效的注册商标，其与被异议商标具有明显的关联性，且其申请注册的时间早于欧尚集团在中国大陆地区对其“A及小鸟图”所进 行的商标性使用时间，故被异议商标应予核准注册。据此，二审法院判决撤销一审判决并维持商评委[2008]第04709号裁定。 五、重点评析 根据我国商标法规定，申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以欺骗或其他不正当手段申请注册。本案被异议商标与异议人欧尚集团的“A及小鸟 图”确已构成相似，但由于欧尚集团不能证明其对“A及小鸟图”在先享有著作权，也不能证明其对“A及小鸟图”的商标性使用或注册早于被异议商标，且被异议 商标是申请人对其在先有效注册商标的延伸注册，故被异议商标应获得核准注册。 （一）被异议商标是第579399号商标的延伸注册 延伸注册是指在后申请注册的商标因与在先注册的商标在商标标样、指定使用的商品或服务类别、商标注册人或持有人等方面的关联性而被认定为系在在先商标 的基础上取得的注册。本案被异议商标是第579399号商标的延伸注册，主要就是基于已构成相似商标、指定使用的商品相同及其权利人相同的事实。 商标近似一般包括商标标识的相同或相似和商品或服务类别的相同或类似。{1}通常说来，当商标标识相同且其指定使用的商品类似，或者商标标识相似且其 指定使用的商品相同，或者商标标识相似且其指定使用的商品类似时，可以认定为商标相似。商标标识相似是指组成标识的要素，如文字的字形、读音、含义或者图 形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似。商品类似是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相 同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。在商标异议、争议行政复审和评审程序中，判定商品或者服务是否类似通常以《商标注册用商品 和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》为准，但在诉讼程序中，判断商品或者服务是否类似除了参考前述文件外，还应结合相关公众对商品或者服务的一 般认识综合判断。也就是说，在诉讼过程中，当事人对商品或服务是否类似有不同于《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》划分的主张 且能够提供相应证据的，可以做出不同于《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》划分的判定。当相似商标标识使用在相同或类似商品上 并易使相关公众对商品的来源产生误认，或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定联系时，即可判定二者为相似商标。 从标识上看，本案第579399号商标的标识由大写英文字母“AIDU”和“A及小鸟图”组成，被异议商标的标识也由文字和“A及小鸟图”组成，二者 的不同之处主要是：(1)各组成部分的位置架构不同，被异议商标是左右型，其中“A及小鸟图”位于左侧，“∧DO”位于右侧，而第579399号商标是上 下型，其中“A及小鸟图”位于上部，“AIDU”位于下部；(2)字母组成不同，第579399号商标的字母为“AIDU”，而被异议商标的字母为 “∧DO”。二者的相同或相似之处是：(1)二者的组成元素相同，即由“A及小鸟图”与字母组合两部分构成；(2)二者所包含的“A及小鸟图”图形基本相 同；(3)二者的字母读音基本相同。综合起来，以一般公众的通常注意力来看，可以判定二者的商标标识相似。 此外，从指定使用的商品来看，被异议商标与第579399号商标均指定使用于服装类商品，即二者指定使用的商品相同。从申请人或权利人来看，被异议商 标的注册申请人正是第579399号商标的权利人。当被异议商标与第579399号商标均实际使用在其指定的服装类商品上时，相关公众通常也会认为二者揭 示了相同的商品来源。因此，被异议商标与第579399号商标已构成相似商标，被异议商标是在第579399号商标的基础上进行的延伸注册。 （二）被异议商标是否侵犯欧尚集团“A及小鸟图”的著作权 尽管被异议商标标识与欧尚集团的“A及小鸟图”基本上完全相同，但本案仍不宜判定被异议商标的注册申请侵犯了欧尚集团的在先著作权。 首先，欧尚集团并不能证明其对“A及小鸟图”享有在先著作权。其曾在撤销第579399号商标的评审程序中主张，“A及小鸟图”系委托案外人设计，并 提交了案外人的书面证词。但由于案外人做出证词的时间为1995年，晚于第579399号商标的申请注册时间，且未能提供其他任何证据，商评委未认定欧尚 集团对“A及小鸟图”享有在先著作权。福建爱都公司基于欧尚集团在撤销第579399号商标的评审程序中的相关陈述，在本案诉讼中明确表示不认可欧尚集团 对“A及小鸟图”享有著作权，而欧尚集团也未提供任何证据来证明其对“A及小鸟图”享有在先著作权。 其次，欧尚集团对“A及小鸟图”享有商标权并不当然地表明其就享有著作权。在本案中，欧尚集团未再主张“A及小鸟图”系其委托案外人设计故其享有著作 权，而是基于其对“A及小鸟图”在一些国家和地区享有商标权并已获得国际注册的事实来论证其对“A及小鸟图”享有在先著作权。通常说来，申请人将某个作品 申请为注册商标后，可以推定其对该作品享有著作权，但如果有人就商标权人对其注册商标的标识是否享有著作权表示怀疑并提供了相反证据时，则不能仅依据商标 权人享有注册商标权的事实就推定其对该商标标识也享有著作权。虽然欧尚集团已经在一些国家和地区对“A及小鸟图”享有商标权，且本案也没有证据表明有人主 张欧尚集团就“A及小鸟图”享有的商标权侵犯其在先著作权，但结合欧尚集团在撤销第579399号商标的评审程序中的相关论述，可以认定福建爱都公司对欧 尚集团是否享有“A及小鸟图”著作权的质疑是合理的，故不能仅凭欧尚集团对“A及小鸟图”在一些国家和地区享有商标权就当然表明其必然对“A及小鸟图”享 有著作权。 再次，虽然“A及小鸟图”是被异议商标的主要组成部分，被异议商标中的“A及小鸟图”与欧尚集的“A及小鸟图”也相同，但即使可以认定欧尚集团对“A 及小鸟图”享有著作权，由于被异议商标与第579399号商标的关联性，也无法当然得出被异议商标侵犯欧尚集团著作权的结论。由于被异议商标系第 579399号商标的延伸注册，两者均包含了“A及小鸟图”，且目前第579399号商标有效，故不能认定被异议商标一定来源于欧尚集团的“A及小鸟 图”，不能认定侵犯了欧尚集团对“A及小鸟图”享有的著作权。至于被异议商标在申请注册前其注册人是否接触或可能接触到欧尚集团的“A及小鸟图”，在本案 中倒显得无关紧要了。 （三）被异议商标是否属于不当注册 商标注册应符合诚实信用原则，不得以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。{2}本 案欧尚集团在法国、美国使用并注册的“A及小鸟图”商标，系由“A及小鸟图”和“Auchan”组成。将该商标与被异议商标相比较，二者不同之处在于： (1)结构位置不同。欧尚集团的“A及小鸟图”商标系上下型结构，上部为“A及小鸟图”，下部为“Auchan”，而被异议商标为左右型结构，其中“A及 小鸟图”位于左侧，“∧DO”位于右侧；(2)英文部分的组成及读音不同。欧尚集团的“A及小鸟图”商标的英文部分为“Auchan”，通常读作欧尚，而 被异议商标的字母部分为“∧DO”，通常读作爱都。二者相同之处在于：(1)包含的“A及小鸟图”相同；(2) “A及小鸟图”都是二者的主要组成部分。从整体观察并结合一般消费者的认知，可以认定被异议商标的标识与欧尚集团的“A及小鸟图”商标标识相似。但是，即 使两者商标标识相似，也应认定被异议商标的注册并未违反诚实信用原则，不属于不当注册。 首先，欧尚集团不能证明其在中国在先作为商标使用“A及小鸟图”的事实，更不能证明欧尚集团的“A及小鸟图”在争议商标注册申请日前属于在中国地区具 有一定影响的商标。欧尚集团在中国大陆地区首次使用“A及小鸟图”的时间晚于被异议商标的注册申请日，使用方式为将“A及小鸟图”作为超市标志使用，而被 异议商标指定使用在服装类商品，可见二者的使用方式也不同。既然欧尚集团不能证明其在争议商标注册申请日前在中国大陆地区实际使用了“A及小鸟图”，自然 也就不能证明其“A及小鸟图”在争议商标注册申请日前在中国大陆地区已具有一定影响。 其次，现有证据不能证明被异议商标系以欺骗或其他不正当手段取得注册。虽然欧尚集团在法国、美国等一些国家和地区在先注册了包含“A及小鸟图”的商 标，并申请了国际注册，该商标在这些国家和地区已具有一定知名度，其注册时间也早于第579399号商标的申请注册时间，但由于第579399号商标为合 法有效的商标，被异议商标系在第579399号商标的基础上申请注册，故无论被异议商标的注册申请人是否知晓欧尚集团的“A及小鸟图”在国外的注册、使用 及知名度情况，都不能当然地表明被异议商标系以欺骗或其他不正当手段申请注册。 再次，欧尚集团对第579399号商标的质疑不能当然地否定被异议商标。在本案的评审及诉讼阶段，欧尚集团一直认为第579399号商标系以不当手段 取得注册，但由于商评委的终局裁定已经认定欧尚集团的质疑不能成立，第579399号商标仍为合法有效商标。欧尚集团在本案中将对第579399号商标的 质疑延续到被异议商标，显然是不恰当的。由于第579399号商标合法有效，被异议商标与第579399号商标的关联性客观存在，即使被异议商标与欧尚集 团在其他国家和地区取得的包含有“A及小鸟图”的商标具有相似性，仍应判定被异议商标的注册是恰当的。 此外，被异议商标的注册并不会造成消费者的混淆。由于被异议商标是在第579399号商标基础上的延伸注册，两者使用于相同的商品类别，且其权利人也 相同。更为重要的是，第579399号商标已经取得了一定的市场知名度，而欧尚集团也未在与第579399号商标及被异议商标指定使用的商品相同或类似的 商品上使用其“A及小鸟图”，故可以认定被异议商标的注册和使用不会造成消费者的混淆。实际上，消费者在看到被异议商标时，首先联想到的可能是福建爱都公 司，而不是欧尚集团。 总之，本案中被异议商标与欧尚集团在国外包含“A及小鸟图”的注册商标具有相似性，且欧尚集团在国外使用及取得“A及小鸟图”商标的时间也早于被异议 商标的注册申请时间，但由于欧尚集团并不能证明其对“A及小鸟图”享有在先著作权，且同样包含有“A及小鸟图”的第579399号商标合法有效，被异议商 标与第579399号商标又具有明显的关联性，故核准被异议商标的注册是恰当的。 |
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| 【参考文献】 {1}文学．商标使用与商标保护研究[M]．北京：法律出版社，2008:89. {2}孔祥俊商标与不正当竞争法：原理与判例[M]．北京：法律出版社，2009:106. |
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