论涉及技术标准专利侵权救济的限制
来源：《科技与法律》 2013年第5期 作者： 张平 时间：2015-03-12 阅读数:
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技 术标准的制定一旦纳入了专利技术，其专利权的行使与司法救济必然受到一定的限制，这是因为技术标准的实施除了应考虑产业发展的普适性与优化性外，更应当考 虑产业的创新与竞争环境的构建。一项含有大量专利权的技术标准的实施将众多企业纳入到专利权人的掌控之下，法院在审理涉及技术标准的专利侵权案件时，通常 会考虑专利权人在加入技术标准过程中所做出的承诺（FRAND许可声明{1}），慎重支持专利权人的禁令救济的请求，在侵权赔偿和专利许可费的支付上也会 大打折扣。 涉及技术标准的专利权受到限制的理由主要有三方面：第一，标准化组织的专利政策——主要是专利权人的 FRAND承诺和披露义务——对专利权人的约束；第二，技术标准背后所蕴藏的公共利益对于专利权人的约束；第三，竞争法视野下良性竞争秩序对专利权人的约束。 一、标准化组织相关专利政策对专利权的约束力 分析专利权受到限制的首要因素涉及专利权人在加入标准化组织或者是参与标准制定时接受的政策以及所做出的承诺。 （一）专利信息披露 专利信息披露政策是标准化组织成员对其所知该标准的“必要专利”(Essential Patent)向标准化组织或社会公众进行披露的制度，该制度包括：必要专利的界定、必要专利披露的时机、范围、对象、不披露的后果等内容。 披露政策的产生源于标准化组织特殊的身份。通常，标准化组织本身并不参与具体技术的制定，技术标准的真正制定者是其成员，他们进行技术提案、技术沟 通，互相联合和妥协，最终形成技术标准文本。因此，标准化组织并不知道一项技术标准中埋藏有多少专利，只有那些实际的提案者（通常是专利权人）对此问题比 较清楚。为了使技术标准中专利信息透明化，标准化组织专门设置了披露政策促使其成员对所了解和所贡献的专利信息进行公开，对应地从专利权人的角度看这种信 息公开也是一种专利披露义务。 披露政策作为标准化组织重要的知识产权政策之一，其目的为通过专利权人或其他相关人员披露技术标准中涉及专利的情况，明晰各项技术的权属状况，使技术 标准实施者可以有效地获得专利许可，有效的披露机制能够尽早地暴露相关专利，避免发生事后的专利劫持(Patent Holdup)，保证后续权利人与标准实施者之间的专利许可谈判顺利进行。 披露机制的作用在于：1、现专利劫持的状况；2、准制订参与者及实施者掌握信息做出明智决定；3、标准化组织有能力澄清许可的有效性问题。不过，目前 的问题是，“必要专利”的界定和评估不清晰，一旦非必要专利加入技术标准中，其退出机制也没有建立。并且，由于专利权人的寻租目的，导致过度披露和隐瞒披 露，即：一方面在标准化组织的专利政策有利于专利权人，尽可能多的披露其专利，导致一项技术标准中有众多的专利权人和大量的专利信息，增加了许可费谈判标 准实施的成本；另一方面，在标准化组织专利政策不利于专利权人的时候，他们就处于观望态度，不承诺相关政策，增加了日后标准实施的侵权风险。 （二）FRAND许可 FRAND许可意指涉及技术标准的专利权人“公平、合理、无歧视及不可撤销”地将自己所属的必要专利授权给所有技术标准的其他专利权人和实施方。 [1]作为原则性条款，FRAND的目的在于取得来自专利权人不可撤销的许可承诺，这就为日后权利人在法院针对“侵权人”提出禁令请求埋下了权利限制的伏 笔。如果将这种FRAND政策视为一种以合同或默视许可的方式给予未来标准使用者以专利许可，对于专利权人来说接受了这一政策，也就接受了FRAND许可 合同的承诺，日后是不可以撤销对技术标准使用者的专利许可的。 FRAND许可被视为国际标准化组织知识产权政策的底限，其初衷是要扫清技术标准中专利许可的障碍，保证许可不被拒绝。 FRAND条款中“公平、合理、无歧视”的含义更多的通过专利许可使用费体现出来： 1.“合理”的认定 技术标准的实施者应当为其中的必要专利支付多少专利许可费才是合理的?最令人满意的答案恐怕是总结出一套计算公式，然后再作数学运算就行了（就像 DVD许可费的计算公式那样）。但是，由于专利许可使用费问题本身的复杂性，研究出这样一套数学模型并不具有现实可行性。因此，只能通过司法判例或者专利 许可费谈判实践的基础上，总结出使用费计算的若干原则。{2} 第一，专利权人仅能够就其专利权而不能因标准而获得额外收益。 专利技术纳入技术标准之后，技术标准会增强专利的垄断性，进而使专利权人获得超越其专利权之外的利益，而这一部分利益是由标准这种公共产品带来的，而 不是由专利权人的贡献产生的，所以，专利权人不应当享有这部分利益。因此，从原则上讲，如果专利权人或者技术标准的实施者能够举证证明在技术标准通过之前 该专利技术的许可实施记录，则在该专利技术被纳入技术标准之后，专利权人从技术标准的实施者处能够获得的专利许可使用费的数额应该不超过在技术标准通过以 前同等许可条件下其所能获得许可使用费的数额。如果在技术标准通过之前该专利技术没有许可实施的记录,则可以参考与其最接近技术的许可条件予以确定许可使 用费的数额。 此外，专利许可使用费的形成应当基于各相似技术 （主要是专利技术与最接近技术）之间的竞争所形成，即“合理”的使用费是专利权人在技术标准获得通过之前可以取得的使用费。{3} 第二，许可使用费的数额高低应当与技术标准中有效专利的数量相关。 一项技术标准中如果必须涉及到专利技术也只应包括“必要专利”，即实施技术标准必不可少、无法绕开的专利技术。{4}在技术标准中加入非必要专利并要 求技术标准的实施者接受许可，则该许可即是不合理的许可。笔者观察到的目前所有涉及技术标准的“专利池”都难以保证其“必要专利”入池，那些与技术标准无 关或者仅与技术标准涉及到的产品有关或是专利权人出于市场竞争目的的防御性专利甚至是过期专利等非必要专利都和必要专利捆绑到一起进行一揽子许可，这种情 况下的许可不能认为是“合理”的许可。 显然，接受许可的必要专利还必须是正在受到法律保护的专利技术。考虑到专利保护的地域性等因素，在技术标准的实施者所实施技术的国家或地区（如产品的 制造地、销售地等），技术标准中的所有必要专利未必都能受到保护。对于没有受专利保护的技术，技术标准的实施者自然也就不需要为此支付许可使用费。因此， 在不同的国家或地区，应当分别核实技术标准中专利的有效性，技术标准的实施者只为那些“必要专利”技术支付费用。 技术标准中所包含的专利技术并不是一成不变的，经常会发生必要专利的数量增加或减少的情况。因为技术标准的实施者是为其中的必要专利支付使用费，作为 必然的逻辑结论，必要专利的数量调整之后，专利费的数额也应当相应作出调整。{5}因此，在日后发生专利纠纷时，如果该技术标准的实施者能够证明该标准中 有些专利技术已经不具有必要专利的特征，那么技术标准的实施人就无需为这部分技术支付按照与其他必要专利相同的许可费率支付许可费。换句话说，技术标准实 施专利许可使用费的数额高低应当与技术标准中有效专利的数量呈正相关的关系。否则，很难保证许可的合理性。 第三，设定最高专利许可费。在许多技术领域中都存在数量众多的专利权，尤其是在信息技术、生物技术领域，每一产品中都可能包含成千上万项专利，如此数 量众多的专利不可能掌握在一个或者少数专利权人手中。{6}面临数量庞大的专利以及众多的专利权人，即使针对一项专利支付极低比例的专利使用费，但累积起 来的专利许可使用费仍然可能非常可观，被许可人难以负重。{7}这种累积的专利费数额可能过于庞大，导致被许可人负担过重，形成了专利权人与被许可人之间 利益的严重不平衡，形成所谓的“专利费堆积”问题。{8} “专利费堆积”既可能对被许可人不公平,同时也可能严重影响产业的发展。如何解决这一问题?实践中提出了对专利费最高许可费率予以限制的做法，即规定 最高累积许可使用费率。较早提出限定最高许可费率的机构是“3G专利平台”(3G Patent Platform)。“3G专利平台”是由41个主要的移动通信技术商于1998年2月建立的，其目的就是要提供一个开放的系统，实现对3G技术标准的专 利技术进行独立的评估、认证、识别和许可，争取尽可能多的必要专利权人的加入和以尽可能低的费率获得专利技术许可，以及使整个标准许可不超过一个累计最高 费成为现实，即每种产品的最高累积许可费率不超过预先设定的百分比。该最高的百分比最初被设为5%，但是在后来的政策版本中取消了对于最高许可费率数额的 预先设定，转而采用待定数字的方式，这样做的原因主要是担心移动通讯设备商的联合定价嫌疑。[2]在没有诉讼的时候，标准化组织可以通过在其知识产权政策 中加入最高许可费限定的方式解决专利许可费累加的问题。然而，当有诉讼发生时，法院在确定合理许可费时，也可以在现行法律规则框架下自由裁量解决专利许可 费累加的问题。 2.认定“合理”的方法 法院如何判断许可费是否“合理”？在涉及一般专利的专利侵权诉讼中，许可使用费是最终确认专利侵权损害赔偿数额的重要参考，但是，中国的专利审判实践中尚未形成统一的标准，美国法院的判例可以作为参考原则。 在Georgia-Paci?c v. United States Plywood案{9}中，针对一般专利的合理许可费认定，法院提出了十五项不同的考量因素。 1、专利权人就涉诉专利收到的许可费，证明或倾向证明一个已经确定的许可费； 2、被许可人就与涉诉专利的相似专利支付的专利许可费； 3、专利许可的性质和范围，比如说是独占性还是非独占性，或者是否对专利实施具有地域限制，或是否对专利产品的销售对象有限制； 4、专利许可人已经确立的专利许可政策和市场策略。专利许可人是否通过不许可其他人实施其专利，或者只在特定的情况下许可他人实施专利等方式，维持其合法垄断； 5、许可人与被许可方人之间的商事联系，比如，双方是否在同一地域竞争，或者是否属同一行业，或者是发明者与技术推销者的关系； 6、销售专利产品对被许可人其他产品销售量的促进作用，该专利对专利权人非专利产品销售的促进作用，以及这些派生或附带销售的程度等； 7、专利的有效期以及许可条件； 8、专利产品的盈利能力、商业成功以及其目前受市场欢迎的程度； 9、专利技术与具有类似效果的旧模式或装置相比的效用及优势； 10、专利发明的性质，专利权人所有及制造的专利产品的特征，专利给使用者带来的利益； 11、侵权人实施专利的范围以及能证明侵权使用获利的任何证据； 12、根据商业习惯，在该行业或可比行业中，使用该专利或类似发明应支付费用占利润或售价的比例； 13、因使用涉诉专利而可实现的利润，区别于其他非专利要素、制造工艺、商业风险或侵权人增加新特点或技术改进产生的利润； 14、专家的意见； 15、权利人和侵权人在侵权发生前，如果双方自愿而做出合理地努力以达成许可协议，他们所可能达成许可费。 这十五项因素其实并不能提供具体的计算方式，具有很大的弹性，但相对于更为抽象的“公平、合理”的表述，是具有可操作性的。 当专利纠纷涉及专利标准时，除了上述通常需要考量的因素之外，还需注意涉及技术标准的专利纠纷所特有的问题，诸如专利费累积等问题，所以往往低于按照上述方法确定的专利费用。 3.“无歧视”的解读 “歧视”本意为“不平等的对待”，进一步分析应该具体明确为对不同的对象本应给予同等对待却未能给予同等对待。在技术标准“必要专利”的许可中，“无 歧视”许可应具备的两个要件：许可人属于相同的条件，相同条件的被许可人所付出的专利许可对价相同，即专利权人给予相同条件的被许可人相同的许可待遇。这 同时意味着允许对不同种类的被许可人要求不同的许可条件，只要这些不同种类的被许可人之间不是竞争关系即可。{10} “无歧视”专利许可的另一个重要实践问题是如何得知权利人给其他同业竞争者的“合理”的许可费。通常，专利权人与被许可人之间的许可合同是保密的，相 互之间不知道他人的合同条款，既如此，比较不同被许可人的许可待遇较为困难。而如不能比较，如何能知道是否存在许可歧视呢?对于这个问题，要从多方面考 虑，比如通过产品的价格差异、厂商之间的成本估计，反推出不同厂商专利许可成本是否存在差异，来判断是否得到歧视待遇。此外，需要在制度上采取措施，例如 要求技术标准必要专利涉及的许可合同进行适度公开或者向法官出示等。 （三）专利披露与FRAND许可的效力 1.标准化组织、专利权人与实施者的关系 从标准化组织现有的政策{11}来看，专利披露及FRAND 许可相当于标准化组织向专利权人发出的“要约”，专利权人一旦接受了这一政策，就意味给与了“承诺”，可以认为标准化组织与专利权人之间就有了一定的合同 约束，只是这种“合同”关系是通过一种对世“政策”体现出来的，专利权人必须遵守这一政策。当技术标准的实施者接受标准化组织发出的这一“要约”（政策） 时，也相当于做了一个“承诺”，此时，实施方和专利权人必须共同接受这一政策的约束。 应当看到，这里存在两个合同关系：第一，标准组织和专利权人之间的合同关系；第二，专利权人和实施者之间的专利许可合同关系。两个合同关系虽然都仅仅 约束合同的双方当事人，但两个关系相互影响，因第一个约束的存在，才出现了第二个约束的必要。专利权人对于 FRAND许可承诺的违反，将成为对标准化组织和实施者双重义务的违反，只是标准化组织在其政策中将自己的诉讼权利放弃罢了。{12} 有时，加入标准组织的专利权人之间存在交叉许可，交叉许可合同也将与上述“政策”相互影响，并随之影响专利权人与实施者之间的许可合同。 专利权人加入标准组织之前成立生效的交叉许可合同将成为日后专利权人履行FRAND承诺的重要参考标准；专利权人加入标准组织之后成立生效的交叉许可 合同应当遵守FRAND承诺，交叉许可费率及互惠条款受到FRAND 承诺的约束，既不能过高也不能过低。但不得不承认，尽管众所周知专利权人之间的交叉许可费一般低于专利的单独许可费，但两个费用的差别在多大的范围之内被 认为没有违反专利权人的FRAND承诺需要个案认定较难确定。 由此可见，专利权人之间的专利交叉许可合同虽然仅约束合同双方，但许可费率的设定确不是只影响双方，还将影响到在“政策”约束下专利权人与标准组织、 专利权人与实施者之间的关系。由此导致较高或者较低的许可费率都将使得专利权人违反FRAND承诺，而这个承诺是被默认写入专利权人与实施者之间的许可合 同中的。 综上，专利权人与标准组织、专利权人之间、以及专利权人与实施者之间建立了相互影响但又相对独立的不同的合同关系，每个合同仅约束合同双方当事人，但通过 FRAND承诺及披露义务，三种合同之间相互影响。 2.“转让不破承诺”义务原则 披露及FRAND许可也是在专利权上设定的一种不可撤销的义务。即不管专利被转让给谁，转让多少次，该专利一旦进入技术标准，其上设定的披露义务和FRAND许可承诺一直有效，不管权利人变为何人，都要遵守设定在专利权上的披露义务与FRAND许可承诺。 这里的披露政策与FRAND条款对于专利权而言具有类似于物权法中“买卖不破租赁”中租赁权对于物权的效力，其中，专利权是承载标准化组织知识产权义 务的载体，而专利权人是履行该义务的行为主体。不管专利权人如何行使与转让专利权，一旦做出基于技术标准的披露及许可承诺，则披露义务与FRAND承诺将 一直有效，并随着专利权的转移而转移给下一位权利人。{13} 3.对标准实施者的效力 技术标准的实施者首先要获得专利许可才能使用标准技术。标准化组织对专利权人设立的披露政策及FRAND 条款都是为了便于实施者获得许可，但标准化组织都将授权许可交由专利权人和实施者自行解决，专利权人的披露义务及FRAND承诺是否直接意味着默示许可关 系的建立还在讨论之中。现实情况技术标准的实施者要主动向专利权人请求获得专利许可，这其中的原因主要是：第一，专利权人基于标准化组织的政策要求其承担 的义务仅仅表达了专利权人进行专利许可时愿意遵守的原则，并没有针对某个实施者表达具体专利权的授权许可条件；第二，标准化组织许可政策中的FRAND条 款较为模糊，不足以形成清晰的专利许可合同。因此，进入标准的专利虽有其特殊性，但终究是受法律保护的专利权，无论是否涉及技术标准，实施者在使用、生 产、销售、许诺销售及进口的时候都需要获得权利人的许可，否则，将面临专利侵权的指控。只是因标准化组织的专利政策赋予了专利权一定的特殊性，由此在日后 的侵权救济上法院将可能因专利权人的 FRAND承诺而不支持禁令救济的请求。 二、公平竞争与公共利益考虑——司法救济的限制 技术标准一旦受制于知识产权，就无从顾及技术标准本身的普适性和优化性。也就是说，一项含有众多知识产权的技术标准推广实施，不仅标准的使用者无法预 见到实施标准的成本，在二次创新的应用上以及其兼容产品开发上也要受到极大的限制，一套包含专利权和版权的技术标准将所有的相关竞争者暴露于权利人的控制 之下，对于基于网络环境的基础协议和通用软件的技术标准，更容易使得知识产权权利人形成绝对的市场垄断地位，其带来的不仅是标准使用成本的增加，更多危害 是破坏了良性的市场竞争秩序。正因如此，法院在审理涉及技术标准的专利侵权案件时，都会要慎重考虑作出停止侵权的判决。 （一）禁令救济的限制 禁令限制是涉及技术标准专利侵权案件的基本原则。禁令规则始于早期专利保护的时代，当时专利权所保护的客体形态比较单一，通常很少出现一项产品中包含 多项互补专利的状况。在今天，一项技术标准中，可能包含着数百项乃至数千项互连互通、互相依赖的技术方案，分别由属于不同权利人的不同专利所保护。这些技 术方案共同形成一个链条，数据通信唯有通过该链条才能够在设备之间得到接送和处理。如果法官支持禁令救济或要求标准制定组织绕开其中一项专利，则与该专利 技术方案相关的其他方案也需要重大修改，甚至被迫放弃，由此带来的连锁反应，可能使修改整体技术方案的社会成本极其高昂，很多情况下也不具有可行性。技术 标准涉及的“公共利益”具有其特定的含义。技术标准是“公共产品”，标准的实施者应当是相关产品的所有制造者，没有特别指定的实施对象，其专利政策也应当 是对世的，没有差别待遇。因而一旦技术标准被推广实施，会将众多企业和众多消费者“绑架”到标准之下，企业为了产品的兼容性和普适性，必须适用这一标准， 消费者因对产品售后维修和服务的依赖性也势必要“消费”这一标准，如此来看，技术标准中的专利权不能仅仅属于权利人的“私权”，其获得的利益已经不是其自 身商业推动力所致，而是标准化组织的“平台效应”的推动。 必须指出的是，标准化组织并不都是公共利益的代表。技术标准的性质导致了标准化组织本身所代表利益的差异。以协商作为组建基础的标准化组织首先代表组 成成员的利益，因此成员组成的特点往往决定了标准化组织的架构、政策方针和立场。另外，标准化组织的规模、业界影响力、标准的使用范围等因素也会对标准化 组织在面对多种利益博弈时做出何种抉择产生影响。因此，从标准化组织的角度来看，其制定知识产权政策的时候就必须充分考虑组成成员的性质，考虑决定标准制 定与实施的各方主体的利益诉求，而且还要考虑到因为专利权主体性质的变动而给相关技术标准中的专利许可带来的不确定因素。限于标准化组织自身在标准化过程 中所扮演的角色，其很难通过内部的协调管理机制完全消除所有标准化过程中的利益纷争，而此时则需要借助于外部政策、法律环境的支持和救济。正因如此，法官 的“公共利益”裁量才必须得以体现。 限制禁令救济并没有实质损害专利权人的利益，法院不签发禁令，并不等于权利人不能得到适当补偿。有关在“专利挟持”的情况下不适用禁令救济能否让权利 人得到适当补偿的问题上，国外学者已经进行了大量理论探索。[3]为专利权人提供充足的报酬的目的在于维护专利权人基于创新而应获得的合法权益。如果在标 准实施的过程中权利人的利益得到足够的经济补偿，发布禁令又会对公共利益构成损害，法官不签发禁令是一种较好的利益平衡的结果。技术标准和专利法在终极目 标上，都是为了创造专利权人能够得到与其实际贡献相符的回报制度。在“专利劫持”的情况下，专利权人显然拥有巨大的谈判力，因为他手里的筹码是整个产业的 参与者前期已经付出的不可回复的总投资。如果涉及重大公共利益，法院在认定“专利挟持”情况下不签发禁令而令其采用RAND许可方式获得许可费，在法律效 果上类似于强制许可。 中国《专利法》 第三次修正案用了一章的篇幅规定了专利强制许可制度。看似可以解决一些“公共利益问题”，但是强制许可的决定权归属国家专利行政部门。不同于法院作出的禁 令禁止，强制许可的启动程序复杂、条件苛刻，且要事前启动，这对于解决技术标准实施后遭遇到专利劫持无济于事。所以在中国，涉及到“公共利益”的标准专利 纠纷时，法院的禁令救济限制要比强制许可更为有效地解决问题。 强制许可制度的启动和实施均是行政过程，前述讨论的不颁发禁令问题，是在专利侵权诉讼中，由法官做出的关于救济方式的衡量规则。如何掌握司法中的禁令限制又不与颁发强制许可的行政程序相冲突还有待于在中国的司法实践中进一步完善。 （二）赔偿及许可使用费的限制 除了限制禁令救济外，涉及技术标准的专利侵权赔偿也应当受到限制。由于专利被纳入技术标准而具有了不同于一般专利的特殊性。如前文所述，在涉及技术标 准的专利侵权诉讼中，被诉侵权的企业常常选择支付的费用比权利人通过普通许可途径获得的专利许可费高很多，目的在于避免禁令发放的风险。因为一旦禁令发 放，其产品将不得不退出市场。在BlackBerry无线电子邮件服务的案例中，禁令的威胁最后导致高达612,500,000美元的和解协议，[4]这 一数额远远高于陪审团判决的侵权损害赔偿金。由于禁令将威胁到技术标准的广泛使用，技术标准中的专利侵权损害赔偿不能作为孤立于技术标准之外考虑，不应当 仅从单独一件专利权的角度考量侵权损害赔偿，也不能简单依据《专利法》关于侵权赔偿的规定进行判断，而应从该专利权搭载“技术标准”公共平台的角度进行综合的法律价值的判断。以下从中国的一些案例中可以看出法院对这类案件的判决倾向。 三、中国的实践 由于对技术标准与专利的关系没有太多的认识，以往涉及技术标准专利侵权纠纷的审判都是按照一般专利侵权处理的，随着这类案件的增多，开始重视其特殊性。 （一）“真空预压加固软土地法”专利纠纷[5] 天津港湾工程研究所于1996年7月8日以建设部综合勘察研究设计院侵犯其所拥有的发明名称为“真空预压加固软土地法”、发明专利号为 85108820的发明专利权为由，向北京市第二中级人民法院提起专利侵权的诉讼。该发明专利的技术内容是在含水份较大的软土地上进行地基加固使软土地固 化，以便施工。原告认为被告未经其许可，自1995年4月至1996年4月在华能丹东电厂软地基加固工程中采用了其专利，加固约7万余平米地基，构成侵 权，因此提出“立即停止侵权行为，公开承认侵权，挽回原告声誉；赔偿经济损失73万元，承担诉讼费用”的诉讼请求。 被告在诉讼期间，采取了两项应对措施：一是以该发明不具备新颖性和创造性为由，提出了专利无效的请求；二是向法院提交了中止诉讼的请求。其中，中止诉 讼的理由是“真空预压加固软土地法”专利技术被编入了1992年9月1日开始实施的、由国家建设部发布的“JGJ 79-91[中国行业标准]《建筑地基处理技术规范》及1994年1月1日开始实施的DL 5024-93[中国电力行业标准]《火力发电厂地基处理技术规定》”中。根据《中国标准化法》和《中国标准化法实施条例》，工程建设标准是强制性标准规 范，被告是按照该技术标准实施所谓的“真空预压法”专利的，不应视为侵犯专利权。 对于所述的中止诉讼请求，法院裁定的结果是，如果该专利有效并且被引用于强制性技术规范中，会涉及不特定第三人，因此于1997年2月18日下达了 “中止诉讼”的裁定书。本案说明法院考虑了涉及技术标准专利侵权的特殊性，没有按照一般专利侵权案件对待（该专利日后被宣告无效）。 （二）最高人民法院关于实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权的函[6] 2008年7月8日，最高人民法院在“关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构 成侵犯专利权问题的函”中指出：“鉴于目前中国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经 其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专 利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。” 这一“答复”在社会上曾经引起一些争议，争议焦点集中在对一些用语的语义理解上：1、“专利权人参与了标准的制定”，其中的“参与”作何种程度的解 释，是否参加了若干次会议就属于参与，还是一定要对标准制定的前期政策作出承诺；2、“国家、行业或者地方标准”是否都应当适用这一原则，特别是对于推荐 性标准能否作出限制专利权的决定；3、在答复所述的案情中是属于不侵犯专利权的行为还是属于“善意使用”行为，或者说适用补偿救济但是不发禁令。4、“使 用费的数额应明显低于正常的许可使用费”其中的“明显”是否理解为远远低于正常的使用费。 正因为对这些词语有误解导致对这一答复持批评意见的人认为这一答复会挫伤企业创新的积极性、不利于对专利权人的保护、会使中国拥有专利权的企业在国际 技术转移中被动等。但是，如果了解这一“答复”的背景案例以及对技术标准中专利政策的问题所在，不难得出“答复”的合理性。前述的分析中我们已经得出涉及 技术标准的专利权受到限制是必然的，我们也可从目前各大标准化组织对违反披露义务的责任看到对专利使用费的限制也是明显的。 一般情况下，标准化组织对于违反披露政策所应承担的责任通常有三种选择：1、强制FRAND许可；2、降低许可费；3、强制免费许可。标准制定成员在 进行专利披露时，通常会被要求同时做出RF承诺（Royal Free，即免费许可承诺）或FRAND许可承诺。成员隐瞒专利的行为将导致标准制定机构误认为某一提案是无需付费的公知技术或该领域尚未被专利覆盖，由 此，标准制定机构将很可能会放弃另一许可费较低的专利技术。即便没有竞争专利，成员的行为也客观上造成了标准制定成本的增加，并且，通过技术标准的公共平 台获得许可费收益要远大于专利权人通过单个专利推广而获得的许可费。因此，要求技术标准专利权降低许可费无论何种情况都是合情合理的。 最高法院的回复函虽然仅针对个案有效，但为中国随后的一系列涉及技术标准专利侵权纠纷的审判，提供了指导性的意见。其确定的原则是：第一，参与标准制 定的专利权人应当具有披露义务；第二，涉及技术标准的专利侵权救济应当受到限制；第三，涉及技术标准的专利许可费应当不高于该专利没进入技术标准时设定的 许可费，并且，回复函中使用了“明显低于”一词，旨在说明专利权人不能利用专利挟持标准实施，索要高额的许可费用。 （三）衡水子牙河建筑工程有限公司与张晶廷等侵犯发明专利权纠纷{14} 张晶廷于2006年1月17日向国家知识产权局申请发明专利，名称为“预制复合承重墙结构的节点构造施工方法”，2008年9月3日被授予专利权,随后张晶廷于2008年10月无偿授予石家庄晶达建筑体系有限公司使用，张晶廷系该公司董事长。 2008年6月14日，河北省建设厅批准的《CL结构构造图集》，现为河北省工程建设标准设计，其中晶达公司为参编单位，张晶廷为参编人员之一。在 《CL结构构造图集》编制说明中有如下文字：“CL结构体系系石家庄晶达建筑体系有限公司研发的一种完全自主知识产权的复合剪力墙结构体系，具有抗震性能 好、保温层耐久性长、建筑工厂化、施工效率快、综合造价低等特点。为了贯彻执行国家和我省的墙体改革和节能政策，促进该技术的推广应用，编制图集。” 2008年7月25日，子牙河公司（发包人）与华泽公司（设计人）签订关于“武邑县和谐嘉园5#6#7#8#住宅楼”《建设工程设计合同》，合同约 定：第六条(6.2.1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计……。第八条(8.2)设计人为本合同项目所采用的国 家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。华泽公司给被告子牙河公司的建筑施工图设计依据的是《CL结构设计规程》。该《CL结构设计规程》前言 部分说明：“本规程的某些内容可能涉及专利，经专利人同意，本规程的发布机构不承担识别与保护专利的责任。” 2009年张晶廷一纸诉状将子牙河公园与华泽公司告上法庭，要求两者承担因专利侵权带来的损失。诉讼过程中，考虑到华泽公司为设计方没有具体生产行 为，张晶廷放弃了向华泽公司主张权利的要求。该案一审法院认定：“一、子牙河公司停止侵犯原告张晶廷发明专利权的行为；二、子牙河公司，赔偿原告张晶廷经 济损失80万元。”子牙河公司不服，提出上诉。 二审法院判决：“涉案专利被纳入了河北省地方标准，专利权人张晶廷参与了该标准的制定，故应视为专利权人张晶廷许可他人在实施标准的同时实施该专利，子牙河公司的有关实施行为不属于《专利法》第十一条所规定的侵犯专利权的行为。但子牙河公司依法应支付张晶廷一定数额的专利使用费。因张晶廷涉案专利正常的许可使用费难以确定，酌情确定子牙河公司应支付给张晶廷专利使用费10万元。” 本案中，二审法院参考了前述的“最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为 是否构成侵犯专利权问题的函”所确立的标准进行完全不同于一审的考量与裁判结果，最明显的不同在于对侵权关系的认定与赔偿数额的确定上。 首先，法官充分考虑了专利作为技术标准一部分的特殊性，参考回复函将80万元的赔偿数额调整为法定赔偿的下线10万元的许可费。其次，法官因专利权人 的披露行为而认定了默示许可关系的建立，由此没有给予禁令的救济，而只判定了支付一定的许可费。尽管法官限制了侵权赔偿数额和禁令救济，但因披露行为而认 定默示许可关系的成立这点需要谨慎的考量，如前文所述，专利权人和实施者之间的许可关系并不因为专利权人与标准化组织之间合同关系的成立而当然成立，而是 需要实施者主动进行申请，通过具体的合同约定而成立。 （四）华为与Inter Digital 公司（以下简称IDC）之间的专利纠纷[7] 2013年伊始，深圳中院一审审结了“华为公司诉美国 IDC公司标准必要专利反垄断案”，该案作为深圳法院的重大复杂案件，也被称为中国涉及技术标准必要专利的反垄断纠纷第一案。 本案中的被告 IDC 在加入欧洲电信标准化协会（European Telecommunications Standards Institute，以下简称ETSI）时，根据ETSI的政策进行了披露以及FRAND许可承诺。法院认为，IDC进行的FRAND承诺是基于ETSI 总干事之“要约”而做出的承诺，而这个“要约”对“知识产权所有者”有合同法上的效力，“知识产权所有者”可以拒绝“要约”，而政策第8条就对“知识产权 所有者”拒绝将其专利权订立许可合同之情形作出了相应规定。具体到本案中，原被告双方通过加入ETSI标准化组织，成为其共同会员而承认了“知识产权政 策”，IDC则通过“声明”将许可合同之标的——“必要专利”确定下来，并再次明确相关必要专利接受FRAND承诺许可义务，并且这一许可合同撤销条件仅 是“申请许可者不同意给以互惠”。 IDC公司参与了相关国际标准的制定，并声称将其包括中国专利在内的一系列专利技术，纳入了相关国际标准中，已成为上述标准中的必要专利。如果成立， 任何电信设备厂商如果要生产无线通信设备，必须遵循上述标准，因而也必然需要获得这些必要专利的许可。原告从2009年开始与被告就许可费率进行了长期谈 判，但被告无视其义务，以致对许可费率无法达成一致。按照中国法律及前述最高人民法院对相关案件处理的回复意见，法院认为原告与被告在中国的必要专利已形 成许可合同法律关系，合同标的通过被告在ETSI的“专利声明”而具体、明确，双方没有在许可费上达成一致只是涉及在一个已有效成立的专利许可合同的补充 完善问题，不是合同成立与否的问题。因此，无论是否为标准化组织的会员，从被告声称其相关专利被纳入无线通信标准这个事实出发，就有义务按照 FRAND承诺许可其中国的必要专利。 在本案中也涉及到诚实信用原则问题。IDC曾积极参与各大标准化组织的标准制定活动，主动、自愿地将自己的专利给予FRAND承诺许可，其目的是通过 将其专利植入标准之中，使其成为必要专利而获得更多许可使用费。但是IDC将其专利植入标准后，却无视其应当遵守的 FRAND承诺许可，违反了诚实信用原则。 本案最终以IDC在ETSI的必要专利构成滥用市场支配地位从而违背《反垄断法》而结案，其中法官对涉及技术标准专利纠纷的考量无不体现了前述最高法院回复函的基本原则。 四、结语 技术标准是公共产品，知识产权是私权，含有知识产权的标准是“掺有杂质的公共物品”。借助技术标准的平台实施企业的知识产权战略存在限制竞争和限制二 次创新的嫌疑，因此标准化组织必须考虑制定能够有效防止知识产权滥用的机制，政府应当提供维护公平竞争的法制环境，而法院更应当做出符合“公平合理无歧 视”、引导利益各方进行公平竞争的司法判例，最大程度维护技术标准这一公共平台的有效实施。 专利侵权案件将随着技术的发展而变得越来越复杂，在一项产品中可能有众多不同的专利权人拥有的数量庞大的专利存在，这早已不是专利制度确立之初时专利 发明和生产产品并没有多大区别的时代，当时侵犯专利的某一产品通常不包含不构成侵权的其他重要技术，公众利益很少会因为停止销售侵权产品而受到损害。而今 大部分的发明创造是在已有技术的基础上，借鉴、利用前人的成就作出的改进或者创新，整个产品被十几甚至上百件专利覆盖，停止侵权有时意味着停止产品的生产 和流通，必然会给相关人以及消费者带来巨大的影响，特别是在技术标准已经被社会普遍接受时。在涉及技术标准的专利诉讼中，作为被告的实施者一方往往会针对 专利权人的行为提出专利权滥用抗辩，虽然专利权滥用抗辩不能否认被告的侵权事实，但是可以使被告侵权责任免除或者减轻。司法上确立的“禁止权利滥用原则” 就是此种情形下，为实现维护公平竞争和公共利益的目的而设立的。 由于标准化组织不涉及专利权的审查和许可，而仅仅制定包括披露和FRAND的专利政策，使得众多法律不确定性被交由市场和事后的司法程序来决定，所 以，在司法审判中遇到涉及技术标准的专利侵权问题就一定要再审视专利权人承诺FRAND许可的法律效力，做出公正的判决，反过来司法审判中的结论也会促进 标准化组织完善披露政策和FRAND许可条款。 此外，通过独立的专利许可机构实现技术标准专利池的一站式许可也可能会产生天然的垄断和限制竞争问题。在美国、欧盟、日本等国家为此都有对专利池许可 协议的事先反垄断审查，这也是对涉及技术标准专利权人的一种合同限制。当然即便通过了事先的反垄断审查，此专利池许可也并不意味着安然无“恙”，因为事前 审查仅对协议文本条款进行，对于在许可过程中影响到技术标准实施的问题，只有通过事后的事实审查或者法院的审理才能够发现问题。在涉及技术标准专利纠纷这 一问题上司法成为维护市场公平竞争秩序的最后一道防线，也是标准化组织的 FRAND许可政策最有效体现的保障。 |
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| 【注释】 收稿日期：2013-09-01；修回日期：2013-09-13 作者简介：张平(1958－),女,汉族,辽宁沈阳人,北京大学法学院教授,法学博士；主要研究方向：知识产权法。 {1} FRAND条款是国际标准化组织专利政策中的一个条款，即公平合理非歧视性条款(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)，也有称为 RAND(Reasonable and Non-Discriminatory)。 {2}参见本文后面“中国的实践”部分。 {3}例如，Shapiro和Vhrian指出：“合理的，应该是指专利持有人能够获得在开放，与其他技术前期竞争的使用费。参见Carl Shapiro, Hal Varian. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy[M]. Boston: Harvard Business Press,1999:241。同样，Swanson和Baumol 认为，“如果获得‘合理,无歧视’许可承诺的首要目标是为了防止知识产权人通过行使标准化所造成的市场力量设定许可费，那么，’合理,无歧视’的使用费必 须根据标准选择之前的竞争加以确定。”参阅Daniel Swanson, William J. Baumol. Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power[J]. Antitrust Law Journal,2006,73(1):10-11。 {4}实践中许多标准化组织发布的标准必要专利未必都与技术标准有“必要”之联系。 {5}实践中却经常发现专利许可组织（尤其是专利联盟）规定不管其中必要专利的增减专利费不发生改变。例如由荷兰飞利浦公司 (Philips)，日本索尼公司(Sony)和日本太阳诱电(TAIYO YUDEN)所组建的控制可录式/可擦写光盘(CD一Rs/CD-RWs)规格专利联盟的许可政策就是许可使用费固定,不论专利联盟删减还是新增专利,许 可使用费是不变的。 {6}例如，在第三代移动通讯系统中，2004年之初ETSI（欧洲电信标准化组织）就公告了6872项WCDMA技术所需要的必要专利；在 日本，2004年5月ARIB（日本无线工业及商贸联合会）和TTC（日本电信技术委员会）所公告的CDMA2000技术所需要的必要专利就已达到924 项。这些专利多数掌握在41个不同的公司手里。参见David J. Goodman, Robert A. Myers.3G Cellular Standards and Patents[R/OL]. IEEE WirelessCom,(2005-06-13)[2013-05-28]. http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf。 {7}例如，中国DVD企业曾经遭遇的DVD专利许可使用费的纠纷导致最终大部分DVD企业退出市场。 {8}关于半导体产业专利许可费累加的证据，请参见Rosemarie Ham Ziedonis. Don't Fence Me In: Fragmented Markets for Technology and the Patent Acquisition Strategies of Firms[J]. Management Science,2004,50(6):804,817-18。（该文认为，当一个产业众多部分的专利技术广泛分布的时候－比如半导体产业－企业更进攻性 的寻求专利保护）。关于软件产业专利许可费累加的证据，参见Michael Noel, Mark Schankerman. Strategic Patenting and Software Innovation, No.5701[R/OL]. Centre for Economic Policy Research,2006:27.[2013-05-28]. http://www.cepr.org/pubs/ dps/DP5701.asp。（该文发现明显的证据，支持软件产业存在“战略性专利化和技术溢出”）。关于生物医学研究和软件产业里专利作用及专利许可 费累加危害的讨论，参见Wendy H. Schacht. Patent Reform: Issues in the Biomedical and Software Industries, RL33367[R/OL]. Library of Congress,(2006-04-07)[2013-05-28]. http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33367.pdf。（该文讨论生物医学和软件产业对专利和专利改革的不同的意 见），和Robert W. Hahn(editor). Intellectual Property Right in Frontier Industries: Software and Biotechnology[M]. Michigan: AEI Press,2005.（该文收集这些领域里围绕专利的政策争议）。 {9} Georgia-Pacific v. United States Plywood,318 F. Supp.1116(S.D.N.Y.1970). {10}例如涉及DVD技术标准的一系列Patent Pool，对于生产播放机和生产磁盘的标准核心专利的使用者就可以征收不同的专利池许可费用。 {11}参见ISO/ITU/IEEE/ETSI等标准化组织的专利政策。 {12}标准化组织的专利政策中通常将自己的责任免除以及放弃处理专利纠纷的权利，如：ISO/IEC：“如果基于技术原因，含知识产权的技 术标准建议被采纳，该标准提议人应当要求已知的专利权人做出声明，承诺权利人将以合理无歧视的许可条件，对世界上所有申请使用标准的人，许可其在世界范围 内使用他的权利。这样的谈判应在当事人之间、ISO/IEC之外进行。ITU-T：，“要把在技术组对专利的探讨限制在最小的程度，把所有有关专利的纠纷 （例如许可，许可费等）都留给有关方，无论如何，都在标准组织以外进行。” {13}这一原则在美国司法判例中Intel 与N-Data 一案中已经被确认。英特尔公司使用了一项涉及以太网技术标准并由N-Data公司拥有的专利。法院认为，英特尔公司早在1976年就与美国家半导体公司达 成以太网技术授权协议，虽然该项专利几经转手由国家半导体公司转至垂直网络公司（1998年），又转至N-Data公司，授权协议仍然有效，因此，英特尔 不侵犯N-Data的专利。参见Reuters. Intel Wins Patent Appeal Against N-Data[N/OL]. Washington: Reuters,(2012-12-17)[2013-05-28]. http://www.reuters.com/article/2012/12/17/us-intel-ndata-patent- idUSBRE8BG0YP20121217。 {14}河北省高级人民法院民事判决书(2011)冀民三终字第15号。参见律师维权网.衡水子牙河建筑工程有限公司、张晶廷、衡水华泽工程 勘测设计咨询有限公司侵犯发明专利权纠纷一案[EB/OL].(2012-03-30)[2013-05-28]. http://www.lawyerwq.com/Item/41530.aspx。 |
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| 【参考文献】 [1] Carl Shapiro. Navigating the Patent Thicket: Cross-Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, in Innovation Policy and the Economy[C]//Adam B. Jaffe, Josh Lerner, Scott Stern(editors). Innovation Policy and the Economy, Volume 1. MIT Press,2001:119,128.[2013-05-28]. http://www.nber. org/chapters/c10778.pdf. [2]张平.标准制定机构与专利许可机构政策分离的利弊分析——以3GPP与3G专利平台为例[J].电子知识产权,2007,(10):24. [3] Mark A. Lemley, Philip J. Weiser. Should Property or Liability Rules Govern Information?[J]. Texas Law Review.2007,85:783. [4]王飞.黑莓专利侵权案达成和解黑莓服务将永久运营[EB/OL].(2006-03-04)[2013-05-28]. http://www.enet.com. cn/article/2006/0304/A20060304508113.shtml. [5]刘东威.在国家标准规范中涉及到的发明专利侵权纠纷案被法院中止诉讼——“真空预压加固软土地法”发明专利侵权纠纷案及专利无效纠纷案[C]//国家知识产权局.专利纠纷案件评析.北京:知识产权出版社,2005:49-55. [6]商务部Global Law.最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函 [EB/OL].(2008-07-08)[2013-05-28]. http://policy. mofcom.gov.cn/blank/claw!fetch.action?id=G000081172. [7]叶若思,祝建军,陈文.标准必要专利权人滥用市场支配地位构成垄断的认定——评华为公司诉美国IDC公司反垄断纠纷案[J].电子知识产权,2013,(3):46. |
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