商标的法律规避及其风险预测──兼谈商标的反规避措施

2006年9月26日21:58:37

袁真富

上海大学知识产权学院

 

　　2001年末的《中国经营报》报道，有人准备把McDonald金黄色的“M”形商标倒过来，申请注册一个Wonderful（万德福）“W”形商标，两个商标几乎完全相同，把“M”形商标倒转180°就成了“W”形商标。这种试图打法律擦边球的现象，我们称为法律规避，即利用法律的空白或者模糊之处，或者制造条件以利用法律对自己有利的规定，从而取得法律上的利益。在市场竞争日益激烈的环境下，创立一个著名品牌往往需要大量的资金与智力投入，因此有的人就想走终南捷径，在商标的选择、使用、注册上，游刃于法律的规定之间，试图规避法律，达到目的。然而这也面临着巨大的法律风险，本文将结合实例，并立足全球化的背景，探讨这些规避的表现形式及其可能遭遇的法律风险。同时，也谈一下如何避免自己的商标成为别人规避的对象。　

 

　　一、商标抢注的规避　

　　抢注商标的事件经常发生，深圳某公司曾经注册了数百个有知名度的商标，待价而沽，当时在国内引起了轰动。多数情况下，抢注商标是不道德的商业行为，但在法律上未必总是受到谴责，因而有的人通过抢注取得了合法的利益。　

　　1，申请在先　

　　与大多数国家一样，我国的商标注册也以申请在先为原则，商标法第18条规定：“两个或者两个以上的申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”所以，如果一家商标意识淡薄的企业，即便使用其商标多年，也可能被别人依据申请在先原则而抢先获得该商标的注册，自己反而还因此不能再使用它了。全兴足球俱乐部自1996年起即与南京一家体育用品厂合作开发纪念足球等产品，但一直没有在体育用品上注册“全兴”商标。到1998年，天津体育用品厂注册了“全兴”商标，不久，即起诉全兴俱乐部侵犯其商标权。可见，先申请注册就掌握了主动权。　

　　据《深圳商报》报道，作为西部经济大省的四川，40多万企业中仅累计申请了5万余件商标，平均每8家企业才有一个注册商标，管中窥豹，可见一斑，全国不知有多少商标未注册就在使用。由此可以预见，不少企业的未注册商标将被别人依据“申请在先”原则抢先注册。有的人还具有国际眼光，把国外尚未在中国注册的商标也抢先在国内注册。与此相应，有的人在国外注册了中国企业的商标，从而阻挡国内品牌进入国外市场。联想商标“Legend”在多国已被抢注，不得已在国外市场启动另一个商标，这无疑需要付出再打造一个品牌的市场成本。　

　　然而，商标注册依据申请在先只是一个原则，商标法第31条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”如果你申请注册的是知名商品的特有名称，或者驰名商标，别人可以阻止你的注册申请，而且依《商标法》第41条“自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。可见，即使是侥幸得到注册，也可能嗣后被撤销，结果自己使用该商标所投入的一切都成为泡沫，反而为别人的市场进入作了铺路石。　

　　2，域名抢注　

　　互联网经济出现以后，域名对商标的冲击引起了强烈震撼。由于域名注册的在程序上简便而且不够完善，给许多人以可乘之机。不少人纷纷抢注著名的商标作为域名，或者为了向商标所有人出售，或者为了引起来源混淆，谋求不正当利益。域名抢注成功者不乏其人，兹不详述。有的人还打起了擦边球，注册与他人商标近似的域名，如“www.myhaier.com ”之类的。　

　　但是，早期域名注册的不规范行为现在基本上得到了遏制，近来国内外的立法、司法实践，包括世界知识产权组织（WIPO）的态度表明，抢注驰名商标（甚至著名商标）都可能构成侵犯他人的商标权或者被认定为不正当竞争行为。2000年6月，北京第二中级人民法院作出判决，停止北京国网公司使用与英艾特公司驰名商标及读音相同的网络域名：www.ikea.com.cn，并向中国互联网信息中心申请撤销该域名。国际上的一些判例甚至认为，与驰名商标相似的域名注册，如果注册人没有合理的理由占有，都应予以禁止。世界上现已成立了四个域名争议解决中心，专门负责受理这方面的纠纷。　

 

　　二、商标禁用的规避　

　　我国商标法第10条列举了9种不能作为商标注册的情形。但法律的含义相对而言仍然有其模糊性，为法律规避提供了可能。下面仅以商标法第10条第2款为例。该款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外”。此款后半段为县级以上行政区划的地名作为商标注册留下了余地。河南富熙营养剂厂曾申请注册“同心”商标，宁夏某单位提出异议，认为“同心”是宁夏回族自治区同心县的行政区划名称，不得作为注册商标。但商标局认为“同心”明显具有第二含义，不会引起消费者的误认，因此裁定异议不成立，核准该商标注册。同样，“平安” (青海县名)、“灯塔”(辽宁县名)也没有因为是县级以上行政区划的地名而未获注册。但是仍然有不幸运的案例发生，浙江某厂曾在动物饲料商品上申请注册“惠民”商标，由于山东省惠民县人民政府提出异议，而没有被核准注册。可见，地名的第二含义有些捉摸不定，最好慎用与地名相同的商标，尤其是在商标未去注册就先行使用的情况下，不然，最后若申请不到商标注册，品牌塑造的先期努力就前功尽弃了。　

　　与此相关的问题是，有人觉得把地名反过来注册，法律不会干预的。也确有这样成功的案例，比如“山中”商标并未因为有广东省中山市而得不到注册。于是，有人可能想到去注册“华金”（火腿肠）、“镇德景”（陶瓷）等商标，由于中国人有从右往左阅读的习惯，故“华金”被当作“金华”、“镇德景”被当作“景德镇”，这就变相借用了金华火腿肠、景德镇陶瓷的声誉。如果有人为此而暗暗窃喜的话，下面的案例也许会让他清醒。曾经有“兴泰”商标申请注册，由于商标局认为容易被看作“泰兴”（江苏泰兴市），结果不予注册。可见，对于像景德镇这些地理标志，更是不会容忍“镇德景”之类试图制造混淆的商标得以注册。退一步讲，即使像“镇德景”之类的商标得到了注册，如果使用时故意与景德镇陶瓷相混淆，也会因为是“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标”（商标法第41条）。　

　　我国商标法第11条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”这表明，这些标志虽然不能注册，但是允许使用，而且“经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”（商标法第11条第2款）。由于这类不具显著性的标志，比如在辣酱上使用“四川风味”，可能更有吸引顾客的力量，因而有人觉得使用这类商标会更有效果。但是没有取得注册的商标是难以受到法律保护的，至少不能有效对抗他人在相同或者相类似的商品上使用相同的标志，这样，你的广告和营销努力可能只是在“为他人作嫁衣裳”。即使经过长期使用，获得了商标注册，别人也可以援引是为合理的介绍本产品特点等理由抗辩你的侵权指控。何况，这类不具显著性的商标算在中国得到注册，由于知识产权的地域性特征，在国外也未必能得到同样的待遇。美国烟草公司曾在烟草制品上申请注册“[Page]AMERICAN FULL FLAVOR”（相当于“美国风味”之意）商标，尽管该商标历史悠久，并在多国得以注册，获得了第二含义，但我国商标局仍然以其缺乏显著性而驳回了注册申请。　

　　当然，由于商品的名称或者原料可能有几种名称或者简称，有的人用其比较生癖的名称作为商标注册，也是取得了成功。比如，“两面针”本是牙膏某一原料的别称，却也是注册商标。有人用原料的翻译名称来注册商标，比如“爱迪伏”本是碘制剂消毒药“碘伏”的英文名称IODOPHORS的中文音译，却也被天津凯伦化工公司得到了商标注册。但有时，情况也与之相反。吉林某公司在茶叶商品上申请注册“北芪”商标，由于“北芪”是其商品原料黄芪在北方的别称，就没有得到注册。此外，即使这样的商标有时得到了注册，最后却可能会自食其果，石家庄福兰德事业发展公司诉北京弥天嘉技贸有限公司注册的域名“www.pda.com.cn”侵犯其注册商标“PDA”一案中，不仅原告的请求没有得到支持，反而在此案结束后，商标局以“PDA”是掌上电脑的通用名称而撤销了其商标注册。　

 

　　三、他人在先权利的规避　

　　商标法第31条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。在先权利一般包括商标权、姓名权、肖像权、专利权、版权、商号权、地理标志权等。既然法律明定不得侵害他人现有的在先权利，那又如何发生规避呢？　

　　先从对别人商标的利用开始谈起。根据商标法第52条可以推知，一般情况下，在不相同或不相类似的商品上可以使用相同或相类似的商标。由于现在企业的多元化经营十分普遍，因而有的人就在自己的商品上借用别人其它类别商品的商标，这在一定程度上也借用了别人的商誉，甚至广告宣传。此即为商标的暗化，它是将别人的商标用于无竞争关系的商品上，从而使该商标与其商品的特定联系弱化的行为。根据商标法第13条第2款：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众的，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”，因此，如果暗化的是驰名商标，则可能受到禁止。这种对驰名商标的特殊保护，多数国家都有相似的规定。　

　　规避他人的商标权还可以利用所谓的退化手段，即以一定的方式使消费者将他人商标误认作有关商品的通用名称，从而减损其显著性，最终导致他人商标权的丧失。如将“敌杀死”商标用作农药名称，将“JEEP”商标用作越野车（吉普车）的名称。有一些日常用语，如Escalator（自动楼梯）、Thermos（热水瓶）、Aspirin（阿斯匹林）等都是由于使用不当或者被竞争对手故意当作通用名称使用，而从商标变成了产品的通用名称。在我国，“轻骑”、“英姿带”等商标就一度被别人当作相关产品的通用名称来使用。　

　　有的人采用丑化或者沾污他人商标的行为，来损害他人的商标及其商品、服务的信誉。比如将别人护肤品上的商标在厕所洁具等产品上使用，则可能引起该护肤品消费者不舒服的感觉，从而拒绝再购买该护肤品，如此一来，自己的护肤品则可以借机抢占市场。　

　　使用他人商标还有一种隐藏的方式，就是注册别人的外文商标的中文翻译名称。江苏易龙公司曾成功注册了“雅虎”中文商标，拥有“Yahoo”商标权的雅虎网站虽提出异议，也无济于事。但也有失败的例子，有人试图注册“夏奈尔”商标，但法国CHANEL公司认为与其注册商标“CHANEL”的中文译音“夏内尔”发音十分近似，足以造成误认，引起混淆。商标局最终驳回了“夏奈尔”商标的注册申请。　

　　像“老干妈”等商品是以其发明人或者创始人的肖像来作为商标的，有的人竟也能想到规避的办法，曾有企业找了一个与“王致和”（肖像）商标长得很相近的人，将其肖像用来申请注册商标。这种“司马昭之心，路人皆知”的规避行为自然没有得逞。 　

　　还有的人把他人商标进行肢解注册，从而达到规避的目的，例如，分别注册“四长”、 “虹川”商标，在使用时，将这两个商标并排使用在同一商品上，同时突出“长”字和 “虹” 字，比如用一样字体、字形、字号及颜色，而淡化“四”字和“川”字，且用另一种字体、字形、字号及颜色。这样看起来，就很像是“四川长虹”了。当然，类似这样的案例已被国家商标局认定为不正当的商标注册，最终撤销了其注册。　

　　互联网出现后，利用他人或竞争对手的著名商标的新情况也随之发生，关键词搜索就是一种利用途径。比如一家酒厂A把 “五粮液”设置为自己网站或网页的关键词，当用户在搜索引擎上本想搜索五粮液酒厂时，结果可能搜索到其竞争对手A酒厂的网站，并误以为是五粮液酒厂或是与其有关联的网站，从而进入其中，这就增加了A酒厂宣传自己和进行交易的机会。国外已有这样的案例发生，至于国内尚没有这样的纠纷出现。如果出现这种情况，可能会构成不正当竞争。　

　　利用姓名权者，也不乏其人，河南某地曾经商标意识大增，但是他们试图借用名人来拓展市场，因此去申请注册奥运冠军或者历史名人作为商标，几乎全被打道回府。当然也有成功的，比如注册“黎明”商标，但这是由于此姓名另有含义，而有的就开始在这另有含义上琢磨。　

　　最近，武汉两位姑娘在《哈利? 波特》正在国内热映之时，不失时机的申请注册 “哈利? 波特”商标。在绍兴，鲁迅作品的许多人物姓名或者作品标题被用作商号、商标。这是否妥当，在我国尚有争议。但《法国知识产权法典》L112-4条规定，智力作品的标题具有独创性的，同作品一样受到保护。《德国商标和其他标志保护法》第5条规定：“公司标志和作品标题应被作为商业标志保护”，该法规定的作品标题是指“印刷出版物、电影作品、音乐作品、戏剧作品或者其它类似作品的名称或特殊标志”。因此在这些国家至少应注意不得随意注册别人的作品标题为自己的商标。在我国，利用别人作品的人物角色的形象作商标肯定是受到禁止的，比如“三毛及图”、“武松打虎图”等商标被诉侵犯了版权。江苏某厂注册“阿童木”图形商标也没有成功。　

 

　　四、商标的反规避措施　

　　前面不完全的列举了几种商标的规避行为，随着商业的发展和时代的演进，各种商标的规避行为将层出不穷。作为商标的权利人如何克服别人的规避行为，是一个应引起重视的问题，这里主要从预防规避的角度，谈以下几点：　

　　1，选择显著性商标　

　　商标的显著性是我国商标法第9条的要求，尽管不具显著性的商标也可以使用甚至得到注册，但从前面的讨论中，可以看到，不具显著性的商标容易被别人用作商品通用名称，“轻骑”（摩托车）、“英姿带”（矫正身体姿态产品）等都是此类实例；而且，不具显著性的商标容易被他人以合理使用为抗辩事由，使用在自己的商品上。所以，在注册申请前应考虑选择有显著性的商标，那种任意虚构的与商品或服务的特征联系越少的商标，越能得到法律的保护，也不易被别人规避使用。　

　　2，先申请后使用　

　　由于商标注册申请的提出与商标的注册获准有一个时间差，所以，应在产品投入市场前先申请商标，有的企业将商标申请与产品开发同时进行，这不失为一个英明的策略。不然先行使用商标，等著名后才去申请注册，则可能已被他人抢注了。此外，不注册商标，就不能排斥别人在相同的商品上使用相同的商标，这就给别人搭便车提供了机会。“南极人”在未获注册前，就进行了大量广告宣传，其产品打开市场后，有的报纸就宣传“南极人”商标没有注册，不受法律保护，谁都可以打“南极人”牌子，致使国内有5家厂商都用“南极人”商标，结果给市场造成了混乱，作为“南极人”的最早使用者和推广者——上海极地针织服装有限公司更是深受其害。假若在产品投入市场前就获得“南极人”商标的注册，这种情况发生的可能性就小得多。　[Page]

　　3，使用有版权或专利权的商标　

　　前面已谈到，除驰名商标外，一般情形下，别人可以在不相同或者不相类似的商品上使用相同或者近似的商标，所以你在化妆品上注册的商标，比如“海霞”，并不能阻止别人在其他类别的商品上使用，从而为别人的法律规避提供了可能。但是，如果使用有版权或者外观设计专利权的标识作商标，情况就不一样了，因为你虽然不能根据商标法来阻止别人在其他类别商品上使用同一标识，但是可以根据版权或外观设计专利权来阻止别人的使用。同时，这样也不会给别人以商标抢注、商标淡化——包括暗化、退化和丑化商标——的机会，因为别人在其商品上任何形式的利用，都可能侵犯你的版权或外观设计专利权。　

　　4，注册使用联合商标和防御商标　

　　联合商标是指同一个企业在同一或类似商品上申请注册两个或两个以上的近似商标，其中一个指定为正商标，与其他近似的商标一起构成具有防卫性质的联合商标。联合商标中任一商标的使用视为其他商标也在使用。例如上海冠生园就申请了几种“大白兔”不同姿势的近似的图形商标，摩托罗拉公司还注册了“摩托拉罗”商标，从而防止别人在相同或类似的商品上使用、注册近似的商标，引起来源混淆。防御商标是指同一商标所有人把自己的商标同时注册在其他非同种或非类似的商品上的商标，以阻止别人为借用自己的商誉，而在其他商品上使用、注册与自己相同的商标。例如“可口可乐”就是在一切商品上都注册了的防御商标，一般而言，只有驰名商标才有权作为防御商标取得注册。　

　　5，商标、商号和域名的一体化　

　　由于商标、商号和域名的注册登记机关不一致，而且法律在这方面的漏洞也较多，没有完善的权利协调机制，因而这几种标志之间经常发生相互抢注的情况，如果不是驰名商标，很难解决这些冲突。而且，现在不是驰名商标的，以后却可能成为驰名商标，到那时，想阻止相同的商号和域名的使用，从而避免来源混淆，但由于已是历史形成的既成事实，可能将无力回天。所以，对于新成立的企业，从一开始就要注意将商标、商号和域名统一起来，形成三位一体的态势，这样，既可防止别人的抢注，也可通过商标权、商号权和域名权这个交织起来的权利网络相互保护，抗拒他人的规避行为。　

　　6，考虑国际注册　

　　我国已经加入WTO，已融进了经济全球化的浪潮之中，在选择和注册商标等方面，不能只局限于国内，要有长远的国际眼光。首先，在选择商标时，要考虑自己产品的出口国家或地区的法律要求和民族风俗，以避免在中国可以注册的商标在国外却不能得到注册，使得在国外要重新打造一个品牌。其次，要及时甚至抢先在自己未来的出口国家或地区申请注册商标，以使自己的品牌不因别人的抢注而不能进入。在国外注册可以逐国申请，但最好根据《商标注册马德里协定》，通过国家商标局向世界知识产权组织(WIPO)的国际局提交国际注册申请，这样就可以一次申请，而同时在该公约的成员国中获得注册。　

　　7，正确适当的使用商标　

　　有的商标未能正确适当的使用，也客观为他人的规避提供了条件。比如，有的企业在推出新产品时，投入了大量广告宣传其产品的商标，但却没有说明新产品的通用名称，或虽有通用名称，但过于专业化或冗长，难以取得广告受众的认同感，其结果是消费者只好用该商标指代商品的通用名称，久而久之，商标就有退化为商品通用名称的可能。重庆的“双叉”奶在开始投放市场之时，其生产厂商就是当作产品的通用名称来宣传的，最后，别的厂商也在奶制品上把“双叉”商标用作通用名称，致使纠纷顿起，最后各方以和解告终。可见，在宣传产品尤其是新研制的产品时，应该注意在宣传商标的同时，还应注意宣传产品的通用名称，避免商标的退化。此外，商标使用时应当采用显著的字体、字形、字号及颜色，以区别商品包装上的其它文字和图形，最好标上注册标志?或者表明这是注册商标。　

　　8，及时主张权利　

　　发现自己的权利受到侵犯或者有妨碍之虞时，应当及时主张权利，以免罹于时效，而丧失权利的救济途径。例如，根据我国商标法第41条:“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制”，可见，如果不是驰名商标，在5年内不请求撤销其注册，则别人将合法的稳定的获得商标权。而且驰名商标所有人不受5年时间限制的撤销请求，也只限于别人的恶意注册。所以，在法律规定的时间内，应当及时的主张权利。另外，对于初看起来可能是合法的，但依据诚实信用原则又是不合理的规避商标的任何行为，都可以考虑及时的提出撤销要求，因为这可能符合我国商标法第41条：“是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该商标。”当然，除了商标法，民法通则、反不正当竞争法等法律法规甚至规章，以及解决域名争议的国际规则等都可以作为维护自己合法权利的法律武器。