论商业方法软件专利保护的创造性标准

张平

摘要：在讨论商业方法（Business method ）和计算机软件(computer software)是否合适于专利保护之初，美国、日本、欧洲等国更多关注的是在专利法理论上对这两种客体（subject matter）能否给予保护的问题。随着美国1998年State Street Bank一案的终审判决，三方专利局重新修改了各自的专利审查指南，增补了许多有关商业方法软件发明的审查指导意见，可以认为目前三方专利局已不再注重这两种客体的可专利性问题的讨论（尽管在国际社会上，有关商业方法软件能否构成专利保护客体尚有非常对立的观点）。三方专利局更多关注和讨论的是商业方法软件发明所的具体判断标准，即专利审查的第二道门槛 ：专利三性的问题。本文通过对三方专利局在有关商业方法和计算机软件发明上对创造性（non-obviousness or inventive step）审查要求的比较研究，分析三方专利局在创造性标准上的异同，以此对我国制定相关审查政策提供参考。

美日欧出于国际竞争与合作的需要，在有关商业方法软件的专利的保护上目前的主要分歧点在于创造性标准的严格程度上。商业方法软件大部分是营销模式的网络化或软件化。现实中大部分商业方法软件使用的计算机技术并没有什么特别之处，它们之所以能够成为专利，首先是搭了软件专利的便车，然后由于其具有实用价值而获得可专利性。商业方法本身的创造性很难从技术角度来评价，大多是对实用价值的考量。但是用实用价值来代替技术价值后，很容易造成商业垄断。这是商业方法软件给予专利保护的致命问题。可以说，创造性的标准已成为掌握专利保护之门放开程度的尺度，这也是其他国家在决定这类发明是否采取跟进保护或保护程度弹性选择的关键点所在。

一．美国专利审查的创造性标准
美国专利法第103条是关于创造性即非显而易见性（non-obviousness）的原则规定。对于一项商业方法软件专利来说非显而易见性的审查同一般专利申请的审查一样，首先要看是否符合 Graham test 的要求：1)确定保护范围和在先技术的范围； 2)确定在先技术和权利要求范围的不同；3)决定同领域技术人员的水平；4) 评价所有与非显而易见性的有关的证据。对于商业方法软件发明的非显而易见性的判断难点显然不在这些方面，而在于判断是否有技术上的实现手段和技术效果。依据State Street Bank 一案的判决，“技术上的实现手段”这一点在美国专利局已经不重要了，这个判决宣告了专利审查的重点从技术性（useful arts）转向了实用性(practical utility)。从而意味着有关计算机软件的专利申请已不限于机器、装置或方法，而将公司的经营策略、管理方针、投资模式等原本属于“抽象概念”或“智力活动规则”等以“与机器结合”的方式表现出来，进而可受到专利保护。按照美国法院的观点：“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机 ”，而在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了实用性。而关于是否有技术效果的审查对于一个计算机应用软件来说太容易满足其标准了。可以说目前在美国专利局，对非显而易见性的判断较比普通专利的申请更主要的落在了确定“在先技术”（Prior Art）的范围和同领域技术人员的水平的判断上。目前,美国专利局还不能给出一个这类普通技术人员的标准――既懂商业经营又懂计算机软件的普通技术人员的标准，尽管美国专利局将商业方法软件的专利申请划归到美国专利分类705类上，并且有一个专门工作组――2160工作组 ，这些审查员在计算机，商业，金融、保险等相关领域都非常有经验，有些获得MBA学位，但是，这类审查员的数量还不是很多，在准确判断创造性甚至新颖性上还有许多困难。
美国专利局针对商业方法发明在103条意义上的审查还发布了一些指导性的文件，以协助审查员审查专利申请是否符合专利法和判例。其中在Guidelines for Computer-Related Invention Patent Application 文件中，特别强调了在审查软件专利的创造性时，需要注意区分“功能性描述材料”和“非功能性描述材料”。功能性的描述材料一般是指程序中指令的部分，因为这一部分可以操纵计算机的运作。从而实现与计算机的功能结构上的联系；但是在现代的软件包中，尤其是一些游戏软件和学习软件中，非功能性的描述材料，主要是音乐、图画、数据资料等，占有很大的部分。这些部分实际上不具有任何技术功能，无所谓创造性，考察软件的创造性时，不能结合这一部分来确定整个软件的创造性。也就是说，如果整个软件区别于其它软件的只在于这一部分的话，是不应当被认定为具有创造性的。
在美国专利局的另一份文件（Formulating and Communicating Rejections Under 35 U.S.C 103 for Applications Directed to Computer-Implemented Business Method Inventions ）中，专门就与计算机相关的商业方法发明的创造性审查做出了规定。其中列举了一些按照美国专利法103条以不具有非显而易见性为由做出的拒绝申请的例子。包括一下几种情形：
所申请的发明的已被明显或者隐含的包括在作为评估创造性的对比文献中；
所申请的发明的可以从该技术领域的一般知识推论出来 ；
所申请的发明的可以从一个已经确定的商业原则推论出来；
所申请的发明是将一个已经见诸于行业手册的标准商业过程用电脑自动化；
所申请的发明与以前所有的发明相比只体现在它存储或者处理的数据上；
所申请的发明只与公认的一般技术水平相当。
这份工作文件强调了对已有的商业原则的简单软件化不能成为具有创造性的理由。尽管这份文件看似对创造性审查有较为具体的规定，但是，由于商业方法不属于传统的技术领域，商业模式在现有技术资料库中很难找到在对比文献，所以这类申请实质上是对商业模式的新颖性（或特别性）的审查，在美国专利局不强调考虑“技术要素”时是很容易被通过，这也就是为什么现在美国专利局有大量这类申请被授权 。
在美国专利局如此容易获得商业方法软件专利的情况，引起日本和欧洲的反对，他们指责美国在创造性判断上标准的降低，会引起专利权被滥用。

二．日本专利审查中创造性的标准
日本修改后的《与计算机软件有关的发明（含与商业方法有关的发明）的审查指南》认为商业方法专利可以作为与软件有关的专利而获得批准，近年来日本特许厅也一直在利用各种机会推广这一政策。为了能向各行业及申请人提供更加准确实用的标准，日本特许厅针对商业方法专利制定了更加细致更加全面的政策。
日本特许厅在审查四部增设电子商务审查室，这一审查室专门审查在商业方法软件比较集中的IPC分类G06F17/60的专利申请。日本特许厅2001年4月1日还发布了一份“商业方法发明不具有专利性的范例” ，其中非常详尽的给出了不构成专利法下“发明”的情况、说明书和权利要求书不符合要求的情况等。这份文件是判断创造性的指导性文件。在这份文件中不属于专利法意义下发明的情况有：1）对于有关市场研究和分析方法的发明，如果在权利要求中仅仅描绘了商业方法本身或者这种商业方法在计算机上的使用仅仅是将计算机作为一种工具或者基于软件的信息传输没有利用硬件资源；2） 在电子广告的范例中给出了如果在说明书中没有明确叙述商业方法如何通过计算机来实现的就认为说明书不符合要求；3）对于那些显而易见的商业方法发明在这份范例中给出9种不同的情况：其中包括基于公知技术、公知商业方法的简单发明以及公知技术和公知方法的简单组合。
以下案例就不能认为具有创造性：
——将工业技术应用于另一特殊领域，例如将“搜索系统”应用于医药领域而形成的“医药数据搜索系统”。
——将手动自动化，比如发明一个接收指示系统，用网络来接受以前用传真或电话接收的指示。[Page]
——仅仅通过做一些人工的安排而改变的设计，比如把大家都知道的冷却系统装到电子商务装置上
在关于创造性的判断上，日本特许厅明确了“一项使用计算机的商业方法发明其应以整体的包括涉及到商业方法部分的创造性的判断”。这意味着涉及到计算机硬件的部分、软件的部分以及涉及到商业方法的部分都要考察其创造性。这反映出日本特许厅在对创造性的审查上表现出了比美国较为严格的态度 。

三、欧洲专利局的创造性标准
欧洲专利局于2001年11月2日发布了新的审查指南，确认了欧洲专利局近年在计算机软件和商业方法上的扩大保护政策。按照新的审查指南，计算机软件和商业方法的可专利性已不存在能否属于专利保护对象的问题，而更多的是对创造性（Inventive step）的判断。如果在一项专利申请当中，商业方法特征对同领域的技术人员来说是非显而易见的，但技术特征是显而易见的，则认为权利要求缺乏创造性。可以说，欧洲专利局在一项商业方法软件专利的申请中，更注重的是对其中技术特征的审查，而不是对商业方法本身的审查。
当从技术特征上评价创造性时，审查员通常考虑以下问题：
1、确定最相近的已有技术。最相近的已知技术可以是，例如： (i) 在有关揭示的技术效果、目的和预期的使用方面与权利要求的发明最相似的技术领域的已知结合或 (ii) 具有与该发明拥有最大数量的共同技术特征并且能够完成该发明的功能的结合。
2、确定要解决的技术问题。要使用客观的方法确定需要解决的技术问题。为了做到这一点，需要研究最相近的已有技术以及该发明与最相近的已有技术之间在特征方面的（或者结构的或者功能的）区别，然后明确地阐明这一技术问题。对技术问题的表达应当做广义的解释，它不必然意味着这种解决方法是对已有技术的技术改进。因此，对于这个问题可以简单地找到一种提供同样或类似效果或者更有成本效益的已知装置或方法。有时权利要求的特征部分提供了不止一个技术效果，因此可以说这个技术问题有不止一个部分或方面，每一个部分或方面对应一个技术效果。在这些情况下，每一个部分或方面都应该依次考虑。
3、从最相近的已有技术和技术问题出发，考虑权利要求的发明对一个同领域的技术人员而言是否是显而易见的。审查员应当考虑在作为一个整体的已有技术中是否存在任何能够提示一个同领域的技术人员在面对这个技术问题的时候考虑到这些技术，对自己的申请进行修改或调整最相近的已有技术，因此能够得到权利要求的保护范围，并且因此实现了发明目的。

四、三方专利局在创造性判断上的比较
在此我们假设以下判断创造性的条件，来比较一下美日欧三方专利局的不同实践：
1） 计算机上被执行的商业方法申请无论商业方法本身是否被公知还是显而易见，均要求整体方案具有创造性；
2） 在计算机上被执行的商业方法申请作为一个物理整体不要求具有创造性，但商业方法本身是非显而易见的；
3） 在计算机上被执行的商业方法申请作为一个物理整体没有创造性，而且商业方法本身也是公知的和显而易见的，该申请仅仅是将商业方法简单的计算机软件化。
对于美国专利局来说，符合上述1）、2）项条件的申请可以认为具有创造性，3）是没有创造性的。对于欧洲专利局来说，满足条件1）的申请具有创造性，而2）和3）的情况是没有创造性的，（但是在德国法院，可能持有与美国相同的观点），在日本专利局，2）和3）的情况是绝对没有创造性的，即使对条件1）的判断，也要严格审查其在技术解决方案上的创造性的贡献。
以一项涉及人事安排的方法发明来说，欧洲专利局更看重在这样的方法中对技术问题解决贡献的大小，美国专利局很少考虑技术因素，而更多考虑的是效果，日本专利局在以往涉及的有关人事安排的申请案中由于技术含量非常之少，所以大多是遭到驳回的。日本目前的情况是，大量商业方法软件专利申请被提出，但专利局还没有出现大量授权的现象，日本专利局能否在未来调整其审查政策，向美国靠近，还要取决于政策调整对日本国内经济的影响。笔者认为：日本不会离美国太远，在近期，为了防止美国大企业在日本垄断商业方法软件专利的局面，日本可能采取较为严格的审查制度，但随着商业方法软件在互联网上应用的扩大和成熟，日本不会让本国的申请人处于不利的竞争局面。

五、 在先技术（Prior Art）对创造性判断的影响
“在先技术”资料的缺乏和不统一成为商业方法软件专利审查的障碍。
从美国目前所授予的商业方法专利来看，这些商业方法本身在现实世界中早已存在，专利权人只不过最先把其应用于网络空间而已，其新颖性与创造性令人怀疑，但是这些方法却很少有完整的记录；加上人们以前认为这些申请根本不能成为专利保护的标的，往往采取商业秘密的方式甚至公开使用而不加以任何保护。因此形成所谓的“流于民间的技术” ，这给专利的审查带来了极大的困难，形成了专利审查中的盲区，很容易使原本不具有专利性的权利要求被纳入了专利的保护范围。这样在客观上降低了专利的审查标准，许多本不应该被授权的被授予了专利 。既造成了专利的泛滥，对真正的发明人也是不公正的。鉴于长期以来专利局在商业方法上缺乏相应的“在先专利”，无法判断一项商业方法发明是否符合专利的“三性”，美国国会通过一项特别法案，向专利局追加拨款，建立这样一个数据库。目前，美国专利商标局已经公布了一份完整的已有商业方法的专利数据库。
现在还出现了以高额奖金悬赏公开技术的网站。该网站提供了一个类似悬赏的机制，对某项专利有意见的人，都可以在这个网站提供奖金，最先找到相关公开技术的人，就可以获得这笔奖金 ，这样的网站对解决商业方法发明的“在先技术”的确定也是很有帮助的。
在先技术的检索在商业方法软件申请的审查上有举足轻重的意义，它是决定一项发明能否通过创造性审查的第一步。一般情况，在先技术的检索有以下三种：本国公开的专利文献，外国公开的专利文献、非专利技术文献。正如前述，由于在商业方法软件方面以前的排除保护倾向，使得专利文献很少，仅检索专利文献不能真实反映这一领域的在先技术状况，于是非专利技术文献就显得格外重要，而许多在先的商业方法文献并不一定被记录在技术文献中，所以要准确检索出商业方法以及商业方法软件的在先技术，紧靠检索技术文献还不够，还要检索金融、商业类文献，这也就是美国专利商标局要求审查员具有MBA背景的原因。
1997年，日本专利局建立了一个计算机软件数据库（Computer Software Database 简称CSDB），到2001年10月止，该数据库大约包含有130，000件日本的非专利文献 ，日本特许厅第四审查部将其作为一个非常重要的检索资源。但是由于数据库中涉及到作品的版权问题，目前还不可能在政府之间和公众中使用。这样，各国授予的商业方法软件专利可能会由于在先技术检索的差别而有很大不同的结果。
美日欧三方专利局已经认识到了这个问题的重要性，在2000年三方专利局的18次技术会议上已经正式列入了解决的日程。三局一致认为，使用计算机实现的商业方法必须具有技术内容才有获得专利权的资格；已被人们实施了的公知的商业方法只是做通常的自动化处理得到的发明不具有创造性。目前对公知技术的统一标准尚存在困难。尽管商业方法以前就已被人们使用，但并没有被充分记载，专利局有时很难找到这个领域的文献；而且目前还没有三局共同使用的检索资源和现有技术文献。因此，对商业方法发明审查造成困难。为了完善这个领域的文献，以便对商业方法发明进行高质量的检索，三局将把合作框架中的有关商业方法领域中“在先技术”文献检索方面的合作作为重点。三方专利局正在寻求一种可以执行的审查指南以适应三国的专利制度同时也兼顾他国。[Page]
商业方法软件专利申请的创造性标准的高低实际上涉及到专利制度的基本问题――专利独占权究竟应当限制在什么样的范围之内，如果创造性审查的落脚点在商业方法的计算机软件化上，可能会使许多传统交易方法经过简单的计算机软件编程就可以获得专利，这将会引起非常严重的后果，这意味着所有传统的公共领域的知识都可以在计算机软件化后获得独占权，亦即：一套方案会有两套专利。这不论是对公众还是对专利局都是一种浪费。
专利制度的宗旨是为了鼓励技术创新，创造性的审查标准直接评估创新的程度，其根本目的在于甄别发明，将真正取得重大进步的发明纳入专利保护范围，阻挡普通技术进入专利之列，防止专利滥用，如果创造性的标准降低，将会影响专利制度在社会进步中发挥的积极作用。