中国政法大学知识产权研究生学术沙龙第7期（总第17期）成功举行

 

 2012年11月6日晚，中国政法大学知识产权研究生学术沙龙第7期（总第17期）在中国政法大学学院路校区研究生院隆重举行。本次学术沙龙由中国政法大学无形资产管理研究中心举办。中国政法大学无形资产管理研究中心主任、博士生导师冯晓青教授以及知识产权实务界的相关著名律师马东晓等也应邀出席。本次专家讲座论题极具前瞻性，吸引了众多硕士、博士生以及其它社会人士参加。本次沙龙是以典型案例为研究对象来探讨未注册驰名商标的抢注问题。

 首先，冯老师为大家做了热情洋溢的开场白，并介绍了几位与会到场的著名实务界律师。之后，主持人罗宗奎博士向大家介绍了今天沙龙的主要思路是就一个模拟案件入手，然后进行扩展，就未驰名商标的抢注这个问题进行讨论。罗博士对该模拟案例进行了简单介绍：案件的一方当事人LANNIS  INTERNATIONAL兰尼斯国际拥有“兰尼斯及图”这个世界驰名商标。其英文商标1983在中国注册，并在2011年被商评委认定为驰名商标。另一方当事人鸿翔公司就“兰尼斯”（即英文翻译）注册了中文商标，其中一个注册类别属于领带。双方的争议是，鸿翔公司注册时兰尼斯国际曾提出异议和异议复审，但最终都没有成功，商评委最终维持了两个商标的注册。第二个程序是鸿翔公司在2008年对于兰尼斯国际拥有的两个中文商标提起的撤销注册申请，依据为兰尼斯国际在后注册的两件商标与鸿翔在先注册商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标但是商评委裁定兰尼斯国际的两个商标在服装上的使用，最终商评委做出裁定撤销了兰尼斯国际“兰尼斯”、“蘭尼斯”商标在“服装”商品上的注册，维持了上述商标在其余商品上的注册。第三个程序是兰尼斯国际在2009年依据相关法条以及事实对鸿翔公司的两个中文兰尼斯商标提出撤销申请。但是，商评委最终并未支持其请求。兰尼斯国际对上述裁定不符，向北京市一中院起诉，北京一中院驳回了兰尼斯的诉讼请求，但是兰尼斯国际不服，向北京市高院提出上诉。

之后，罗博士就该案件提出了以下几个比较重点的问题供大家探讨。如，程序2中裁定撤销兰尼斯国际在“服装”类商品上的“兰尼斯”“蘭尼斯”商标注册是否合理？本案是否适用未注册驰名商标抢注规定而认为兰尼斯可以获得在中国服装类上的商标注册？使用是否可以产生商标权？未注册驰名商标保护的实质是什么？针对以上问题，大家各抒己见。冯老师对于上述问题给予了详细的解读，并进一步点出原告给的有些理由，比如说不良影响，需要举证。最具有说服力的问题应该是未注册驰名商标的保护。据此，冯老师还引申出了这次商标法修改的草案中有关涉及到本部分的内容。在这部分探讨中，大家的集中点还是在于使用可否产生商标权。大家就这个问题表达了不同的观点：杨利华老师认为，其主要涉及的是看商标保护的是商誉还是符号。冯老师将制止不正当竞争引入其中，并认为保护的是商誉。之后，大家还进一步就驰名商标以及法益的问题进行了探讨。马东晓律师着重提出了《反不正当竞争法》与《商标法》之间的适用冲突问题，据此王运嘉博士认为《反不正当竞争法》的行政性更强，法条竞合的角度来说，只有商标法没有保护的时候，《反不正当竞争法》才得以适用。实践中，应该优先适用于《商标法》。但是，访问学者、山西师范大学法律系武志孝老师认为只要是既违反《商标法》，又违法《反不正当竞争法》，都可以适用，不存在是否优先适用的问题。在此又进一步涉及到商标法溯及力的问题，大家继续激烈辩论。

 随后，马律师又引入了“荣华月饼”这个案件来与大家进一步探讨。在这个案件中，东莞的一个公司，没有注册荣华月饼商标。其“荣华”带圈的商标，我们称为“圈荣华”，是其从山东的一家已经濒临倒闭的公司买来的，其生产的月饼也是用铁盒，也用“花好月圆”，但是它不用带圈的荣华，而是和香港著名的月饼公司用同样的荣华月饼字样。这个购买的带圈荣华商标东莞的这个公司并没有使用。到后来经过最高人民法院的判决，最终最高人民法院判决双方都对方说自己胜诉了。罗博士和杨老师认为大陆的这个公司是否涉嫌侵权、在使用上是否具有恶意性质，值得研究。同时，恶意怎么去认定，怎么样去确定使用了一个未注册商标为恶意使用，同样也是一个需要深思的问题。

比照“荣华月饼”案，杨老师认为兰尼斯国际的商标，其权利人已经连续用了很多年，撤了也不一定合理。冯老师与武老师进一步提出，只要不造成混淆误认，两家甚至多家公司可以同时使用同一个商标，建议“商标共存”制度的建立。并由此再次引出兰尼斯国际在外国定性为驰名商标，是否可以导出其在中国国内也是驰名商标，理论依据何在?如何证明？有关同学基于商标具有极强的地域性，认为把外国的驰名商标，直接拿到中国就给予其驰名商标的称号，值得商榷。罗博士也认为其只是可以作为一个参考衡量的因素，不能绝对化。

之后，罗博士引出今天学术沙龙的另外一个重要问题，即如何定性商标法中的恶意。对此付继存博士给出了精辟的见解，他认为对注册驰名商标的侵权，分为恶意和非恶意。对于未注册驰名商标，在中国地域范围内，广为知晓的一些驰名商标，如果有侵权即可以认为是恶意侵权，因为如果全国内都比较有名，你不可能都不知道，所以这种情况下是可以认为是恶意的。马律师对此也深刻表示赞同。

学术沙龙的最后，冯老师予以精彩总结，指出在现实中存在大量案件都涉及到未注册驰名商标的保护问题。因此，不管是有一定知名度还是驰名的，在商标法中的地位还是值得研究的。冯老师留给大家一下几个问题作为思考：为什么要对未注册驰名商标进行保护，对它保护的目的是什么，有什么正当性？是不是因为未注册驰名商标的使用产生了商誉才对之进行保护的？使用会不会产生受法律保护的效果？冯老师还特别提到国务院刚刚审议通过的商标法第三次修改草案有一个相关规定，即在先使用者在原有范围内继续使用的权利，条件是需要添加一定的区别性标记。兰尼斯则不仅是在先使用的问题，而且已经注册，因此予以撤销，应当极为慎重。

     气氛浓烈的第七期学术沙龙让在场的各位同学感受到了智慧碰撞的火花，体会到知识产权带来的学术魅力。此次学术沙龙在同学们热烈的掌声中圆满地落下帷幕。

 

  （执笔人：祁战勇，中国政法大学知识产权法专业2012级硕士研究生）

       纪要：

中国政法大学知识产权研究生学术沙龙

第7期（总第17期）

 

主题：未注册驰名商标抢注问题-----以典型案例为研究对象

主持人：罗宗奎，中国政法大学知识产权法专业2012级博士研究生

举办单位：中国政法大学无形资产管理研究中心

出席专家： 马东晓，著名律师，中国律协知识产权专业委员会执委

冯晓青，中国政法大学无形资产管理研究中心主任、教授

杨利华，中国政法大学知识产权法研究所副教授

时间：2012年11月6日晚7:00-9:00

地点：中国政法大学学院路校区教学楼221教室

 

内容纪要

 

罗宗奎博士：大家晚上好！今天非常高兴在这个场合就未注册驰名商标抢注问题召开一次学术沙龙，今天我们非常有幸邀请到实务界著名律师马东晓律师，大家欢迎。（鼓掌）

冯晓青老师：我来介绍一下吧，可能你不太熟悉。马律师是国内知识产权的顶尖律师，全国律协知识产权专业委员会六个执行委员之一。

罗博士：今天来的还有两位律师，我们先请他们来自我介绍。

李昭晶律师：我是知识产权代理公司的，关注了冯老师的微博，知道有这个沙龙，之前参加了关于知识产权战略的讲座，觉得受益匪浅，今天就又来了，来学习一下。我姓李。

曾律师：我是华泰律师事务所的律师，是北京律协的商标专业委员会的委员，我也是来学习的，我姓曾。

罗博士：对这两位律师的到来我们也表示欢迎。（鼓掌）当然还有我们最敬爱的冯老师，也来到了我们的现场，让我们表示欢迎。下面让我们开始吧。大家看到今天的主题，因为时间仓促，我准备的也不是非常充分，今天主要的思路是就一个案件入手，然后进行扩展，就未驰名商标的抢注这个问题进行讨论。我根据这个案情提炼出一些具体的问题，但有些地方也不是很周到，所以讲到中间如果有你们感兴趣的问题，或者实务界的一些问题，大家可以提出来，一起讨论。大家手里也都拿到这个案情的简介的材料了，这里我做了一个图示，使我们能更容易理解这个案件的基本情况。

我先把这个模拟案件的基本情况介绍一下：这个案件的一方当事人是LANNIS  INTERNATIONAL兰尼斯国际，对方是鸿翔港资公司，当然这两个公司的名称都是化名。兰尼斯国际是生产皮包、钱包等奢侈品的厂商，是国际前五的知名品牌。它拥有“兰尼斯及图”这个世界驰名商标，这个英文商标1983在中国注册，核定使用的商品范围是商品分类中的第18类、第25类，具体包括皮包、钱包、手提包和服装，这几大块。2011年，被商评委认定为驰名商标。鸿翔公司是香港的一个公司，1995年9月就“兰尼斯”（即英文翻译）注册了中文商标，1995年的注册，类别是领带，12月注册了“兰尼斯”商标，这两个商标都是中文是艺术字形式，但类别是衣物、服装，包括大衣等等，属于服装这个领域，即25类。这个商标在1997年获得注册。兰尼斯在1996和1997年分别在中国申请注册商标，是在第25类服装、鞋、帽上使用“兰尼斯”中文商标，两个商标一个是中文简体，一个是中文繁体，在2003年获准注册。双方的争议是，鸿翔公司注册时兰尼斯国际曾提出异议和异议复审，但最终都没有成功，商评委最终是维持了两个商标的注册。第二个程序是鸿翔公司在2008年对于兰尼斯国际拥有的两个中文商标提起的一个撤销，但是商评委裁定兰尼斯国际的两个商标在服装上的使用，因为鸿翔公司的两个商标的核定使用范围都是在服装上。第三个程序是兰尼斯国际在2009年对鸿翔公司的两个中文兰尼斯商标提出撤销申请。关于这几个争议，程序一我就不提了，关于程序二我们可以看一下具体的内容，2008年11月18日，鸿翔针对兰尼斯国际在后注册的两件商标向商标评审委员会提出争议，主要理由为兰尼斯国际在后注册的两件商标与鸿翔在先注册商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，依据《商标法》第二十九条的规定，兰尼斯国际在后注册的两件商标应予撤销。商评委于2010年7月5日做出裁定，依据《商标法》第二十八条，撤销了前文所述兰尼斯国际“兰尼斯”、“蘭尼斯”商标在“服装”商品上的注册，维持了上述商标在其余商品上的注册。程序三是目前争议最大的程序。

2009年7月10日，兰尼斯国际针对鸿翔在先注册的两件商标向商标评审委员会提出争议，主要理由为：（1）兰尼斯国际的“LANNIS”商标已经与“兰尼斯、蘭尼斯”形成直接、唯一的对应关系，鸿翔的两件中文“兰尼斯”商标是对兰尼斯国际在先注册并已驰名的“LANNIS”商标的在非类似商品上的抄袭、模仿、翻译，并且在类似商品上构成对兰尼斯国际未在中国注册的驰名商标“兰尼斯”的抄袭和复制，违反了《商标法》第十三条的规定；（2）鸿翔抢注了兰尼斯国际在先使用并有一定影响的商标，违反了《商标法》第三十一条；（3）鸿翔以欺骗或其他不正当手段获得两件中文“兰尼斯”商标的注册，违反了《商标法》第四十一条第一款；（4）鸿翔的两件商标与兰尼斯国际在先注册的 “LANNIS及图”商标已构成使用在类似商品上的近似商标，违反了《商标法》第二十八条；（5）鸿翔疑为兰尼斯国际的代理商，其行为违反了《商标法》第十五条；（6）鸿翔两件“兰尼斯”商标的注册会扰乱市场秩序并造成不良的社会影响，违反了《商标法》第十条第一款第（八）项。

商评委最终认为：（1）鸿翔两件“兰尼斯”中文商标本身并未违反《商标法》第十条第一款第（八）项，鸿翔的注册行为也并非第四十一条第一款所指的欺骗行政主管机关或以其他方式谋取不正当利益的行为；（2）兰尼斯国际提起争议已超过5年期限，其依据《商标法》第十五条、第二十八条、第三十一条提出的主张予以驳回；（3）兰尼斯国际提交的证据不足以证明其“LANNIS及图”商标、“兰尼斯”商标在鸿翔商标申请注册前已经构成驰名商标。因此，商评委于2011年5月3日做出裁定，维持了鸿翔两件“兰尼斯”中文商标的注册。

兰尼斯国际对上述裁定不符，向北京市一中院起诉，北京一中院驳回了兰尼斯的诉讼请求，但是兰尼斯国际不服，向北京市高院提出上诉，也已经开过庭了，基本是案情就是这个，还有几个事实是需要补充一下的。（1）兰尼斯国际的英文注册商标LANNIS自1980年代起就在中国已经注册，迄今有大量实际使用。（2）中文注册商标“兰尼斯”在中国曾经被注册并有大量的实际使用行为。（3）兰尼斯国际的英文注册商标LANNIS与中文商标“兰尼斯”已经在消费者当中形成了对应关系。（4）兰尼斯国际在鸿翔公司注册相关商标之前，在中国存在对于“兰尼斯”商标的大量使用行为。

下面就这个案子提出一些相关的问题以及可能上升到理论层面的一些问题。第一个问题是，考虑上述事实，程序二中裁定撤销兰尼斯国际在“服装”类商品上的“兰尼斯”“蘭尼斯”商标注册是否合理？因为兰尼斯国际这个中文商标曾经有过实际使用的情况，但是鸿翔公司申请把商标撤销了，因为它申请在先。这里有个问题就是这个撤销裁定是否合理，实际上引申出来的问题是，使用是不是可以产生商标权的问题，未注册驰名商标保护的实质是什么？因为它没有注册，而在中国实施的是注册产生商标的原则，那么对其保护的实质是什么？现在理论上存在着两种说法，一种认为是保护商誉，另外一种观点认为是保护商标的标志，即符号。进一步说未注册驰名商标法律保护的正当性在哪里？大家可以就这三个问题进行讨论。可以先想一下，就本案而言，撤销商标的裁定是不是合理？咱们先请经验丰富的实务界律师给大家提醒一下。马律师，您的观点是什么呢？

马律师：那我来说几句吧。针对第一个问题，程序二撤销商标是否合理，鸿翔公司申请在先，从一般的情况看，根据商标法的基本原理，在先已经取得商标权了，在后的商标不能再被授予了。当然，也有特殊情况，如果是抢注驰名商标则另当别论。第二个问题，我没有理解和这个案件有什么关系。但这个问题我觉得很有意思，而且争议很大，还是听冯教授的观点吧。第三个问题，正是我今天想来学习的目的，所以还是先听大家的意见吧。

罗博士：李律师，您的观点呢？

李律师：第一个问题我赞同马律师的观点。第二个问题，可以从《商标法》第三十一条来说，使用是可以产生商标权的。第三个问题，也是我想了解的。我来之前也有在讨论。有人认为是保护符号，商标应该市场化，但是被冯老师反驳了。但有同学认为就目前商标法的精神来说，还是以商誉来保护的。我个人认为应该还是以商誉来保护，但我更希望它以符号的形式来保护。关于第四个问题，按实务做法，一般是以注册为原则，以使用为辅，一般是以注册为先，但是使用可以打击注册的一个很很重要的方面是，商标不但需要使用，还有一定影响力的，可以把在先注册的商标撤销的。

罗博士：其实这几个问题应该连在一起，支持一种理论就会产生一种相应的结果。比如说到底是保护商誉还是符号？如果仅仅是保护符号的话，使用是不是就不能产生商标？实际上按我国现行《商标法》的规定，我的理解是，使用可以产生商标权，因为如果不是这样的话，那么未注册的驰名商标可能就得不到保护了。

冯老师：我认为，这个主题即未注册驰名商标的抢注问题，主要是讲抢注问题，但我们现在以这个为基础，讨论在扩大，涉及未注册驰名商标的保护，甚至设涉及一般意义上商标的保护，比如说商标的注册、商标的权利等问题。这是因为，这种沙龙以典型案例为基础，是会解决实际问题的，虽然名称是虚构的，但是案例本身是真实的，这个兰尼斯对两个撤销的商标不服，已经打到高院了。主要焦点是，商标是不是应该被撤销。涉及两个问题，原告希望通过《商标法》第三十一条第一款来维护权利，尽管我的商标申请在后，鸿翔公司申请在先，注册在先，但是现在兰尼斯公司的商标被撤销了，其想扳回来。它给了很多理由，但是有些理由要支持难度不小，比如说不良影响，这个就很难被举证。其实最有说服力的问题是，未注册驰名商标的保护，也是我们今天要讨论的问题。我们要知道这个法条是怎么规定的。现在已经超过5年了，因此必须证明对方有恶意。第二点是即使商标挽回不了，能不能在对方注册之后，继续使用，人家注册了，以后兰尼斯还能不能继续使用，还有没有可能获得进一步的使用。10月31号，对这个问题有个重大的突破，即国务院审议《商标法》草案通过了，下一步可以提交到人大常委会了。这其中的有一项是，你在先使用的，但是没有通过《商标法》第三十一条打掉的，你还可以在原有范围内继续使用，这等于借鉴了我国《专利法》关于先使用权的规定。当然，该规定最终会不会通过难以预料。而且，就算通过，能不能溯及到这个案子上，值得讨论。如果大家关注我的新浪微博（冯晓青知识产权），就可以看到我早上发了一条，是最新的法条即如果原告提出证据，证明被告侵权，而如果被告能证明原告的商标没有使用，法院可以判决停止侵权，但是可以不赔偿。这可不是一般的规定，在我的微博上就吵得很热闹，我也有自己的评价，这体现了商标法对现实问题的关注，当然也吸收了司法实践中的一些做法。实践中很多案子，诉求上千万元，但到终审判决的时候，可能就只判决几万元赔偿，这样原告可能还要亏，这种规定确实考虑到了现实中的一些问题。

罗博士：冯老师，刚刚提到商标是否可以进一步获得注册，这个问题在草案中有没有体现呢？

冯老师：没有，那是另外一个问题。

马律师：前面的这个话题可以再探讨一下，就是使用可否产生商标权。现在一致的意见是，商业性的使用，可以产生商标权。非商业的使用，就不可以了。我们要定义成商业性的使用，讨论商业性使用是否能产生使用权。

杨老师：主要还是看商标保护的是商誉还是符号。如果从商标的区分功能来说，应该是涉及未驰名商标的保护；如果从商誉的角度来说，这个问题可能就好解决一些了。

冯老师：商标使用是不是可以产生商标权，我觉得这个提法有些问题。我国实行注册原则，在特殊情况下，才考虑使用在先。但是为什么有第三十一条和第十三条，并不是说给他一种商标专用权，其实是为了制止不正当竞争。联系到第三个问题，我认为还是保护商誉，不管商标是知名的，还是驰名的，你就不能拿别人的来用，否则会违反诚实信用原则。已经退休的商评委的杨叶璇副主任，就曾经写过一篇文章，认为商标权的客体是商誉。不仅包括注册商标，还包括未注册商标，如果没有形成商誉，就不值得保护。

学生：我有一个问题，在实践中有注册商标和未注册商标。注册商标可以依据《商标法》进行保护，但未注册的商标通过《商标法》第三十一规定，还是有一定的影响力的，就是所驰名商标在我国还是有一定的依据的。但未注册的商标如果没有太大影响力的，是不是只能通过《反不正当竞争法》来进行保护。因为《商标法》对没有太大影响力的未注册商标，好像没有提供保护的依据。

罗博士：你的观点我支持，如果影响力很小，一般来说，就要通过《反不正当竞争法》来保护。

学生：马老师，您在实践中，这个一定影响力是如何来体现的？

马律师：这个主要通常靠证据，这个东西没有一个标准，是个案判断。

学生：那有没有说要证明那几个方面呢？

马律师：不需要。这是审判的人自由裁量权。冯老师刚刚提到的一个重要的问题，我来继续解读一下。关于未注册商标保护的实质是什么，冯老师刚刚提到商誉，我是非常赞同的。但是我觉得是法益，那么使用是否产生商标权，那么答案是否定的，因为使用只能产生一种商誉或者说说一种法益，它并不能说就产生一种权利。我理解的是，使用只能产生商誉，但是这种商誉不是一种权利。

学生：所谓法益，即是法律保护的利益，也是受到法律保护的。

冯老师：关于这个问题，我认为前段时间的王老吉的案子，可以作为例子来说明。有一种观点，认为知名商品的特有名称、包装装潢，实质是未注册商标，如果达到驰名的程度，就是未注册驰名商标。

马律师：实际上我们知道，《反不正当竞争法》第五条，就是为了解决老商标法未规定的内容。后来的商标法有对未注册商标有了规定，那么现在就有两个法律依据，这个问题怎么看待。虽然它们说的是一回事，但是法律依据是不同的，是在两部法律里。

冯老师：我最近参加的一个会议，涉及到北京市一中院的一个课题，是关于反不正当疑难案件审理研究。其中涉及驰名商标的问题，一个核心观点是，知名商品的特有名称、包装装潢，并不是指商品知名，真正知名的是后面的，是包装装潢，比如加多宝事件中就指其红罐。这个观点还是比较新颖的。

罗博士:我觉得使用还是产生了一定权利，看《商标法》第十三条和第三十一条的规定，禁止对方注册和使用。禁止是一种禁止权的表现，言下之意是商标权包括商标权和使用权。

马律师：你说的这个冯老师之前已经说过了。但是冯老师用的是利益，不是权利。

武志孝老师（访问学者）：我觉得这里涉及到两个法律，及《商标法》和《反不正当竞争法>，两部法的基础不同，商标法从正面保护，主动设定权利，反法是从背面，禁止权利侵害的。那么，驰名商标在《商标法》中也有这个规定，是从正面来保护。关键会看你是将其设计成一个权利来保护，还是防止他人侵害。这就是需要《反不正当竞争法》的兜底条款来保护。

马律师：《商标法》中也是有禁止权的。我刚刚提这个问题，是因为实践中有这样的问题。一审判决侵犯了了，但二审改判，认为是对特有名称的侵犯。

罗博士：我后面也涉及到这个问题，关于未注册驰名商标的《商标法》保护和《反不正当竞争法》保护的联系和区别。但在这里就已经提前说了。

王运嘉博士：我认为，《反不正当竞争法》的行政性更强一些，一般是行政单位执法时使用。如果原被告身份平等的话，可能用《商标法》来保护的会更多一些。

马律师：《反不正当竞争法》第五条而言，实际上法院还是适用的挺多的。因为这里涉及到法条竞合的问题。

冯老师：我补充一点，《反不正当竞争法》第五条，并没有限定禁止的类别，是不是意味着不相同不类似的商品，甚至是服务，也可以受到保护。

王运嘉博士：从法条竞合的角度来说，只有《商标法》没有保护的时候，《反不正当竞争法》才得以适用。

马律师：实践中，应该优先适用于《商标法》。

武志孝老师：我觉得不存在是否优先使用，只要是既违反《商标法》，又违法《反不正当竞争法》，都可以适用。

学生：不考虑时间，因为两部法律现在都是生效的，我们不能因为哪部法律先生效就先适用哪部法律。

王博士：不是，法律是有位阶的。

罗博士：我的问题是，未注册驰名商标保护中经常看到反不正当竞争的诉讼请求，《反不正当竞争法》与《商标法》对未注册驰名商标的保护之间有什么联系和区别？各自有什么优势和劣势？知名商品特有名称、包装、装潢与未注册驰名商标有什么本质区别？本案中是否可以适用反法？保险起见，只有在《商标法》上不构成，才使用《反不正当竞争法》。但这不是重点，说明两部法对未注册驰名商标保护的优劣势。还有包装装潢，有什么区别，案情不是很明朗，是不是还可以适用《反不正当竞争法》。

武老师：事实上，你在讨论这个问题的时候，已经有一个前提，就是假设兰尼斯是驰名商标，但是对方申请注册时是不是，还是一个值得探讨的问题。

罗博士：有证据显示，鸿翔在1995年注册商标时，兰尼斯已经是驰名商标了。

王博士：那要用现行法还是1995年的《商标法》。

冯老师：在1995年的时候，我们已经加入了《巴黎公约》。因此对于在申请之日，要关注是不是兰尼斯这个商标在中国已经驰名。当国内的法律和国家冲突时，我们有义务适用国际条约。

王博士：但判决书里必须引用《巴黎公约》的条款。

罗博士：2001年的《商标法》中，是否有涉及溯及力的问题，我记得有，但是没有看具体条款的规定。

杨老师：我认为在市场上已经适用了这么多年了，两家如果有合适的方法来解决纠纷会更好。而不是一味地认为谁先申请，应该用市场的方法来解决。已经使用了这么久，现在再把它撤销，我觉得这个正当性值得怀疑，应该通过适当的方式加以区分。十多年的时间，已经在市场上形成一定的商誉，不应该这么轻易地撤销。

冯老师：《商标法》这次修改就是增加了这个。

杨老师：市场经营十多年，不管是不是恶意，还去撤销人家商标，很难找到有力的理由。

马律师：特别是这个案子中，你是一个未注册的商标，你对抗的还是注册商标。你虽然驰名了，你还是一个权益。你用商誉对对抗别人的权利，你的依据在哪里？

冯老师：还有一个案件。一个关于月饼的案子，荣华月饼，一个是注册了的商标，另外一个是未注册驰名商标来打，到再审的时候，最高人民法院就改判了。

马律师：刚好今天我有带这个案件的判决书来。我是这个案件其中一方的代理人，这个案例的确具有非常重要的意义。案情是这样的：

香港有一个月饼公司，非常有名，其产品月饼都是由铁盒装着的，这个公司将“花好月圆”申请注册商标，而这个“荣华”月饼并没有申请注册商标。而荣华公司在其包装上面有使用花好月圆，但是同时也使用荣华月饼，还都是繁体字，在上个世纪八十年代的时候赞助女排比赛等获得了相当大的知名度，其相关产品后来在广东地区也是非常有名。另一方是东莞的一个公司，它没有注册荣华月饼商标，但是这个荣华带圈的商标，我们称为“圈荣华”，是其从山东的一家已经濒临倒闭的公司买来的（这个商标正是在食品这类商品上注册的），其生产的月饼也是用铁盒，也用“花好月圆”，但是它不用带圈的荣华，而是和香港公司用同样的荣华月饼字样。这个购买的带圈荣华商标东莞的这个公司并没有使用。到后来经过最高人民法院的判决。有兴趣的话大家可以具体看一下最高人民法院的判决内容。

罗博士：关于荣华月饼这个案件在冯老师主编的《商标侵权专题判解与学理研究》一书里面就有。

冯老师：那里是关于该案的一审二审等，还没有涉及最高院的这个判决。

马律师：香港一方的荣华月饼其实也是一个未注册的驰名商标，大陆的这个荣华虽然有荣华这两个字，就是一个注册商标，但是在其生产的产品上并没有按照其注册商标也即是带圈的荣华使用，而是使用了与香港公司一样的荣华月饼字样，以及花好月圆的字样，这也就是本案的一个很重要的关系点。其实苏国荣正是在使用别人的商标，并不是他自己的商标。

罗博士：这个案子大陆的这个公司是否侵权、在使用上是恶意，值得探讨。

马律师：当然如果在本案中大陆公司使用带圈的荣华是没有问题的，但是他们没有使用他们买来的这个商标，而是使用了与香港公司相同的荣华月饼这样的方式，而且还带有花好月圆及香港什么监制的字样。就像罗博士所说的，这个使用的过程是否涉嫌恶意，但是这个恶意是怎么去认定的，怎么样去确定使用了一个未注册商标为恶意使用？这同样也是一个需要深思的问题。

冯老师：我们还是回到我们提供的这个案例上来，这个兰尼斯尽管是一个知名的品牌，但是当时我们的商标法相关法律条文还没有相关驰名商标的规定。我们可以假设，当相关法律条文通过后，这个通过的法律条文对本案是否有溯及力，再说，这个兰尼斯是否可以继续使用？大家可以对这个问题进行继续讨论。也即是说这个商标注册虽然我得不到了，但能不能在原有的范围内继续使用。

李律师：我有一个问题，我个人认为包装装潢和未注册驰名商标是有区别的，荣华月饼中的荣华在大陆是一个注册商标，然而在香港方面荣华是一个未注册驰名商标，但是它在铁盒月饼上的使用，是否也是一个知名产品的包装装潢？我认为这个可以从包装装潢方面来进行分析。

马律师：我认为这个从包装装潢上来讲是很有道理的，如果你注册了一个商标，但是在使用上还受限制，比如在本案中，鸿翔制衣有限公司在国内通过商标注册获得了兰尼斯注册商标，如果说这个注册商标在使用的时候还给予限制，值得研究。

杨老师：我也说一点我的看法。在荣华月饼案件中，我们从相关商标法的规定中可以知道，大陆的公司使用带圈的荣华是没有问题的。

马律师：这个可以这样理解，你对自己的商标描述性使用是没问题的，但是如果你的这样的使用时落入别人的权利保护范围了，这样就出现问题了。

冯老师：在这里我们要清楚，在使用商标的过程中，要避免给消费者造成混淆误认。你可以行使你的注册商标的权利，但是权利范围应当受到限制，否则会损害他人在先权利的。我们之前肯定也有了解过相关案例，如恒升诉恒生案，两个都被注册了，如果不加以区分的话肯定是会造成混淆误认的。这个案子最后是被调解了的，但它给我们留下了启发：在使用商标的时候，要考虑别人的在先权利的，我们的商标专用权和商标的禁止他人使用的权利是要分开的。在使用商标的时候要保护别人的在先权利和公共利益，要遵循诚实信用原则和公正原则。

王博士：在荣华月饼的案件中，在最后的判决书中有没有说香港荣华月饼不构成未注册驰名商标呢？我是这样认为的，二审中认定了香港荣华是未注册驰名商标，如果两个权利都存在的话，双方都可以上诉。而在这里香港公司是没有上诉的。

马律师：当时香港的公司就想着已经认定为未注册驰名商标了，就没有必要再上诉了。

王博士：如果双方都上诉，香港公司就可以以自己的荣华是未注册驰名商标来进行抗辩，认为大陆的公司侵权。这样就免得香港的这个公司限于被动，在最高人民法院中认定荣华并不是知名商品的特有名称。

马律师：你说的有道理。其实在这里面也有一些需要进一步思考的问题，有许多，在实践中也是相当重要的。

付继存博士：在荣华月饼的案件中，最高人民法院的核心是在于商标权的产生是注册产生还是使用产生。

马律师：在这个案子中最高人民法院是将商标使用权同禁止他人使用的权利是区别开来的。

罗博士：我们同时也认为在荣华月饼这个案件中，混淆标准对判定这个案件应有重要作用。我们先回到我们这次沙龙的这个案子，这里有一个问题，也是相关当事人非常关心的：兰尼斯国际在鸿翔公司注册相关商标之前，在中国存在对于“兰尼斯”商标的大量使用行为。其是否可以在鸿翔公司注册相关商标后继续使用？其商标是否有可能进一步获得注册？这个问题也是一个比较现实的问题。大家有什么想法呢？

马律师：我想首先要明确一点，这个继续使用是继续使用什么？是中文兰尼斯还是英文LANNIS？

罗博士：这个问题中是指中文商标，也即“兰尼斯”。如果能继续使用，使用的依据是什么呢？是在先使用？

李律师：我这里有一个问题，在新的商标法没有颁布之前，你是不能使用的。因为这里根本就没有相关驰名商标的规定，没有相关法律依据的。

罗博士：我们再回到兰尼斯商标这个案件。针对这些问题谁还有其他看法呢？

杨老师：对于你这里的第一个问题，关于裁定撤销兰尼斯国际在“服装”类商品上的“兰尼斯”、“蘭尼斯”商标注册是否合理？我还是觉得这个商标人家连续用了这么多年，撤了也不一定合理。不知道大家有没有什么看法？

武老师：两家公司同样使用同一个商标这样的案子是有的。

马律师：是的，这样的案子还是很多的。根据相关案例我们知道，最高人民法院最近也有这样的观点，只要不造成混淆误认，两个公司是可以同时使用同一个商标的。在相关案件的判决中也充分体现了这一点。也即只要不造成混淆误认。

刘成军同学：我认为碰到这些案件上策还是走未注册驰名商标的道路。同时也存在这样一个问题，一个商标未注册，在国外是驰名的，那么在我们国内的话是不是一定就也是驰名商标呢？是不是还需要进行相关证明呢？

罗博士：这个就涉及到下面要说的问题。在这个案件中我们知道这个LANNIS 是世界驰名商标，其在全球享有极高的知名度，在国际范围内对此进行了广泛的注册。这里也就是存在上面你说的这个一个商标在国外驰名是否就一定在国内驰名呢？在国内驰名是否需要相关证明呢？

冯老师：按照现在的相关部门法的规定，一个商标的驰名一定是指在中国国内要驰名，如果一个商标在中国一点名气都没有，那么就不可能认定为驰名商标的。

许仙阳同学：我也提一下我自己的观点，我认为把外国的驰名商标，直接拿到中国就给予其驰名商标的称号，这种观点是错误的，因为商标具有极强的地域性，而且关系到国家利益，各个国家在相关规定中也可能会有所不同，所以我不赞同在国外驰名的商标就在国内一定驰名的看法。而且我认为这种认定，还是要达到一个国家国内驰名的一定标准的。

罗博士：我们是这样认为的，一个商标在国外驰名，可以作为在国内驰名的一个因素去考虑，并不是直接就可以认定为它驰名商标,这个问题我们先放一下。接下来我们可以谈一下“恶意”的问题。商标法第四十一条第二款规定，已经注册的商标，违反商标法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。在本沙龙活动所讨论的这个兰尼斯案件中，明显已经超过五年的期限了。那么这个时候证明其恶意就显得异常重要了。我们可以讨论一下，在兰尼斯国际这个案子中，如何证明对方有恶意？

在这里我也引出一个我在教学过程中看到的一个涉及恶意的案子，就是广东太阳神的案子（简单介绍案情），在最后的法院判决中有这样一段话，或许我们可以拿来作为探讨“本院认为，知道他人驰名商标存在，出于商业目的将他人驰名商标加以注册，并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益，就应当认定为具有恶意。争议商标申请注册时，引证商标已达驰名程度，广西珍珠日用化工厂应当知悉引证商标的存在，争议商标与引证商标的文字相同，字体书写方式及特征极为近似，这更表明了争议商标的申请人具有模仿、攀附引证商标的故意，故应认定广西珍珠日用化工厂申请注册争议商标时具有恶意。”

马律师：这是那个法院判的？是哪一年判的？

罗博士：应该是北京一中院2004年判的，这个案子不知道是不是能够给我们点启发。我个人认为，兰尼斯不是汉语中常用的汉字词组，就是从“LANNIS”这个英文词翻译而来，而很明显鸿翔具有复制的恶意，但是现在困难是没有明确的法律来说明这个恶意。

王博士：兰尼斯在鸿翔注册的时候，已经提出异议了，那是在1997年的时候。注册后，一直没有提出侵权诉讼，而是一直等到2009年才起诉，因此我认为是否恶意不用来审，你1997年的时候已经知道这个事情，那么现在可以认为你对这种恶意是漠视了的。

马律师：我们在这里可以思考这样一个问题，恶意和模仿、攀附是否有区别？在商标法中的恶意是指什么呢？有什么具体的意思呢？

李律师：我认为恶意也是法院在处理案件的过程中可以自由裁量的事项之一。恶意是分不同情况的，不同的情况会有不同的判决，这个跟只有裁量权是有关系的。

付博士：这个我认为涉及到商标法第四十一条，如何来理解，对注册驰名商标的侵权，分为恶意和非恶意，那么对于未注册驰名商标呢？实际上我们可能意识到，在中国地域范围内，广为知晓的一些驰名商标，如果有侵权既可以认为是恶意侵权，因为如果全国内都比较有名，你不可能都不知道，所以这种情况下是可以认为是恶意的。

马律师：我们还可能面临着这样一种情况，也就是如果我们对未注册驰名商标的抢注是否区分是恶意还是非恶意呢？

付博士：在商标法中这句话写的就不是非常清楚，我想我们应当回头看二零零一年的时候具体立法时候是怎么样一个情况。

马律师：我们举这样一个例子，假如你有一个驰名商标，按照你第一种说法，那么你是有恶意的，然后行政机关对你的商标予以了注册，到后来你的商标又被撤销了，这里商标局有错误吗？我们可以认为你的这里的注册的确是有恶意攀附的意图的，在兰尼斯案件中也有这样的嫌疑。

李律师：我认为这个重点还要归为该商标是否对普通消费者产生混淆和误认。这才是重点。如果对普通消费者产生混淆和误认的话，我们可以认为这里面是恶意注册的。

付博士：这个要结合驰名商标的认定问题来探讨，商标法第四十一条和第十三条的规定我们都很熟悉了，其中第十三条规定就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。我们应当将第四十一条和第十三条结合起来，来具体探讨这样一个问题。该规定了对未注册驰名商标的保护只限定在相同或类似商品上。这个问题我们可以从这里来进行解决。

罗博士：在这个案子中，他们商标的类别是相同的。兰尼斯国际注册的范围是服装、鞋、帽，而鸿翔公司注册的商品类别是领带，后来又在衣服、西服制服、领带、服装、大衣、外衣、工作服、制服、衬衫。

许同学：在这里我有一个问题，为什么你当时不提起诉讼，在这个恶意的判定中有什么意义吗？恶意是界定侵权方是不是恶意，和对方是不是主张恶意，什么时候主张恶意，这是两回事情，不能将二者混为一体。主张与否，与是否恶意不是同一个问题。

罗博士：我对这个案子，还有一个想法，就是这个领带和服装是否是类似，判断商品或者服务类似有什么标准。

杨老师：这个我觉得是的同一类的。不可能说你的领带和服装是同一个商标，然后我就当然的认为这两个商标是属于不同的公司的。它们是同一类的。

罗博士：这个也有法院的相关的判例，认为当然可以适用于相同或者是类似商品。

杨老师：但我感觉，你用兰尼斯，作为驰名商标来保护，可能更加有用，但是我们还要问兰尼斯和鸿翔的商标，都用了这么多年，为什么要撤销？有没有其他的解决方案。

罗博士：还有一个小问题，涉及到跨类保护的问题，实务中是怎么做的呢？领带和服装不在一个类似群，法院在相关案例的判决中有没有什么标准？

冯老师：是不是类似，商品的分类表里也有相关的分类，我们也可以作参考。但是必须强调，法官办案的时候，不是看分类是不是在类似群里面，法院真正认定是不是类似，还是看消费者会不会混淆误认。领带和衣服，消费者一般情况下肯定会混淆的。法官在判定的时候一般是按照这种标准来判断的。

罗博士：我们还有很多的问题需要探讨，但是时间不早了。下面我先做一个简短的总结。对这个主题，通过兰尼斯这个案子，涉及到的问题，我们大致都做了充分的探讨。当然有的问题还没有讨论完的我们还可以沙龙之后继续进行讨论。今天很有幸我们现场也来了好几位实务界的朋友，还有亲爱的冯老师和杨老师也都来到了我们的沙龙现场。让我们再一次对他们的到来表示感谢。因为时间关系，我们沙龙先到这里，下面请冯老师做总结。

冯老师：马律师，今天很高兴你能来参加我们的沙龙活动，还给我们带来了荣华月饼的案子。请你先来讲一下吧。

马律师：今天这个话题，是我很关注的话题。我是之前看到了冯老师的新浪微博，上面有写道今天晚上有一个关于未注册驰名商标的抢注的沙龙，就很有兴趣，所以很早就给冯老师了回复。其实我今天也是带着问题来的。在未注册商标的保护中，我们还有一个问题，就是在商标法中有规定，在反不正当竞争法中也有所涉及。两部法律中都有法律依据，我们应当怎么样去运用？刚刚我们也有稍微提到，但是没有展开去谈。当然我今天来还有一个比较重要的事情，就是想请教一下关于荣华月饼的问题，感谢在场的各位提到的观点，这些对我来说是很有启发的，今天的学术沙龙活动我是受益匪浅的。这样的学术沙龙我是第一次来，希望以后还有机会再来，希望能多有机会来参加。谢谢。

冯老师：应该说，未注册商标，不管会是有一定知名度还是驰名的，在商标法中的地位还是值得研究的，在现实中存在大量案件都涉及到未注册驰名商标的保护问题。我们知道在商标法的修改过程中，增加了在先使用的问题，到时候大家可以看到，关于未注册驰名商标的保护是与之相结合的。这个新的规定是对未注册商标的规定，而且这种商标不是有一定知名度的商标。大家可以思考，为什么要对未注册驰名商标进行保护，对它保护的目的是什么，有什么正当性？是不是因为未注册驰名商标的使用产生了商誉才对之进行保护的？使用会不会产生受法律保护的效果？有很多商标都是尽管没有注册，但是通过大量是使用，获得了一定的商誉，从诚信经营，公平正义来说，这些未注册商标特别是未注册驰名商标是值得保护的。商标的使用和我们商标法的关系，可以作为大课题来进行探讨，早两年有一篇文章，写的就是对知识产权中使用的研究，对这个问题他写了20多万字的博士论文，可见这个问题是值得深入探究的。因为商标如果不使用，就不能形成其无形资产的价值，而且一般来讲商标的使用时间越久，商标的价值也就越大。从另一个角度讲，为什么商标的保护期和其他知识产权不一样，像专利、著作权，保护期限过了就过了，而商标专用权是可以通过续展无期限使用的。像本次沙龙讨论的这个案子，焦点还是商标法第十三条的立法。过了5年保护期，有没有恶意，这个恶意怎么判断，是值得探讨。当然还有很多其他的问题，可能我们今天晚上还没有留足够的时间进行一个深入的探讨。今天马律师来了，给我们带来了一个很好的案子，我们很有启发，我也谈了自己的看法，在知识产权使用的时候，知识产权本质上表现的是消极的禁止权利，也即禁止他人使用的权利，这并不意味着你已经取得的知识产权是自己确定可以使用的，这也就意味着知识产权必须有合法的权利来源，而不是简单的判定谁侵权或者不侵权的问题。商标的案件，是有很多历史的原因存在的。另外，商标法最新修改稿国务院审议，关于注册商标使用与商标权保护的关系，值得注意的一个规定是，如果商标权人提起商标侵权诉讼的注册商标未予使用，那么判决侵权时，不能获得损害赔偿。这就将商标使用-商誉积累-混淆等实质性问题综合考虑进去了，有其现实意义，特别是对被告而言体现了公平的保护。我今天晚上也就简单谈这么几点吧。时间比较晚了，这次沙龙到这里就结束吧。

罗博士：感谢冯老师的总结。

许同学：我还有个小建议，这个沙龙结束后，我感觉我的疑惑更多了。我今天有一个很大的遗憾，就是今天晚上又很多地方很有价值，但是很多地方我们没有对其中一个或者几个重要的问题进行深入的探讨。我们以后的学术沙龙能不能就是简单罗列出几个重要的问题，然后针对这几个重要的问题进行深入探讨？

冯老师：这个建议很好。

罗博士：嗯，这个建议非常好。时间不早了，我们今天的沙龙到此结束，非常感谢大家的参与。谢谢。

（材料整理：曾梦倩、周贺微，中国政法大学知识产权法专业2012级硕士研究生）