《审查指南（征求意见稿）》重点修改内容（一）

　有关保密申请和向外国申请请求的修改

 

　　《审查指南》第五部分第五章“保密申请与向外国申请请求的审查”的修改主要包括下述几个方面的内容：一是适应新专利法第二十条的修改，明确在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先经过保密审查；二是适应专利法实施条例送审稿的修改，对保密审查给出了更清楚、更明确的审查标准；三是与其他相关规定相适应的修改，明确了有关电子文件形式和纸件形式的要求；四是优化审查程序、规范审查操作行为的修改，以利于审查员依法进行审查。

　　针对保密专利申请及其审查

　　（一）条例的适应性修改

　　专利法实施条例送审稿中，对专利申请是否涉及国家安全或者国家重大利益需要保密的审查范围和审查方式均进行了较大的修改，条例送审稿将由国务院有关主管部门确定专利申请是否涉及国防安全以外的国家安全或者重大利益需要保密修改为由专利局审查确定。同时将原专利法实施细则中只针对发明专利申请进行的保密审查扩展为对发明和实用新型专利申请均进行保密审查。

　　针对条例送审稿的上述规定，《审查指南（征求意见稿）》第五部分第五章进行了适应性修改，为了便于在实际审查中执行条例的规定，其中对申请人已得知其申请的内容需要保密时应当履行的行为、专利局如何进行保密审查均进行了具体规定。例如，申请人在提出保密请求之前已确定其申请的内容涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当提交有关部门确定密级的相关文件。发明或者实用新型内容涉及国防安全以外的国家安全或者重大利益的，由专利局进行保密确定，必要时可以邀请相关领域的技术专家协助确定。

　　（二）与其他相关规定相适应的修改

　　根据《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，可能涉密的信息不能在互联网上传输，应当以纸件形式递交。因此，在《审查指南（征求意见稿）》中，写入了只能以纸件形式提交有保密请求的专利申请的内容，并且规定，以电子文件形式提交的专利申请，如果专利局经审查认为该申请涉及国家安全或者重大利益需要保密，应当将该专利申请转为纸件形式并通知申请人。申请人此后应当以纸件形式向专利局或国防专利局递交各种文件，不得通过电子专利申请系统提交文件。

　　（三）优化审查程序、规范审查操作行为的修改

　　对原有的基于纸件文档管理的内容进行了删除。例如“建立保密案卷位置状态卡，在计算机系统中作出处理”等内容。

　　对原表述不准确的内容进行了修改。例如原《审查指南》中规定“已有实质审查请求并缴纳实质审查费的，直接进入实质审查程序”的表述不准确，因此修改为“实质审查请求符合规定的，直接进入实质审查程序”。

　　对原规定不明确的内容予以明确。例如，对解密后的处理。明确规定为发明专利申请解密后，尚未被授予专利权并符合公布条件的，应当予以公布，出版发明专利申请单行本，并按照一般专利申请进行审查和管理；实用新型专利申请解密后，尚未被授予专利权的，按照一般实用新型专利申请进行审查和管理。

　　针对向外国申请专利请求的审查

　　（一）条例的适应性修改

　　新专利法第二十条规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国家知识产权局进行保密审查。条例送审稿中具体规定了向外国申请专利之前，报请国家知识产权局进行保密审查的三种请求方式，并且对专利局的审查时限也作出了具体规定。

　　基于新专利法和实施条例送审稿的上述规定，《审查指南》第五部分第五章第6节增加了向外国申请请求审查的相关内容。

　　根据条例送审稿第九条规定的三种向外国申请请求模式，在《审查指南》中各自规定了向外国申请请求的提交方式和保密审查流程。

　　对于直接提出向外国申请请求的模式，对向外国申请请求的文件和内容的形式要求均作出了规定。对于形式不符合规定的，在《审查指南》中明确了处理方式。

　　对于提交专利申请的同时提出向外国申请请求的模式，还明确了受理阶段即启动初步保密审查。对提出向外国申请请求的形式不符合规定的，也在《审查指南》中明确了处理方式。

　　对于以国际申请的形式提出向外国申请请求的模式，与专利合作条约的规定相适应地作出了相关规定。

　　（二）针对新增的内容适应性地设计了表格

　　由于向外国申请请求模式的不同，申请人提出请求所应当提交的表格也各有不同，在本章内容修改的同时，与《审查指南》修改的内容相配合，设计了两种不同的向外国申请请求书，分别是“向外国申请请求书（技术方案形式）”和“向外国申请请求书（专利申请形式）”。两种形式的向外国申请请求书也和《审查指南》的修改稿一并向社会公众征求意见。同时还设计了两种通知类表格，分别是“暂缓向外国申请通知书”和“向外国申请审批通知书”。

　　提交外观设计简要说明的注意事项

　　2009年10月1日起实施的专利法中，针对外观设计申请的审查的条款有多处改变，这些变化在《审查指南（征求意见稿）》中均进行了明确的体现，并对落实相应条款的具体操作方法进行了详细规定。希望能够对申请人恰当申请外观设计专利，充分保护自己的发明创造，给予一定的指引。以下介绍《审查指南（征求意见稿）》中对外观设计简要说明相关规范的变化。

　　原专利法中规定外观设计简要说明是一种可选择提交的文件，因此相应的《审查指南》中对于可以提交简要说明的情形和涉及的内容进行了明确的限制，仅限列举的几种情形可在简要说明中写明。这在实践中存在相应的问题，如外观设计专利申请人在申请时不对设计要点进行说明，其申请被授权后在无效程序和诉讼程序中权利人对设计要点的情况进行不同的解释，导致授予专利的权利存在不确定性；对于申请省略提交了部分外观设计图片或者照片而没有进行说明的，对于该外观设计就不能唯一清楚的确定权利范围等。

　　新专利法及其实施条例（送审稿）规定，外观设计的简要说明属于提交外观设计申请时的必要文件，并且应当包括下列内容：外观设计产品的名称；外观设计产品的用途；外观设计的设计要点；并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。《审查指南（征求意见稿）》为了帮助申请人理解并正确撰写符合规定的简要说明，在第一部分第三章第4.2节中对其进行了详细的规范。第一、简要说明中的产品名称应当与请求书中的产品名称一致。第二、简要说明中应当写明有助于确定产品类别的用途。对于具有多种用途的产品，简要说明应当写明所述产品的多种用途。第三、设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。对设计要点的描述应当简明扼要，避免对图片或照片已经清楚表述的设计细节的详细描述。第四、由于修改后的专利公报将只公告外观设计专利的一幅图片或者照片，因此需要申请人指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。

　　此外，对于部分申请中存在的以下情况，《审查指南（征求意见稿）》要求应当在简要说明中进行说明。第一、请求保护色彩或者省略视图的情况。如果外观设计专利申请省略了视图，申请人通常应当写明省略视图的具体原因，例如因对称或者相同而省略；如果难以写明的，也可仅写明省略某视图，例如大型设备缺少仰视图，可以写为“省略仰视图”。第二、对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。第三、对于花布、壁纸等平面产品，应当描述平面产品中的单元图案两方连续或四方连续等无限定边界的情况。第四、对于细长物品，应当写明细长物品的长度采用省略画法。第五、如果产品的外观设计由具有特殊视觉效果的新材料制成，应当在简要说明中写明。第六、如果外观设计产品属于成套产品，应当写明各套件所对应的产品名称。而在原专利法中规定可以选择提交简要说明的情况下，原《审查指南》对出现相应情况时是否提交简要说明没有做强制性规定。

　　《审查指南（征求意见稿）》在原《审查指南》的基础上，细化了有关省略视图的规定，其中根据对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的特殊情况，要求在简要说明中指定其中一项作为基本设计，从而使判断相似外观设计时就有了基本的参照。
另外，作为专利申请的原则性规定，简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能的规定没有改变。

　　对于修改后的发明专利申请驳回条件的理解

　　本次《审查指南》修改对第二部分第八章驳回申请的条件进行了修改，主要涉及审查员可以在一通之后驳回发明专利申请的条件,修改后的规定与修改前的规定没有实质上的变化，只是对原规定的细化和补充。修改后的规定更加明确、具体，实践中的操作性更强。下面结合修改后的规定进行具体说明。

　　《审查指南》第二部分第八章关于驳回申请的条件这一节从三个层面对驳回发明专利申请的条件进行了规定。

　　（一）第一个层面（第一段）规定了驳回发明专利申请应当满足听证原则，即“审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。”本次《审查指南》修改对上述规定没有作任何修改。上述内容总体上规定了审查员在驳回发明专利申请之前，应当符合听证原则。实践中对于上述内容理解的难点在于对听证原则中涉及的“事实”、“理由”和“证据”的理解。

　　（二）第二个层面（第二段）规定了两方面的内容。一方面是审查员可以驳回发明专利申请的程序规定，即“驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。”这是从程序上对驳回申请作出的规定，对此应当理解为并非对驳回前审查意见通知书次数的严格限制，而主要是从程序上进行规定，以确保驳回程序中对于“事实、理由和证据”进行听证的实体要求。

　　另一方面是审查员可以在一通驳回申请的条件，即“如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改，或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接做出驳回决定。”从上述规定可以看出，如果审查员在一通后驳回申请，那么需要同时满足两个条件，一是申请人没有在一通指定的四个月期限内提出有说服力的意见陈述和/或证据，二是申请人没有对申请文件进行修改。笔者认为，从《审查指南》的上述表述可以看出，关于一通后可以驳回申请的情形指南中采用了“如果……，则……”的表述方式，是一种开放式的表述，也就是说此处并没有规定一通后审查员可以驳回的所有情形，而仅是以例举的方式说明了一通后可以驳回申请的最为常见的情形，从而为审查实践中可能出现的其他符合听证原则、但并未落入此处一通后可以驳回申请规定条件的案例的处理留出空间。

　　本次《审查指南》修改对上述规定从文字和内容两方面进行了细化和补充。

　　一是进一步明确了申请人在答复通知书时提出的意见陈述和/或证据是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的，不是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的意见陈述和/或证据，哪怕是有说服力的，也不认为满足这里所规定的条件。例如，有些情况下，由于针对通知书指出的可驳回缺陷进行答复较为困难或者需要更多时间考虑，申请人仅对申请文件中可能存在的其他不能驳回的形式缺陷等进行意见陈述从而避免缴费再延期的情形，不能认为满足上述要求，但实践中这种情况出现的较少。

　　二是明确了申请人在答复时对申请文件的修改是针对通知书指出的缺陷进行的修改，不包括申请人对通知书指出的缺陷之外的申请文件的其他部分的修改，也就是说如果申请人未针对与通知书指出的缺陷相关的申请文件内容进行修改，则不能认为驳回所针对的事实发生了改变；并且进一步补充了如果修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则不认为是驳回所针对的事实发生改变的情形。上述内容的细化和补充符合在驳回程序当中对于听证原则的理解，而且与目前审查实践中的理解和操作一致。

　　另外，对于如何理解上述规定中“有说服力的意见陈述和/或证据”，实践中也存有不同的观点。但从征求得到的局内外审查指南修改意见建议来看，鲜有涉及这方面的反馈。尽管本次指南修改没有对如何理解“有说服力的意见陈述和/或证据”作进一步的规定，但笔者认为有必要就此问题开展研究。笔者认为，一般情况下，如果申请人的意见陈述和/或证据不足以让审查员针对前次通知书指出的缺陷再次提出新的理由和证据，则可以认为申请人的意见陈述和/或证据不具有说服力。但对于在例如创造性的审查中，如果申请人利用了《审查指南》第二部分第四章中有关创造性审查时需考虑的其他因素进行争辩，例如在意见陈述中论述了发明取得了预料不到的技术效果、发明克服了技术偏见、发明在商业上获得成功或者发明解决了人们一直渴望解决但未能获得成功的技术难题等，则审查员不应当轻易认为意见陈述和/或证据不具有说服力，此时最好能够再给申请人一次意见陈述和/或修改申请文件的机会。另外，对“有说服力的意见陈述和/或证据”的理解，审查员更多地应结合具体案情和申请人的意见陈述及证据进行综合分析判断。

　　（三）第三个层面（第三段）规定了如果申请人针对通知书指出的可驳回缺陷修改了申请文件之后，审查员可以驳回发明专利申请应当满足的要求，即“如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和／或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。”本次《审查指南》修改没有对上述规定作任何修改。另外，从征求得到的局内外《审查指南》修改意见建议来看，也鲜有涉及这方面的反馈。需要说明的是，驳回发明专利申请是实质审查程序中对申请人作出的一种不利的审查决定，因此实践中审查员在驳回申请时应当慎重考虑。审查指南中有关驳回发明专利申请条件的规定，应当理解为是审查员可以驳回申请的最低要求。因此审查指南中关于驳回条件的规定采用的措辞表述均为“可以驳回”，而并不是“应当驳回”。只有一份发明专利申请满足了驳回申请条件的规定，审查员才能作出驳回决定。进一步说，如果一件申请中的一项权利要求或者一个技术方案符合了驳回的条件，那么审查员就可以驳回整个专利申请，而不要求所有的权利要求或者技术方案都要符合听证原则，事实上这种情况实践中也较少。实践中，如果审查员认为某发明专利申请具备授权前景，同时也满足《审查指南》中规定的驳回申请的条件，但本着为申请人服务，方便申请人的原则，审查员可以选择再给予申请人一次意见陈述和/和修改申请文件的机会。

　　有关专利权评价报告

　　第三次修改后的专利法将专利检索报告制度的对象范围由实用新型专利扩大到包括外观设计专利，将请求人的范围由专利权人扩大到包括利害关系人，并将报告的名称改为“专利权评价报告”，由仅评价是否具备新颖性、创造性扩大到对实用新型专利和外观设计专利是否符合专利法规定的授权条件进行全面分析和评价。因此原有《审查指南》第二部分第七章第13节“实用新型专利检索”部分已经不适合第三次修改后的专利法的要求，故将关于“专利权评价报告”的内容单独成章，编排为第五部分第十章。本章主要对作出评价报告的程序及评价报告所涉及的评价内容进行了规定，而授予专利权实质性条件的评价标准参见指南的相关章节。

　　本章中，根据新专利法第61条和实施条例第56条（见专利法实施条例修订草案送审稿，下同）明确了作出专利权评价报告的法律依据。其次，对专利权评价报告的作用进行了规定和说明，即人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，供人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。同时，专利权评价报告可以帮助专利权人和社会公众正确认识相关专利权的法律稳定性。对于专利权人而言，可以避免盲目采取不适宜的行使其专利权的行为，从而免除对其自身利益的损害；对社会公众布而言，可以避免就不符合授权条件的专利权进行没有价值的交易行为，例如受让专利权、订立专利权许可实施合同等。最后，明确了专利权评价报告的性质。由于专利权评价报告只是国家知识产权局出具的关于相关专利权稳定性的证据。因此，它既不是行政决定，也不是对专利权有效性的正式判定，专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。

　　对于请求人的资格，由于专利法实施条例第56条第1款规定了利害关系人都可以单独提出评价请求，因而应该允许部分专利权人作为请求人。因此在本章中作出规定，专利权人属于多个专利权人共有的，请求人可以是部分专利权人。

　　对于请求书的修改，简化了请求手续，以方便请求人。具体而言，相对于实用新型专利检索报告而言，不再要求请求人提交专利说明书及专利证书复印件，也不再要求其在请求书中写明专利的法律状态和附具有关证明文件。对于请求人是利害关系人的，在出具其具有起诉权的证明时，如果相关的专利实施许可合同已在国家知识产权局备案，则仅需注明备案号，可以不提交专利实施许可合同或其复印件。但请求仍然需要填写专利权的相关著录项目以及评价所针对的文本。

　　《审查指南（征求意见稿）》中对实用新型专利权评价的内容和外观设计专利权评价的内容作出了规定，基本涉及全部的无效条款。但是，实用新型专利权评价的内容中不包括新专利法第20条第1款关于保密审查的评价，外观设计专利权评价的内容中不包括新专利法第23条第3款关于权利冲突的评价，原因在于对于作出评价的审查员而言，由于掌握的相关资料和证据的限制，难以对上述条款涉及的内容作出准确评价。

　　此外，实施条例第58条设置了专利权人陈述意见的环节，其目的在于给予专利权人陈述意见的机会。根据实施条例第58条的规定，专利权人可以针对初步评价意见陈述意见。审查员在考虑上述意见后作出专利权评价报告。为了规范专利权人陈述意见的环节，同时避免产生不必要的纠纷，还明确规定作为请求人的利害关系人或者部分专利权人在未得到全体专利权人授权答复时提出的意见陈述不予考虑。进一步地，根据实施条例第58条的规定，专利权人可以在收到初步评价意见通知书1个月内陈述意见，这一方面满足了专利权人陈述意见的要求，可以得出更为客观、准确的评价结论，但另一方面也延长了专利权评价报告的作出程序。在实际操作中，为了满足当事人尽快获得专利权评价报告的需求，设立了加快程序，允许当事人放弃接收专利权初步评价意见通知书并进行答复的权利而缩短程序，从而尽快获得专利权评价报告。（知识产权报　庞华　韩秀艳　王智勇　陈玉华）