审理注册商标转让行为纠纷案件的若干问题研究

刘晓军

（北京市高级人民法院知识产权庭法官，中国人民大学法学院民商法专业2005级博士研究生，e-mali:liuseeu@126.com）

（原载《法律适用》2006年第8期）

近年来人民法院受理的涉及商标转让纠纷的案件越来越多，这类案件大致可分为两种，一种是商标转让合同纠纷案件，另一种是商标转让行为纠纷案件。虽然商标转让合同纠纷案件往往也包含有商标转让行为，但这类案件中的商标转让行为主要是依据商标转让合同进行的，是当事人履行商标转让合同的行为，即使就商标转让行为发生了纠纷，也是在履行商标转让合同过程中发生的纠纷，故这类案件往往是作为商标转让合同纠纷来处理的，主要依据合同法和商标法的有关规定来审理。由于我国合同法对合同的成立、生效、履行及法律责任都规定得较为详细，商标转让合同纠纷案件在实践中的问题并不突出，本文亦不对这类案件进行研究，而主要研究审理商标转让行为纠纷案件中的一些问题。作为一种新类型案件，商标转让行为纠纷案件是指没有商标转让合同、仅涉及商标转让行为的案件，由于这类案件并不存在商标转让合同，至少不存在有效的商标转让合同，而仅具有商标转让行为这一事实，人民法院审理这类案件的重点是转让行为是否成立及其效力。此外，怎样确定这类案件的案由，其性质是民事案件还是行政案件等，都值得重视和研究。

    需要说明的是，我国的商标有注册商标和非注册商标之分，商标权也因此分为注册商标专用权和非注册商标权，两者的主要区别在于权利人对商标是否享有专用权。注册商标权人对其注册商标享有专用权，非注册商标权人虽然对其商标享有使用权，但对于大多数普通非注册商标来说，该使用权并不具有专有性和排他性，即使该商标具备较高知名度，也不可能具有完全如同注册商标专用权的专有性和排他性。正是注册商标权和非注册商标权的这种差异，我国法律才仅规定了注册商标转让事宜，而未涉及到非注册商标的转让，故本文也仅探讨注册商标转让行为纠纷中的一些法律问题。

一、商标转让行为纠纷案件是一种新类型的商标纠纷案件

    尽管司法实践中已经多次出现商标转让行为纠纷案件，但应当说这类案件不同于其他商标纠纷案件，是一种新类型的商标纠纷案件。这是因为最高人民法院的有关司法解释并没有明确将此类案件作为人民法院有权受理的商标案件类型。《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》（法释[2002]1号）第1条明确规定了人民法院有权受理9种商标案件，即：（1）不服商标评审委员会作出的复审决定或者裁定的案件；（2）不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的案件；（3）商标专用权权属纠纷案件；（4）侵犯商标专用权纠纷案件；（5）商标专用权转让合同纠纷案件；（6）商标许可使用合同纠纷案件；（7）申请诉前停止侵犯商标专用权案件；（8）申请诉前财产保全案件；（9）申请诉前证据保全案件。最高人民法院2000年10月30日发布的《民事案件案由规定（试行）》对商标案件仅规定了四种案由：即商标权转让合同纠纷、商标许可使用合同纠纷、商标权权属纠纷和商标侵权纠纷。可见，商标转让行为纠纷案件并不是司法解释明确规定的商标案件类型。

在民事诉讼过程中，与商标转让行为纠纷案件最为接近的是商标权转让合同纠纷案件和商标权权属纠纷案件，但商标转让行为纠纷案件与这两类案件并不相同。首先，商标转让行为纠纷案件并不存在商标转让合同，故其不是商标权转让合同纠纷案件，也不宜作为商标权转让合同纠纷案件来审理。其次，商标转让行为纠纷案件虽然也可能涉及到商标权权属之争，但商标转让行为纠纷案件通常只是对转让行为是否成立及其效力发生争议，并不直接对商标权的归属产生争议，商标权人、相关利害关系人均可以提起诉讼。而商标权权属纠纷案件是直接对商标权归属的争夺，当事人通常只能是商标权人或可能的商标权人。再次，无论是商标权转让合同纠纷案件还是商标权权属纠纷案件，本质上都是民事纠纷案件，只能适用民事诉讼法来审理。而商标转让行为纠纷案件既可能是民事案件，也可能是行政案件，如果当事人提起民事诉讼，则商标转让行为纠纷案件的审理就适用民事诉讼法；如果当事人提起行政诉讼，则商标转让行为纠纷案件的审理就适用行政诉讼法。

当适用行政诉讼程序审理商标转让行为纠纷案件时，前述最高法院司法解释规定的商标行政案件的类型同样不能涵盖商标转让行为纠纷案件。首先，商标转让行为纠纷案件不属于该司法解释规定的不服商标评审委员会作出的复审决定或者裁定的案件。涉及商标转让行为纠纷的商标行政案件是指不服商标局核准商标转让申请并予公告这一具体行政行为的案件，而不是不服商标评审委员会做出的具体行政行为的案件。其次，涉及商标转让行为纠纷的商标行政案件也不属于该司法解释规定的不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的案件。所谓不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的案件，主要是指不服各级工商行政管理部门针对侵犯商标权行为作出的行政处罚而提起行政诉讼的案件，而涉及商标转让行为纠纷的商标行政案件是指不服商标局核准商标转让申请这一具体行政行为的案件，两者所审理的行政机关的具体行政行为是有根本差异的。

    综上可见，虽然商标转让行为纠纷案件已在司法实践中大量出现，但由于司法解释并没有明确将这类案件规定为人民法院有权受理的商标案件类型，且已有的商标案件类型并不能包括这类案件，故商标转让行为纠纷案件是新类型案件。但这并不是说人民法院受理这类案件就没有法律依据，恰恰相反，人民法院有权受理商标转让纠纷案件。首先，商标权是一种民事权利，任何民事权利受到侵害都应当得到相应的救济，任何侵犯商标权的行为都应受到法律的制裁。商标转让行为纠纷案件往往都涉及到对转让行为是否成立及其效力的审查，正是这个转让行为可能侵犯商标权，而对合法商标权的保护和对侵犯商标权行为的制止是法院义不容辞的职责。其次，《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》虽未明确人民法院有权受理商标转让行为纠纷案件，但该司法解释第一条在列举了人民法院受理的商标案件类型后，明确规定人民法院也可受理“其他商标案件”。无论当事人提起的是民事诉讼还是行政诉讼，商标转让行为纠纷案件都可以作为人民法院有权受理的“其他商标案件”。因此，商标转让行为纠纷案件是人民法院有权受理的一种新类型的商标纠纷案件。

二、商标转让行为纠纷案件的审理模式：民事诉讼还是行政诉讼？

商标转让的本质仅在于商标权主体的变更，即在不改变商标权的客体和内容的前提下，实现商标权人的更替，原来的商标权人通过商标转让行为放弃对注册商标的权利，新的商标权人通过受让行为获得对注册商标的专用权。因此，商标转让一般应遵循商标权人和受让人的意志，我国商标法也规定转让注册商标应由转让人和受让人签订转让协议。故任何未经商标权人许可擅自转让他人注册商标的行为割裂了商标权人同注册商标的关系，本质上都是对商标权的侵犯，原来的商标权人有权向人民法院提出确认商标转让行为无效的民事诉讼，并可追究其侵权责任。

从目前人民法院受理这类案件的情况来看，商标转让行为纠纷案件主要表现为确认商标转让行为无效的民事诉讼，原告是原商标权人或利害关系人，被告往往是受让人，原告的诉讼请求一般是请求确认商标转让行为无效，人民法院也适用民事诉讼法的有关规定审理这类案件。

但是，民事诉讼并不能完全解决商标转让行为纠纷。根据我国商标法第39条的规定，转让注册商标应由转让人和受让人签订转让协议后共同向商标局提出申请，经商标局核准公告后，受让人才享有商标专用权。商标法实施条例第25条规定，商标局核准转让注册商标申请的，发给受让人相应证明，并予以公告；对于可能造成误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。可见，核准商标转让申请是我国商标局的职责，注册商标无论基于什么原因发生主体变更，也无论是否具备商标转让协议，都必须经过商标局的核准。对于符合转让条件的，商标局应核准商标转让申请并公告转让事宜，对于不符合转让条件的，商标局不予核准转让申请，也不必公告转让事宜。

对于商标局核准商标转让申请并予以公告的行为不服的，当事人应有权提起行政诉讼。行政诉讼是指公民、法人或者其它组织认为行政机关或其工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益时，依照行政诉讼法向人民法院提起的诉讼。根据我国行政诉讼法的规定，当事人有权也只能针对行政机关的具体行政行为提起行政诉讼，而具体行政行为是指“行政机关和行政机关的工作人员及法律、法规授权的组织、行政机关委托的组织在行政管理活动中，依法行使职权，针对特定公民、法人或者其他组织，就特定的具体事项，作出的有关该公民、法人或者其他组织权利义务的单方行为。”[1]具体行政行为的最大特点就是它只针对具体事项和特定主体有效，不产生普遍拘束力。我国商标法及其实施条例都明确规定商标局对商标转让申请具有核准职责，该核准行为正是一种具体行政行为，针对的具体事项是商标转让申请，针对的主体是商标转让行为的当事人，即商标转让人和受让人，核准行为也仅对商标转让人和受让人生效。商标局在核准该商标转让申请的过程中，如果没有尽到恰当的审查职责就核准了转让申请，可能会给商标转让当事人尤其是商标权人的合法权益造成损害。因此，当事人不服商标局核准商标转让申请并予以公告的具体行政行为的，应有权依法提起行政诉讼。

象所有人类的行为都不可能避免一定的失误一样，国家行政活动也同样难免出现这样或那样的过错和失误。面对纷繁复杂的行政作用，必须建立并逐步完善纠正行政过错和失误的、广泛而有效的法律制度，其中包括建立一整套对行政的监督机制。^[2]但从我国目前的商标实务上看，由于商标法及实施条例只是赋予了商标局对商标转让申请予以核准的权力，并没有同时规定其不当核准行为的责任，缺乏对行政权力的应有监督，行政机关往往有权无责，商标局核准商标转让申请的权力几乎不受任何限制，这不能不说是我国法律的一个漏洞，其弊端已经暴露无遗。它不仅容易助长行政机关的恣意行政和导致行政权力本身的腐败，而且还给不法分子提供了可乘之机，放纵了其不法行为。一些不法分子正是利用法律漏洞，伪造商标权人的印章，假冒商标权人的签名，将他人注册商标转让给自己或者其指定的第三人，并向商标局申请办理相关手续，以骗取“合法”外衣。[3]不法分子通过非法手段取得他人注册商标后，往往又将该商标转让或者许可给他人，赚取巨额经济利益，而原商标权人却被蒙在鼓里，蒙受着巨大损失；或者向原商标权人索要高额报酬以交换该商标，如果被拒绝就以起诉其侵犯商标权相威胁。如果原商标人以之为被告提起确认商标转让行为无效之诉，他们就逃之夭夭，根本不在法庭上露面，法庭也无法向其送达诉讼材料，这给法院审理这类案件带来不少麻烦。同时，一些权利人嫌诉讼太麻烦，不仅耗时耗力，还要支付律师费、调查取证费等诉讼支出，不得不忍气吞声接受不法分子的要求，向其支付一笔金钱后将原本就属于自己的商标重新转让给自己。一些不法分子也正是看中了商标权人的这一软肋，索要的款项一般也大致相当于商标权人为诉讼所支付的款项，尽量诱使商标权人以支付转让费的方式和平解决，而对那些具有重要价值或者较高知名度的商标，他们则狮子大开口，索要高额转让费。

在目前法律规定不明确的情况下，人民法院应当充分发挥司法审查的作用，促使商标行政主管机关规范其核准商标转让的具体行政行为，明确其审查内容和审查职责。实际上司法机关已经迈出了这一步。如在广州名人路皮业有限公司诉国家工商行政管理总局商标局及第三人赵金飞商标行政纠纷一案中，原告合法拥有“PIERPOLO皮爾保羅”注册商标专用权。第三人赵金飞通过伪造的转让协议及原告印章并以自己为受让人转让了该商标。原告认为被告在未核实公章真伪、未审查原告的主体状况证明以及商标注册证原件的情况下，核准并公告了第三人提交的商标转让申请，侵犯了原告的合法权益，请求法院撤销被告做出的核准公告商标转让的行政行为，并将该注册商标转回原告名下。法院经审理认为，在确定商标局是否尽到行政审查义务时，首先应当审查其行政行为是否符合相关法律规定的目的。根据商标法及其实施条例的规定，转让注册商标采取的是核准制，而非备案制，其目的主要在于确认转让人与受让人之间存在转让注册商标的法律关系，避免商标注册人的权利受到不应有的损害。被告仅仅审查了《转让注册商标申请书》的形式是否符合规定，是否有转让人和受让人盖章或者签字，以及受让人的主体资格，但上述文件并不足以证明转让人与受让人之间存在转让注册商标的法律关系。被告至少还应当对注册商标转让合同、商标注册证原件、转让人的主体资格证明等文件进行审查，只有这样，才能对商标注册人的权益给予应有的保护，避免注册商标被非法转让。因此，本案中被告没有尽到上述审查义务，未能保证商标注册人的合法权益，不能实现立法目的，其对“PIERPOLO皮爾保羅”商标转让申请予以核准公告的行为不具备合法性，判决支持了原告的诉讼请求。[4]本案一审判决后各方当事人均未上诉，商标局也表示接受法院的建议，尽快规范其对商标转让申请的核准行为，应当说本案的判决取得了良好的社会效果。

    需要注意的是，理论上有人认为商标转让必须建立在转让和受让双方当事人主观意思表示一致的基础上，但注册商标专用权可能因转让以外的其他事由发生移转，[5]因此，商标转让是指基于转让协议的转让，无转让协议则不是商标转让，最多只是商标移转或商标权的移转。确认商标转让行为无效纠纷案件不具备合法的商标转让协议，其商标权主体的更替不是商标转让，故这类案件的案由不能确定为确认商标转让行为无效纠纷。作者认为这种观点是不恰当的。我国商标法实施条例第26条规定注册商标专用权可因转让以外的其他事由发生移转，这成为商标权移转或商标移转这一概念的根源。从理论上讲，商标权的移转这一概念最早是由我国台湾学者创造的，并认为商标权的移转包括继承之移转与自由让与。[6]商标权的自由让与相当于我国商标法规定的商标转让，商标权的继承相当于我国商标法实施细则第26条所规定的“转让以外的其他事由”发生的商标权的移转。这就是说，根据我国商标法及其实施细则的规定，似乎可以得出的结论是：商标权移转是一个总概念，它是指商标权权利主体发生变动的一切情形，商标转让是商标权移转这一概念的子概念，它是指基于协议而发生的商标权移转，但对于非基于协议而发生的商标权移转，目前无论是立法还是司法实务均无与商标转让相对应的概念，这使商标转让这一概念出现扩大化趋势，一些非基于协议而发生的商标权移转也被作为商标转让对待，当事人有权提起确认商标转让行为无效之诉，并已得到司法机关的认可。司法实践的创新有理由得到尊重，对于无商标转让协议仅有商标转让行为且当事人就该转让行为的效力发生争议的，可以提起确认商标转让行为无效之诉。此外，无论是从立法还是从理论上讲，将商标转让的概念界定为基于协议的转让并不是十分妥当的。我国商标法虽然规定转让注册商标应当签订转让协议，但并不是说没有签订转让协议就不能转让注册商标，有协议的商标转让和无协议的商标转让都可以是商标转让，转让协议并不是商标转让这一概念的本质属性。商标转让仅仅是一个事实行为，其结果是发生商标权利的转移，有协议的商标转让行为可以发生商标权转移的法律后果，无协议的商标转让行为即使有瑕疵，也并不是一律不发生商标权转移的法律后果，故仅将商标转让限定为依协议的转让是不恰当的。

    从司法实践来看，审理这类案件的难点在于，如果第二受让人是善意且通过支付相当对价取得该注册商标权的，原商标权人能否追回该商标权？即商标权能否适用善意取得原则的问题。善意取得本是财产权的一种取得方式，一般是指动产占有人无权处分其占有的财产，如果他将该动产转让给第三人，受让人取得该动产时出于善意，则受让人将依法即时取得对该动产的所有权或其他物权。[7]善意取得制度的主要目的是保障交易安全和交易稳定，其主要解决的问题是行为人无权处分时对第三人利益的保护问题。[8]

应当说，无论动产还是不动产都是财产，但财产并不仅由动产和不动产构成，它还包括无形财产，而知识产权正是一种无形财产。[9]如果说传统民法中善意取得制度被作为动产或有形财产取得的特有制度部分是由于无形财产制度不发达的话，那么，随着现代社会证券立法、知识产权立法等无形财产法律的不断发展和完善，善意取得制度并没有充分理由不扩展到无形财产领域。在审理商标转让行为纠纷案件中适用善意取得制度有利于平衡商标权人和社会公众的利益，维护正常的交易秩序。当第一受让人将其不法受让的注册商标转让给第二受让人时，这是一种市场交易行为，如果要求第二受让人在交易前必须查明交易伙伴是否有权转让该商标，否则交易行为将面临无效的风险，这必然使得第二受让人承担了过重的交易义务和过多的交易成本，其结果是交易秩序的紊乱和交易量的萎缩，影响到正常的知识产权贸易。而善意取得制度承认第二受让人在出于善意受让取得商标时该交易不可撤销，如果第二受让人非出于善意则不能取得受让商标，有利于保持商标权人和以第三人表现出来的公众利益之间的平衡，并维护了交易秩序的稳定，促进了知识产权贸易的正常发展。

但需要注意的是，作为对知识产权追及效力的阻截，善意取得制度体现的是对原商标权人和社会公众利益的平衡保护，它并不是以完全牺牲商标权人的利益为代价来换取交易秩序的稳定，而是在商标权人与社会公众之间、在权利拥有和权利流通之间、在商标权的动态交易和静态维持之间寻求一种平衡，不致使法律过于保护任何一极。因此，善意取得制度是有严格适用条件的，如善意取得要求取得人在受让财产时必须出于善意，且已支付相当对价等，[10]且该商标已经通过商标局的核准公告程序并实际转让给了受让人。如果受让人并不是基于善意受让商标的，则不能适用善意取得制度取得商标权，则原商标权人可以请求法院确认商标转让行为无效。

[1] 胡锦光等 著：《行政法专题研究》，中国人民大学出版社1998年9月第1版，第282页。

[2] 参见杨建顺：《我国行政诉讼制度与理论的现状和课题》，载于《中国经济时报》1998年2月5日，转引自中国民商法律网（www.civillaw.com.cn）。

[3] 参见《法制日报》2005年6月7日第11版：《商标权利人的误区》。

[4] 参见（2005）一中行初字第197号行政判决书，载于北京法院网“裁判文书”专栏。

[5] 黄晖 著：《商标法》，法律出版社2004年9月第1版，第193页。

[6] 参见曾陈明汝 著：《商标法原理》，中国人民大学出版社2003年3月第1版，第309—310页。

[7] 王利明 著：《物权法论》，中国人民大学出版社2002年5月第1版，第260—261页。

[8] 参见龙卫球 著：《民法总论》（第二版），中国法制出版社2002年12月第2版，第561页。

[9] 参见吴汉东等 著：《无形财产权制度研究》，法律出版社2001年9月第1版，第45页。

[10]参见佟柔 主编：《中国民法》，法律出版社1990年11月第1版，第244—245页。