中国政法大学知识产权研究生学术沙龙第12期（总第24期）成功举行

中国政法大学知识产权研究生学术沙龙

第12场（总第24场）现场记录

主题：商誉、混淆与制止不正当竞争

主讲人：商家泉  资深知识产权律师

主持人：冯晓青教授

        中国知识产权法学研究会副会长

        中国政法大学无形资产管理研究中心主任、博士生导师

时间：2013年6月26日  19:00---21:00

地点：中国政法大学学院路校区新一号楼C102教室

举办单位：中国政法大学无形资产管理研究中心

协办单位：北京飞科艾普知识产权代理有限公司

冯老师：大家晚上好！今天的沙龙是我们与高文律师事务所合作的第三期了。本期邀请的商家泉律师，他是第一期合作沙龙的主讲人，相信大家对他已经很熟悉了，因此我就不再介绍。下面我将简单介绍一下本次沙龙的主题和内容。今天我们要研讨的主题是“商誉、混淆与制止不正当竞争”。应当说这个主题涵盖了我们知识产权保护的很多个方面，其中涉及到商号和商标、权利冲突和不正当竞争等一系列问题。此外还涉及一个概念问题，即商誉本身，商誉是否属于一种知识产权？如何从知识产权角度看待商誉？其法律地位如何？法律性质又如何？本次沙龙中，商律师准备了很多典型案例，我们可以从中提炼出一些法理，甚至是一些比较疑难困惑的问题，这些问题在法律条文中找不到答案，理论探讨也比较缺乏。这次讲座主要就是将实务、理论上研究较少的问题加以深入研究探讨，或者说将一些新的认识摆出来探讨研究。

本次讲座分为两个阶段 ，一是请专家就本次主题演讲，时间为80分钟。剩下的40分钟为讨论阶段，同学们倘若有不同的想法或观点，可以一起来探讨互动。因为我们主要目的就是为了相互学习提高，将实务中的一些细节和问题进行思考、探讨。

这次讲座也是这学期的最后一次，因为大家最近也都忙于考试。下学期开学后还会有更多的沙龙和专家讲座，我们将会邀请更多的理论界与实务专家。欢迎大家下个学期继续参加我们的沙龙活动。下面我们将时间交给商律师！（鼓掌欢迎）

商律师（高文律师事务所律师）：感谢大家！我上次讲的是知识产权边界和限制问题，这是一个非常重要的问题。今天探讨的问题更多涉及的是知识产权的基本概念问题。因为我们在以往的实务中发现知识产权的基本概念越来越重要，比如实务中“作品”的概念问题，再如“商誉混淆”问题，这也是今天要讲的基本概念问题之一。我们将通过对基本概念的阐述来提炼一些法理问题。

一、关于“商誉”的概念

首先看一下英国法官对商誉的描述，他说：商誉很容易被描述，但很难被定义。这是与好的名称、声誉和营业相联系的利益和优势。这是经营中的一种吸引力。这是一种从一开始就可以区别旧的经营活动和新的经营活动的事物。营业的商誉必须来自于特别的中心或来源。但是广泛地延伸或淡化它的影响力会使商誉毫无价值，除非商誉具有使消费者将商品带回家的足够吸引力。在经济学上，商誉是指企业存在的优越条件使其在未来时期获利能力超过可辨认资产正常获利能力的资本化价值，该商业价值一旦被不正当盗用，包括商标、字号、外观专利及其他商业外观在内的过分效仿，将对消费者及正常市场参与者产生损害，对该不正当竞争行为的制止可通过授予财产权或竞争法模式予以保护。商誉与其上述载体的关系是食物和器皿的关系。食物和器皿本身都是有价值的，不过商誉的价值是动态的，标识本身的价值是相对固定的。混淆连接着商誉与制止不正当竞争，由它决定是否应该制止盗用商誉的不正当行。确定商誉获得的时间不是商标申请和获得注册的时间，而是产品投入市场的时间。关于商誉获得时间点的最早案例是英国“Cadbury案”。

二、关于“混淆”的概念

对于“混淆”这一概念，一是，混淆在商标、外观，以及更宽泛的不正当竞争法中占有重要地位。有观点认为，包括商标在内的不正当竞争法是混淆的产物。是否存在混淆的可能性，成为判断侵权与否的重要标准。二是，混淆是一般原则，淡化是补充存在。三是，混淆的内容不仅局限于“来源或出处”，任何可能造成混淆、误认或欺骗的行为都应制止。

三、混淆的类型

混淆第一种分类是“直接混淆”和“间接混淆”。直接混淆是最为常见的类型，它包括“产品混淆”和“来源混淆”。间接混淆指的是意识到产品来源出自不同出处，为独立企业，但一般认为不同出处主体之间存在一定的商业上的联系，这些关系一般包括控股关系、授权关系、赞助或许可关系等。

然后，第二类分类是“正向混淆”和“反向混淆”。正向混淆指的是误认为被告的产品来源于原告，反向混淆指的是误认为原告的产品来源于被告。其中正向混淆是最为常见的类型，反相混淆比较常见的案例可能是“IPAD案”和“百事可乐蓝色风暴案”，另外，反向混淆最早的案例是美国1977年“Big Foot案”，在这个案当中，法官放任反向混淆无异于向人们昭示，大公司可以名正言顺的窃取小公司的在先商标，凭借雄厚的经济实力进行密集广告宣传后据为己有。

第三种分类类型是“售前混淆”和“售后混淆”。这在我们正常的经营活动中也是很常见的。我们可以举一下案例，售前混淆指的是混淆事实的时间不是在购买当时发生，而是在购买之前发生。比如在2006、2007年左右，在上海和北京发生的7-ELEVEN打假案例。具体情形是被控外观涉及和7-ELEVEN很像，只有在近距离看才能区别开来，但是消费者以为是7-ELEVEN，进了店里之后发现不是，但是进了店消费者就有可能购买该商品了，也就是这种行为说给经营者提供了商机。这就是有关售前混淆的概念。此外涉及售前混淆的还有一个典型的案例，那就是有关老字号瑞蚨祥。当时西边有一个瑞蚨祥的老地址，东边也有一个瑞蚨祥，这两个是不一样的，给消费者造成了混淆。这里比较有意思的是，西边那个瑞蚨祥，是在拆迁的过程中，拆迁公司无意中发现的，是北洋军阀时期的人留下的，但当时已经作为文化遗址了，于是不能拆迁了，就留下来了。另外，在百度搜索过程中也是存在比较多相关案例的。售后混淆是指购买者事先不知正品，使用后感觉质量不高，将仿制品与正品混淆，不再购买该品牌产品，正品随即失去市场；还有一种情形是指购买者事先知道为仿制品，只需支付较低的价格就可获得拥有正品的声望和优越感，挤占正品市场份额，同时，旁观人不知并产生混淆，可能因对仿制品品质不满意，正品丧失市场份额。同时，仿制品充斥市面，正品不再罕见、稀有，失去神秘感，售价无法维持原有水平，权利人失去部分利润。

第四种类型是“联想性混淆”，又称为“潜意识混淆”，两者实质上一个概念，联想性混淆源于德国，而潜意识混淆源于美国。法院给予这种混淆类型以保护的理由是：被告不恰当的利用了原告的商誉，在消费者心目中引发了潜意识的联想，碰巧与原告带来的其他联想相一致，消费者是无意间将一种产品的性能与名声与另一产品联系在一起，但可能事实上能够识别不同厂家，这无疑会产生淡化的效果，逐渐消弱、降低在相关公众心目中的印象。比较典型的案例有“摄氏香水和华氏香水”、“黑人牙膏和白人牙膏”。此外，也包括时下正在讨论的案件“小米手机和大米手机”，我们都知道有一款小米手机，同时市场上也有一款大米手机。一般情况下两者是不构成混淆的，但是一定要联想的话还是有一定的关系的，这就可能就存在侵权了。

四、混淆判定的参考因素

这里先讲一下美国的判定混淆的参考因素，美国有十一个巡回法庭，他们各自建立了自己的判定标准。

联邦第一巡回上诉法院共考虑八项参考因素：商标之近似性，商品之类似性，交易管道问之关系，系争当事人之广告的关系，可能的买受人阶层，确实混淆之证据，被告采用其商标的意图，原告商标之力量（商誉）。

联邦第二巡回上诉法院的考虑因素是由由著名拍立得 (Polaroid)案所建立之八项参考因素，即商标之力量，商标之近似性，商品之邻近性(proximity)，商标前使用人跨越商品界线(bridge the product gap)之可能性，确实发生混淆证据，商标后使用人采用其商标时的善意(good faith)，其商品的质量以及买受人之成熟度(sophistication)。此八项参考因素原本仅适用于不同产品，但该法院于一九八八年Banff,Ltd．V． Federated Dept．Stores，Inc．一案表示，该等因素亦适用于竞争商品。

联邦第三巡回上诉法院考虑十项参考因素：商标之近似性，商标之力量（商誉），商品价格及其它显示买受人注意程度之指标，共同使用而未引起确实混淆之期间，被告采用系争商标之意图，确实混淆之证据，交易管道及广告媒体之同一性，消费者因为商品功能类似所设想之商品关系，可使大众期待商标前使用人可能进入后使用人市场之其它因素。

联邦第四巡回上诉法院考虑商标之力量或独特性，商标之近似性，商品及服务之类似性，营业设备之类似性(facilities used in business)，广告之类似性，被告之意图及确实发生之混淆。

联邦第五巡回上诉法院，没有特别的考虑因素，和原来说的基本一致。其参考因素有：商标之类型(type of mark)，设计之类似性，商品之类似性，零售管道与买受人之种类(identity)，广告媒体之种类，被告之意图及确实发生之混淆。不过在一九八六年Oreck Corp．v．u S．Floor Systems，Inc．一案，该法院又加上“潜在买受人注意之程度”。

联邦第六巡回上诉法院考虑的因素有：原告商标之力量，商品及服务之关联性及近似性，确实混淆之证据，使用之营销管道，买受人可能之注意程度，被告选用系争商标之意图以及产品种类扩张之可能性。产品种类扩张之可能性是其创新之处。

联邦第七巡回上诉法院认为应参考下列因素：商标外表及含义(appearance and suggestion)之近似性，商品之类似性，共同使用商标之范围及方式，消费者可能之注意程度，原告商标之力量，以及被告有将其产品蒙混为他人产品之意图。

联邦第八巡回上诉法院的考虑因素和之前没有什么新颖的地方，包括：商标之力量，商标之近似性，商品在竞争上的邻近性，混淆之意图，确实发生之混淆，可合理期待之消费者注意程度。

联邦第九巡回上诉法院的考虑因素与第六巡回上诉法院几乎完全一致，即：商标之力量，商品之邻近性，商标之近似性，确实混淆之证据，使用之营销管道，商品之种类及买受人可能之注意程度，被告选用系争商标之意图，以及产品种类扩张之可能性。

联邦第十巡回上诉法院该法院采用美国法律学院(American Law Institute)一九三八年侵权行为法重编第七二九条款所考虑之因素：商标外观、读音、系争图样或设计之语言释义及义涵之近似性，行为人选用商标之意图，商品之使用及营销方式之关联性，买受人可能之注意程度。

联邦第十一巡回上诉法院的考虑因素是其他上诉巡回法院都有考虑的因素，没有独特之处：原告商标之力量，商标之近似性，商品及服务之类似性，销售方法(即零售管道或顾客)之类似性，广告方法之类似性，被告之意图以及确实混淆之证据。

五、关联商品或服务之参考因素

刚才我们讲的都是混淆的判定商标方面参考因素，下面我们讲一下关联商品或服务之参考因素。这方面的参考因素主要有五项。

第一项是我国法律规定：最高院商标法司法解释“类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面。

第二项是相关大众之认知程度。

第三项要考虑的因素是功能交互代替性或互补性。在这里需要注意的是“关联商品”和“竞争商品”的概念区分。关联商品的概念是由竞争商品的概念放宽而来，因此竞争商品当然是一种关联商品(不过关联商品不一定必须是竞争商品)，竞争商品亦必须从相关大众的观点中判断，即系争商品在满足其相同目的时是否具有功能交互代替性之关联，以致消费者愿意以此代彼或以彼代此。除此之外，具有互补性质之商品亦可能是关联商品，例如相机与底片、葡萄酒与奶酪(吉士)、面包与奶酪，大豆与豆浆机，是相关大众可以或必须一并使用之互补商品，在美国商标法实务上因此被认为是关联商品。

第四项需要考虑的因素是价格因素，价格往往是决定商品销售管道及场所的主要因素，价格经常亦决定买受人使用注意之程度，价格更可以将买受人区隔为不同种类之买受人。不同的价格可能有助于证明系争商品无关联或销售管道及场所不同。不过，只有当价格可以证明不同当事人之商品系由全然不同阶层之买受人所购买时，价格才具有重要性。不过价格差距很大的商品仍有可能引起混淆，例如低价位商品的买受人知道高价位商品，而误以为前者为后者的新产品或所谓“副牌”或误以为前者为后者之廉价品而庆幸捡到便宜。

最后，还要考虑的第五项因素是销售管道及场所。商品或服务之流通就是其与相关大众接触的过程。商品或服务之流通主要借助不同销售管道及贩卖场所。理论上，商品若经由相同销售管道或贩卖场所与相关大众接触，则后者因为其使用近似商标而误认其彼此间有某种关联(即混淆)的可能性，当然会比经由不同销售管道或贩卖场所的商品引起混淆之可能性为大。但是确亦不能由此推论出销售管道或场所相同的商品一定就是关联商品，或销售管道或场所不同之商品一定不足关联商品，因为现代的营销方法往往将极为不同的商品放在相同之销售管道及场所。

在这五个考虑要素中，第四项价格因素和第五项销售管道及场所因素只是一种参考要素。

六、侵权的判定问题

首先，我们来了解一下英国判断仿冒的“三元论”，其主要包括以下三点内容：

第一，原告的商品或服务在市场中获得了商誉和声誉，并以一些显著特征而知名。

第二，被告有意或无意地错误表示与原告存在联系，造成混淆的可能性。

第三，原告收到损害或可能具有损害的危险，如客户流失、商誉减损等。

其次，我总结了一下，归纳了标识三步法，标识三步法具体步骤为：

第一，标识本身相似---造成混淆可能---是否具有例外（正当使用）

首先是本身近似，一般构成侵权的可能性比较大，但是本身近似和完全相同的情况下，也有不构成侵权的情形。只有达到混淆可能性时，才能构成商标的侵权。最常见的案例是“稻香村案”。当看到“稻香村”时，很多消费者会进一步看是北京的稻香村还是苏州的稻香村，还是保定的稻香村，此时，消费者已经很清楚了，不再笼统地看商标了，他会把握商标商品的一些细节，比如字号、地址、生产厂家等。所以，标识本身相似或相同，但若没有构成混淆的话，是不构成侵权的。

第二，标识本身不近视---造成混淆可能---是否具有例外（正当使用）

标识不近视不一定不构成侵权，还要看混淆因素，如果标识完全不一样但是产生混淆性，就有可能构成商标侵权。大米和小米手机就是一个例子。

第三，判断：诚实信用（即未混淆，但对借用了他人商誉获取商机具有主观故意）这条规则是在前两条规则办法无法判断使用时才采用这个规则方法。

冯老师：我给补充一个案例，是疑难案例。广州本田，是一个日本的牌子。引证商标是“广本”，如果按照标志三步法，本身应该很难认定为近视。但是这个案子争议很大，我觉得如果引入诚信原则，可以增加说服力。

商律师（续）：

七、混淆原则的例外---正当使用

我国商标法没有明确法律规定，仅第52条规定“未经许可”。正当使用的法理引用，通常源于《商标实施条例》第49条，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

五根台湾地区“商标法”第30条规定了“法定例外”：1、善意且正当使用抗辩；2、合同抗辩；3、在先使用抗辩；4、权利用尽抗辩。

美国法院总结了正当性使用的三个要素：1、非商标性使用：不被正当使用所覆盖：即重新包装使用商标但指向权利人，或在广告中使用他人商标。对于前者情形一般是指产品发生毁损了，商家经行重新包装、销售。这种情形有可能构成商标侵权。2、公平、善意的使用：即必须是出于对自己产品描述的必要素，不得不正当利用他人商标所代表的商誉。主观判断具有难度：具有可替代的表述、商品的相关程度。3、仅仅是为了描述自己的商品或服务。

正当使用审判中的实例，也有很多，主要包括：

1、“百家湖”案：一审法院认定百家湖为一地名，为保护公众利益，不支持商标专用权人因注册商标即获得该地名的独占性垄断，被告善意使用该地名为属于正当使用；二审法院从保护商标注册人角度出发，支持了原告该商标的专用权，但再审法院又推翻二审判决，最终支持一审判决。

2、《家庭》杂志案：两审法院一致认为，家庭一词为人们日常生活、工作和学习中常用的基本词汇，只是因为原告的使用才获得了第二含义，即代表杂志。而被告使用的恰恰是第一含义的家庭，而非指向杂志，且使用中没有突出使用，属于正当使用。

3、Owen商标侵权案：原告注册了“Owen”商标，被告为服装生产企业，在运动服装前胸及后背连同“10号”一起使用了“Owen”，法院认为，“Owen”使人第一反应为联想到英国著名球星欧文，而非原告商标，被告使用“Owen”的功能主要是通过欧文的个人形象做广告性宣传，而非识别商品来源的符号，故此驳回原告的商标侵权的诉求。

4、“银杏”商标侵权案：法院认为，被告为表明其产品中含有“银杏”，可以通过在产品外包装上增加原配料表，或直接表明本产品含有银杏成分方式来描述其产品的原料，没有必要突出使用“银杏”来表明其产品原料，显然不是对该词第一含义的正当使用，而是商标性使用。故此，支持原告诉求。

5、其他案例：包括立高（SBC）案、新东方TOEFL案、长虹电视“HDTV”案、“挖坑、保皇”案等等。

这里有涉及一个基本概念的问题：即“合理使用”、“强制许可”和“正当使用”三者的区别。正当使用是商标法中的概念，但是没有写进商标法。合理使用是版权法中的规定，强制许可是专利法中的规定，但是强制许可不适用于外观设计和商标，只适用于发明和实用型新。具体区别表现为：

1、强制许可不适用于外观及商标，仅适用于发明和使用新型，是出于公共利益平衡，对权利的一种限制，属于侵权例外抗辩；即行为是侵权，但是法律规定不视为侵权。

2、合理使用是著作权法的概念，也是出于公共利益平衡，对权利的一种限制，属于侵权例外抗辩。

3、正当使用是对商业标识第一含义的使用，是对一些和商标相同的符号的正当使用，不是对商标的使用，即描述性使用,不属于商标法未经许可使用的范畴，属于不侵权抗辩，而非侵权例外抗辩。所以呢，不属于不侵权的抗辩，而是属于非侵权例外的抗辩。

八、未盗用商誉的处理----商誉载体未被使用

刚才我们谈论的都是使用了他人的商标，下面我们要谈论的是没有使用他人商誉，只是借用了符号，从而引发的相关问题。因为我们知道，商标没有使用，是不会有商誉的。

还是以商标为例：商标注册本身不产生商誉，商誉在使用中生成，但商标注册即向相关公众公示：权利人已经或即将使用该标识，他人要承担合理避让的义务，即也须承担停止侵权责任。

另外，仅使用他人容器，未侵犯他人食物的行为（容器中没有食物），即只是用标识没有用商誉的行为。可仅承担清理的义务，即为维权的合理开支。北京高院2006《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》指出：虽然侵权成立，但权利人从未使用也未许可他人使用其注册商标的，可以根据权利人未使用注册商标持续时间、权利人制止侵权行为的合理开支、侵权行为的性质、情节、范围以及侵权商品的种类等因素，酌情确定损害赔偿数额。我们做过的相关案例是：薛中鼎与华谊兄弟公司“战国音乐案”。

九、商业外观：商誉、混淆、制止不正当行为及功能性例外

商业外观是指通过使用获得第二含义，具备区分功能，一般均包含了相关的企业商誉，包含该商誉的商业外观一般受到了法律保护，但被告可以以功能性进行抗辩。

大家可以看看这个案件：这个案件在美国乃至世界范围内都是很有名的，甚至很多去美国旅游过的人都知道这个案例，它是一个屋顶山羊案。

冯老师：是真的草真的山羊吗？

商律师：是的，然后，他以房子和山羊为主题，设计了一个商标。这个酒店在长期的经营使用中，产生了商誉，获得了第二含义，吸引了很多游客，然而许多被告看到了商机，也进行了相同的操作。于是被提起诉讼，美国法院签发禁令，判令停止侵权。

下面我们讲一下之前讲过的一个案例——红色高跟鞋案例，我们刚才说过功能性是一个例外，红色在某些用品上是具有功能性的东西，所以可以看到这个案子是以不正当竞争和假冒伪劣提起的诉讼。美国地方法院认为：原告虽然是最早在鞋底使用红色的，但却不能禁止圣罗兰等竞争者使用或者效仿。下面是当事人和联邦法院对于本案件的一些观点、意见表述：

原告在诉讼案件中说，从今年2月起他已经要求美国Gucci集团旗下Yves Saint Laurent品牌停止在曼哈顿的商店销售红鞋底产品。“被告”频繁使用红色鞋底会造成消费者对两个品牌的混淆，造成消费者错误购买，有欺骗的嫌疑。以红色鞋底为招牌的Louboutin公司，在看到竞争对手伊夫•圣罗兰位于曼哈顿的专卖店内也销售红底女鞋之后，就以“非法竞争”和“商标侵权”之名将后者一纸告上法院。

联邦法院驳回其起诉，认为红色鞋底虽然具有其特性所在，但却不能视为独家所有的“商标”。 联邦法官Victor Marrero表示，“鉴于在时尚行业，颜色具有美观装饰功能，对于竞争起到决定性作用，法院认为Louboutin难以证明红色鞋底应受到商标保护”。 同时，法官认为，原告并没有提供足够多的证据证明伊夫•圣罗兰侵犯“红色鞋底商标”，因此对其要求后者将红底鞋从其橱窗撤下并支付1百万美元赔偿不予支持。

诚然，法官认可Louboutin红底鞋非常著名，众所周知，但他似乎自认为在时尚行业，最好不要将单一颜色用作注册商标。扩展到时装行业：颜色作为美观的竞争功能，对竞争是非常有用的，不能独占使用。

冯老师：谈到这里我补充一点信息。关于《商标法》第三次修改，我上月应邀参加全国人大法律委员会、法工委和财经委员会组织的专家座谈会，了解到之前讨论的将单一颜色作为商标的规定，有些争议。

商律师：下面讲一个拖拉机的案子，这里拖拉机的绿色对于产品来说不像刚才的红色对于产品具有一定的功能性色彩。绿色针对拖拉机的功能来说，是具有可竞争的替代方式，绿色本身不具有功能性。

还有一个关于巧克力案例，这是最高法院的一个案例。是一个关于FERRERO ROCHER巧克力是否为在先知名商品，涉及到地域原则的一个例外：其一，按照驰名商标的证据要求准备，仍应以在中国境内为相关公众所知悉为必要；其二，不能理解为仅指在中国境内知名的商品，不排除适当考虑国外已知名的因素。

冯老师：这个案子其实是有很大的争议的，不管是学术界还是实务界。最高院最后也是将案件改判了。

商律师：那么接下来我们就要讨论商业外观为什么受法律保护呢，商业外观受法律保护的为何有如此重要性呢？

因为随着当代复制技术的高度发展、商品生命周期的缩短以及流通体制的发达等，开发创造者通过投入大量金钱研发和付出巨大努力将产品推向市场所取得的成果，他人可以轻而易举地模仿，且模仿者可以大大降低其成本和商业化过程的风险，而开发创造者的领先优势很快会被破坏。

商业外观受法律保护，原告需要证明什么？首先，原告需要证明其外观具有来源上的显著性，获得了第二含义，第二含义主要包括知名度、美誉度等；两者都要证明，而不是选择其一。在知名商品中，往往可以看到两者是一起提的。其次需要证明的是存在其商品与被告的商品产生混淆的“可能性”。

十、 接下来我们看商标，我主要从以下五点来理解商标

第一，侵犯商标权中，侵权者的动机和目的就在于利用他人所承载的良好商誉推销自己的产品与获取不正当利益，并挤占被侵权商标的市场份额。

第二，大部分侵犯商标专用权的案件具备以下两个条件：一是原告具有商誉，这是第一个要证明的，第二个要证明的是被告制造了混淆，满足这样两个条件就侵犯商标权。

第三，通过大量使用获得第二含义（商誉）。有一些表达方式，可以作为商标获得注册和保护。

第四，商标法是最紧密依赖反法的，商标的保护也是制止不正当竞争的一部分。

第五，商誉是食物，商标是容器，侵犯他人食物，要承担赔偿责任，依据填平原则；未经允许仅使用他人容器的行为，要承担恢复容器本身干净状态的责任，及可以仅承担维权的合理开支。商誉的价值是通过使用获得的，商标标识本身的价值由设计成本及商机决定。

相关的案例主要有：马英酒、莫言醉、简朴寨、武松打虎、瑞蚨祥。注册“马英酒”商标，这很容易让人想到马英九了。这个商标本身没有使用，只是注册了，但是它可能带来很大的商机，因为在相同的条件下，消费者可能抱着试试看的心态，也就是容易引起消费者的尝试兴趣。再如“简朴寨”，这个商标并没有注册，但是在一排饭馆中很容易引起消费者的注意，很多消费者同样会抱着尝试的心态。“武松打虎”是版权里的一个设计的问题。“瑞蚨祥”涉及的是版权和商标的关系，其实是产品的附加值是什么的问题，到底是商标的商誉还是版权的价值的问题。

刚才说商标比较依赖于不正当竞争法。这是我们律师事务所做的一个调查，就是在上海法院近三年案件中，仅仅提起商标侵权纠纷的案件不涉及不正当竞争的占80%，提起商标侵权纠纷及不正当竞争案件占20%。

下面我们来讨论的案件是美国的颜色案件，该背景情况如下：

原告 Qualitex公司从1957年开始生产和销售一种用于干洗的金绿色衬垫，并对此进行了广告宣传。被告Jacobson公司从1989年开始以和原告Qualitex公司衬垫相同的金绿色生产、销售衬垫。1989年12月原告Qualitex公司以该金绿色申请商标注册，1991年2月5日获得在美国专利商标局的商标注册(注册号1633711)。后原告Qualitex公司起诉被告Jacobson公司商标侵权及不正当竞争。被告Jacobson公司辩称颜色是不受保护的，反诉应撤销原告Qualitex公司的注册商标。

这个案件审判经过如下：

加利福尼亚中部管区联邦地区法院判决员工公司的金绿色商标是有效的，被告公司的行为构成商标侵权。法院同时还判决被告 Jacobson公司依兰哈姆法案第43条(a)款承担侵犯商标装潢的不正当竞争责任。法院特别指出，金绿色被用作符号，已获得第二含义，并且除了标示衬垫的出处外没有其他功能。Jacobson公司不服判决，上诉到联邦第九巡回上诉法院。该法院推翻了认定商标侵权的判决，认为兰哈姆法案不允许单一颜色作为商标注册，判令撤销原告Qualitex的商标注册。在Qualitex公司的申请下，美国最高法院对此案进行了复审。最高法院认为，Qualitex公司的金绿色“已产生第二含义(因为顾客将金绿色认作Qualitex)……能识别衬垫产品的出处，因此能够作为单一颜色商标，撤销第九巡回上诉法院的判决。

我之所以举这个案子是因为在商标侵权案件中大部分是商誉的混淆，而这个案件不同。原告方认为：其颜色商标自1957年开始使用，长时间使用使该商标获得了极大商誉，消费者能够将金绿色与其商品相对应，并且依据该颜色辨认其商品来源；并且其商标已经获得专利商标局的注册。被告认为：颜色混淆辨别相对于文字相似辨识更加困难，由于光线影响会对受保护颜色造成感官上的差异，致使法庭或者竞争者难以判断在近似商品上使用近似颜色是否构成对商标权的侵犯。另外，颜色是有限的，适合特定商品使用的颜色更有限，允许将单一颜色作为商标将会导致颜色商标会很快用尽，会妨害有效竞争；先例（包括最高法院判例）关于商标在普通法中的定义为“名称、图形、字体的组合”，对于颜色作为标识允许自由使用；基于颜色作为商标的一部分（如彩色圆圈、字母或者文字）已经被兰哈姆法案所许可，能够使权利人得到充分保护，没有必要再将单一颜色作为商标保护。

法院认为：当颜色可以用以区别商品或者服务的来源，就具备了第二含义，满足了商标的法定条件，可以成为有效的商标，并且也没有特别法律规定颜色不能单独成为商标。关于颜色的有限性，法院认为原色之间的混合可以出现新的颜色，一个颜色成为商标后，其他厂商仍可以采用其他新的颜色，故颜色穷尽的情况不会发生；如果颜色系与产品功能相关如药丸的颜色用以辨认药品的种类（注：Shire U.S., Inc. v. Barr Labs., Inc.）则不能作为商标受到保护，如果与功能特色无关，则可以作为商标保护，法院会酌情考虑颜色作为商标是否会妨害有效竞争。Jacobson所列举最高法院的关于商标的定义乃是依据1946年兰哈姆法案所作解释，但兰哈姆法案的内容已经有所调整，允许具有第二含义的描述性文字可以注册为商标，在1985年联邦巡回法院案例中认定商标保护的范围涵盖颜色，而1988年国会修正兰哈姆法案后仅保留了部分定义性法条，联邦法院据此作出的判例及专利商标局审查标准均许可单一颜色作为商标。

这是美国颜色商标的案子。我国涉及单一颜色商标的实例是“吉百利”商标案。

十一、外观专利

外观设计专利并不是以区别商品、服务为唯一或主要功能，往往还有其他功能，如产品的设计使用功能、促销功能，来源表示功能只是其中之一，虽为三者中最弱的功能，但也能汇聚一定的商誉，同商标一样，不能实行强制许可，对其侵权的判断，也以混淆为依据。允许适当模仿，制止不正当的仿冒行为。

十二、商业字号，这也是我们今天主要讨论的问题

商业字号并非对世权，我国对其实行的是反不正当竞争的保护模式。字号往往具有区域性，经过使用，具有一定知名度、美誉度的字号承载了企业商誉，可以制止他人盗用该字号商誉的不正当竞争行为。制止的方式也是防止混淆。

美国反不正当竞争法46条：为商业性目的，未经许可使用他人的姓名、肖像或其他身份标记，属于盗取他人身份中的商业价值，应承担禁令和损害赔偿的责任。反观邓丽君全传案。这个案件作为商标侵权可能不行，但是作为反不正当竞争法可能是比较合适的。

我们今天将的第一个案件是：

案例一：威德福（中国）VS盐城威德福，案由是擅自使用他人企业名称纠纷。

该案件中，原告诉称：原告威德福（中国）能源服务有限公司是威德福国际公司在中国投资成立的油田服务公司。威德福国际公司是全球四大石油服务公司之一，总部位于美国，现有雇员5万余名，在美国上市。做为经营油田服务及设备的大型跨国企业，威德福国际公司在全球范围内为油气田勘探开发提供服务，在世界主要能源生产中心如亚洲、加拿大、欧洲、拉丁美洲、中东、俄罗斯及美国都设有区域服务中心，业务遍及100多个国家和地区。为客户提供一流品质的油田服务是威德福国际公司一贯秉承的宗旨。

原告威德福（中国）能源服务有限公司字号“威德福”成立于2008年5月，在继承母公司商誉的同时，经过大陆关联公司及原告本身的长期使用，具有极高知名度。原告于2010年1月在江苏建湖县投资、合作阀门业务，总投资2.5亿美元，与著名企业江苏鸿达福石油设备有限公司合作，合作项目为政府重点项目，得到当地新闻广泛报道。被告盐城威德福石油设备公司2010年6月18日设立，地域上亦位于江苏建湖县，经营项目与威德福（中国）能源公司相同，借用了原告商誉，并实际产生了误导社会公共的效果。故请求：一、判决被告立即停止在其企业名称中使用“威德福”字号；2、判决被告赔偿原告经济损失20万元，维权合理费用5万元；3、判决被告承担本案诉讼费用。那份起诉书是我写的。

被告一审答辩的答辩状写得比较简单，可能是当地的一个律师。被告答辩：（1）被告企业是经合法注册成立，成立后一直在经营；（2）被告是经“威德福”商标权人授权使用；（3）原告成立时间较晚，其他关联公司及母公司知名度不能作为子公司知名度依据。

一审重点调查了原告关联公司及母公司关系、原告使用字号情况、知名度证据，原、被告经营范围重合情况等。并就知名度、母公司及关联公司商誉、商标许可备案、商标能否许可注册字号问题进行了辩论重点。

一审法院盐城法院认为：（1）商业行为是否违反诚实信用并在相关公众中造成误认和混淆是判断是否构成不正当竞争的一项原则；（2）二者经营范围具有相通性，均为石油相关；（3）原告继承了母公司即威德福国际在世界范围内的商誉；（4）被告具有“搭便车”的主观故意，具有主观过错，目的即借助和利用他人已有的良好商誉，谋取额外商业利益，其字号含有“威德福”三字，很容易导致相关公众混淆和误认，认为被告和原告在市场经营中具有某种特定联系，从而对商品或服务来源产生错误认识，对原告的经营造成客观上的不正当竞争，损害了原告商誉，违反了诚实信用的市场准则，构成不正当竞争。故判决：（1）立即停止在名称中使用“威德福字号”；（2）赔偿原告5万元。

接下来，被告以原告知名度证据不足，提起上诉，二审辩论重点包括两点：一是母公司、关联公司的知名度是否能由原告继承；在有具体条款规制时（假冒行为），不正当竞争法一般条款是否可以适用。《反不正当竞争法》第二条明确规定：经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。《反不正当竞争法》第五条规定：经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：其中第三项“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”。另外本案还涉及知识产权地域性原则的问题。关于知名字号的举证的问题，是证明“相关公众知晓”，还是“被告知晓”？这也是《反不正当竞争法》第二条和第五条的区别。最后是关于应该“停止使用”还是“变更”的问题，因为经营范围含农用机械，那么是否应停止使用？

针对以上问题，我们在这里依次给出二审的代理意见：第一，盐城威德福明知或应知威德福中国及关联公司“威德福”字号，具有主观恶意，“威德福”为臆造词汇，盐城威德福注册行为不可能是偶然行为、巧合行为；第二，威德福中国已经在中国大陆石油行业内具有极高知名度、美誉度；第三，盐城威德福违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第2条第1款规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。《反不正当竞争法》第2条第1款属于有限的一般条款，当事人虽不可以依据该条款寻求行政处罚救济，可以依据该条款寻求民事司法救济，人民法院也可以依据或援引该条款审理民事纠纷。具体到本案，可以认定上诉人未遵守诚实信用原则，未遵守公认的商业道德，构成不正当竞争。第四，不正当竞争法第第5条第3款对于擅自使用他人的企业名称或者姓名的规定，以及最高人民法院《关于审理不当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第6条对于“企业名称”定义，虽然对企业名称的知名度提出了一定要求，但该知名度的要求并无固定标准。一般来讲，如果现有证据足以证明“盐城威德福”在工商核准注册时已经明知或应知被上诉人在先的字号，则可以认定被上诉人威德福中国在先的字号已经达到了最高法司法解释规定的知名度要求，进而可以认定其违反了不正当竞争法第第5条第3款的规定。第五，盐城威德福的行为显然盗用威德福中国商誉，必然导致相关行业消费者的混淆：知名度、商品经营范围、地域等。第六，商标、字号冲突遵循权利在先原则。商标和字号为不同领域，作为民事权益是相互平等、独立的，无强弱大小之分。上诉人提供的6164628号商标证核准时间晚于原告字号注册时间，该商标注册行为本身即侵犯了被上诉人在先权利，被上诉人现已提起撤销程序；同时，即使该商标注册合法有效，在商标、字号存在市场冲突的前提下，商标持有人也无权授权他人以字号注册形式使用。第七，虽经营范围具有农业机械，但结合其主观故意看，同时未提供经营农业机械的证据，从注册之初即没有准备经营农业机械的准备，考虑到一般除法律法规强制的，企业均可以超范围经营，为避免盐城威德福继续侵权行为的可能，应停止使用。

关于“威德福（中国）vs.盐城威德福”这一典型案例，还有以下相关案例。主要包括：第一，北京高院关于数个独立商标组合形成的新商标不能当然地承受原商标声誉的认定：鳄鱼恤有限公司诉葛昌能及北京新世纪服装商贸城市场有限公司侵犯商标专用权纠纷案。第二，北京高院关于对虽未在我国大陆地区从事商业行为但存在能够使相关公众将该商业行为与特定商标联系起来的非商业活动时可视为使用该商标的认定：苏富比拍卖行案。第三，关于地域性的例外的问题。首先是关于“STARBUCKS”和“星巴克”商标的知名度问题。山东高院认为，星源公司在一审中提交了大量有关“STARBUCKS”和“星巴克”等商标在国内外注册、使用、被媒体报道的证据，足以证明“STARBUCKS”商标和“星巴克”商标在国际上和国内享有较高的知名度。同时，国际上的知名度与国内的知名度是相互联系、相互影响的，如果一个商标在国际上享有较高的知名度，并且这种知名度范围已经覆盖到国内，那么在国内市场不必再完全依赖商标权利人的对该商标的使用来获得知名度。我们再来看一下星巴克案中上海高院主审法官关于域外证据的评述。由于“STARBUCKS”系列商标广泛的国际知名度，以及在华语地区对“星巴克”商标的宣传、使用，“STARBUCKS”、“星巴克”商标的知名度迅速扩大，已为中国大陆相关公众所熟知。本案中，原告对其在世界范围内获得的商标权利和经营权利方面的文件，在美国履行了公证、认证手续。对于此类证据可否采纳，存在不同意见。第一种意见认为，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第11条的规定，此类证据应在相关证据的形成地国办理公证、认证手续，因此，上述证据未按规定履行手续，不应采纳。第二种意见认为，证据形成地应理解为证据收集、形成的地点。上述在美国收集的证据履行了公证、认证手续，因此完全符合证据规则的规定，应予采纳。第三种意见认为，此类证据不属必须严格履行公证、认证手续证明诉讼主体资格的境外证据，从保护当事人的合法权益以及提高诉讼效率的原则出发，不一定要履行公证、认证手续。 

冯老师：我在此补充一点信息。之前参与的一些学术沙龙和专家论证的研讨时，公认的观点是对于域外证据的采信一定要严格。我记得去年在江苏有一场主题报告，最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊就曾明确强调，我们对于域外证据的采信必须要很慎重。虽然不是说完全没有例外情形存在，但是一定要严格、慎重，从严把握。

商律师：下边要讲的是第三个相关案例，联邦上诉法院审理的涉及到巴黎公约驰名商标原则同商标地域性原则相冲突的案例：墨西哥经营连锁杂货超市 “GIGANTE”案。如果按照商标权的地域性原则，“GIGANTE”在美国的在先使用者是被告，原告对争议商标本没有优先权。在本案判决之前，没有其他联邦上诉法院就国外驰名商标和商标地域性原则的冲突的法律问题做出判决。审理该案的第九巡回区联邦上诉法院的Kleinfeld法官在判词中说：“然而，我们判决确实存在驰名商标对地域性原则的例外。尽管在商标法领域，地域性原则是一久远且重要的法则，但是这不能绝对化。一个没有驰名商标例外的、绝对的地域性法则将会导致消费者混淆和欺诈。”Kleinfeld法官也意识到外国驰名商标对地域性原则的例外如果平衡不好就会导致地域性原则的废弃，所以对尚未在美国使用的外国驰名商标欲突破地域性原则而获得保护，该商标在美国仅有第二含义是不够的，还应该有强势证据证明美国大多数的相关公众熟悉该商标。

关于企业名称变更字号后商誉由谁承继问题的案例：诺托案。涉案双方是温州市诺托五金有限公司与诺托•弗朗克建筑五金(北京)有限公司。这个案件涉及到的问题是关于企业是否还能够对变更前名称享有专有权利的问题。

关于知名度要求的一个案例，原告河北省农药化工有限公司诉被告国家工商总局商标评审委员会，第三人是河北三农农用化工公司。该案的行政判决书中有如下表述：“本院认为：商标法第31条上述规定的实质在于禁止违反诚实信用原则的行为，虽然该条款对他人在先使用的商标提出了一定知名度的要求，但该知名度的要求并无固定标准，通常而言，如果现有证据足以证明商标注册人在商标申请时已经知晓该在先商标，则通常可以认定在先商标的使用已经达到商标法31条规定的知名度要求。此种情况下，如果商标注册人在与该在先商标使用的商品相类似的商品或服务上申请注册了与其相同或近似的商标，则可以认定该商标的注册申请违反了商标法第31条的上述规定。”

冯老师：这个判决书中的观点不一定完全有道理，我们不一定赞同。因为在先使用的商标必须有一定知名度而且还需要具备一定的商誉。否则只要有一点别的因素都没有那就是“搭便车”的行为。比如商标法的此次修改，就增加了“与他人具有合同、业务往来关系或者其他关系明知他人商标存在，而将他人在先使用的商标申请注册的，不予注册”。其实是倾向于对未注册商标的保护，很显然这里体现出这样的一种价值取向。

商律师：关于“字号诉字号”型案例的其他典型案例，在此列举两个。其一是福建高院审理判决的“福建龙记金属制品公司vs.河源龙记金属制品公司”案；其二是江苏高院审理判决的“天津市全兴体育用品厂与南京运动器具厂、四川全兴足球俱乐部商标侵权纠纷”案。

下面我们一起来看一个典型案例：“成都同德福vs.重庆同德福”。本案商标行政案部分涉及历史原因停止使用的老字号，与商标冲突问题，实质是对老字号“同德福”商誉的争夺。多年未使用，该商誉还是否能由传承人继承。本案民事案件涉及两个问题：注册超过5年的字号，能否以侵犯商标权予以撤销；以及商标宣传、使用时借用老字号商誉的行为是否构成不正当竞争的问题。大家来看PPT上的这个起诉状影印图，当时我们作为原告成都同德福的代理方，诉请法院判令二被告停止使用并注销含有“同德福”字号的企业名称；判令二被告停止侵犯原告商标专用权的行为、登报赔礼道歉，消除影响，并赔偿侵权行为给原告造成的经济、商誉损失共计500000元；判令二连带被告赔偿原告为制止被告侵权行为、调查取证的合理开支共计5066.4元；判令二被告连带承担本案全部诉讼费用。诉讼中被告重庆同德福提出反诉，其反诉请求如下：请求判决被反诉人在其宣传、产品包装上停止使用“合川桃片”、“老字号”等字样；请求判决被申请人停止在其字号中使用“合川桃片”字样；请求判决被申请人停止将其“同德福”商标与老字号“同德福”的任何历史、声誉及影响进行关联的虚假宣传,在全国性报纸上登报消除影响；请求被反诉人立即停止对反诉人“同德福”知名商品特有名称的侵权行为。本案的事实和理由可以概括如下：被反诉人与老字号“同德福”并没有直接的历史渊源，将其“同德福”商标与老字号“同德福”的任何历史、声誉及影响进行关联的虚假宣传等商业行为具有主观恶意，违反不正当竞争法相关规定。关于此案，作为原告代理方，我们出具的代理意见是这样的：第一，非突出使用、非显著位置使用、非全部使用原告注册商标，仅仅使用该词汇为大众所熟知的老字号的介绍、描述、引用，构成正当使用，不会产生误认、混淆；第二，结合被告使用的目的、要达到的效果来综合来分析，被告是为宣传、传承原老字号的商誉，没有突出字体和大小、使用与主体不同颜色来描述；第三，原告商标并不知名，双方经营区域不重叠，不会产生混淆、误认；第四，在描述性使用老字号“同德福”同时，在合理位置正确、突出、多次标示、使用自有商标，能够使消费者区分商品来源。在合理位置、合理方式使用自有商标，而不是在显著位置、方式使用他人描述性商标。

本案所涉相关法律主要就是《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第10条。第一，企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。第二，对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争；对于权属已经清晰的老字号等商业标识纠纷，要尊重历史和维护已形成的法律秩序。因使用企业名称而构成侵犯商标权的，可以根据案件具体情况判令停止使用，或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。第三，有工商登记等的合法形式，但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的，依法认定构成商标侵权或者不正当竞争，既不需要以行政处理为前置条件，也不应因行政处理而中止诉讼。

冯老师：在此我得点评一下，最高人民法院出台的这些规范性文件不是法律，现在最高人民法院越来越倾向于通过司法政策的形式而不是通过出台司法解释来指导案件审理。我们看到的这些都不是司法解释更不能称之为法律，它是一种司法政策，这个大家一定要注意区分清楚，其法律地位有很大区别。

商律师：相关案例我们选取的是2008年由北京市第二中级人民法院审理判决的法国耐克森公司诉北京中房耐克森科技发展有限公司的案例，当时我们是作为被告北京中房耐克森科技发展有限公司的代理方。该案原告判请：第一，被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为，包括在其网站、产品宣传册、名片中停止使用原告注册商标“耐克森”；在企业名称中停止使用原告注册商标“耐克森”。第二，被告立即停止一切不正当竞争行为（包括停止使用域名“nexans-china.com”，该域名改由原告注册使用；停止全部旨在“搭便车”的宣传行为）；第三，被告针对其侵权行为，在《地暖供热》和《中国电力报》上刊登更正声明，赔礼道歉，消除影响；第四，被告赔偿原告损失人民币50万元整。审理该案的北京市第二中级人民法院认为：第一，关于原告所主张的其第1665584号“耐克森”商标、第1792988号“耐克森”商标与被告企业名称“北京中房耐克森科技发展有限公司”相冲突，要求被告停止使用其企业名称的问题，本院认为原告作为商标权人在被告企业名称登记使用五年内未针对此问题提出请求，故本院对其请求不予支持。第二，被告将与原告注册商标“NEXANS”、相同的文字为主体注册了www.nexans-china.com域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，且未明确说明其仅为耐克森（挪威）公司授权经销商这一事实，亦构成侵犯原告商标专用权，尤其是在与耐克森（挪威）公司的合作关系终止之后，容易使相关公众产生误认，故被告应承担立即停止使用计算机网络域名www.nexans-china.com的行为、赔偿原告经济损失及合理诉讼支出等民事责任。归于该案，北京市第二中级人民法院做出判决如下：被告北京中房耐克森科技发展有限公司立即停止涉案侵犯原告注册商标专用权的行为；被告北京中房耐克森科技发展有限公司立即停止使用计算机网络域名“nexans-china.com”；被告北京中房耐克森科技发展有限公司赔偿原告耐克森公司经济损失二万元、律师费五千元、公证费五千零十元、翻译费一千二百二十元；驳回原告耐克森公司其他诉讼请求。

此案还涉及到“超过5年不得撤销的，如何救济的问题”。《最高人民法院关于当前形势下知识产权审判服务大局的若干意见》第9条对此做出的规定是：与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过5年规定不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效内对其提起侵权的民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。

好了，今天我要讲的内容基本就是以上这些，谢谢大家！

冯老师：大家听了商家泉律师的主题发言一定受益匪浅。首先，商家泉律师在基本原理方面为同学们系统讲解了关于“商誉、混淆与制止不正当竞争”的相关问题。然后，更主要的是后边对于“商誉、混淆与制止不正当竞争”这个主题的典型案例的讲解阐释。大家注意，此类案例其实很多都是以“混淆”作为一个基点来进行争讼和审判的。大家看到很大量的案件，原告指控的往往都是“商标侵权及“不正当竞争”，且往往都是基于“混淆”这一基点。在这里，涉及到以“相关消费者”的角度作为评判是否侵权的评判标准，即法官把自己想象成相关消费者，然后从相关消费者的角度来进行思考评判。像美国、欧盟等，关于商标侵权的各种界定都是与“混淆”挂钩的，而在中国情况却比较特殊。在商标法的此次修改中，相当一部分人认为，商标法第52条应该加上“有混淆之虞”的限定，不能说“相同或者相近似”就一定会构成侵权。关于“混淆的标准”，在我国立法上尚且没有规定，在实践中，判决中其实还是会有不少情况下都是引用了混淆标准的。这是我对于今天这个沙龙主题所做出的简要评析。

另外，对于商誉问题，研讨价值非常之大。商标保护的本质，其实归根结底是商誉，而不是商标标识本身。这里尽量简明扼要地提及一个案例，涉案商标经过了商评委裁定、一审、二审判决，这个商标就是比较知名的“竹家庄避风塘”及图。这个案件的情况涉及注册商标在后而字号在前，大家可以在了解案情之后探讨是否应该撤销“避风塘”及图这一商标。

今天的学术沙龙还剩下大约半个小时左右的时间，下面大家可以就商家泉律师的上述观点来展开讨论。由于今天到会的嘉宾很多，请在发言之前自报单位和姓名。

孙茂成律师（北京高文律师事务所律师）：大家好，我是北京高文知识产权律所的律师，免贵姓孙。我要问的问题涉及刚刚商律师提到的一个案子，如果我没记错的话，TRIPS协议中涉及到一个关于“不可逆转的推定”这样一个表述，那么这个跟稻香村的案件如何衔接？

商律师：最后一个案子我们是作为被告代理人，由于他俩双方合同终止，所以最后也认为有一个清仓期。如果正品卖不掉可以由原告收回。当时海淀区法院也持此种态度。

冯老师：表示理解，关键问题在于被告的行为在法律上有没有正当性，看其行为有没有构成对于原告的竞争优势的不当窃取，至于多长时间的问题并不一定是有意义的。

商律师：这个案子中原告应该先举证其进行回收的义务，如果没有回收再进一步讨论商标的问题。“稻香村”原是北京老字号，被“保定稻香村”注册，这是您提到的“不可逆转”。但是，在实践中创造商誉的恰恰是“北京稻香村”。而且，虽然两者的商标一致，然而在实践中一般消费者是可以对二者进行区分的。

冯老师：对于没有注册的商标，也不是没有机会维权。可以以未注册商标来打这类诉讼，如证明其属于未注册驰名商标。

商律师：有一个案件中，法院的判决中提及了一个观点，现在的消费者已经能够比较成熟地区分一些细节问题，也就是商标在细节上即使近似也是存在能够区分的可能性的。

刘成军（中国政法大学2011级知识产权法专业硕士研究生）：关于“商号”，按照商号的相关理论和规范，在商品上“突出使用”就构成侵权。我看过最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊的一本书，关于一点有些困惑：将商标作为字号使用，即使是注册为商标之后的正常使用，也可能构成侵权，我不怎么理解其内涵。那么，对于这种情况，商律师在实践中有无遇见过类似的具体案例？

商律师：目前我还真没有遇见过类似的具体案例。“美丽漂漂”案判决结果是判定构成侵权。关联词搜索类型的案例中有一两个胜诉。

刘成军：2010年谷歌的案例也是。我之前在论文中看到过，美国学者把商誉分为三类。商品进口之后重新包装，商标再识别的问题有点难。

商律师：实践中从国外进口过来的本来是英文商标，再贴上中文商标。

刘成军：还有个问题：关于商标权的保护何时由《商标法》保护以及何时由《反不正当竞争法》保护，两者之间关系有点乱、不明晰，这是一个法律适用的问题。我始终不大理解，关于这个问题如何把握好程度。

王运嘉（中国政法大学知识产权法专业博士研究生）：我们在案件中常常遇见关于主观判定的问题，由法官扮演一般消费者来评判事实问题，这个主观性很大。而美国、欧盟等国家就很少这样，往往都是抽调一部分社会公众来评判事实问题，而不是交给法官，我想这样在很大程度上能保证公平客观。中国为什么不这样做？是因为在操作上难度较大的缘故吗？

商律师：社会上有两种谎言，一种是真谎言，一种是社会调查。社会调查所已经存在，但是在案件中其结论是否被采纳是另外一个问题了。

冯老师：我看这些案例中，法院不会轻易采信这些社会调查的结论。诉讼对方一定不认可由其中一方聘请这样的机构所做出的调查结论，法官也难以认可其公信力。毕竟，就目前看来，其客观性是打问号的，公信力不高。不知道你们所做的案子是不是存在这种情况？

商律师：目前这种机构的调查和证明等收费都是很高昂的。案件中有出具过行业协会的证明，但是审判法官没有予以采纳。

王运嘉：是由单方提出申请这个行业协会做出的证明吗？

商律师：法院没有采纳。

王运嘉：双方共同指定的话，公信力是会提高。

商律师：现在有个关于手机游戏的案件，至今还没有想好什么单位来出这个证明。关于商誉的问题，由实践中的案件经验推知最多的还是通过赋予财产权来解决，而大量的商业外观并没有进行授权。

孙茂成律师：我得知一个情况，有一段时间加多宝公司扣下王老吉的商品，由于王老吉罐装凉茶其商标和外观都是喷漆的，然后加多宝公司就用塑料纸包上一层，加多宝公司粘贴得很紧很密，一般消费者轻易看不出来。那么，加多宝公司的这种做法是否是有问题的？

冯老师：很显然，一定是有问题的。

商律师：这里是否涉及到对于社会资源的节约以及对于双方协议或者先前既定判决的遵循的问题呢？牵扯到资源问题，我知道现在海关在处理一些违法进出口的商品时，往往不是予以销毁，因为要节约和保护资源。

冯老师：目的即便是善意的，遵循判决或者协议对于权属的划分，但是这种手段还是不正当的。

商律师：反正这个问题应该不是“反向假冒”的情形。加多宝公司实际是在进行商誉的转移活动。

冯老师：由于目前媒体对于这个案件的相关报道非常之多，我们很多同学也都了解这个案件的具体情况。对于王老吉和加多宝的案件，我参加过多次学术研讨。按照我的理解，加多宝公司确实是给王老吉凉茶这个商品的商誉做出了很大的贡献，后来依据仲裁交回商标权加多宝公司肯定是不甘心的。于是加多宝公司通过铺天盖地的各种广告宣传来转移商誉。另外，有时候我们在饭店，向服务员要王老吉凉茶都是被告知没有王老吉凉茶，只有加多宝凉茶。我感觉加多宝公司是要把“王老吉”商标在消费者心中树立起来的良好的商誉转移回来。王老吉方面在此事起初是不做声的，也不做广告，直到加多宝公司的策略很明显的时候才有些反击。其实双方自始至终争夺的还是商誉。

商律师：现在加多宝又出了不少新广告，有“传人篇”，还有“销量篇”。

孙茂成律师：这两家公司能否形成在市场上合法的良性竞争，而不是像现在这样一波三折得进行诉讼。

冯老师：其实是完全可以形成两个良性竞争的巨大的市场，彼此拥有两个不同的消费群体。尽管，有消息称加多宝公司属于外国法人，而王老吉是典型的国企。

孙茂成律师：关于商标权是否可以延伸到网络范围的问题，我在此分享一个判决，大家可以回去查一下，是央视网起诉网易，关于2011年关于地震的新闻的事情。现在关于此案的争议声很大。现在刚刚出来的判决是一审判决，这是我见到的第一起支持将商标权延伸到网络范围的案件判决。

冯老师：商标没有信息网络传播权，法院在没有法律依据的情况下不敢做出这样的判决。还有一个案例，和这个问题有关。有一个公司注册了商标，字号叫某某星光大道，现在这个公司要状告中央电视台这个著名的“星光大道”节目侵犯其企业字号和商标权。这个案例大家可以参与学习、研究和讨论。在节目名称中这四个字的使用是否构成对他人企业字号的侵权呢？这个案件案情的具体细节我还不了解，现在只是简要地告知大家这样一个案例，感兴趣的同学请继续关注，进行学习研讨。

孙茂成律师：这个简单来看，首先是涉及节目名称与商标、字号的注册时间先后的问题。这里我有一个案件想请教冯老师、商律师和各位。我们所现在有一个客户，他全国排名前五的著名画家。他现在尚未去世，立下遗嘱说全部字画的原物以及著作权都捐赠给中国美术馆。他是有法定继承人的，也就是他的儿子，但是画家态度明确要求捐赠给中国美术馆。我们律所虽然是遗嘱执行人，但是这些画作价值连城，目前还是由画家的女友来保管着，并未交到我们手上。我想请教一下关于这些画作的发表权的问题，就是这个画家有个要求是想授权其女友去发表尚未发表的诸多画作？我们想知道能不能单独授权发表权？

冯老师：首先，在理论上，发表权属于著作人身权，根据遗嘱该画家并没有捐赠给美术馆，其发表权是可以单独对他人予以授权的。

孙茂成律师：中国美术馆能不能根据遗嘱中关于著作权的赠与协议来行使发表权？

冯老师：该画家意愿是授权给其女友，那么中国美术馆已经没有权利去行使这些画作的发表权的。

王运嘉：著作权是统称，其中的著作财产权可以单独转让。

孙茂成律师：可是著作人身权不能转让。

王运嘉：发表权是著作人身权中的例外，是可以转让的。发表权作为著作人身权里的特殊权利，该画家可以依法授权给其女友进行发表。并且，就算回到《民法通则》来看这个问题，也应该尊重例遗嘱人的意愿而不是去违反。

冯老师：根据遗嘱，画作的原件是遗赠给中国美术馆，即使另外将发表权授权给其女友，如果其没有占有这些画作如何行使发表权呢？

孙茂成律师：现在还没交给中国美术馆，所有画作由于价值巨大都由其女友在进行保管。

商律师：另外，如果画家年龄大，订立遗嘱还需要“意志清醒证明”，否则其遗嘱是无效的遗嘱。

王运嘉：还有就是将发表权单独遗赠给其女友的遗嘱应该经过公证，才能对于之前的遗嘱冲突部分有效。

冯老师：发表权是可以单独授权行使的。包括我们同学们写的论文，由我来推荐这些论文发表的时候，在法律上也是发表权授权行使。关于这一点肯定是可以的、没有争议的。

王运嘉：我个人的观点是，在实务上没有必要较真。应该尊重订立遗嘱人的意愿。毕竟其对于中国美术馆本身就是一种遗赠，这在《民法通则》上也是有其合理性的。

冯老师：好了，时间过得很快，我宣布：中国政法大学无形资产管理研究中心的第12期（总第24期）学术沙龙到此结束。本来还有关于一场由王运嘉博士主讲的关于计算机软件主题的沙龙，但是由于现在是毕业季，同学们还有很多考试，因此专家讲座和学术沙龙都将在下学期继续有序开展，谢谢大家！

     （记录整理：曾梦倩、吕莹，中国政法大学知识产权法专业2012级硕士研究生）