中国政法大学知识产权研究生学术沙龙专家讲座第15场（总第27场）暨“康信”奖学金颁奖仪式成功举行

2013年11月20日，中国政法大学知识产权研究生学术沙龙专家讲座第15场(总第27期)暨“康信”奖学金颁奖仪式在中国政法大学学院路校区科研楼隆重举行。本次专家讲座由中国政法大学无形资产管理研究中心主办。中国知识产权法学研究会副会长、中国政法大学无形资产管理研究中心主任、博士生导师冯晓青教授主持了这一期活动。

本期专家讲座的主题是“专利侵权判定与抗辩”。北京康信知识产权代理有限责任公司高级合伙人、律师、美国纽约州律师，美国华盛顿大学知识产权法专业博士生王志勇先生进行了精彩的演讲。北京康信知识产权代理有限责任公司总经理助理张永明先生和品牌管理部部长陈婷女士也出席了本次专家讲座。本次专家讲座内容充实，吸引了众多知识产权法专业的硕士生、博士生积极参加，并有不少校外人士慕名而来。

活动首先进行的是“康信”奖学金的颁奖仪式，由冯晓青教授发表颁奖致辞。冯教授首先向现场同学介绍了“康信”奖学金的基本情况，对获奖的同学表示祝贺，并对康信公司给予的无视支持表示感谢，并表达了中国政法大学无形资产管理研究中心与之继续合作的愿望。在现场热烈的气氛下，张永明先生宣读了获奖名单并为同学们一一颁奖。所有获奖者在大家热烈的掌声中与冯教授、张永明先生和王志勇博士一起合影留念。

随后，在冯教授对王志勇博士的学历背景和工作经历进行了简单介绍之后，王博士开始了精彩的演讲。王博士认为，专利侵权判定中的难点主要在于专利权保护范围的确定和等同原则的适用，并从知识产权的一般性特点、专利制度的特点以及文字表达等角度解释了专利权保护范围的不确定性因素。王博士同时指出，确定专利权保护范围并非无章法可循。在了解法律规定含义的基础上，明确权利要求书的指向，参考说明书、附图以及相关文档依然可以解决确定专利权保护范围的难题。等同原则的适用在比较被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否相同时起着重要作用。等同原则的限制即抗辩方法如现有技术抗辩、优先适用禁止反悔原则、捐献原则的适用在诉讼中如何适用也是王博士这次讲座探讨的重点问题。为了便于大家更好地理解，王博士在讲解中穿插了很多生动的案例对法条进行了佐证解读，取得了很好的反响。

王博士演讲结束后，进入交流阶段，同学们踊跃参与，对讲解过程中的问题与自身职业规划等困惑向王博士请教。王博士一一耐心回答，还与大家分享了他在最高人民法院的工作经历以及从事专利代理中的趣事，现场氛围相非常活跃。

在讲座的尾声，冯晓青教授做了总结发言。他对王博士的演讲给予了高度评价，认为王博士的讲解深入浅出，鞭辟入里，将理论与实践相结合，让大家对专利侵权判定与抗辩有了更深入的了解。这次讲座对于硕士生和博士生的学习和研究工作将有积极的影响。

这次学术讲座为大家了解我国专利立法和专利代理实践搭建了良好的平台，鲜活生动的实际案例不仅丰富了演讲的内容，也引发了同学们关于专利制度的进一步思考。本期专家讲座在同学们热烈的掌声中落下帷幕，取得了圆满成功。(执笔：刘佳，中国政法大学民商经济法学院知识产权法专业2013级硕士生)

附：讲座详细记录

专利侵权判定与抗辩

主讲专家：王志勇博士

2013年11月20日

冯晓青教授：

大家晚上好。今天有两个议程。首先我要感谢北京康信知识产权代理有限责任公司设立“康信”奖学金。之前已与贵公司合作了三年，今年是第四年了，合作十分愉快。该奖学金也起到了很好的效果，激励我们知识产权专业的高级人才脱颖而出，为今后的工作打下了一个良好的基础，对康信公司这种无私的、巨大的支持再次表示感谢(掌声)。

其次也希望我们获奖的同学再接再厉，利用在学校的宝贵时间把学业基础打好，未来成为我们国家知识产权或者相关领域的杰出人才。我想这既是我个人也是我们中国政法大学无形资产管理研究中心，更是我们康信公司设立这个奖学金项目的一个愿景和希望。(颁发奖项并合影留念)

第二个议程是今天的专家讲座。在讲座之前，我先简要介绍一下今天的主讲嘉宾，康信公司的高级合伙人—王志勇博士。王志勇博士无论是在理论还是在实务方面都有非常丰富的经验。在学历背景上，王博士在日本和美国分别拥有法学硕士学位，现正在美国华盛顿大学(西雅图)攻读知识产权法研究方向专业博士学位;在实务工作上，王博士曾在最高法院从事过将近十年的实务审判工作，并多次代表我国参与知识产权方面的国际谈判，争取有关知识产权保护的重要国家利益。现在王博士加入康信知识产权代理公司，从事相关的知识产权实务工作，同时王博士还有许多学术成果发表和出版，参加了各种学术会议。各位同学以后从事知识产权工作，我想榜样就在眼前。今天的主题是专利侵权判定与抗辩研究，这是一个非常务实的，既有理论又有实务研究价值的课题。好，下面把时间交给王博士，由王博士带来精彩的演讲。(掌声)

王志勇博士：

开场白：今天很荣幸能够来到中国法学最高学府与大家共同交流专利侵权和判定的问题。中国政法大学一直都是我非常仰慕的学府，诸位同学能够在中国政法大学学习，是非常令我羡慕的事情。我本人本科是在吉林大学就读的，在研究生和博士生阶段我是非常期望能走入这所高等学府，在最高法工作期间业务也比较多，之后又被派到日本和美国学习，后来又到美国去攻读博士学位，所以到目前为止还没有机会，期待着冯老师有一天能把我收入门徒，做个博士或者博士后，当然这也取决于我将来的能力和学业发展。

冯老师之前问我愿意和大家交流哪些关于我从事领域的课题。其实我本人在实践中专利、商标、版权都涉及，并没有非常细致的专业分工，这也许和我在法院工作过近十年有关，我并没有把自己局限在某一个特有的领域之中。但通常来说，在知识产权行业中，从事专利的人员更多一些。这四年我代理的案件中，专利可能占百分之六十，商标百分之三十，版权百分之十。而在人民法院知识产权案件的数量统计中，版权的案件量去年占全国知识产权一审案件量的百分之八十至九十，这就和现实中知识产权律师的业务量成一个反比。著作权案件多但是我们知识产权律师代理的很少，在实践当中大家可能觉得版权案件的门槛低，但其实真正研究其理论的难度很高。当然这是理论层面上的，在更多层面上，作为一名职业律师，在保证法律至上信仰的前提下，更多的可能还要考虑到经济上的因素，所以我处理案件的比例也正是我们公司利润构成的比例。今天之所以选择专利方面的课题是因为我了解到大部分知识产权专业的学生没有理工科背景，所以很多同学选择的专业都是商标和版权，很少选择专利。基于这样的认识，我想多给大家介绍一些专利的知识，有利于大家对专利侵权诉讼有更多了解，对于将来人生职业的规划有一定的帮助。

我想大家对于专利的一些基本概念都有所了解，所以今天讲座的内容主要针对非常专业的专利律师和专利代理人，可能比较专业，我讲述时尽量用自己的话进行阐述。如果大家有什么问题，可以随时打断我，与我进行交流。在专利侵权诉讼领域主要有两大方面内容，一是主张涉嫌侵犯专利的产品的技术特征落入了专利权的保护范围，另外一方面就是被告人的抗辩。所以我今天的内容也会涉及这两块。

第一部分，当权利人指责别人侵权时就必须要向法官阐明被控侵犯专利权的产品的技术特征已经落入了专利权的保护范围。也就是说前提是要确定专利权的保护范围，这主要依据专利文件，尤其是专利文件中的权利要求书。一份专利文件通常由几部分构成：权利要求书、说明书、附图。在现实中确定专利权保护范围是非常复杂的工作，不像理论书本上说的那样简单。专利权范围难以确定的原因包括知识产权本身的特点即技术的复杂性。知识产权实务包括一个非常重要的领域：专利代理。从事专利代理的专利代理人可以归纳总结技术的特点，向国家知识产权局专利部门申请专利。在诉讼中，法官审理专利案件时，也可能咨询相关领域的技术专家。并且专利代理人在撰写文书如专利文件的撰写、附图的草拟等过程中会遇到复杂的文字运用，这就造成了在解释专利权保护范围的时候不能简单地形成共识。可能专利权人的主张、法官的想法、双方律师的解释以及被控涉嫌侵权的对方当事人的认知均不相同。

这是我设置的专利保护范围的模拟图，通常来说权利要求书是核心的部分，它的范围也通常被限制的最为窄。而说明书可以对权利要求书进行解释，专利权人甚至会有意识地对它进行扩充。当然在外围的还有相关工具书、教科书对权利要求书里的技术本身的特殊用语的界定，本领域普通技术人员的理解和适用等。所有这些在无形当中都会对权利要求本身造成扩大，这也是双方形成矛盾的重要原因。我每年要处理的专利案件(包括专利无效案件)会达到30至50件之多，有些专利案件会涉及到非常复杂的发明专利，这些专利的权利要求书可能会达到上百页，它的权利要求会达到几十项之多。

我们曾经帮一家境外的汽车制造公司做发动机方面的专利维权工作，涉嫌侵犯专利产品是一台汽车，我们要做的工作就是把对方的汽车买到，成本大概十几万人民币，然后“毫无怜悯之心”地把汽车的发动机“摘”出来，切割，然后跟专利权的权利要求书作对比。

下面来看看专利权利保护范围是如何确定的。法律明确规定了专利权保护范围以权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。最高法院的司法解释说可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。在实务中我们必须重视法条，可能很多我们觉得应然的事情法官不一定这样想，他可能会在案件审理现场就直接问你“你的依据在哪里”，我曾经不止一次地遇到过这种尴尬的事情。比如说这个司法解释就告诉我们可以使用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。所谓相关的权利要求，指一份权利要求书中通常会有几项独立的权利要求，比如说我主张权利要求一被侵权，而后面的其他权利要求可能还跟此权利要求一相关，可能其中的词语措辞会构成对权利要求一的某些解释，那么就可以引用了。

在权利要求书和说明书出现矛盾的时候，我们如何处理。当本领域普通技术人员对权利要求相关表述的含义可以清楚确定，应当以本领域普通技术人员对权利要求自身内容的理解为准，而不应当以说明书记载的内容否定权利要求的记载。在实践当中有很多这样的情况，可能我们在申请专利的时候在专利局要答OA，答OA指专利审查员初步审查后会有一些意见，他可能觉得技术跟一些现有技术有重叠，某方面比如新颖性、创造性有欠缺，他会正式给专利权人或更多的给专利代理人一个正式的意见，就叫OA，指明哪些方面需要修改，修改过程会记录到专利审查档案中。但即使经过专利审查员多次的OA，专利权人也进行了答复，甚至进行了修改，也不能保证每一项专利都非常完美地被授权，可能会出现瑕疵，就是权利要求书和说明书会出现矛盾。

这里有一个最高人民法院在提审中的一个判例。在这个权利要求书中有这样一句话，使塑料膜的表面形成0.04-0.09mm厚的凹凸不平粗糙面。而在说明书的实施例中有一句话，塑料薄膜厚度为0.04-0.09mm。若仔细对比其实这两句话是有矛盾的。如果这两个文件不一致的话，可能会造成所指控的侵权产品不会落入权利保护范围之内。所以最高法院的判例就说权利要求书里的记载其实是清晰的，本领域的普通技术人员完全可以把它准确地理解出来，也就是说当说明书和权利要求书出现明显冲突的时候，而权利要求书已经非常清晰了，那么就要以权利要求书为准。

当然，说明书的作用还是非常大的。在我们这个领域中都称其为权利要求书的“词典”。权利要求书本身是非常抽象、非常简短的，因为往往越短、越抽象那么它代表的保护范围就越大。举个例子，权利要求是“带有四个直角的”，那这个要求保护范围就大了。普通家庭用的桌子，一个正常的凳子，全能纳入到这个范畴里。正因为此，为了让自己的权利保护范围尽量大，权利人会把权利要求书的措辞尽量缩短，尽可能的高概括性。在达到这个目的之后，权利人会利用说明书来对某些学术用语进行解释。我们通常看权利要求书的时候，有很多地方我们会不知其所以然，那就一定要去阅读说明书，通过阅读说明书来理解权利要求书的范围。最高法院的司法解释也明确指出说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

这里也有一个案例。权利要求书中写明“由镁质胶凝竹、木、植物纤维复合层”，那么这个竹、木、植物纤维复合层究竟是并列关系还是选择关系。若不看说明书可能有各种理解，很难说哪种理解是对的哪种是错的。这样写也不能说是专利代理人的撰写失误，在撰写要求书的时候甚至都有意来模糊这个概念，从而扩大专利权保护的范围。此案例中专利的说明书中明确写“由三种材料中的一种、两种或三种构成，三者是选择而非并用”。这里其实通过说明书也扩大了保护范围。在该专利攻击可能侵权的产品的时候，无论是用了竹子的，木头的，植物纤维的，或者两者的结合，或者三者的选择，都落入了专利保护范围，也就意味着侵权成立。

权利要求中的内容含糊不清或存在多种理解的情况，也会以说明书的相关解释、定义为准。当说明书与教科书出现冲突的时候，要以说明书为准。这里有个案例，权利要求书里写的是“生物膜”，《辞海》里解释生物膜就是细胞膜，但专利权人在说明书里界定了生物膜为“高分子生物材料制成的膜”。根据刚才所说，当说明书与教科书出现冲突的时候，要以说明书为准。这里再举一个例子。这个例子是关于根据说明书和附图的相应记载，仍不清楚专利要求书的保护范围的，属于保护范围明显不清楚，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。例子中有“导磁率高”的表述，但其实相关技术领域磁导率有绝对磁导率与相对磁导率之分，还有起始磁导率，最大导磁率等概念。本案说明书中，既没有记载导磁率在技术方案中是指相对磁导率还是绝对磁导率或者其他概念，也没有记载导磁率高的具体范围，亦没有记载包括磁场强度H等在内的计算导磁率的客观条件。这样就构成了本领域普通技术人员即使在结合教科书、工具书的情况下也没办法明确清晰的界定。所以说该专利就不会被保护。

最新还有一个案例，上海市高级人民法院确立了法院可以间接地对一些专利要求书和说明书阐述不清晰，无法实施该专利技术的，对专利技术不进行保护的判例。这个判决的意义在我们这个行业里是很大的。大家知道在中国这种专利的双轨体制下，法院只有资格认定侵权或不侵权，而没有资格宣布一项专利无效，专利的无效应该由专利复审委员会决定。那我在这里做了一个判断的流程图，大家可以看一下。

本领域普通技术人员能够根据说明书和附图的相应记载明确、直接、毫无疑义地修正权利要求的该特定用语的含义的，应根据修正后的含义进行解释。权利要求特定用语的表述存在明显错误的情况，本领域普通技术人员在阅读说明书及附图、相关权利要求、专利审查档案后，能明确无误地确认权利要求的撰写存在错误并且只是一个笔误，并能明显无疑地知道相应错误的更正答案，则应当以该更正后的权利要求来确定权利要求的保护范围。这样的情况尤其发生在专利权人为境外方时。境外专利权人通常在他母国申请专利，然后通过PCT或其他途径进入到中国申请专利，并且通常会在原有的专利文件的基础上进行翻译，这样可能会造成一些非常低级的翻译上的错误。这里有一个这样的例子。这个权利要求书里它要求的技术特征是“基本呈矩形的第二连杆”，但是在说明书中及实际实施过程中就会发现矩形根本没法实施。本领域普通技术人员能够判明这是一个明显错误，在说明书里一再地强调U形，说明这个矩形就是一个翻译错误。所以在法院判定的时候就认定权利要求中第二连杆就是呈U形。

其实以上关于专利权保护范围的界定从国家利益层面上理解就是一种利益平衡。国家以公权力授予某一项技术以专利形式的垄断权，这本身就是一种交易，是一种利益平衡。交易的对价就是换来权利人把这项技术公开，让整个社会来了解并能够接触到这项技术，从而在这项技术的基础上来推动新技术的发展，基于这样的前提公权力即国家才授予垄断权，使别人在一定的时间和范围之内不能使用这项技术。所以说解释专利权保护范围的时候，也要考虑利益平衡原则的要求。如果权利人可以毫无顾忌的扩大范围进行解释，那么对相关公众就是一种利益的损害。相关社会公众或本领域普通技术人员期待的是能够通过这份专利文件清晰的知道权利保护的范围，以此能够运用这项技术做一些研发或者做一些合理性的规避，或者在这个基础上使用新的、更加新颖、更加具有创造性的技术。所以说要给民众一个清晰的期待，人民法院通过无数个判例形成了上面所说的这么多的规则，无非就是想做这种利益平衡。

第二部分：刚才讲的是专利权保护范围确认的一些难点，下面的一个问题是关于等同原则的。如果权利人主张构成侵权的话，那么一定会有两种情况，第一主张与权利人的专利技术完全一样即所谓相同，或者主张等同侵权。相同侵权因为技术的复杂性，很少存在，除非是一种简单的抄袭。真正高水平的技术竞争是不会采用抄袭的手段，更多是采用等同侵权的手段。等同侵权大家记住三个“基本相同”和一个“无需创造性劳动”即可。“三个基本相同”即以基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。“无需创造性劳动”指本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。

等同原则适用的方法和步骤主要有：一、具体特征逐一对比的方法。二、手段、功能、效果应当依次进行判断。三、是否需要创造性劳动的判断。在专利诉讼实务中理解等同原则十分重要，不理解专利等同就没办法办理专利侵权案件。再次举个例子用以说明等同是指技术特征的等同，而非整体等同。案例的权利要求里面，有诸多特征步骤，但其实每一具体项下又包括许多技术特征，比如步骤三中“将上述各组分按重量配比混合拌匀，分层填入到桩孔内，边填料边振捣密实，直至设计标高”的表述，这一步骤中就包含四个具体的技术特征，在判断等同时要分别进行。专利侵权诉讼中的等同是指具体的技术特征的等同，而不是发明创造的整体等同，因此，进行侵权判定时，应当仅就被诉侵权方法的技术特征与权利要求记载的相应的技术特征是否等同进行判定，而不是对技术方案整体是否等同进行判定。

下面关于专利侵权的抗辩，包括现有技术抗辩，禁止反悔原则抗辩及捐献原则抗辩。现有技术抗辩比较好理解。禁止反悔原则，就是指在专利技术申请过程当中和专利确权过程当中，向专利局和专利复审委员会甚至人民法院明确做出的表示或承诺，不得更改。其实就是诚信原则的体现。所以在做专利律师的过程中一定要重视专利文件、历史文档的审阅工作。禁止反悔原则有这样一个例子，一个关于一种防治钙质缺损的药物及其制备方法的发明专利，专利权人在专利审批中提供的意见陈述称，在葡萄糖酸锌溶液中加入盐酸赖氨酸，与加入谷氨酰胺或谷氨酸相比，前者使葡萄糖酸钙口服液在理化性质上有意料之外的效果，在葡萄糖酸钙的溶解度和稳定性等方面都有显著进步。最高法院认为：被诉侵权产品的相应技术特征为盐酸赖氨酸，与权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征相比，二者不应当属于等同的技术特征。权利人在意见陈述中曾明确说两者是不同的，现在侵权案件中又想主张两者等同，法院是不能支持的。

另外还有一个原则是捐献原则，指一定要在权利要求书里详细的列明要申请专利保护的技术特征，因为权利要求书是专利及专利文件中具有“宪法”性质的文件。权利人所有需要主张的权利保护范围均要在权利要求书里体现。当然，在实践中由于技术的复杂与文书撰写的问题，会把一项具有新颖性、创造性、实用性的技术特征写入说明书或附图，而非权利要求书里。这样就视为权利人把这项技术捐献给了社会，也就不能再主张对该技术特征的专利权要求。举一个捐献原则的例子。专利的权利要求书里说“所述的底模板通过连接在左模板上的联动板设在左右模板合模界面的上方”，而被诉侵权技术方案的技术特征则是“底模板通过连接在右模板上的联动板设在左右模板合模界面的上方”，虽然权利人在专利说明书中提到了联动板也可设置在右模板上这一技术方案，但法院认为因为权利要求书中并未记载该方案，专利权人不能将未写入权利要求中的“联动板也可设置在右模板上”这一技术方案再主张纳入专利权保护范围。权利人已经将有关右模板的技术方案贡献给了社会公众，所以对方不构成侵权。

上面我说的所有内容简单再回顾一下，确定专利权保护范围有一个判断的流程，首先看权利要求书界定的是否清晰，如果说有歧义，那可以参考说明书、附图，还有本领域的工具书、教科书，本领域普通技术人员的理解来进行判断。那么除了相同侵权认定，实务中还经常做等同侵权的主张。等同侵权的主张首先并不是整体的技术方案的等同的判断，而是每一个必要技术特征在细微方面的等同判断。等同原则首先有三个基本相同，即基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果;而且还要无需创造性劳动的条件。关于等同原则的限制即侵权的抗辩主要有不相同的抗辩、现有技术抗辩、禁止反悔原则抗辩、捐献原则抗辩。其中禁止反悔原则抗辩普遍被专利学界及实务界，包括美国认为是在等同原则主张上发展起来的，认为它仅仅是限制等同原则的。当然最近也有判例认为即使在主张相同侵权的时候，也可以适用禁止反悔原则。这主要是基于诚信原则的考虑。

今天我要跟大家简单分享的专利的侵权判定与抗辩就这些，其实专利侵权本身是一个非常庞杂、复杂的问题，有赖于大家在真正的实践中更深入的学习。好，我今天和大家分享的就到此，谢谢大家。(掌声)

提问环节：

有同学提出了关于等同侵权判定的实务问题，有关十八大三中全会报告中提到的探索建立知识产权法院的可行性，有关知识产权专业同学毕业就业规划问题，有关苹果与三星知识产权纠纷案的情况，冯老师代表学生询问了有关无理工科背景的知产专业研究生从事专利工作的可能性与工作方法，王博士都进行了简要但细致的解答，鉴于录音质量及篇幅的问题，不做一一赘述。

总结阶段

冯晓青教授：

好，再次对今天获得奖学金的同学表示祝贺，也感谢王博士带来精彩的演讲。王博士非常注意结合各级法院的经典案例并对其中的判决理由做出完善的归纳，很值得我们学习。今天时间关系，不可能对专利侵权判定和抗辩以及专利保护范围的所有问题都一一进行详细的讨论，比如如反等同原则，确定专利权保护范围时的功能性限定的解释、使用环境特征的解释、封闭式权利要求的解释等都有很多问题需要探讨。以后大家感兴趣都可以进行研究。关于这方面的论文研究也特别多，说明这个问题在理论与实务界都非常重要，不仅是一个学理问题也是一个立法和实务问题。从这个角度讲王博士今天的主题讲座对我们来说是非常有意义的。最后让我们对王博士的精彩演讲再次表示感谢。(掌声)也感谢我们同学耐性的聆听，坚持到最后。今天的活动圆满结束。谢谢大家。(整理人：费氧，中国政法大学民商经济法学院知识产权法专业硕士生)