中国政法大学知识产权研究生学术沙龙专家讲座第18场（总第31期）成功举行

 

2014年5月26日下午一点半，中国政法大学知识产权研究生学术沙龙专家讲座第18场（总第31期）在中国政法大学学院路校区科研楼地202隆重举行。本次专家讲座由中国政法大学无形资产管理研究中心主办、北京康信知识产权代理有限责任公司协办。讲座的主题是美国欧盟专利法原理与实践。活动邀请到了美国（西雅图）华盛顿大学法学院知识产权研究中心主任竹中俊子(Toshiko Takenaka)教授作为演讲专家。中国识产权法学研究会副会长、中国政法大学无形资产管理研究中心主任、博士生导师冯晓青教授在讲座中致辞。德国慕尼黑知识产权中心的Karl Christof律师、美国飞瀚律师事务所朱韶斌律师、北京金杜律师事务所郑立柱律师、山东大学法学院副教授彭哲，以及北京康信知识产权代理有限责任公司合伙人王志勇博士共同作为评议人参加了这次活动，分别发表了个人真知灼见。中国政法大学研究生院众多博士生、硕士生踊跃参加，活动吸引了众多校外慕名而来的专业人士参与，其中包括来自国家知识产权局文献部、专利复审委、北京市知识产权局、知识产权出版社、方正集团等单位的专业人士数十人。来自美国Vanderbilt 大学法学院教授John O. Haley在活动评议阶段也发表了简短演讲。

在北京康信知识产权代理有限责任公司合伙人王志勇律师的主持下，冯晓青教授首先发表了热情洋溢的致辞，欢迎美国（西雅图）华盛顿大学法学院知识产权研究中心主任竹中俊子(Toshiko Takenaka)教授一行到中国政法大学访问，同时向现场的同学简要地介绍了几位评议专家的丰富经历。

竹中俊子(Toshiko Takenaka)教授的演讲首先对欧洲和美国专利法做了简要的介绍。她就美国专利系统做了概括的说明，着重对实质审查原则和具体审查程序做了讲解。 接下来又就欧盟的专利制度进行了对比分析。之后，竹中俊子教授通过大量的案例就专利的适格性问题做了详细的分析并发表了自己的观点。此外，专利保护的范围也是她此次演讲的重点，其深入浅出的语言得到了大家的一致好评。

来自德国的Karl Christof律师从概论、权利要求书书写规则和等同原则的判定等角度对专利保护范围进行来了进一步的解释。朱韶斌律师、郑立柱律师、彭哲、王志勇博士（李尊霞律师）分别就美国专利申请、中国专利实务、中美两国专利保护范围对比和专利权保护范围的确定和等同原则的适用角度对专利制度进行了讲解。风趣幽默的语言不时引发听众的掌声。

最后，讲座在同学们的热烈掌声中谢幕。本次讲座是一次难得的了解美国和欧盟专利法的学习机会，听众在讲座中取得了很大的收获。会后，与会嘉宾就讲座中涉及的问题进行了深入的交流。本次讲座在获得了圆满的成功。

（执笔：刘佳，中国政法大学知识产权法专业硕士生）

中国政法大学知识产权研究生学术沙龙

专家讲座第18场（总第31期）

 

讲座主题：美国、欧盟专利法基本原理与实践

 

讲座记录稿

 

冯晓青教授：

各位来宾，各位同学大家下午好。欢迎来参加我们本次的专家讲座，这是我们的学术沙龙专家讲座第18场，总第31场。今天十分荣幸，能够请到众多国内外专利法的专家、学者。同时，也要感谢北京康信知识产权代理有限责任公司的大力支持。今天主讲及评议的嘉宾比较多，那我们就尽快开始，相信同学们也已经迫不及待了，首先欢迎远道而来的德国律师克里斯托弗·卡尔博士开始他今天的演讲，大家欢迎！

Dr. Christof Karl律师：

大家好，很高兴来到中国政法大学来跟大家做交流。这一讲我想说一下专利保护范围的问题。首先我介绍一下概况。

一、基础条款

《欧洲知识产权公约》 69条(1)对应《德国专利法案》14条),第一句中提到: “保护范围由专利权授予并且欧洲专利申请应当由权利要求范围决定。”

这意味着，一方面专利权不保护只在说明中揭露的标的；另一方面: (功能)专利权不保护具体方案中的抽象权利说明

怎么判断专利侵权呢？第一步取决于权利要求结构：定义权利要求特征的含义要以抽象的方式；第二步是申请方面的: 检查是否被诉的具体方案

在步骤1中实现了被解释的权利要求特征 ("字面侵权”)；第三步参考等同侵权原则: 如果没有字面侵权,审查是否被诉具体方案是否在法律角度来源于起诉的权利要求。具体而言，

保护的范围等于字面范围：:

(1) 被解释的权利要求；

(2) 审查在何种程度上先前条款预见到在步骤1中被解释的权利要求。

其中要关注的要点是:

(1)关于侵权相同的结构;

(2)在德国的二分制系统中, 侵权行为的决定，法院没有无效的约束力。

二、权利要求结构规则

《欧洲知识产权公约》69条第1款, 第二句中提到：

“尽管如此, 描述和说明应该被用来解释权利要求。”

（1）开始应确定在条款中的一个术语的普通含义；

（2）但专利可能因不同类型而区分不同的使用期限；

（3）专利可能提供一个术语的定义；

（4）专利可能会创建一个新的名词.

理论界的相关观点主要在于怎样让一般技术人员诠释权利要求？不应当考虑的是专利的专业性和申请的意图为何。尽管权利要求是一个法律问题，技术熟练的人的首要任务是发现事实 (《欧洲知识产权公约》条 69(1) 第 2 句)。

三、起诉文件历史记录

其要点是一定不能被用于权利要求。合理性在于: 尽管立法者意识到了这种可能性，在《欧洲知识产权公约》69条中未被提及。起诉不能充分反映申请者和审查者中间的争论。这些陈述的解释产生了新的解释问题。在合同中，起诉文书历史在美国被考虑，但是在一些《欧洲知识产权公约》成员做出类似NE, SE 或BE的陈述。

还有一点是对权利要求的协助。重点在于辅助确定有技术人员的理解力。辅助因素有： 字典论文，法院专家等。

四、等同原则

(一)等效原则是什么？

其中的关注点在于：专利保护的范围应扩大到哪些变形的技术特征。何时是明显变形呢？当然还有政策冲突，即充分保护的创造力与法律的确定性的矛盾。

根据美国能源部的德国侵权测试，以下问题都到"yes"回答：

1.是否被控的具体方案解决了这一问题，即发明是否可以通过改良在客观上达到相同的效果？

客观上有同样的效果吗？

2.有技术的人是否能通过使用其专业的知识，

找到改良的手段以达到相同的效果呢？

3.审查的技术人员运用的考虑因素是否应当被此指引，即在权利要求的技术教学中，

技术人员认为与被控具体方案作为一个等效的解决方案及其改性的方法？

（二）等同原则的相关问题

问题 1： 何为相同的技术效果？

确定的技术效果，在索赔中，并不是每一个特征被字面实现。改良意味着有相同的效果。

还要注意把请求发明的技术特征作为一个整体。

被控的体现作为一个整体应当有相同的效果。在实质上至少有相同的技术效果。

问题 2：改良的手段是明显

首先，有技术的人必须能够识别，而不仅仅是有创意

 其次，原始权利要求特征可以被其他手段实质性的取代意味着，并且

再次，被控体现的替代手段已与原有的特征效果相同。

最后，必须能够认识到这在该专利的优先权日期。

问题三：等同性

确定是否会在原有的基础上实现变形。

该专利 (专利权利要求)是否能实现体现等效替代。

（三）专利索赔的措辞

"事先艺术"辩护

辩护人可提出特别辩护（在德国称为"Formstein"，根据美国能源部如果指控相当于侵权防御)。具体表现是预期的或由事先艺术明显呈现的。

合理性在于专利办公室只审查的文本范围。而专利索赔不检查是否体现等效性，而在于：新颖和富有创造性；在先条款要求；等同的领域；明显性；最后是咱们之前提过的Formstein。

我的演讲结束了，谢谢大家！

 

竹中俊子教授：

大家好！今天我演讲的主题是比较美国的可专利性。首先我要对美国的专利申请制度进行一个概述，重点在于介绍美国专利申请的条件与要求。这是一张美国专利的申请流程图。在美国要申请一项专利，首先必须向美国专利商标局提出一个专利申请，这个专利申请可以是临时的也可以是普通的，专利局对提出的专利申请在这一阶段只做形式审查。相关信息在专利申请提交的第18个月即会被公开，公开至被授予专利权这一时间段内会产生一项“临时权利”。然后，专利局进入实质审查阶段，在美国这一实质审查是必然并且自动的，在实质审查时，申请人仍可以对专利申请文件进行内容参数的修正，但在这一阶段的任何改动都必须记入专利历史文档，以备后续查阅。实审结束后，专利局出具审查决定书，决定是拒绝和驳回专利申请还是下发准许授予专利通知书。若专利局决定驳回专利申请，则申请人可以上诉或进行连续的申请。若专利局下发准许通知书，则在缴纳专利发布费后，申请人即可取得专利证书。最后，进入专利授予后程序（异议程序）。美国的专利授后程序主要有单方复审、双方复审、干涉、（一般或特殊的）专利授予后重审等。

另外，有关于实质审查，这在美国的专利改革法案（AIA）中有诸多变动和修改。在原第101节规定了专利的适格性、实用性以及专利的重复授权问题。第102节规定了专利的新颖性和先发明制的优先权。其中，AIA修正了对于在先秘密技术的规定，不再审查这一事项。第103节规定了非显而易见性。第112节规定了充分公开的要求，主要有可实施性、书面说明书、要求清晰明确，在AIA中将最佳方案的公开要求删去，不再审查。同时AIA对于第56条款的不公平（诚实）行为也不再审查。综上，AIA颁布后，主要的不同点在于可专利性问题上。第一，对于可专利主题上，进一步规定了植物新品种、医疗方法等内容。第二，对于新颖性和非显而易见性上，规定了在先技术、先发明制转向先申请制、宽限期等内容。第三，对于充分公开要求上，更改了有关公布最佳方案的要求，以及规定了书面说明书的要求。第四，有关不公平（不诚实）行为的内容。

下面，我要对美国专利的适格性做一点介绍。主要从与软件有关的发明和商业方法发明为例。关于美国专利的可专利性或称为适格性，在美国专利法案第100节（a）项有进一步的定义，即发明创造是指发明和发现。第101节规定了具体的可专利性主题，任何人发明或发现的制法、机器、制造品、物质的组分以及改进。美国联邦最高法院在对于可专利性主题的定义上通过判例采用积极与消极的双重方法，在Funk Brothers案中，美国联邦最高法院从积极方面论证若对自然法则的适用或应用到了一个新的并有用的地步，则存在可专利性；在Diamond v. Diehr一案中，美国联邦最高法院从消极方面说明，任何自然法则、自然现象和抽象观念是没有专利的适格性的，但是，以上这些的应用是可专利的。对于软件商业模型的可专利性而言，最大的挑战是难以区分其应用和排除的专利主题如信息资料等。同样的挑战也出现在著作权法领域的思想表达二分法之中。在美国专利的适格性问题上，商业方法专利审查时存在一个机器或转换测试法。与特定机器相结合的方法申请可以获得专利权；没有与特定机器相结合，但能够转换特定客体为不同的状况或事物，也可以获得专利权。在Mayo V. Prometheus 一案中，权利要求书直接指向的是一个确定某种药物合适计量的方法，使不同的自我免疫型疾病病人有不同的代谢变化，以避免有害的副作用或药物失效。这样的一种方法专利申请是不能被授予专利的，因为其没有与任何特定的机器相结合，其权利要求书直接指向的是一种自然法则。而在另一CLS Bank Int′I V. Alice Corp案中，美国地区法院判决认为涉案专利的所有权利要求均是无效的，因为缺乏可专利性。而美国联邦巡回上诉法院彻底推翻的地区法院的判决，而认为涉案权利要求的专利具有适格性，因为权利要求直接指向的是对一个商业概念在一个具体特定的方面的实际适用。

最后，关于美国在专利改革法案（AIA）之后的先发明制转向先申请制问题，新颖性标准变化以及宽限期规定更改等，由于时间有限就不赘述，演讲后可单独讨论，谢谢大家。

 

彭哲博士：

大家好！我今天演讲的题目是专利的保护范围：中美对比。我主要从以下几个问题来展开：中美两国案例的地位和作用有什么不同？在中国司法实践中，“权利要求解释”和“侵权对比”是分离的两个步骤，还是合并为一个步骤？ 法院是否可以参考被控侵权物进行权利要求解释？在专利侵权诉讼中，何时可以进行司法鉴定？

首先，中美两国案例的地位和作用有什么不同？这主要是从两国研习专利法的方法不同来体现。美国是教科书：case book案例汇编+ 思考题 ，没有系统的概念体系；参考书 Study Aids，系统的概念体系，知识点和案例串讲。中国主要就是教科书、法条、案例。

其次，在中国司法实践中，“权利要求解释”和“侵权对比”是分离的两个步骤，还是合并为一个步骤？在美国，这是两个步骤，权利要求解释的过程中禁止参考被控侵权物，这主要是因为美国将这两个问题分别看做是事实与法律问题故分别在不同的程序中进行，与其特殊的程序法要求有关。而德国法院结合被控侵权物解释权利要求解释，故是一个步骤。在中国，最高法院要求进行相同或者等同判定时，首先要确定专利的保护范围，然后才是通过技术鉴定等方式来比较争议技术方案的异同。似乎“权利要求解释”和“侵权对比”是分离的两个步骤。而法院实践中通常权利要求解释和侵权对比结合为一个步骤，把权利要求分解为几个技术特征，参照权利要求的技术特征，把被控侵权物的技术方案分解为为技术特征，在对比中确定权利要求的技术特征的含义。另外，我国的司法鉴定程序对这一问题也产生了诸多影响。我个人认为“权利要求解释”和“侵权对比”是难以真正区分清楚的，这一问题还需要进一步的研究和统一。谢谢！

 

李尊霞律师：

大家好。很高兴能来到母校给大家做演讲。我也是从法大毕业的硕士，看到师弟师妹们非常开心。今天给大家讲的是千山与新华和双鹤发明专利侵权案。

在诉讼前的程序中，专利复审委决定专利权利要求1和2宣告无效，在权利要求3-10的基础上维持有效。在一审审判中，法院认为：（1）专利权利要求3中虽然描述了平移转动机构的安装位置，但并未描述加持装置、平移转动机构和取袋机构的结构、材料等特征，故就袋转移机构而言，仍属于以功能进行表述的技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容；（2）权利要求3附加技术特征的内容应为涉案专利说明书和附图描述的六个实施例中实现袋转移机构功能的方式及其等同的方式，其中，翻转气缸是实现袋转移机构的功能所必须的结构，属于该功能性特征的内容；（3）旋转气缸是专利申请日的现有技术，通过旋转气缸自身的驱动能够实现翻转功能，而翻转气缸需要通过铰接连接的方式使气缸由直线运动变为翻转运动。以专利申请日的标准，两者使用的并非基本相同的手段，故使用旋转气缸并非该功能性特征具体实施方式的等同实施方式，不属于该功能性特征的内容。故一审法院判决被控侵权产品不构成对原告专利权的侵权，驳回原告诉讼请求。

案件打到二审，焦点问题是：（1）专利权利要求3中的袋转移机构、平移转动机构是否为功能限定性特征； （2）如果袋转移机构、平移转动机构为功能限定性特征，被诉侵权产品中旋转气缸对涉案专利中翻转气缸及有关部件的替换是否为等同替换。 案件的审判要点是：（1）权利要求3中，虽然描述了平移转动机构的安装位置，但并未描述加持装置、平移转动机构和取代机构的结构、材料等特征，故就 “袋转移机构”和“平移转动机构”而言，属于以功能进行表述的技术特征； （2）对于平移转动机构，说明书记载了两种实施方式，一种为四杆机构，一种为平移翻转机构，故四杆机构和平移翻转机构及其等同实施方式均是权利要求3的保护范围；（3）被诉侵权产品与涉案专利权利要求3中含平移翻转机构的技术方案相比，两者的区别仅在于，平移转动机构中的翻转机构存在区别，被诉侵权产品中的翻转机构为旋转气缸和翻转梁的组合，权利要求3的翻转机构为翻转气缸、铰接件及翻转梁的组合；（4） 翻转气缸和旋转气缸均是涉案专利申请日前已有的气缸型式，自身特性已经为本领域技术人员熟知，翻转气缸为通过活塞杆进行往复直线运动，旋转气缸为通过叶片输出驱动轴实现角度摆动转动，利用旋转气缸的角度摆动特性实现工件的翻转已经是专利申请日前本领域的技术人员所熟知的应用。将涉案专利中的翻转气缸及铰接部件的组合替换为被诉侵权产品中的旋转气缸，是一种仅仅利用了气缸的特性而进行的替换，两者手段基本相同，实现功能相同，达到的效果相同或基本相同，即都是通过气缸运动来实现翻转功能，因此，这一替换无需创造性劳动，两者构成等同实施方式。二审判决结果是：（1）被控侵权产品落入专利1权利要求3的保护范围；（2）山东新华赔偿湖南千山200万及合理支出费用54020元。

该案给我们的启示是：功能性限定特征的认定标准 ，可以参考北京高院《专利侵权判定指南》；功能性限定特征的解释 ，可以参照《专利审查指南》、最高院司法解释、北京高院《专利侵权判定指南》。功能性限定特征中的等同实施方式的认定 。

谢谢大家！

 

王志勇律师：

大家好。很高兴能跟大家一起交流关于专利的一些经验想法，我今天想讲一下关于专利权保护范围的确定的问题。

在专利侵权判定中，难点问题有两个：专利权保护范围的确定和等同原则的适用。专利保护范围难以确定的原因如下：一是知识产权的特点；二是专利制度的特点：文字表达问题等；撰写问题：方案、文字、翻译等。

法律规定的含义是指：以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容；人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。

当本领域普通技术人员对权利要求相关表述的含义可以清楚确定，应当以本领域普通技术人员对权利要求自身内容的理解为准，而不应当以说明书记载的内容否定权利要求

的记载。大家可以参照西安秦邦公司“金属屏蔽复合带制作方法”专利侵权案【最高法院（2012）民提字第3号】。大家可以自行查阅。

若出现权利要求中的内容含糊不清或存在多种理解的情况，应做如下处理：如果说明书给出了相应的定义或解释的，应当以说明书的定义或解释为准；如果说明书没有给出相应的定义或解释的，引用工具书、教科书等本领域普通技术人员的通常理解进行解释。比如，“医用腔道内支架”案

的“生物膜”应为细胞膜。根据该专利说明书中关于该生物膜具有透明、透气，有超弹性且耐腐，可随记忆合金网管同步伸长等特征的描述，应当认定专利说明书中“生物膜”应当解释为“高分子生物材料制成的膜”。上诉人依据《辞海》的解释主张涉案专利权利要求书所使用的“生物膜”应为细胞膜的理由不能成立，法院不予采纳。

专利权保护范围的确定专利权保护范围的确定权利要求存在明显错误的情况，一般情况下:(1)权利要求与说明书矛盾，应以权利要求书为准；（2）本领域普通技术人员能够根据说明书和附图的相应记载明确、直接、毫无疑义地修正权利要求的该特定用语的含义的，应根据修正后的含义进行解释。有三种特殊情况，其保护范围的确定应区分：功能性限定的解释；使用环境特征的解释；封闭式权利要求的解释。

我还想说一下功能性限定的问题。对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

对于功能性词语限定的技术特征，如通过阅读权利要求书和说明书，与本领域普通技术人员的通常理解一致，能够明了该特征所体现的功能或效果是如何实现的，按照通常理解确定该技术特征的内容即可，无需界定是否属于功能性特征；如通过阅读权利要求书和说明书之后，本领域普通技术人员对该技术特征的通常理解与说明书不一致，则按照内部证据优先的原则，可以说明书中的特别界定来解释该技术特征的内容。

关于使用环境特征的解释问题：已写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征，对于权利要求的保护范围具有限定作用；一般情况下应理解为要求被保护的主题对象可以用于该使用环境即可，而不是必须用于该使用环境，但本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后可明确而合理地得知被保护对象必须用于该使用环境的除外。

关于封闭式权利要求的解释问题：对于封闭式权利要求，一般应解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或者方法步骤；对于组合物封闭式权利要求，一般应当解释为组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分，但是可以包含通常含量的杂质，辅料并不属于杂质。

应当注意的是，实施例不能限缩保护范围。运用说明书及附图解释权利要求时，由于实施例只是发明的例示，不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围。说明书附图的测量参数也不能限缩保护范围。

在实践中，等同原则适用的方法和步骤是这样的：一、具体特征逐一对比的方法。找出区别技术特征，觉得是否适用等同原则。二、手段、功能、效果应当依次进行判断。

如技术手段完全相同、手段完全不同、手段基本相同、功能效果相同或不同、手段基本相同、功能效果基本相同。三、

是否需要创造性劳动的判断。以普通技术人员作为判断主体。

判断的时间点以被诉侵权行为发生日为界限，替换是否为显而易见的。

等同原则有如下的限制，优先适用禁止反悔原则。专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

其次，等同原则受捐献原则限制。对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

总的来说，等同原则的适用应注意，三个基本相同原则，无需创造性劳动即可想到，等同原则的限制这三个问题。

谢谢大家。

 

朱韶斌律师：

大家好！下面由我简要介绍一下美国的专利申请，这一部分竹中教授已经有所涉及，我再进行一些补充。美国的专利改革法案（AIA）中，首先是对现有技术的定义的变化。其次，就是备受瞩目的先发明制转变成先申请制。在先发明制（FTI）下，依据发明日区分先后，同时国内申请日可以起到证明现有技术的作用。而在先申请制（FITF）条件下，依据申请日区分发明创造的先后，同时申请不再有地域限制以及语言要求。总的来说，在先申请制下，更多现有技术可被用来对抗专利申请。

在授予专利的条件中，关于新颖性和现有技术规定，在AIA法案之前，专利产品在国内的任何销售行为不论是公开的还是仅私人之间提供的，都是作为专利授予的禁止性条件。而在AIA之后，根据立法资料的建议和要求显示，销售或许诺提供销售行为必须是公开的，而且经过美国专利商标局同意。另外，新的先申请制系统会应用于任何专利申请和在此基础上的专利授予公布。在这里必须指出一点的就是，虽然现在美国专利改革将先发明制转变为先申请制，但这不意味着可以证明发明过程及先后的实验室记录数据等就不再重要了，在先申请制下，进行完整的实验数据记录并妥善保存仍应当是律师给客户的优先法律建议。在AIA后，另一个的律师建议应当是加快专利申请速度。最后，利用好专利审查员口头审查的阶段，可修改相应记录及宣告或固定证据。

时间原因，今天就介绍到此，谢谢！

郑立柱律师：

大家下午好！我这部分的主题是中国专利实务即权利要求和创造性问题。

关于权利要求书的问题。要使得专利申请具有获得授权的最大可能性以及稳定性，必须满足授权的条件是新颖性、创造性、不缺乏比要技术特征、得到说明书的支持等。若使得授权后的专利申请具有较大保护范围，全面覆盖原则：满足授权条件下，限定尽量少的技术特征，可能的话通过尝试来确定合适保护范围；相同/等同原则：满足授权条件下，尽量以相同原则覆盖可能的侵权产品；禁止反悔原则：在审查过程中认真严谨、避免排除性的陈述；贡献原则：要将需要保护的所有方案保护在权利要求中，否则不如不写。在无效过程中具有稳定性，要求从属权利要求有层次、全面保护本发明的所有实质特点。最后要有权利要求与具体产品匹配。

要限定尽量少的技术特征（必要技术特征），如对技术方案的构成特征进行逻辑拆分，所要解决的技术问题（或功能），只保留一个最基本的技术问题（或功能），解决这个最基本的问题（实现这个最基本的功能）所需的技术特征。

以相同原则覆盖可能的侵权产品-替代的实施方式，功能性限定来覆盖所有实施方式，其他可能的实施方式，没有实施例支持的功能性限定可能会被认为不清楚，故小心在权利要求中使用功能性语言。

上位概念和功能性限定需要得到说明书的支持。能够得到说明书的支持指本领域的一般技术人员明了：上位概念覆盖的下位概念都能够实现本发明；该功能还能够采用说明书未提及的其他替代方式来实现。

从属权利要求有层次、全面保护本发明的所有实质特点。将未在独立权利要求中限定的技术特征放在从属权利要求中，如其他非必要的技术特征、下位概念、具体结构等。从属权利要求（必须）对独立权利要求有加分，如优化改进现有方案、附加其他方案。

下面，我说一下从诉讼的眼光看待专利撰写。主要有如下要求：权利要求的特征具有可识别性，便于侵权认定的举证；分析竞争对手的产品开发，尽可能去覆盖未来产品线；区分产品权利要求和系统权利要求，参照市场销售习惯；产品权利要求尽量使用结构描述方式，方法权利要求使用步骤特征，技术描述的技术方案实质是相同的，及时使用不同的结构或者步骤的描述方式。与现有技术进行尽可能的准确区分，充分研究好现有技术状况，在权利要求中进行区分，以保证授权。另外，也会使权利要求的保护范围的针对性更准确。相应的，说明书的对应支持也较为充分。在说明书中，现有技术的存在的问题应该放在发明内容部分进行描述。因为对现有技术的认知经常也是发明人的贡献。权利要求的保护范围不是越大越好，要与技术方案合理匹配，以保证专利的稳定性。现有技术的描述简单些较好。

有关专利创造性的话题，由于其判断的主观性，一直以来都是认定的难点。一般认为判定是要遵循一下原则。准确理解本发明和对文件，对照附图和说明书，理解权利要求所限定的技术方案，发明的技术方案具体化，权利要求的技术方案要解决问题的思路，理解对比文件的技术方案。在这一部分，常见的问题主要有发明实质不同，但权利要求写得过宽，导致特征被认为相同。对权利要求的术语的含义进行澄清，与对比文件区别；对权利要求中某些技术方案的功能和效果进行澄清。尽量不做修改，在字面上予以澄清，风险是仅做意见陈述很有可能不被审查员接受，不能影响专利申请人的合理利益。

创造性常见判断问题有事后诸葛亮，技术理解的准确性问题，技术特征组合的可行性。另外在修改时获得大的保护范围，要注意加尽量少的特征来表现有创造性的技术方案，从权特征部分加入；需要得到原始公开的支持。

由于我讲述主题的复杂性，讲述可能不够详见完善，请各位批评指正，在进一步交流学习。谢谢！

冯晓青教授：

今天大家坚持了一个下午，从下午1点半至6点，历时四个半小时。这也是中国政法大学无形资产管理研究中心举办的专家讲座系列规模最大、时间最长的一次。相信大家通过一下午的倾听讲座，和我一样感觉有很大的收获！

非常欢迎竹中俊子教授等专家学者和实务界众多人士访问我校。非常感谢今天下午竹中俊子教授一行为我们进行来了精彩的讲演评议。也感谢大家整整一下午的耐心倾听。

今天的讲座活动到此结束。谢谢大家！

 

（翻译及整理人：费氧、刘佳，中国政法大学知识产权法专业硕士生）