中国政法大学知识产权研究生学术沙龙专家讲座第19场（总第32期）暨“万慧达”2014年度奖助金颁奖仪式成功举行

2014年10月22日，中国政法大学知识产权研究生学术沙龙专家讲座第19场（总第32期）在中国政法大学学院路校区（研究生院）科研楼科地104隆重举行。本次专家讲座由中国政法大学无形资产管理研究中心主办。

中国知识产权法学研究会副会长、中国政法大学无形资产管理研究中心主任、博士生导师冯晓青教授主持了这一期专家讲座。本期专家讲座主题是“定牌加工中的商标侵权问题”。北京万慧达律师事务所副主任、北京市优秀律师、品牌中国（律师）行业年度人物夏志泽先生应邀就这一主题进行精彩演讲。中国首位商标法博士、北京万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人黄晖先生，万慧达高级合伙人、资深知识产权律师黄义彪先生，现北京君策知识产权发展中心副主任、原武汉市中级人民法院知识产权审判庭庭长李艺虹女士以及中国政法大学民商经济法学院副教授杨利华博士也出席了本次专家讲座。本次专家讲座选题独到、内容丰富，吸引了众多知识产权法专业的硕士生、博士生和来自社会各部门的专业人士积极参加。

首先，冯晓青教授为本次专家讲座做了热情洋溢的开场白：本次专家讲座，我们十分有幸邀请到的演讲嘉宾是北京万慧达公司的高级合伙人夏志泽律师。夏律师代理的案件中，有10余件案件入选“全国知识产权保护20大事件”、“中国法院知识产权司法保护十大案件和50件典型案例”、最高法院“知识产权案件年度报告”、中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会“年度中国知识产权保护十佳案例”，以及各地法院的十佳案例。夏律师发表了近50篇论文，部分论文获全国知识产权法律服务行业发展峰会十佳论文等奖，部分论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料《民商法学》全文复印。相信今天夏律师一定会为我们带来一场精彩纷呈、理论与实务知识兼备的高水准讲座。下面先进行今天的第一个环节：揭晓2014年度“万慧达”奖助金获奖者名单并颁发“万慧达”奖助金证书。

在会场热烈的气氛中，万慧达高级合伙人黄晖律师、夏志泽律师、黄义彪律师等为获得奖助金的同学们颁发了荣誉证书并与同学们合影。冯晓青教授向北京万慧达知识产权代理有限公司对中国政法大学无形资产管理研究中心的巨大资助表示了感谢，并且借此机会宣读了对北京万慧达知识产权代理有限公司成立15周年的贺词。之后，冯晓青教授宣布进入第二个环节“专家讲座”。

随后，夏志泽律师在热烈的掌声中开始了精彩的演讲。夏志泽律师首先从实务出发，以发生时间的先后顺序，依次介绍了耐克案、申达案、德克斯案、鳄鱼恤案、赖斯案等案件的基本情况以及法院的不同态度，这些案件都引发及蕴含了本讲座主题即定牌加工中的商标侵权问题。夏律师进一步指出，长期以来定牌加工行为中的商标侵权认定一直是困扰法院以及律师、学者的一大难题。支持构成侵权的一方与主张不构成侵权的一方各执一词，据理力争，任何一方均未取得压倒性的优势，所以这一问题成为理论与实务研究的热点所在。同时，夏律师分析指出，正确认识定牌加工中的商标侵权问题必须首先搞清几个问题：第一混淆与商标侵权认定的关系，在近似商标侵权领域广泛适用的混淆可能性判断标准，在相同商标侵权情况下是否仍旧适用；第二商标法中地域性原则在定牌加工及出口这一贸易类型中如何理解；第三定牌加工中如何界定我国商标法意义上的“商标使用行为”；最后定牌加工受托方是否具有合理注意的义务以及在多大范围内承担这一义务。针对这些涉及商标法基本法理以及商标制度与其他法学门类和市场经济关系的深刻并且复杂的问题，夏律师均提出了富有建设性的观点，可谓给在场的每一个人都带来了一场头脑风暴。

主题发言结束后进入了交流阶段，同学们踊跃参与，就聆听讲座过程中的疑惑与日常学习中的困惑向夏志泽律师请教，现场氛围非常活跃。与会的黄晖先生、黄义彪律师、李艺虹女士以及杨利华副教授均对定牌加工中的商标侵权问题发表了自己的观点和思考，多位知识产权专业的博士生以及硕士生参与讨论，并表示从本次的讲座中受益颇多。

最后专家讲座进入尾声，冯晓青教授进行总结发言：本次讲座的主题引发了大家如此热烈的探讨，充分展示了知识产权领域理论与实务问题的复杂性以及多样性。关于定牌加工中的商标侵权认定问题，我认为还是要结合个案进行分析，不要刻意寻求放之四海而皆准的规则，因为现实的贸易与市场活动变化多端，在坚持基本法理的前提下也要具体问题具体分析，有时候一个细节或证据的改变就足以推翻既有结论。其次，我想指出在针对这一问题时必须坚持利益平衡的原则，这也是我一直鼓与呼的一项知识产权领域的基本原则，并且必须考虑与保护我国在对外贸易中的国家利益。最后，希望我们这个学术沙龙与专家讲座成为开放性的平台，不仅仅是校内的同学，也非常欢迎校外人士的踊跃参与，大家共同建设与完善这一学术殿堂。

讲座为同学们奉上了一份知识产权的饕餮大餐，带来了耳目一新的学术观点，也提供了很多鲜活的实践经验，引发了同学们关于知识产权的进一步思考。本期专家讲座在同学们热烈的掌声中落下帷幕，取得了圆满成功。（执笔：费氧，中国政法大学民商经济法学院知识产权法专业硕士生）

 



 

附：

 

中国政法大学无形资产管理研究中心

专家讲座第19场（总第32场）

暨“万慧达”奖助金颁奖仪式

 

记录整理稿

 

冯晓青教授：

大家晚上好！欢迎大家参加今天晚上的专家讲座。今天的活动分为两部分：第一个部分是2014年度“万慧达”奖助金的颁奖仪式，第二个部分是万慧达知识产权代理有限公司著名律师夏志泽先生的演讲。今天出席的嘉宾还有万慧达律师事务所高级合伙人黄晖先生、黄义彪先生、君策知识产权研究中心副主任（前武汉市中级人民法院知识产权庭庭长）李艺虹女士等。

今天的活动要感谢万慧达公司的大力支持。今年正值万慧达知识产权代理公司成立十五周年，我代表中国政法大学无形资产管理研究中心为万慧达公司起草了一封贺信，对他们表示热烈的祝贺：

欣闻北京万慧达知识产权代理公司成立十五周年，中国政法大学无形资产管理中心谨此表示衷心的祝贺和美好的祝愿！万慧达公司是我国知识产权服务的著名品牌，其中“万慧达知识产权”几个字在2009年被北京市认定为著名商标。万慧达公司很荣幸地成为北京知识产权代理机构中第一家被评为著名商标的企业，可以说是实至名归。十五年来，万慧达在知识产权的基础申请、专利和商标领域、重大疑难复杂案件的处理、综合维权特色服务等方面兢兢业业、披荆斩棘、成绩斐然，为我国知识产权事业做出了重要贡献。更加难能可贵的是，万慧达公司还十分关注学术研究和政策研究，有一种学术氛围，这在一般的代理公司是很少见的。近几年万慧达公司还成立了一个北京君策知识产权发展中心，也是万慧达体系的一部分。不仅如此，公司还热心公益，重视产学研的合作，取得了卓越的成绩。随着国家知识产权战略和创新驱动发展战略的推进，知识产权的重要性将进一步增强，相信万慧达公司在新的环境之下将帮助我国的知识产权事业取得更加辉煌的成就。期望万慧达的明天更加美好！

下面我们进入第二个部分：2014年度万慧达奖助金颁奖仪式。万慧达奖学金的评选到今年已经是第三届，万慧达公司非常支持高校从事学术研究和人才培养，为我们中国政法大学无形资产研究中心提供了巨大的支持：从资金上的支持，到提供实习机会，以及学术研究以及案件研讨的机会，万慧达公司和我们中心在知识产权各项事务上都有深度的合作与交流。我代表中国政法大学无形资产管理研究中心向万慧达在知识产权人才培养和学术活动方面的支持表示衷心的感谢！经过评审，今年获得万慧达奖助学金的同学一共有十名。下面，有请万慧达知识产权代理公司的领导为我们的获奖同学颁奖（颁奖及合影）。

第二个阶段是专家讲座。这已经是中国政法大学无形资产管理中心讲座的第32场了。中心的讲座包括两种类型：第一种是专家讲座，邀请的主要是国内、国外的杰出专家来为大家演讲，到如今已举办19场，学术沙龙则主要是博士生、硕士生同学交流学术观点、互相学习的平台。今天我们请到的是万慧达知识产权代理公司著名律师夏志泽先生。夏志泽律师这些年代理了全国范围内很多大案要案，并且和万慧达公司的许多律师一道致力于学术和研究，发布了很多高水平的成果。今天夏志泽律师为我们带来的主题是定牌加工中的商标侵权问题。这个问题在实践和学术方面都是颇受争议的命题，十分具有研究和思考价值。下面欢迎夏律师为大家带来精彩的讲座！

 

夏志泽律师：

谢谢冯老师，谢谢中国政法大学无形资产管理研究中心，谢谢在座的各位研究生同学和博士生同学，很高兴能在这里与大家分享一些我在办案过程中的心得体会，跟大家一起交流。万慧达奖学金第一次颁发的时候，我也在这里与大家一起分享了一些与商标有关的知识产权的权利冲突的问题，不过那次讲座的内容涉及的范围更加宽泛。而今天讲座的主题比较明确：定牌加工中的商标侵权问题。这个问题在以前是没有争议的。在大约十年的时间内，大家的观点都是趋于一致的，但是在2008、2009年时，又产生了一些分歧。近几年，有关此问题的讨论非常地激烈，并且适用的理论和依据也不断地推陈出新。今天我想把实践中的一些情况为大家作一些介绍，也就相关问题和同学作一些交流。

本次的演讲大致分为以下几个方面：第一个方面是实务中对于定牌加工的处理的发展态势，第二是我国相关法律的规定，最后归纳定牌加工正反双方的观点，提炼出几个问题跟大家一块讨论。

定牌加工是指别人提供品牌，加工方进行加工，产品主要是用于出口。首先，我想对实践中的几个著名案例进行介绍：

首先，是一个耐克的案子，由深圳中院2010年立案，2002年审判。具体情况如下：耐克公司在中国有注册商标。西班牙有一家公司授权我国浙江的一家公司生产使用耐克商标的服装，并委托深圳进出口公司在深圳海关报关。报关时即被查处，被告认为原告生产、出口的产品侵犯了原告的商标权，并起诉到深圳市中级人民法院。起诉之后，被告进行了抗辩，抗辩的内容就是我们今天所讨论的一些焦点问题。我们认为今天定牌加工不侵权的理由基本还没有超出当时该案中被告抗辩的理由：

第一个理由，被告认为耐克商标在中国属于耐克公司，但在西班牙不属于耐克公司，而属于另外一家公司。而本案中所生产的服装不在中国进行销售，而是出口到西班牙。因此，这些产品在中国不会导致与耐克公司享有商标权的商标产生混淆误认。

第二个理由，被告认为自己并不存在商标使用行为，因为商标只有投入市场才能算作一种使用。而原告生产的产品只投入了西班牙市场，而没有投入中国市场，所以在中国不能算作使用。

第三，由于使用耐克商标的产品并未在中国市场进行销售，因此并未挤占原告的市场份额，因此并未损害原告的利益。

总的来讲，被告认为他们的产品第一不会产生混淆误认；第二，不是商标使用；第三，并未损害原告的利益。

法院最后认定：西班牙的公司仅在西班牙享有对耐克商标的专有权，而商标具有地域性，在中国必须尊重在中国范围内耐克公司的商标专用权。西班牙公司、浙江省的加工企业和深圳进出口公司在本案中构成了意思上的联络和行为上的分工，因此构成了共同侵权。法院判决三者侵犯了原告的注册商标专用权。这就是耐克案的基本情况。耐克案判决后，全国范围内，至少在我所遇到的案件中，定牌加工或者涉外出口基本上没有被法院判定不侵权的。在很长的一段时间内，分别在广东、福建、浙江、江苏、上海等地出现了很多与定牌加工有关或者与产品出口有关的商标侵权案，无论是海关直接查处还是有人举报查处，都是被法院判为侵权的。

但到2008年，出现了一个新的案子，那就是上海申达案。原告在2008年提起诉讼，法院于2009年作出判决。申达案的基本情况如下：

原告在国内享有“Jolida”商标，使用在扩音器、收音机、影碟机等产品上。被告在中国生产、加工生产电子管功率放大器，比较类似于音响，向美国出口，被海关查处。原告认为其侵权。被告辩称：两家公司原本一同隶属于美国朱利达公司。美国朱利达公司在美国注册了“Jolida”商标，但国内商标是由原告注册的，而原告与朱利达公司由于股权的一些变动，已经没有股权关系了。因此，被告认为“Jolida”商标本应属于美国朱利达公司，而国内的这家公司在中国的注册行为属于恶意抢注，本身商标具有瑕疵。当然，因为本案为一个民事案件，并不能否认国内公司拥有的商标的效力。另外，被告提出，自己在国内并没有销售行为，仅仅是向美国的母公司从事出口，因此认为原告的理由不能成立，要求驳回原告的诉讼请求。一审判决认为原告的理由不能成立，认为这种情况不构成侵权。原告不服，上诉到二审法院。二审法院维持原判。二审法院认为：商标的基本功能是区分商标来源的识别功能。侵犯商标权的本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆误认。在本案中，案外人接受上诉人美国朱利达公司的委托，定牌加工相关产品，产品全部出口到美国，没有在中国销售。中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成相关公众的混淆误认。基于商标的识别功能和区别产品来源的功能，法院认定本案中涉及的定牌加工行为不会在中国产生混淆误认。另外，在定牌加工中，境内加工方在境外产品上标注商标的行为形式上是由加工方所实施，而商标真正的使用者却是境外的委托方。所以，第一，本案中商标的使用不会产生混淆误认；第二，商标真正的使用主体不是国内的加工方而是国外的委托方，因此不构成侵权。实际上，本案被告提供的理由也未超出耐克案被告抗辩的逻辑。

在这之后，又有一个山东青岛的德克斯案。德克斯案的时间非常值得注意。青岛中院作出判决的时间是2010年，而山东高院作出判决的时间是2011年。而森达案是2008年受理，2009年判决的。在森达案作出之后，法院内部可能有一些不同的想法，通过德克斯案能够体现出来。原告在中国有一个商标“UGG”，被告光宇公司出口的产品上用到了“UGG”，原告认为被告侵权，被告辩称：第一，自己使用“UGG”商标的行为属于定牌加工，不在中国进行销售，不会造成混淆误认，不属于商标法意义上的使用，这个理由与前面是一样的，但原告同时强调自己尽到了合理的注意义务，因为被告光宇公司与格兰德国际贸易有限公司要求委托方提供了使用商标的授权，这也是本案较之前的案例的特点。一审法院也是判决被告光宇公司侵权，被告不服，上诉至二审法院，二审法院维持原判。

二审法院的理由如下：首先，法院介绍了定牌加工的概念并引用了对外贸易经济合作部和国家工商局制定的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条：“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似，其商品的包装、装璜也不得与他人已在我国使用的包装、装璜相同或者近似。这条规定表明，对外贸易经营者首先要审查对方是否有具有商标，不得与在中国已经使用或者注册的商标相同或者近似，包括包装、装潢。”这个规定是比较早的规定，是在1995年生效的。原告依据这项规定，主张被告应当负有审查义务。可本案中，被告仅仅要求对方出具授权委托书，但公司本身是否享有商标权被告并未进行审查。另外，在实际使用商标时，被告存在突出使用的问题。完整的商标应该是