北京万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人黄晖博士应邀在中国政法大学举办学术讲座

 

大家可以看到我国商标法第12条基本上是借鉴当初的欧盟商标法，里面讲的就是三维标志。这一次商标法修改增加了声音商标的注册以后，却没有像欧盟商标法一样对第12条进行相应的调整。所以，刚刚我说的像警报这种情况，就没有办法用第12条来驳回它，但有可能它就会对公共利益造成损害，所以这个考虑是不太周全的。但是反过来，商标法第59条第2款又比欧盟商标法要考虑得更全面，因为第12条规定，如果仅仅是由功能性标志组成的商标不给与注册。换句话说，如果不是仅仅的，它仍然是有可能含有功能性的标志一起来整体注册，这样整体注册以后，这些其他人对这些具有功能性的元素的使用会不会受到妨碍。可见商标法第59条2款就是专门用来解决这个问题的，即使里面含有功能性元素，其他人也可以正当使用。对此现在欧盟商标法里面并没有做相应的规定。

 

再讲一个关于商品和服务的名称的问题。因为欧盟以前很多国家的做法，是把民事分类里面每个类的类名拿来直接作为商品的范围给指定，这样就带来一个问题，我打个最简单的比方，比如说我们25类是服装、鞋、帽三个商品，那你注册服装、鞋、帽之后，究竟是只有服装、鞋、帽这三个商品，还是服装、鞋、帽这个类别里的几百个商品，比如说腰带、领带，这些都在第25类中，它究竟涵不涵盖这些商品？以前有人认为当然涵盖，我申请的是整个类别，就全涵盖了。有人认为你明明只有服装、鞋、帽这三个商品，为什么全都涵盖了。这次欧盟法院出了一个案例（IP Translator），明确了不能做这样的解释，这种类别的名称，应该是以这个类别名称的字面含义所能涵盖的商品作为它的真实范围。

 

这个判决出来以后，这次修改欧盟商标法，就充分考虑了欧盟法院的判例。怎么处理以往的历史问题？它是以2012年为限，2012年6月份这个判例之前的老商标，如果你当时指定的是全类的类名，这次会给半年时间，3月份到9月份，给商标权人做一个选择，比如刚才说的服装、鞋、帽，如果你就是想包含25类的全部商品，那你可以做这样一个申明，以后你的注册证就换成所有商品。如果你不做这样的申明，那么欧盟知识产权局现在有一个名单，这个名单里面会把所有这一个类别名称字面所能涵盖的商品范围，比如几百个，给你列出来。以后你看到这个，它实际对应的就是最后列出来的这几百个。所以可能我刚刚说的服装、鞋、帽就不含有腰带、领带了。2012年前的商标你可以说它也涵盖腰带、领带，但是条件是你不能针对2012年以前已经开始在腰带、领带上使用的企业，因为当时你没有说得那么清楚，人家已经开始使用了，不能因为事后的声明把它明确了，就不让人家使用。或者说当时人家的注册是不产生冲突的，现在你这么一明确，就产生冲突了，这个都是历史遗留问题，你就必须得接受。所以是这么一个情况。

 

这个商品名称应该说比较重要，其实对我国的商标法来讲，我们要求得相对要机械一点，比如我们要求就是要在分类表里面去找相关的商品名称。当然，商标法实施条例第15条1款开了个小口子，如果这些名称没有列到商品分类表里面，那就应该附送它的相关说明。也就是说，原则上也可以允许你报一些不在分类表里面的非规范的商品。但总体来讲，我国的商品都还是要求比较具体比较直接的。

 

美国、日本、韩国在这块审查比我们还要严。我们的商品比如说服装，到了美国人家就说不行，服装都太泛了，还要再具体。这个里面最大的问题就在于现在是互联网时代，新的服务项目层出不穷。打个比方，滴滴打车，应该注册什么商品，现在其实大家都莫衷一是。滴滴打车这个事情是以一种反向的方式暴露出来的，它没有去注册，现在被别人在先注册了，其实其他人注册滴滴打车有两个案子，一个海淀法院的案子，一个杭州市中级人民法院的案子。这两个案子，海淀法院判的是不侵权，海淀法院涉及到的是第35类的管理服务和第38类的通讯服务，海淀法院的意思是虽然滴滴打车中会用到通讯，但真正的通讯服务是由中国移动提供的；虽然它可能会用到一些管理方面的，比如司机等相关的调度，但它并不是一个单纯的管理。它认为这两个都不构成对在先的滴滴商标的侵犯，因此判不侵权。杭州的这个案子我最近看报道好像是和解了，没有打出个所以然来，那个案子是用第9类的软件来告滴滴打车，可能也是因为最后的前途不明朗，所以大家选择了和解。我们可以反过来说，如果滴滴打车现在还没有被这些人注册，它自己要去注册，究竟注册什么呢？从这两个案子来看，就算你把这三个类别都注册下来，到最后可能还是没有办法保护自己，因为别人告不了你，其实你也告不了别人。现在互联网时代，这块问题就会比较大，加上现在我国商标法修改以后在审查程序方面大量地把以前还可以允许修改补正的机会限制为一次，一次不合格就不受理，不受理就相当严重了，这个商标不但得不到注册，申请日也丢了。当然，理论上讲，也可以提行政复议、行政诉讼来寻求救济，但这个总体来讲就会很麻烦，这个现在可能是比较突出的一个问题。

 

回到欧盟，这次对集体商标、证明商标做了一个比较全面的规定。以前在欧共体商标条例里面，只规定了集体商标，这次补充规定了证明商标。指令又要求各个国家对集体商标、证明商标进行规定，而且这个里面和地名有的也挂上钩了。但它们有点特殊，证明商标不可以包含地名，集体商标可以包含地名。不过，指令又说证明商标也可以包含地名，这个地方可能下一步还要观察究竟是怎么回事，为什么会有这种不太一致的要求。

 

我国的集体商标和证明商标一方面是一个普通的集体商标和证明商标，比如商标协会搞了个商标大家一起用，比如绿色食品标志，这都是比较普通的商标。当然也可以涵盖商标法实施条例第4条规定的，把商标法第16条规定的地理标志与集体商标、证明商标搭上桥，然后通过这种方式来对它进行保护。我国允许地理标志或者注册为集体商标，或者注册为证明商标，这就看自己的选择。当然，这两个之间的具体的运转方式不一样。集体商标就是说它的使用都是它的会员，要先入会员，再用标，而且它就是自己在使用。证明商标恰恰是它自己不用，给别人用，别人符合它所制定的条件就可以用，甚至是必须可以用。因为你这个条件是公开的，符合你这个条件，就可以用。好比美国UL这个标志，它是一个电器检测的标志，你可以制定一个标准，但一旦我符合你这个标准，你就不能拒绝给我用这个标志，这是它的一个理念。我国就是把地名放到这个框架里去保护的。当然地理标志这个事情我国是三足鼎立的，除了工商局以外，还有资产监督局、农业部，三家都在搞地理标志的保护，所以这块现在是相当混乱的地方。

 

下面我想再给大家介绍一下这次变化比较大的第二个问题，就是关于商标使用方面的一些要求和规范。大家知道，欧盟商标法是一个注册原则的商标法，它的商标法的第6条只有一句话，现在称“欧盟商标依注册取得”，所以注册在那是有压倒一切的作用。不过，它又不是唯注册论，商标在申请之前可以不使用，除了那种缺乏显著性的要通过使用取得显著性的以外，你正常的申请注册商标，申请了我就给你注册，注册了以后你有使用的义务。但它的使用义务的宽限比我们长，它是5年之内用都来得及，我们是3年之内必须就要用。5年之内如果你还不用就会有一系列的后果：第一，你的商标可能会被撤销；第二，你在异议无效程序里面可能无法对抗别人；第三，在实际的诉讼程序里面你可能无法起诉别人。这样基本上这个商标就是废的。它对使用时间的限制各方面要求都很严格。

 

我们来看第一个方面，关于商标使用的举证时段，这个里面涉及到第一个商标要对抗第二个商标的时候。我们一般讲，你在对抗第二个商标的时候，比如说你去提异议，提无效，这个时候如果你的注册已经满五年了，如果被告提出来你给我看看你究竟用没用过这个商标，这时候你就必须要举证，在起诉（提出异议、提出无效）之前的五年你的使用证据，这是一个。但是，如果这个事情是发生在你的注册日距离在后商标的申请日其实已经满五年的时候，打个比方，比如第一个商标是2005年注册的，第二个商标是2011年申请的，到2016年的时候它提出无效第二个商标的请求，首先应该举2011年到2016年这五年的使用证据，这个与我国其实比较像。但是因为现在第二个商标在2011年就申请了，而第一个商标是2005年注册的，2005年到2011年已经满5年了，所以还得举证2011年之前的那5年你的商标是使用的，这是双重的条件。如果你这两年开始用，现在我不能撤销你的商标，因为没有人来撤销你，你现在又恢复了，这个商标就不会被撤销。但鉴于当初我2011年申请商标的时候你已经有5年没有用了，或者说在当初你本来可以被撤销的时候我就申请了，所以你也不能来把我第二个商标给打掉，这也是为了保护第二个商标的存在。

 

我认为，这个规定是相对来说一个更完善考虑的规定。但是，它这种保护有个条件就是第二个商标必须是已经注册了的，如果你后面的商标没有注册，那就不存在这个抗辩了。只以它打你的时间点起算，什么时候打你，打你之前算五年，拿不出使用证据就不保护，拿出来的就保护，而不管再往前的年份有没有用。如果被打的商标是注册商标，那就有这个抗辩。从这个规定里面，我们也可以读出来潜台词，你在后的商标即使是注册商标，人家也是可以打你的，只不过你多了一个抗辩理由，但并不是说你不可以被打。在我国，如果是注册商标，那压根不能被打，但后面我们看到驰名商标的时候也有一些例外的规定。

 

另外一个就是商标真实使用的具体形式，就包括它讲的如果不改变商标的显著特征，即使它和原来注册的形态有点不一样，也可以被认为是真实使用。这个与我国商标法没有太大的区别，我们是在最高人民法院关于商标授权确权意见中做了类似的规定，这个本身也是巴黎公约的要求，就是不能过于严苛，因为商标总是在不断演化的。不妨举个例子：肯德基的山德士上校，大家有没有注意到它现在新的LOGO，比以前的是有所变化的，以前是穿着西装打着领带的山德士上校，现在变成了一个穿围裙的山德士上校了，大家注意去看一看，其实是有变化的。小朋友说以前的山德士上校肯定没有给他们做炸鸡，因为穿着西装去做炸鸡是不可能的，所以后来改成围裙了，这个就显得更真实了。类似这种，商标是不断演化的，比如说联想的商标在变化，乐视的商标也在变化。那么这个过程中间，变与不变，变到什么程度，到了什么程度就必须注册新商标了，这个具体判断起来就更复杂，我就不展开。但总体原则就是不能改变它的显著特征，而且不论它是否同时注册不同形态的商标，因为有时候你可能老商标也注了，新商标也注了，那这个时候是不是因为你有老商标，你就必须要去用这个老商标的形态，还是说我可以同时使用，也可以我只用一个而不管另一个商标，这个具体因为时间关系我就不展开，有一系列的案子都涉及这个问题。

 

还有比较重要的、在中国国内有一些争议的问题，就是关于未使用商标的法律效力。即一个注册商标还没有开始使用，这个商标要不要保护。比如说我国有3年的缓冲期，欧盟有5年的缓冲期，那我总有个2年半，或者2年零364天我没有用，最后一天我开始用了，那在这之前处于未使用状态的商标，要不要给与保护。关于这块，大家看我国商标法第64条第1款下面的这一段，就是说在起诉的时候之前3年如果没有实际使用这个商标的话，它就不给赔偿。

 

当然，对于这一规定，大家有不同的解读，一个是说既然不给赔偿，那就是不保护，不保护就是连停止侵权这个救济都没有了。但也有另外一个解读：既然它明确说出来了只是不给赔偿，那潜台词就是说其他的救济是不受影响的，否则它就应该全部都说出来。最近北京市高级人民法院有一个审判指导意见，其内容比较丰富，我们可以看到它对于商标法第56条、第57条的意见。它指出，商标专用权是一个禁用权，这个禁用权从核准注册的时候就宣告成立，因为我国是注册制并不是使用制，商标是否实际使用并不影响它的专用权的行使，不影响它的禁用权的救济。商标法第64条仅仅是对于赔偿的限制，而不是对侵权的限制，这个是北京市高级人民法院的上述指导意见的核心思想。

 

刚刚我说了欧盟法院现在正在受理的一个案子就是这个问题，5年之内还没有使用的商标，究竟能不能起诉别人？我认为比较可能的回答应该还是可以起诉的，因为这个确实是两个事情，否则的话你就直接宣告它不能对抗后面的商标就完了。刚才说要满5年才不能对抗后面的那个商标，现在又弄一个哪怕2年、3年不用的也不能对抗后面的商标，那5年不能对抗就变得没有意义了。我认为从逻辑上来讲应该是这样解读。

 

下面给大家讲讲将关于商标强化保护的措施：

第一个就是关于字典订正权的问题。大家知道，在欧盟商标法和在我国商标法中都有一些防止商标退化的规定，或者商标退化以后商标就可能被撤销掉，不再有效。关于退化，欧盟商标法规定的比较细，它强调要由于商标权人的不作为或者作为，造成商标退化，就是你自己瞎用、乱用，或者别人用的时候你坐视不管，这样的情况下商标退化了，你的商标才会被撤销。我国没有说得那么细，就规定了商标退化了商标就可以撤。

 

在这个过程中间，它为了保障商标权人的利益，特别规定了针对词典、百科全书的出版社的一个特定的义务，因为这种退化很多情况下是因为字典把一个商标误收为一个普通词汇，比如吉普车，如果不作说明，大家看多了就认为吉普车是一种车，所有的这种车都叫吉普车，但实际上吉普是人家的商标，如果在字典里叫吉普车可能就不太合适。所以你们看国外牛津、剑桥的词典，它里面都会标R，或者注明某某是人家的一个商标。这个规定在以前欧盟商标条例里就有，这次指令是把这个条例里的规定推广到各个成员国，都必须要求字典里得注明这是商标，至少在下一次再版的时候，要把这个地方补上，这样防止商标的退化，我认为这是一个比较有用的措施。我国在退化上这个问题上只是做了一些比较粗线条的规定，提交申请的时候要附送证明材料。以前甚至是说，我就随便去提，提完了由商标权人来证明自己的商标没有退化，后面大家一致说这个有点太过分了，这样的话，这个商标简直每天不堪其扰，随便我对你不满了我就给你提一个撤销，然后你自己去证明去吧，而且证明我的商标没有退化这个事情，我认为太难了。还是由申请人先提交一些这个商标已经退化了的证据，然后再由这边答辩，再抗辩，我认为这样会比较平衡一点。

 

另外一个是关于代理人抢注的问题。这个问题以前是巴黎公约的要求，必须制止，但制止的手段不一样。我先给大家看我国商标法15条1款，“未注册禁止使用”。这个要求是巴黎公约的要求，但巴黎公约后面还有一句话，如果成员国法律允许，也可以把这个商标直接转让给那个被抢注人，这个救济就比较到位。因为有时候好不容易你把他打掉了，又有个第三人把队排到你前面去，结果你还是注册不成，那就很麻烦。所以这次欧盟商标法允许权利人自己选择，单纯选择打掉它，还是干脆我就把这个商标受让过来，这个就一步到位，比较方便。这块是它的救济上比较合理的一个地方。

 

还有一个就是对声誉商标保护的一个细化、完善。我们可以先看看我国的商标法，在研究商标法规定时，我不知道大家是什么感觉，就是不相同或不相类似的商品等发生的问题。大家可能会问，如果是相同或类似的商品能不能保护呢？有的人说应采取严格解释说，既然这里面说了不相同不相类似，那驰名商标的保护只能是跨类保护，如果不跨类就不能够适用驰名商标的保护。还有另外一种解读，就是入罪应该举轻以明重，就是远的不相同不相类似的商品上都受保护，近的相同或相类似的商品上反而不受保护了，这个是不是有点说不过去。比如这个草坪走上去都不可以，开车上去更不可以了，应该是一个应有之义。

 

这个在欧盟商标法的历史上，也发生了一系列的争议，英国就主张严格解释，说了不相同就是不相同，说了不类似就是不类似。但是，后来欧盟法院在Davidoff和ADIDAS两个案子里面都回答说这个可以适用于相同或类似的商品。大家可能会有一个疑问，既然商品相同了，商标也近似了，都是复制、模仿，那这个时候用普通商标保护不就够了吗，为什么还要搞个驰名商标的保护？这个情况大家可以想一想，其实对驰名商标的损害可能是两方面的，一个就是说在商品上做文章，把驰名商标用到一些不相干的商品上去，这个其实是在盗用驰名商标的一些显著性、知名度；另外一方面，商品是一样，商标有瓜葛，但又不足以产生混淆，这样的商标使用就会带来一些法律适用上的困难。比如我刚刚说的阿迪这个案子，三条杠去打两条杠的时候，大家就提出来你不识数，二和三明明是不一样的，为什么会混淆，这个保护起来就比较困难了，眼看着两条杠，就是不能打它。

 

我再举个例子，就是刚提到的肯德基山德士上校的这个头像，另外还有一个快餐，叫什么阿婆的，不知道大家看到过没有，在网上一搜就能搜到，就能看到这个商标就是与肯德基这个商标是否相近似了，但它毕竟是个老太太，你要说和肯德基混淆，这一个男的一个女的怎么会混淆，这个总是认得出来的，所以就不会混淆，不会混淆就可以这样用，但明显看着这中间又是比较成问题的。我搜一下看看，给大家展示一下，让大家直观感受一下。我认为大家看到图了理解可能就会容易一点，为什么驰名商标要在跨类上要求保护。这个图案你说它会混淆吗，不一定会混淆，但明显它的风格、味道都是模仿的，它会产生很强烈的联想，但未必是混淆，所以遇到这种情况，他们同样都是做的快餐，你要严格适用第13条第3款可能认为还是有点问题，但你拿第57条第2项去打好像又有障碍。

 

所以欧盟商标法这次修改中干脆就彻底明确，规定不论商品是相同的、不相同的或不类似的，都可以适用其称为声誉商标的特殊保护，这次彻底把这个问题澄清了，大家就不要再争论这个问题了。因为其认为对声誉商标的保护更多地体现在对这个标记本身的保护，而不在于这个商品。但这个标记，比如柯达，它总是指向胶卷的，因为它指向这个胶卷，所以当它与别的商品，比如当时我们处理过一个案子，柯达电梯，你和这个电梯不相干的商品扯在一起就会削弱它的显著性，但是它的条件是你看到柯达，哪怕在电梯上看到柯达，你也能想到这个胶卷，如果大家都这么用以后，可能总有一天你就想不起胶卷了，这就是它的问题所在。

 

另外一个就是