后发使用显著性商标的法律保护探析

侵犯知名商品特有（名称、包装、装潢）权益；损害“他人已经使用并有一定影响的商标”的权益。

（其实质是侵犯或者损害他人应予保护的未注册商标权）

（一）2、8

（二）8

《反不正当竞争法》第5条：“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：…………

（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；…………。”

《商标法》第31条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

3.侵权肇始的后发使用显著性商标法律保护分析
　　对于像“彬彬”与“杉杉”，以及“罗蒙”、“培罗成”与“培罗蒙”这样的侵权肇始后发使用商标经使用而获得了相互之间显著的识别性即显著性后，这种“后发使用显著性商标”的权利状态及其法律保护在学界和业界夙有争议，数说纷纭，而见仁见智。谨借助“彬彬”与“杉杉”典型案例（即试问1997年至2002年期间使用“彬彬”商标的行为是否侵权？现在能否追究与追索？1997年后“彬彬”商标依法是否享有合法权益？）探讨后发使用显著性商标的法律保护问题，这方面主要有如下观点：
　　第一种观点：持续侵权论。这一观点认为既然“彬彬”后发使用商标1994年侵权肇始使用，即使至1996年底已经获得了显著性，但其1994年直至2002年的使用行为是在持续侵权状态之中，侵权行为不能产生新的合法权利，其持续侵权责任不能因取得显著性而豁免。
　　第二种观点：持续侵权+消灭时效论。这一观点在持续侵权论的基础上又考量了消灭时效的因素，认为1996年至2002年继续使用“彬彬”商标的行为是持续侵权行为，但根据“保护民事权利的诉讼时效期间为二年”的一般规定，现在追究责任及追索侵权赔偿只能限于从目前上溯两年期间（例如2000年11月至2002年11月期间，　　2000年11月以前期间已经消灭时效）。
　　第三种观点：权利失效论。这一观点认为在1994年至1996年底充足期间，“杉杉”商标注册人在绝对明知“彬彬”商标之使用与侵权事实情况下，如此长时间地宽容“彬彬”的侵权行为，无正当理由拖延怠宕即懈怠于“杉杉”注册商标权的权利行使，而且其懈怠行为足以使“彬彬”商标使用人认为：“杉杉”商标注册人已经不愿再对其主张“杉杉”注册商标权，构成了失权即权利失效。倘若五、六年后“杉杉”注册商标人再向“彬彬”商标使用人主张“杉杉”注册商标权，则会导致已大量投入和长期经营的“彬彬”商标使用人于进退维谷的尴尬境地，有违诚实信用原则。所以，“杉杉”注册商标权相对于“彬彬”商标使用人已权利失效。
　　第四种观点：权利新生论。这一观点认为凭1994年至1996年期间产生的“彬彬”商标相对于“杉杉”商标的显著性，相关公众已经能容易地识别“杉杉”和“彬彬”商标。能区分商品或者服务之不同企业来源的显著性是商业标识的眼睛和灵魂，具备显著性的商标依法应保护其相应的未注册商标权、注册商标权或驰名商标权等合法权益。“彬彬”已相对于“杉杉”产生了显著的区别性，已具备显著性从而走出了“杉杉”商标的阳光或者阴影，依法产生了新的权利。这时不管“杉杉”商标注册人是否对“彬彬”商标使用行为曾经提起、正式提起、持续提起过权利主张与侵权指控？依法享有新生权利的“彬彬”商标从此不再侵犯“杉杉”注册商标权或者驰名商标权。
　　第五种观点：权利失效+权利新产生论。这种观点认为仅仅依据权利失效论和权利新生论都显得过于偏颇或牵强。假设“杉杉”注册商标人在1994年至1996年期间就积极主张权利，指控“彬彬”商标使用人侵权，并为此迭起诉讼，持续诉讼。至1996年底“彬彬”商标因与“杉杉”商标的对比性使用和针对性诉讼已产生了容易区别两者的显著性。但如果因此就无视“杉杉”商标注册人长久的、持续的、在线的侵权指控而只考虑“新生权利”，则有失公平公正和有违公序良俗。相反，如果只看到“杉杉”商标注册人的懈怠行使权利而致生的权利失效，而不顾及“彬彬”商标是否已在使用中获得了显著性的客观事实，也是有悖法律和有违情理的。“权利失效+权利新生论”认为，后发使用显著性商标受到法律保护的充分必要条件包括：一方面满足“权利失效论”，即必须有例如“杉杉”注册商标人懈怠行使与主张注册商标权并足令“彬彬”商标使用人产生“杉杉”商标注册人不会再行使与主张其注册商标权的“正当信任”认识。另一方面满足“权利新生”论，即“彬彬”商标在使用中已经获得了显著性，主要对比性使用中已经使相关公众能够容易地区别“杉杉”和“彬彬”商标，不再“误看彬彬是杉杉”。在这种情况下，“彬彬”作为后发使用显著性商标依法应当得到相应的法律保护，视其当时是否知名，是否注册，或者是否驰名及其组合等状况，在商标保护和商标注册中相应受到或是未注册商标合法权益（“知名商品特有名称、包装、装潢权”与“已经使用并有一定影响的商标权”），或是注册商标权，或是驰名商标权的法律保护。
　　笔者持第五种观点。

4．保护后发使用显著性商标的法律依据，除了我国相关法律、法规的有关规定外，还主要涉及到我国《商标法》第十一条第（三）款的法律规定，以及相对应的《与贸易有关的知识产权协议（TRIPS协议）》第15条第1款的相关规定。
我国《商标法》第十一条规定：
“下列标志不得作为商标注册：
（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
（三）缺乏显著特征的。
　　前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”
我国《商标法》第十一条的上述“经过使用取得显著特征，并便于识别的”有关规定来源于TRIPS协议第十五条第1款。TRIPS协议第十五条第1款中规定：“即使有的标记本来不能区分有关商品或服务，成员亦可依据其经过使用而获得的识别性，确认其可否注册。”
　　过去我们一般将上述规定仅与通用化的文字与图案构成的商标标识之“第二含义”相联系。这些纯文字或者图文组合的商标标志反映的是通用化的商品名称、图形、型号或者通用化的商品及服务的一般功能、主要原料、产品质量、产地名称等，这时依法不能注册商标。但是，这些通用化标志一旦经过使用而取得了显著特征，并便于识别，即获得显著性因而产生了这些商标标志的“第二含义”后，仍然可以依法注册商标。例如“上海牌”手表、“五粮液”白酒、“两面针”牙膏等等。
　　但是，上述规定能否适用于对比使用而产生显著性的后发使用显著性商标标志呢？笔者认为应当可以。TRIPS协议第十五条第1款规定“即使有的标志记本来不能区分有关商品或服务”中应当包含后发使用商标在其初始使用时，与在前使用商标之间的“本来不能区分有关商品或服务”的情况；“成员亦可依据 其经过使用而获得的识别性，确认其可否注册”中应当包含后发使用显著性商标经过对比性使用过程中获得的识别性即显著性。我国《商标法》第十一条第（三）款所指的“缺乏显著特征”的商标标志，也应当包含初始使用的，与在前使用商标相近似的兵团发使用商标标志。综而言之，TRIPS协议第十五条和我国《商标法》第十一条的有关规定适用于本文讨论的后发使用显著性商标的法律保护。

主要参考文献：
1.郑成思《WTO知识产权协议逐条讲解》    方正出版社2001.1
2.郑成思《知识产权论》    法律出版社
3.黄晖《驰名商标和著名商标的法律保护》  法律出版社2001.5
4.王泽鉴《民法学说与判例研究》（1）  中政出版社1998.1
5.刘江彬、陈美章《两岸智慧财产权保护与运用》（台）元照出版社2002.7