日本实用新型专利制度与发明专利制度的比较

         国家知识产权局  韩晓春

摘要：本文以日本新修订的实用新型法为背景，将日本的实用新型制度与发明专利制度进行了较为详细的比较。该比较分为十二个方面：一、关于实质审查；二、关于保护期限；三、关于保护客体；四、关于创造性标准；五、关于审查请求；六、关于检索报告制度；七、关于申诉制度；八、关于登记或授权后文件的修改；九、关于权利无效后赔偿责任的承担；十、关于侵权中举证责任的分配；十一、关于中止侵权诉讼程序的条件；十二、关于两种权利的转换。在比较的同时，该文还同步引述了我国的对应制度，有利于我国专利制度修改时从中得到启发和借鉴。

日本实用新型制度与发明专利制度的比较

日本2004年修订的实用新型法已经于2005年4月1日生效（注1），为了便于对日本新修订的实用新法的理解，笔者现将日本的发明专利制度与实用新型制度作一比较。在日本，“专利”这一概念仅限于发明，实用新型和外观设计均不称为专利。实用新型授权后，就叫实用新型权，并不叫专利权。而且，发明、实用新型和外观设计是“三法”分立，实用新型法和外观设计法中与专利法共性的地方采引用专利法的方法。下面是发明专利制度与实用新型制度的主要不同：

一、关于实质审查

日本实用新型在1993年以前和发明专利一样，也是实行实质审查制度。1993年对实用新型法进行了修改，改为了非实质审查的、依职权制作技术检索报告的登记制。实用新型申请不再进行实质审查，仅进行基本条件的审查、和形式要件的审查，而发明专利仍要进行实质审查。

二、关于保护期限

日本实用新型法修改前，实用新型权的保护期限是从申请日起6年，而发明专利权则从申请日起20年。在1993年以前，日本实用新型权的保护期限比较长，是从登记日（授权文本公告日）起10年，但最长不得超过申请日起15年。1993年修改实用新型法，由于取消了对实用新型的实质审查，实用新型权的法律稳定性受到影响，为了维护第三者的利益等原因，日本将实用新型的保护期限缩短为从申请日起6年。但1993年以后，日本实用新型申请量大幅下降，到2003年只有8100余件，2004年则跌到7900多件。日本认为实用新型保护期限太短也是其中的一个原因，故在修改的实用新型法中，将实用新型权的期限延长为从申请日起10年，即和大多数国家对实用新型的保护期限相一致。

三、关于保护的客体

实用新型保护的客体要从日本实用新型法第1条和第2条的规定中推导出，日本实用新型法第1条规定“本法的目的是，保护和利用与物品的形状、构造或物品结合相关的设计，鼓励创作设计，从而促进产业的发展”。第2条规定“本法称的设计，是利用自然法则进行的技术思想的创作”。因此，可以将日本实用新型保护的客体概括为：利用自然法则对物品的形状、构造或者它们的结合作出的技术思想的创作。用我们通俗的说法就是，只保护产品而不保护方法。而且保护的产品还应当是第三人从外部能判断其形状、构造或两者的结合的产品。发明专利保护的客体规定在专利法第2条“本法所称的发明，是指利用自然规律所进行的具有一定高度的技术性创造”（注2）。用我们通俗的话来讲，就是既保护产品，也保护方法。日本在修订实用新型法征求意见时，曾有人提出扩大实用新型的保护范围，但最终没有被采纳（注3），修改的实用新型法的保护范围与以前的规定没有变化。

    四、关于创造性的标准

实用新型创造性的标准在法律条款的表述上与发明专利是有区别的，该标准规定在实用新型法第3条“实用新型注册申请前，拥有该设计所属技术领域中的一般知识者，基于前款各项记载的设计可以非常轻易（very easily）得出设计时，对该设计，不能进行实用新型注册”（注4）。即实用新型的创造性标准在于所述设计是否能“非常轻易”作出。如果能“非常轻易”作出，则没有创造性，如果不能“非常轻易”作出，则具有创造性。发明专利的创造性标准规定在专利法第29条“专利申请前，具有该发明所属技术领域一般知识者，基于前款各项中所列的发明，已经能够轻易（easily）得出发明时，不受同款规定所限，此发明不能取得专利”。即发明专利创造性标准在于所述发明是否能“轻易”作出。如果能“轻易”作出，则没能创造性，如果不能“轻易”作出，则具有创造性。虽然从逻辑上讲，能“轻易”作出，但不是“非常轻易”时，该技术虽然不符合发明专利的创造性标准，但符合实用新型的创造性标准。但在实际操作中区别“轻易”与“非常轻易”并不是一件“轻易”的事。我国区别发明专利与实用新型专利的创造性标准同样也是一件困难的事情。

五、关于审查请求

日本从1993年修改实用新型法后，对实用新型取消了实质审查制度，所以，实用新型不存在“审查请求”问题。由于发明专利存在实质审查程序，而日本也是采取请求审查制。故必须提出审查请求方能启动实质审查程序。日本在2001年10月以前，发明专利申请请求实质审查的期限是从申请日起7年（注5），但在2001年10月以后，一直到现在，改为从申请日起3年。如果在3年内没有提出实质审查请求，该申请将被视为撤回。2003年，日本对专利法进行了修改，规定了提出实质审查请求后，撤回申请时的退费制度。即提出实质审查请求后，申请人如果“后悔”了，可以在等待实质审查时撤回或者放弃该申请，日本专利局将退回一半实质审查请求费（注6）。其目的在于减少实质审查的数量，使有限的审查资源用在高质量的发明创造中。我国进入实审程序后，在等待实审期间，申请人撤回或放弃申请，目前并不退还部分审查费。

六、关于检索报告制度

实用新型由于不进行实质审查，故采取了检索报告制度。日本的实用新型检索报告（技术评价书）并不是行政决定，不能对其提起行政不服申诉或诉讼。在日本，检索报告是由专利局审查员作出的。根据日本实用新型法第13条的规定，作出检索报告这一事实要在实用新型公报上进行公告。提出实用新型检索报告请求的人可以是任何人。并且，检索报告请求可以在实用新型申请阶段提出。实用新型权人或者独占实施权人在指控他人侵权前，必须向被控侵权人出具检索报告。如果检索出能破坏新颖性或创造性的现有技术，而实用新型权人仍指控他人侵权的，在该实用新型权被无效后，实用新型权人要赔偿对方因此而受到的损失。我国请求检索报告的主体仅限于专利权人，提出检索报告请求的时间必须是授权后，专利权人依要求出具检索报告的时间也迟于日本，即在侵权诉讼提起以后。已有不少人建议我国提出检索报告请求的人扩大到任何人，亦应在指控他人侵权时必须向他人出具检索报告，亦有建议在提出实用新型申请时就可以提出检索报告请求。笔者认为，在实用新型检索报告的问题上，日本的许多作法值得我国借鉴。另外，在我国，如果实用新型专利权人对检索报告有异议（包括由检索部门再次复查后），实践中可以找第三人提起无效程序，以检索出的对比文献作为无效的理由，如果没有被无效掉或者仅仅是部分被无效掉，则权利人仍可以行使权利。从制度上讲，在日本也应当可以进行这样的“判定”程序。

七、关于申诉制度

所谓申诉，是指进入日本专利局审判部（相当于我国的专利复审委员会）审理的程序。概括来讲，实用新型只有一次进入审判部审理的机会，即只有无效程序。而发明专利则有三次进入审判部审理的机会，即驳回后的复审、订正的复审和无效程序（无效的复审）。在日本，驳回分为两种情况，一种是初审中的驳回，或者被称为“手续的驳回”。该“处分”是以“特许厅长官”的名义作出的。对初审中以“特许厅长官”名义作出的驳回决定，无论是发明专利申请，或者还是实用新型申请，申请人不服的，均不能向日本专利局审判部提出复审（注7），而只能依日本行政不服审查法（相当于我国行政复议法）向“特许厅长官”提出“行政不服异议”（行政复议），不服复议决定的，可以向东京地方法院起诉（而不是东京高等法院，复议并未作为一个审级）。但未经复议的案件不得起诉，即日本实行复议前置程序（注8）。而只有申请进入实质审查程序后，对审查员作出驳回决定不服的，方可以向审判部提出复审。因此，由于1993年修改实用新型法前，实用新型实行实质审查制度，故存在对实审驳回决定不服而提出复审的程序。但在1993年以后，取消了实用新型的实质审查制度，故对于实用新型来讲，只存在要件审查和形式审查，不符合规定的，作出“手续上的驳回”，对驳回不服的，不能向审判部提出复审，而只能提出行政不服（行政复议）。发明专利申请仍需实质审查，故对审查员作出的驳回决定，可以提出复审。另外，根据日本专利法的规定，发明专利申请在授权后，除了在无效程序中可以对专利文件进行修改外，专利权人还可以向专利局审判部提出单独的“订正的复审”，该程序是专利权人与专利局双方的程序。专利权人可以借该程序对专利文件进行订正（修改），第三人认为订正超出范围的，还可以对该订正提出无效程序。所以，实用新型只有一次机会进入审判部的申诉程序，而发明专利有三次机会。我国发明专利申请人和实用新型申请人在初审中被驳回，均可以提出复审，对发明专利申请的实审驳回，当然也可以提出复审，对发明和实用新型亦均存在无效程序。而我国没有“订正的复审”程序，故在我国，发明只比实用新型多一个进入复审委员会的申诉机会，即不服实质审查驳回的复审。参考日本的作法，我国三种专利初审驳回后是否能象日本一样不进入复审，而进入复议，进而节约复审的技术审查资源和程序，笔者认为也是值得研究的。因为初审驳回的大多为程序上的、法律上的问题，即使涉及到一些技术问题，一般也是较为明显的不需要技术专家就能判断的问题。

八、关于登记或授权后文件的修改

实用新型权在登记后，实用新型权利人可以在任何时间对权利要求进行修改，但这种修改仅限于删除权利要求一种形式，甚至在实用新型权终止后均可进行。由于仅限于删除权利要求，故这种形式的修改不可能超出原保护范围，故对这种修改不存在提出无效的问题。当然，修改后的文本仍要再行公告。现行日本实用新型法如此规定主要是考虑到实用新型不进行实质审查，其法律稳定性较差，为了减少第三人对保护范围的监测负担，不允许其他形式对权利要求的修改。但新修改的日本实用新型法改变了这一规定，将实用新型权的修改范围和发明专利权的修改范围统一和一致起来。主要也是考虑到实用新型由于有检索报告制度的制约，实践证明实用新型是一种“自负其责”的制度，可以放宽对修改的限制。当然，如果放宽了修改的限制，将可能出现修改超出范围的情况，故新实用新型法规定了修改超范围的，可以作为无效理由被提起无效程序。如前一节所述，发明专利在授权后，专利权人可以主动启动“订正的复审”程序，对专利文件进行修改。修改允许的范围是：一是缩小权利要求（包括删除权利要求）；二是订正误记或误译；三是解释不明确的记载。但是，该种订正不得实质性的扩大或变更权利要求的保护范围。是否准许修改由审判部作出决定，对不同意修改的决定，专利权人可以向东京高等法院起诉，日本专利局为被告人。经修改的文本还要进行公告，第三人如果认为修改超出规定的范围，则可以作为无效理由提出无效程序。新实用新型法虽然扩大了实用新型授权后的修改范围，但仍未允许实用新型进入上述发明专利的“订正的复审”程序。并且规定对授权的实用新型只允许修改一次，或者是在技术检索报告作出后的一定期限内，或者是在无效申诉请求提出后的一定期限内，以先到的日期为准，而删除权利要求仍没有任何时间和次数的限制。在我国，授权后实用新型和发明的修改均只能在无效程序中进行，没有专门的修改程序。在无效程序中，对实用新型和发明的修改均不限于删除权利要求一种方式，但不得扩大保护范围。

九、关于权利无效后赔偿责任的承担

实用新型权人在对他人提出侵权指控前，必须要向被控侵权人出具检索报告。如果该检索报告中已经检索出能破坏新颖性或者创造性的现有技术，但实用新型权人仍以该实用新型权指控他人侵权（权利人具有过失时）。在该实用新型权被无效后，实用新型权人要向被控侵权人赔偿因此而造成的损失。这是由于实用新型权没有进行实质性审查，而实用新型制度是建立在“自负其责”的基础之上的制度，为防止实用新型权人滥用权利而采取的一项措施，该项措施在修改的新的实用新型法中仍予以了维持和肯定。发明专利权人在该问题上则不同，即使发明专利权被无效后，发明专利权人并不赔偿被控侵权人因此所造成的损失。因为发明专利权是专利局经过实质审查后才授予的权利，只是由于新颖性的检索不可能周延，而创造性的判断亦是高度开放性的动态性标准，对该标准判断的“差错”不仅专利局不承担责任，专利权人更不应承担责任。专利权本身是一种推定有效的财产权，是可以在出现破坏新颖性或者创造性的对比文献的情况下被无效掉的。这时的无效，于专利权人是没有过错的。故专利权人不必承担被控侵权人的相关损失。我国没有规定权利无效后的赔偿问题，因此，也没有规定实用新型与发明专利在该问题上的区别。

十、关于侵权中举证责任的分配

一般的民事侵权均要求侵权人要有过错方才承担赔偿责任，即在主观归责上采过错责任原则。那么，由谁来证明侵权人是否具有过错呢？按一般举证责任的分配规则来讲，应当是谁主张谁证明，这是包括我国和日本等大陆法系国家均采取的标准。即在一般的民事侵权中，要由原告人（被侵权人）承担证明被告人（侵权人）具有过错的责任，如果不能证明对方有过错，则对方不承担侵权责任（判断自然人或法人的过错，各国的标准并不一定相同）。但专利权、实用新型权是一种无形财产权，如果在侵权诉讼中，要求专利权人或者实用新型权人承担证明侵权人是否具过错的责任，对专利权人或者实用新型权人来讲往往是很困难的（证明无形财产侵权人的过错，要比证明有形财产侵权人的过错困难得多）。为了有效保护专利权，日本专利法第103条规定“已侵害他人的专利权或者独占实施权者，就其侵害行为，推定为有过失”，对举证责任作了转移的规定。即在发生专利侵权时，不是由专利权人证明被控侵权人是否具有过错，而是反过来要由被控侵权人证明自己没有过错，如果不能证明自己没有过错，就推定为具有过错，就要承担侵权赔偿责任（而被控侵权人证明自己没有过错往往是非常困难的）。这一承担责任的原则或方式，在法律上叫“推定过错”。但是，日本实用新型法并没有采取专利法上规定的这一制度，而是对实用新型的侵权判断，仍采用一般民事侵权所适用的“谁主张、谁证明”的原则、这样，显然加重了实用新型权利人指控他人侵权的证明责任，对实用新型权利人行使权利是一个相当严格的限制。日本之所以这样规定，仍是考虑到实用新型并未进行实质性审查，其权利的稳定性较差，为了保护公众的利益，防止实用新型权利人滥用权利。这一制度在修改的实用新型法中仍予以了维持或坚持。由于我国对专利侵权的归责问题没有明确的规定，或者说规定的比较模糊，所以，不存在发明专利侵权和实用新型侵权在归责问题上的区别。

十一、关于中止侵权诉讼程序的条件

当专利权人或者实用新型权利人指控他人侵权，往往要伴随被控侵权人提出专利权或者实用新型权无效的程序，而由于大陆法系国家处理侵权问题和处理专利权是否有效的问题是由不同的部门来处理。所以，存在提出无效程序后，侵权诉讼程序是否中止的问题。日本实用新型权侵权诉讼中，被控侵权人“反诉”实用新型权无效后，侵权诉讼一般情况下均要中止，除非法官认为明显不必要（注9），即该中止可以概括为依请求进行的中止。而发明专利侵权诉讼只有在必要时才中止，即该中止可以概括为法官依职权决定的中止（注10）。比较起来，侵权诉讼反诉无效时实用新型中止程序的启动要比发明专利容易。原因在于实用新型权没有进行实质审查，没有发明专利权在法律上稳定。故在中止程序上也存在着标准上的差别。在侵权诉讼引起的反诉无效而中止的问题上，我国的作法与日本的作法大体相同，即也规定了对于发明专利的中止条件要严，对于实用新型侵权诉讼的中止条件要宽。

十二、关于两种权利的转换

提出发明专利申请后，授权前，能否将该发明专利申请转换为实用新型申请。或者在提出实用新型申请后，能否将该实用新型申请转换为发明专利申请，即是两种权利的转换问题。根据日本专利法第46条的规定，实用新型申请人可以自申请日起3年内，将其实用新型申请转换为发明专利申请。转换为发明专利申请后，原实用新型申请视为撤销。而根据日本实用新型法第10条的规定，在发明专利申请日起5年零6个月的期限内，发明专利申请人可以将其申请转换为实用新型申请。或者在收到最初的拒绝决定之日起30天内，可以将其申请转换为实用新型申请。转换为实用新型申请后，原发明专利申请视为撤销。上述规定对发明专利申请转换为实用新型申请来讲是有利的，但对实用新型申请来讲则该规定流于形式。虽然发明专利申请实质审查请求的期限是从申请日起3年，理论上讲，实用新型申请人在此期间均可以转换为发明专利申请。但由于实用新型不进行实质审查，实用新型从申请日到登记日的平均时间是5个月，而且还将进一步缩短，故事实上实用新型申请人只有5个月的时间可以考虑是否将申请转换为发明专利申请。考虑到该期限太短，日本此次实用新型法的修改规定了实用新型在登记后也可以进行转换的制度，但规定了许多限制。仅仅可以实现转换，而不能实现权利的“衔接”，即不允许某一技术先由授权后的实用新型权进行保护，等发明专利授权后，该实用新型权再放弃。这些限制是：1、提出转换为发明专利的申请时，原实用新型权将被放弃。这样规定是考虑到几个原因，一是防止重复授权；二是避免程序上的交叉和复杂化；三是为了避免审查员的重复检索；四是为了避免增加第三人对权利的监测负担。2、转换申请必须在实用新型登记后、且从实用新型申请日起三年内提出。如此规定的原因在于，目前实用新型从申请日到登记日的周期大约为5个月，而发明专利申请提出实质审查的期限为申请日起3年。为了和发明专利申请实质审查的期限相衔接，规定了从实用新型申请日起3年内可以提出转换请求。3、在提出转换申请后，权利人不得再提出实用新型检索报告请求，这样规定主要是为了防止专利局审查员进行检索上的重复劳动。4、如果有第三人提出技术检索报告请求，实用新型权利人可以在该请求提出的一定期限内，提出将该实用新型权转换为发明专利申请，而一旦提出这样的转换请求，实用新型检索报告将不再制作，这样规定同样是考虑到避免重复检索的需要。5、在针对实用新型权提出无效申诉的情况下，在无效申诉请求提出后的特定期限内，实用新型权人可以提出转换申请。实用新型授权后，无论实用新型权利人是否行使其权利，均面临着第三人提出无效申诉的可能。如果第三人针对该实用新型提出无效申诉，根据该规定，此时实用新型权人面临两种选择，或者决定将该实用新型权转换为发明专利申请，而一旦在规定的期限内提出这样的转换请求，由于实用新型权被放弃，无效程序将不进行。或者坚持自己的实用新型权，将无效程序进行下去。那么，实用新型权将丧失转换为发明专利申请的可能。6、转换的发明专利申请，可以在实用新型的说明书、权利要求书和附图的范围内进行。该规定意味着实用新型权转换为发明专利申请并不受实用新型权利要求范围的限制。也意味着，转换的发明专利申请可能是产品发明，也可能是方法发明。当然，同时放弃的原实用新型权只能是产品发明。7、转换为发明专利申请后，允许分案。8、转换为发明专利申请后，不允许再转换为实用新型，也不允许其分案申请再转换为实用新型。目前在我国的制度中，发明与实用新型的互相转换，只能利用优先权制度来进行，并没有专门的转换制度，包括授权前和授权后。

附注

注1：参见日本创英国际专利法律公司网页《实用新型法的修改建议》一文（heep://www.soei.com）

注2：参见中文版《日本专利法》杜颖、易继明译，2001年3月法律出版社出版

注3：参见日本专利局网页《增强实用新型制度的吸引力》一文（http://www.jpo.go.jp）