论专利实质性授权标准的完善——-以我国《专利法》第22条为视角

 

肖少启¹ ，孙红元²

（1.韶关学院　法律学系，广东　韶关　512005； 2.四川外语学院 研究生部,重庆 400031）

摘要：技术创新能力已成为衡量一个国家科技和经济实力的主要指标。专利的质量是企业经济生命的灵魂和源泉。然而，我国现行的专利实质性授权标准不利于鼓励真正的发明创造，对经济的发展必将产生负面影响。我国应该采用绝对新颖性标准，同时完善创造性的客观判断标准，为我国专利制度的稳健发展构建理性的法律平台。

关键词：专利；发明；实用新型；新颖性；创造性

我国的专利制度已经走过了二十多年的发展历程，它的制定和施行对鼓励发明创造，促进技术创新和科技进步，推动我国经济和社会的全面发展发挥了重要的作用。毋庸讳言，技术革新能力已成为衡量一个国家科技和经济实力的主要指标，“先进技术是经济增长的一个允许的来源，但它只是一个潜在的、必要的条件，本身不是充分条件。如果技术要得到广泛而高效地利用，就是说，如果它自己的进步要受到这种利用的刺激，就必须作出制度和意识形态的调整”。^[1]我国现行的专利实质性授权标准不利于专利制度的稳健发展，有必要进行理性反思。

一、我国专利法第22条的规定及其不足

我国专利法规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性^[2]。随着我国专利实践的深入，新颖性和创造性标准已经成为制约我国专利制度发展的瓶颈。现进行简要分析。

1．专利法对“新颖性”规定的不足

新颖性是发明或者实用新型能否授予专利权的实质性条件，各国专利法均把新颖性作为取得专利的首要条件。发明必须具有新颖性，才能被授予专利权，这是一个不言而喻的条件，自有专利制度以来就是如此。^[3]然而，我国专利法第22条第2款对“新颖性”的定义存在以下几方面的问题。

其一，专利法对“现有技术”的定义不周全。“现有技术”，又称已有技术、先前技术、背景技术等，它是专利法中一个极为重要的概念，是判断新颖性、创造性的共同基础。对于新颖性的定义，多数国家的专利法借助于对“现有技术”的阐述来解释其含义。然而，我国现行专利法关于现有技术的规定比较

混乱：在第22条第2款中规定判断新颖性时应当考虑已公开发表或者为公众所知的技术，但没有出现“现有技术”这一概念；在第3款关于创造性的规定中出现了“已有的技术”这一措辞，却没有规定其含义。另外，专利法第22条第2款关于公知技术的规定在措辞上也不尽合理。

其二，从公开的地域标准来看，专利法第22条采用了混合标准，即关于有形出版物的公开，采用世界新颖性标准；而关于使用和其他方式的公开，则采用本国新颖性标准。^[4]然而，随着网络技术的迅猛发展，出版物公开与非出版物公开之间的界限已经越来越模糊，将非出版物公开的现有技术限制在我国地域之内已逐渐变得没有实际意义，且缺乏可操作性。更为严重的是，采用混合标准将会使在国外已经成

为公知公用的技术竟然能在我国被授予专利权，这既不利于鼓励真正的发明创造，也会严重损害我国公众的合法权益。

其三，专利法关于抵触申请的规定既适用于发明专利申请，也适用于实用新型专利申请，但规定中所述的“也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”存在问题，因为我国对发明专利申请采用自申请之日起满18个月予以公布的做法，对实用新型专利申请却没有予以公布的制度，只是在授予实用新型专利之后公告专利文件。如果严格地遵循专利法的相关规定，那么关于抵触申请的规定就难于适用于实用新型专利申请。

2．专利法中“创造性”的相关规定及其不足

创造性又被称为发明高度、先进性、创造步骤或非显而易见性等，它是专利的“三性”中最为重要也是最难判断的，因为它集中反映着人们的主观认识。如果说新颖性是指发明创造的特征性规定相对于现有技术具备量变，那么创造性则是指发明创造的特征性规定相对于现有技术而言具备质变。从此种意义上讲，新颖性不同于创造性，后者从根本上是对发明创造进行定性审查以确定该发明创造是否具备相当的创造性而授予垄断权。^[5](P.413)

我国专利法第22条第3款规定，创造性“是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步”。这一定义性规定，值得斟酌。

首先，尽管世界各国关于创造性概念的定义存在着种种漏洞或不足，但各国在其专利司法实践中，这些漏洞通常都由各国在专利审查指南中的具体论述予以弥补了。申言之，世界各国在专利审查指南中关于创造性概念的具体论述，并不能被其法律给出的创造性概念所涵盖，我国亦然。况且，专利审查指南与作为基本法律的专利法在效力层级上也不能等量齐观。虽然我国关于创造性概念的文字论述与其他各国有着的明显的不同，但《审查指南》将“有突出的实质性特点”解释为“发明相对于现有技术，对所属领域的技术人员来说，是非显而易见的”。这样一来，我国专利法关于创造性概念的定义就又回归到了欧洲专利条约等国际规定。这实质上就是逻辑学上所讲的偷换概念，我们应该在以后的立法中从技术层面解决这个问题。

其次，判断一项发明创造是否具备创造性主要取决于两个方面的因素，一是判断创造性的标准，二是判断创造性的方法。“标准”决定“方法”，反过来“方法”又为“标准”的实施服务。判断创造性的标准从总体上讲可以分为主体标准和客体标准。其中主体标准就是指判断创造性的人的标准。创造性判断具有一定程度的任意性和灵活性，这不同于新颖性判断。因此，有必要对判断创造性的人作出明确的规定。^[6](P.196)然而，专利法对创造性判断的主体基准是一般的理性人、通用领域技术人员还是所属领域的技术人员并未作出明确的规定。

最后，专利法在界定“创造性”时，使用了诸如“突出的”、“显著的”和“实质性”等具有强烈主观色彩的语词。众所周知,一个申请案能否获得专利，一项受到挑战的专利权能否获得法院的认可，关键就是如何掌握非显而易见性的标准。如果标准严格，申请案可能被驳回，专利权的有效性可能被否定。如果标准宽松，则有可能出现相反的情况。^[7](P.43)我国专利法中大量使用这些主观色彩浓厚的词汇,无形中增加了“创造性”判断标准相当程度的不确定性。

二、专利实质性授权标准的立法比较

综观专利国际立法，发明和实用新型取得专利权的实质条件大抵须具备新颖性、创造性和实用性。

就新颖性而言，现在许多国家专利法的发展趋势是从反面对它进行规定，即如果一项发明创造是现有技术中没有的，它就具有新颖性。在美国的专利审查和专利司法实践中，判定新颖性所采取的是“单一来源”(single source)原则，即将该项发明创造与一项“现有技术”进行比较。如果某一项发明与一件现有技术相同，或者说申请人或权利人所要求保护的技术要素存在于一件现有技术中，则该项发明不具有新颖性。如果某一项发明与一件现有技术不相同，或者所要求保护的技术要素不是存在于一件现有技术中，则该项发明具有新颖性。^[7](P.34)这集中体现在美国专利法第102条。英国专利法及《欧洲专利公约》（EPC）规定，一项发明创造未构成现有技术的组成部分就被视为具有新颖性；如果一项发明创造为现有技术所披露或“预见”(anticipated)，则不能授予专利权；即便授予专利权，也将被撤消。法国知识产权法典第L.611-11条第1款明确规定，“未包含在现有技术状况下的发明具有新颖性”，等等。

从各国关于创造性的规定中可以看出，创造性是在新颖性的基础上对可授予专利的发明创造作了更进一步的限定。如果说新颖性的关键在于“前所未有”，强调一个“新”字，那么创造性的核心则在于“实质性特点”，侧重一个“难”字。^[6](P.195)换句话说，新颖性要求该发明创造未被预见过，非显而易见性标准则要求，与现有技术相比，该发明创造不能是“显而易见”的。^[8](P.86)从专利国际立法的基本趋势来看，非显而易见性是从消极方面所提出的一个标准。例如，《专利合作条约》(PCT)规定，如果一项发明与现有技术相比，对所属领域的人员来说是非显而易见的，则该发明具备创造性。美国专利法第103条、英国1977年专利法第3条以及法国知识产权法典第L.611-14条等都采用了“非显而易见性”的标准。再如，日本专利法第29条规定，“一项发明，在专利申请提出之前由所属领域的技术人员容易做出的，则不具备创造性”，其含义与非显而易见性基本相同。

三、我国发明和实用新型专利实质性授权标准之重构

众所周知，利益平衡是现代专利立法的基本精神，是构建现代专利制度的理论基石，也是专利法修改和专利制度设计的基本准则。就专利制度而言，利益平衡主要体现在两个层面：其一，它要在专利权人的垄断利益与社会公共利益之间寻求某种平衡；其二，实现国际社会专利权保护的利益平衡。然而，我国发明和实用新型专利实质性授权标准与利益平衡的精神相去甚远。在借鉴国外先进的专利立法和司法实践经验的基础上，我们应从以下几个方面完善我国的相关立法。

（一）采用绝对新颖性标准，增加“现有技术”的规定

当前，我国正在进行自主知识产权战略建设，专利战略作为知识产权的子战略，已成为企业壮大经济实力的强有力的武器。然而，新颖性作为授予专利权的首要的实质性条件，其在专利战略中的应用价值常常被忽视。如前所述，我国对判断发明或实用新型是否具有新颖性所采用的混合新颖性标准，既不利于鼓励真正的发明创造，也会使公共利益受到侵凌，同时也会使得我国企业在专利制度的国际竞争舞台上处于被动局面。因此，我们应该扬弃过去的混合新颖性标准，引入绝对新颖性标准；况且，随着专利制度的泛国际化，现在发达国家或地区的专利法对判断发明创造是否具有新颖性中的地域标准都没有加以区分。借鉴国际的先进立法经验，我们可以将专利法第22条第2款修改为“一项发明创造未构成现有技术的组成部分的，视为具有新颖性。”

毋庸置疑，有条件获得专利权的发明创造，不仅应当是独创的，而且应当是首创的。它不能是已经存在着的现有技术中的组成部分。现有技术是一个用来衡量发明创造是否具有新颖性的客观参照物。^[9] 就现有技术的立法体制而言，《欧洲专利公约》对其进行了广义上的界定，即申请日（或优先权日）前在世界任何一个地方都可以为公众获得或接触到的一切情况。^[5](P.413) 例如，该公约第54条规定，现有技术由在提出欧洲专利申请之日前通过书面或口头描述的方式、通过使用或者任何其他方式在提交欧洲专利的申请日之前而为公众所知悉的一切情况构成。另外，在该专利申请日之前提交的而在该申请日或以后公开的欧洲专利申请中的内容，也应视为是现有技术的组成部分。^[10]《法国知识产权法典》第L611-11条也进行了类似的规定。

现实生活中，现有技术可以通过不同的方式向公众公开，如出版物公开，使用公开，互连网公开或其他方式公开。但是，技术内容无论通过何种方式向公众公开，只要其产生的效果是使该技术内容脱离了保密状态，使公众能够得知，就可以认定该项技术是专利法意义上的现有技术。^[11]为了克服我国专利法对现有技术规定的不足，使之与国际专利立法上普遍采用的表述方式相一致，有必要增加一款规定“现有技术”，即“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外通过书面或口头描述的方式、通过使用或者任何其他方式而为公众所知悉的一切情况。另外，在该专利申请日之前向国务院专利行政部门提交的而在该申请日或以后公开的专利申请中的内容，也应视为是现有技术的组成部分。”至于现有技术的证据认定问题，笔者认为，欧洲专利局的实践经验值得我们参考和借鉴。

（二）完善创造性的客观判断标准，为我国专利制度的稳健发展构建理性的法律平台

专利制度的目的在于鼓励创新,但并非一切新颖、实用的东西都有取得专利保护的价值。旧东西与仅仅在技术上或字面上新颖的东西之间，其差别微不足道，乃至新颖的东西可以轻易地甚至自动地从旧的已知物中推演出来。所以，只有制定创造性标准，才能将一般的知识应用与知识创新区别开来，才能将单纯的技艺与创造性发明区别开来。^[12] 诚然，发明的创造性是客观存在的，但在判断时往往带有很强的主观因素，不少专利诉讼乃起因于对创造性理解上的分歧。从哲学上讲，创造性是从质的方面反映发明创造的本质特征，是发明取得专利的质量要求，它所要解决的是发明创造的技术水平问题。尽管各国对“创造性”的表述不同，但其内涵基本一致，即能够获得专利的发明创造与现有技术相比，不仅要更新颖，而且要更先进；它不能够仅仅是从现有技术中简单地演绎出来的，而必须与现有技术存在着本质上的差异，对一个在相同领域具有一般技术水平的人员而言，该发明创造必须不是一望而知的，也不是显而易见的。这充分体现了专利创造性判断标准呈现了客观化的趋势。例如，美国在1850年的Hotchkiss v. Greenwood案件中确立了判断创造性的“灵感”规则或标准（“flash of genius” requirement）。从某种程度上说，“灵感”标准似乎是一种主观而非客观的检验方法。发明创造是一种“试错”机制，内在的灵感无法确定该发明创造是否具有非显而易见性。与现有技术相比，判断一项发明创造是否具有创造性的惟一客观标准就是“非显而易见性”。所以，1952年美国在其修改后的专利法中规定了创造性的非显而易见性标准。创造性在美国专利法中从“灵感”规则到“非显而易见性”标准的演进，反映了创造性标准的客观化进程。^{[8](PP.71-81)}《专利合作条约》、欧洲专利公约第56条、英国1977年专利法第3条、法国知识产权法典第L.611-14条以及日本专利法第29条等的规定都体现了创造性标准的客观化。

在授予发明创造专利权的实质性授权标准中，最为关键的是一项技术方案是否具有新颖性与创造性，而这两者均存在着该技术方案与现有技术相比较的问题。如果说测定新颖性的参照物是现有技术，那么测定先进性的参照物就是现有技术加上“相同技术领域中具有一般技术水平的人”。^[13]在专利的“三性”中，创造性是最难掌握的，原因就在于很难确定什么是“一般技术水平的人”，也即创造性判断的主体基准，所以很多国家的专利法对于先进性只作了原则性的规定。然而，我国专利法对创造性判断的主体基准没有进行规定。为了使判断标准尽可能客观统一，应该引入一个虚拟的或者假想的人，即“所属领域的普通技术人员”。该“技术人员”应符合以下条件：（1）知晓申请日（优先权日）以前本领域的普通技术常识；（2）能够获知申请日（优先权日）以前的本领域所有的现有技术；（3）具有应用常规试验的手段和能力；（4）根据解决问题的需要，可以获知相关领域的技术常识、现有技术、常规试验的手段和能力，等等。如果一项发明创造的完成对于该“技术人员”来说是十分困难的，那么这项发明创造就具备创造性。

综上所述，我们可以将专利法第22条第3款修改为，“本法所称的创造性即非显而易见性，是指与现有技术相比，该发明或实用新型对所属领域的技术人员而言不是显而易见的。”

除此之外，创造性或非显而易见性的判断步骤及方法的客观化问题也是不容忽视的。美国关于一项发明创造是否具有非显而易见性通常采取四步检验法，即（1)考察现有技术的范围和内容；（2)审查该发明创造与现有技术之间的差异；（3)确定相应领域普通技术的水平；（4) 辅助性判断基准（secondary considerations），它是1984年美国联邦巡回法院在Vandenberg v. Dairy Equip. Co.案中所确立的判断方法，包括商业上的成功、人们长期以来渴望解决但一直未能解决的技术难题、克服了某种技术偏见并取得了预料不到的技术效果等。^{[8](PP.81-88)}欧盟专利法中的创造性用了“发明步骤”标准，与非显而易见性标准是一致的，但在判断方法上不尽相同。欧洲专利局审查指南规定，为了客观地、可预期地判断是否具有发明步骤，审查员应该采用所谓“问题--方案法”，也称作“三步法”：第一步，决定“最接近的现有技术”；第二步，确定要解决的“客观技术问题”；第三步，考虑所申请发明，以最接近现有技术和客观技术问题为出发点来看，对本领域技术人员而言是否为显而易见的。^[14]

四、结语

专利法的修改既是国家知识产权战略的重要组成部分，也是落实国家知识产权战略的必要手段。一方面，我国专利法的修改要与国际社会接轨，积极借鉴国际上关于专利法立法的先进经验，制定一部切合我国实际的专利法，同时坚决避免“为专利制度而专利制度”的专利技术主义的怪圈。另一方面，为了防止我国在专利国际事务中被边缘化，我们也要积极地参与有关知识产权国际规则的制定，对某些发达国家借推进国际规则变革为名，利用控制和主宰专利权的产生和行使，削弱其他各国与专利权有关的主权的行为要进行坚决地抵制。

参考文献：

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[2]参见专利法第22条。

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[14]和育东，方慧聪.专利创造性客观化问题研究[J].知识产权,2007(2):76-81.

On the Perfection of Patentability:

From the Perspective of Article 22 of Our Patent Law

XIAO Shao-qi¹, SUN Hong-yuan²

 (1. Department of Law, Shaoguan University, Shaoguan 512005, Guangdong, China;

2. Department of Postgraduate, Sichuan International Studies University, Chongqing 400031, China )

Abstract: Technological innovation has become a major norm which determines a nation’s scientific, technological and economic capacity. The quality is the core and resource for the life of an enterprise. Nevertheless, our present patentability is not beneficial to encourage genuine innovations, which shall bring about negative effects to our economic development. We should adopt absolute criterion for novelty, and at the same time, perfect the objective judging standard for creativity, so as to establish a rational legal platform for the steady development of our patent system.

Key words: patent; invention; utility model; novelty; creativity