修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害

李扬

内容摘要：对专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用是否构成专利权侵害，必须以专利权利要求保护的范围作为最基本的判断标准；即使对专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用构成再造，也并不必然侵害专利权；在处理对专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用是否专利权侵害的问题时，关键是处理好以生产经营为目的提供零部件的行为是否构成专利权间接侵害。

关键词：修理  更换  回收利用  专利权利用尽   间接侵害

李扬：男，湖南隆回县人，华中科技大学法学院教授   法学博士 博士生导师

 

Abstract：It’s determined by the claim whether repairing patented product, replacing spares and parts of patented product and reusing patented product infringe patent right or not; Even if reparing patented product, replacing spares and parts of patented product and reusing patented product result in rebuilding, rebuilding doesn’t necessarily infringe patent right; when to settle the problem whether repairing patented product, replacing spares and parts of patented product and reusing patented product infringe patent right or not, the key is to solve the problem whether to providing spares and parts infringes patent right or not for production or business purposes.

Key words: repair replace reuse exhaustion of patent right indirect infringe

 

一、引言

   

专利产品经过使用会发生磨损、损坏（比如，钻探机的钻头经过使用会变钝或者彻底无法使用）从而丧失部分或者全部功能，为了恢复专利产品的功能以达到正常使用的目的，可以对专利产品进行修理或者进行零部件更换。这种情况下对专利产品所进行的修理或者零部件更换是否构成专利权侵害？另一种情况是，专利产品经过使用后，仍然保持原有的几乎所有正常功能，只要经过简单处理就可以达到回收利用的目的（比如，具有外观设计专利权的酒瓶只要对开启过的瓶盖进行简单处理就可以进行回收利用）。这种情况下对专利产品所进行的回收利用是否构成专利权侵害？

从国外情况看，早在1850年由美国联邦最高法院判决的Wilson v.Simpson[①]侵害刨床专利产品一案就涉及上述问题。因此，上述问题在外国并不是什么新的问题。从国内所能查找到的资料情况看，只有两个案例涉及上述问题。一个是2000年由山东省高级人民法院判决的“鞠某与古贝春公司酒瓶专利纠纷案”。［1］另一个是2007年由黑龙江省高级人民法院调解结案的“邹某诉雪乡酒业公司侵害外观设计专利酒瓶案”。［2］可见，在国内，上述问题还算是一个新的问题。

不管是新问题还是老问题，上述问题却都是一个复杂的问题。这种复杂性主要表现在两个方面。一是从国内外已有的司法判例来看，案情大致相同的案件却出现了截然相反的判决结论。比如，在美国自1850年到2002年期间11个具有代表性的案例中，就出现了三种判决结论。第一类案件认定修理、更换或者回收利用构成“再造”，构成专利权侵害。第二类案件认定修理、更换或者回收利用就是“修理”行为，不构成专利权侵害。第三类案件认定修理、更换或者回收利用构成“类似修理”行为，不构成专利权侵害。［3］（P385-401）。在我国出现的上述两个案情相同的案件中，山东省判决被告回收利用原告拥有外观设计专利权酒瓶的行为不构成专利权侵害。黑龙江省高级人民法院虽以调解方式结案，但原审法院却判决被告行为构成专利权侵害。［4］（P116-118）。日本也出现类似的情况。比如，东京地方裁判所在2004年的“液体收纳容器”一案中，就做出了不侵害专利权的判决，[5](P254-255)而东京地方裁判所在2000年的“一次性相机”一案中，就做出了侵害专利权的判决。[6](P150-152)。二是学者们将上述问题与专利权用尽问题、专利权默示许可使用问题、资源的最大化利用问题、环境保护问题以及零部件市场的反限制竞争问题纠结在一起，出现了各种各样的观点，从而使得问题更加复杂化。[②] 

为了使得上述问题的解决有一个清晰的思路，从而正确处理专利产品修理、更换和回收利用过程中的不同利益关系，本文拟结合国内外相关案例对上述问题进行探讨，以提供一个深入讨论的平台。

 

二、专利权利用尽范围内的修理、更换、回收利用与专利权侵权的判断

    

从现有的国内外文献看，在讨论修理、更换和回收利用是否构成专利权侵害时，几乎无一例外都把着眼点放在修理、更换和回收利用是否构成专利产品的“再造”上面。[③] 但是，基于以下两个原因，孤立地去谈论修理、更换和回收利用是否构成专利产品的“再造” 是没有任何意义的。

第一个原因是，按照专利权利用尽原则，专利权人自己生产或者经过专利权人许可生产的专利产品首次合法投放市场后，任何人进行再销售和使用该专利产品，[④]专利权人再也没有权利控制。这一方面是基于专利产品所有权人的所有权对专利权人专利权的限制，另一方面是为了确保商品的自由流通和交易安全，还有一个原因是为了避免发生专利权人多重收费的不合理现象。[⑤] 这样，专利产品的所有权人为了利用其所有物而进行的修理或者零部件更换，不管该所有权人利用其所有物从事何种生产经营活动，其对专利产品进行的修理或者零部件更换行为，都不会构成专利权侵害。在这种情况下，即使专利产品的所有权人为了利用其所有物而进行的修理或者零部件更换已经达到了制造一个新的专利产品的程度，情况也是如此。理由在于，专利权人权利所能控制的制造行为，只是那种出于生产经营目的并且以专利产品为对象的制造行为。这种制造行为之所以必须受专利权人权利控制，是因为该种行为会对专利权人造成实质性损害。

第二个原因是，即使修理、零部件更换和回收利用构成了专利产品的“再造”，此种“再造”行为也不必然构成专利权侵害。如果存在专利法规定的特定豁免事由，[⑥]即使修理、零部件更换和回收利用构成了专利产品的“再造”，行为人的行为也不视为专利权侵害。从立法论的角度看，即使现行专利法没有规定，也有一些因素有必要考虑为豁免事由。比如，专为获得和提供医疗器械的行政审批所需要的信息而制造专利医疗器械的行为，以及为其制造专利医疗器械的行为，为了公共健康的需要，就有必要规定为豁免事由。在这种情况下，如果对专利医疗器械的修理、零部件更换或者回收利用行为构成了“再造”，也不能视为专利权侵害行为。此外，也有论者认为，资源的最大化利用和环境保护的需要、反垄断法上竞争利益的考量、默示许可[7](P46-51)[8](P124-125)也有必要考虑为侵害专利权行为豁免的依据。

通过以上的分析可以得出一个结论，在研究修理、零部件更换和回收利用是否构成专利权侵害时，不能孤立地看这种修理、零部件更换和回收利用是否构成了“再造”。首先必须肯定的是，在专利权利用尽范围内，专利产品的所有权人为了利用其所有物而进行的修理或者零部件更换，不管该所有权人利用其所有物从事何种生产经营活动，其对专利产品进行的修理或者零部件更换行为，即使达到了“再造”一个专利产品的程度，也不会构成专利权侵害。而在专利权利用尽范围之外，以专利产品为对象出于生产经营目的的修理、零部件更换和回收利用是否构成专利权侵害，必须进行法政策的综合考量。

一个备受争议的问题是，对于已经使用过的专利产品进行回收利用是否属于专利权利用尽范围内的行为？这方面最典型的案例就是已经发生多次的所谓“酒瓶装新酒”案。原告邹某是牡丹江酒厂的董事长，享有ZL03346884.2号酒瓶外观设计专利权。邹某所在的牡丹江酒厂使用邹某的外观设计酒瓶生产、销售牡丹江特酿。被告雪乡酒业公司自2004年至2006年一直回收涉案的外观设计专利酒瓶，并包装自己生产的雪乡情白酒进行销售。邹某在和被告协商未果的情况下以侵害外观设计专利权为由向法院起诉。一审法院认为被告具有恶意，其行为不属于专利权利用尽范围内的行为，构成侵权。被告不服提出上诉。理由是，被告使用的是收购的旧酒瓶，原专利权已经用尽，无论旧酒瓶是否与外观设计专利相同或者近似，都不构成侵权。二审诉讼中黑龙江省高级人民法院通过调解解决了此案。[2]

那么被告回收利用废旧的外观设计专利酒瓶的行为是否属于专利权利用尽范围内的行为呢？如上所述，专利权利用尽是指专利产品首次合法投放市场后，任何人进行再销售或者使用，无需再经过专利权人同意，且不视为侵害专利权行为。可见，专利权利用尽原则的适用必须具备以下几个严格要件：一是用尽的时间是专利产品首次投放市场后，二是用尽的领域只限于专利产品流通领域，而非生产领域，三是适用的对象只限于合法投放市场的专利产品，侵权的专利产品、非凡投放市场的专利产品不适用权利用尽原则，四是专利权人丧失的仅仅是再销售权利和使用权利，专利权人仍然拥有制造、进口等权利，五是他人对专利产品的再销售和使用性质上属于法律拟制的不侵权。上述案件中的被告回收利用废旧外观设计专利酒瓶的行为虽然发生在外观设计专利酒瓶首次合法投放市场之后，表面上似乎符合专利权利用尽原则的适用要件，却已经超出了使用领域的限制，不再仅仅属于流通领域中的使用行为。酒瓶经过最终用户开启并喝完其中的酒之后，其在流通领域的任务就告完成，应当作为退出了流通领域的废旧产品处理。当它再次作为酒的包装进入流通领域，必然经过清洗、消毒或者对瓶盖等破损部位进行简单处理等程序。只是经过清洗、消毒的酒瓶或者仅仅是对瓶盖等破损部分进行简单修补的酒瓶，毫无疑问会落入外观设计专利酒瓶的保护范围之内，也就是说会构成受外观设计专利权控制的制造行为。这种制造行为由于没有经过专利权人的同意，因此利用这种经过清洗、消毒或者其他简单处理的酒瓶包装自己生产的酒进行销售时，理所当然不能适用专利权利用尽原则，构成侵权行为。

特别要指出的是，即使是专利产品的合法所有权人对经过使用的专利产品进行回收利用，不管这种专利产品属于一次性使用的产品，还是属于可以多次循环利用的产品（比如享有外观设计专利权的塑料桶），情况也是如此，除非专利法以资源的最大化利用、环境保护等为由对回收利用者的行为作为特别豁免规定。

上述解释应当说是比较符合专利法授予专利权人排他性独占权的趣旨的。专利法授予专利权人排他性的制造、使用、销售、许诺销售、进口等独占性权利，直接目的在于确保专利产品的制造等行为都能受专利权人的控制，以保证其利益还流的机会。合法专利产品首次投放市场后，专利法之所以规定专利产品的再销售和使用权专利权人不能再控制，是因为专利产品首次投放市场时，专利权人已经收取了专利权使用费，利益已经得到了保证，他人进行再销售和使用不会给其利益造成损害。对于废旧专利产品进行回收利用的行为之所以应当受专利权人控制，是因为对本应当退出流通领域的废旧专利产品的回收利用行为剥夺了专利权人本应当获取利益的机会，给专利权人利益造成了实质性损害。一个很显然的事实是，如果没有回收利用行为，行为人就必须直接向专利权人购买专利产品，或者向专利权人的被许可人等购买专利产品，专利权人的利益因此而可以得到保证。如果允许回收利用行为的存在，行为人本应当付出的专利使用费代价就可以节省，本应当属于专利权人的这部分利益却无法得到保证。

总之，对废旧专利产品进行简单清洗、消毒或者其他简单处理而加以回收利用的行为不属于专利权利用尽范围内的行为，构成专利权侵害。

 

三、专利权利用尽范围外的修理、更换、回收利用与专利权侵权的判断

上述部分已经解决了专利权利用尽范围内的修理、零部件更换是否侵害专利权的问题，以及回收利用是否落入专利权利用尽范围内、是否构成专利权侵害的问题。这个部分要解决以下两个重要问题。一是以生产经营为目的、以专利产品为对象的修理、零部件更换或者回收利用是否构成专利权侵害？如果构成专利权侵害，究竟以什么作为判别标准？二是为了修理、零部件更换的需要而生产、销售零部件的行为是否构成专利权侵害？ 由于第二个问题的重要性和复杂性，放在下一部分讨论，本部分只讨论第一个问题。

以生产经营为目的、以专利产品为对象的修理、零部件更换或者回收利用是否构成侵害专利权的实施行为，私见认为，关键还是要看修理、零部件更换或者回收利用后的专利产品是否仍然落入专利权利要求的范围内。众所周知，专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求。当然，在解释权利要求书时，既不能以权利要求书的字面含义为限，也不能仅仅将权利要求作为一个总的原则，而应当将保护扩大到所属技术领域的普通技术人员阅读说明书以及附图后无需创造性劳动就可以看出属于专利权人要求保护的范围，以兼顾专利权人利益和社会公共利益。这就是大多数国家认可或者采用的字面侵权+等同侵权专利权利要求折衷解释原则。所谓等同原则，是指与专利权利要求记载的必要技术特征相比，如果属于采用基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的，则该技术特征属于等同特征，构成专利权侵害。

在解释专利权利要求时，除了坚持上述原则外，还必须坚持以下三个原则：

一是禁止反悔原则。禁止反悔原则是指专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中，为满足专利法和专利法实施细则关于授予专利权的实质性要件的要求，在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等，对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述，对权利人具有约束作用，专利权人在专利侵权诉讼中不得反悔。二是多余指定原则。是指在判断专利侵权时，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，应将记载在专利福利权利要求中的明显附加技术特征省略，而只以专利独立权利要求中的必要技术特征确定专利权保护范围，从而判断被控侵权物是否覆盖专利权保护范围。三是全部技术特征原则。是指被控侵权物如果包含了专利权利要求记载的全部特征，或者虽然被控侵权物中个别或者某些技术特征与专利权利要求记载的相应技术特征不同，但属于等同技术特征的，应当认定被控侵权物落入专利权利要求保护范围，构成侵权。相反，如果被控侵权物缺少专利权利要求记载的一项或者几项技术特征，或者被控侵权物的技术特征与专利权利要求记载的对应技术特征相比，有一项或者多项技术特征既不相同也不等同的，则应当认定被控侵权物没有落入专利权保护范围，不构成侵权。此外，虽然被控侵权物增加了技术特征，但如果被控侵权物包含了专利权利要求的全部技术特征或者等同特征的，不论增加的技术特征本身或者与其他技术特征结合产生了怎样的功能或者效果，仍然应当认定为侵权。[9](P27)