修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害

虽然日本特许厅的本意在于将解决发明课题不可欠缺的物限定在实施发明的重要零部件，但由于立法语言本身的不确切，加上日本特许厅的解释模糊不清，因此根本就不属于权利要求记载范围内的物的生产和方法的使用，都可能面临间接侵权的危险。这种大幅度扩张间接侵害的做法使产业界面临巨大的风险，其合理性有待于进一步研究。

第三，   行为人主观上具有恶意，明知并且以营业为目的。明知的内容包括两

个方面：一是明知特许发明的存在，二是明知某物可以用来生产、销售、输入、输出、展出特许发明。而且明知应当为事实上知道，应当知道的不在禁止之列。除了事实上明知外，行为人还必须具有营业目的。行为人主观上是否明知，是否具有营业目的，特许权人负有举证证明的义务。[⑨]

第四，   不属于日本国内已经广泛地、一般地流通的物，即不属于通用产品。

如果是规格品或者通用品，即使可以用来实施特许发明，也不会构成间接侵害，否则将会极大地危害公共利益。

日本特许法虽然试图通过作用惟一型的间接侵害和多机能型的间接侵害划定专利权人可以阻止他人生产、销售、进口的零部件的范围，但由于对多机能型的间接侵害的规定含混不清，可操作性不强，因而除了作用惟一型的间接侵害得以在司法实践中得以应用以外，在日本司法实践中还几乎没有见到将零部件的生产、销售或者进口行为判决为多机能型的间接侵害的案例。

在探讨零部件的生产、销售、进口行为是否构成专利权间接侵害时，还有一

个非常重要的问题值得重视，即关于专利权间接侵害的性质问题，如何看待专利权间接侵害的性质，直接关系到零部件的生产、销售、进口行为是否构成专利权间接侵害的问题。关于专利权间接侵害的性质，日本自1959年制定现行特许法以来，学说和判例上[⑩]就长期存在两种根本对立的观点。即独立说和从属说。

    独立说认为，日本特许法第101条规定的间接侵害独立于直接侵害行为而存在，是一种法律拟制的直接侵害。据此，即使直接侵害行为没有发生，只要行为人的行为符合第101条规定的要件，其行为也构成间接侵害。比如，按照独立说，为了家庭烧烤提供某种专门用于实施方法特许发明“鱿鱼烧烤方法”的烧烤器的行为，虽然在家庭内使用特许发明方法“鱿鱼烧烤方法”的行为不是侵犯特许发明的直接侵权行为，但是为此种非侵权行为提供专门的烧烤器的行为则构成间接侵害行为。

    相反，从属说则认为，间接侵害行为的成立必须以直接侵权行为的成立为前提和基础，在没有直接侵权行为的情况下，间接侵权行为也就不成立。比如，按照从属说，为科学试验和研究而使用特许发明的行为属于合法行为，因此为此等行为提供器具或者方法的行为也不构成间接侵权。

    除了独立说和从属说之外，近来还出现了折衷说。折衷说认为，在实践中到底坚持独立说还是从属说不能一概而论，而必须看具体情况。比如，为了家庭烧烤提供某种专门用于实施方法特许发明“鱿鱼烧烤方法”的烧烤器的行为，虽然在家庭内使用特许发明方法“鱿鱼烧烤方法”的行为不是侵犯特许发明的直接侵权行为，但是这种行为的大量存在将剥夺特许权人特许产品的市场，因此为此种非侵权行为提供专门的烧烤器的行为作为间接侵害行为处理比较合适。而在科学试验和研究的情况下，如果缺少行为人提供的器具科学试验和研究不可能进行，则为科学试验和研究提供器具的行为作为非间接侵害行为处理比较合适。而在特许实施许可的情况下，为了避免特许权人垄断性地提供零部件的阻碍竞争等行为，将为实施权人提供零部件的行为作为非间接侵权行为处理比较合适。[15](P231-233)

私见认为，从属说没有跳出帮助性共同侵权的传统思路，在很多情况下，不管是对作用惟一型的零部件的生产、销售、进口行为还是对多机能型的零部件的生产、销售、进口行为，都无法起到规制作用，因而不可取。而折衷说则过于活泛，将导致相同性质的案件出现不同判决结论的可能，也无法给行为人提供稳定的行为预期，对于产业的发展弊多利少，因而也不可取。比较而言，独立说考虑了专利权作为一种最基本的智慧财产权的对世性和绝对性，并且跳出了传统的帮助性共同侵权的老路子，因而相对可取。

但是，独立说由于不再考虑直接利用专利产品的行为是否构成专利权侵害，结果将导致间接生产、销售、进口零部件的产业随时面临被指控间接侵害专利权的危险。为了兼顾专利权人的垄断性利益和零部件市场中的产业利益，在垄断和竞争之间求得动态平衡，独立说的坚持宜以作用惟一型的间接侵害为前提。也就是说，只有在零部件的惟一作用是用来实施专利发明的前提下，专利权人才有权利阻止他人生产、销售、进口零部件，才能指控行为人的行为构成间接侵害。在零部件具有多重作用的情况下，除非专利权人能够证明零部件的生产、销售或者进口者存在帮助性的共同侵权，否则无权阻止他人生产、销售、进口可用于修理专利产品的零部件。

五、结论以及相关问题的讨论

这部分要解决以下三个方面的问题：首先是总结文章的结论，其次是根据文章的结论对美国司法判例进行评析，最后是在评析最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）的基础上提出我国就修理、更换或者回收利用应当采取的态度。

（一）本文的结论。总结本文第二、第三、第四部分的讨论，可以得出如下几点结论：

第一，专利产品的合法所有权人为了正常使用专利产品，而对磨损、损坏的专利产品进行修理或者零部件更换，不管使用专利产品本身的行为是否具有生产经营目的，也不管修理或者零部件更换本身是否已经落入专利权利要求的范围内，都属于专利权利用尽范围内的行为，不构成侵权。

第二，以生产经营为目的、以专利产品为实施对象，而对磨损、损坏的专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用（专利权利用尽范围外的行为），是否构成专利产品的生产，不应当以修理或者更换的属于专利产品的“主要部分”或者“实质部分”作为判断标准，也不应当以专利产品的使用寿命与修理、更换的部分的使用寿命的关系作为判断标准，而应当以修理、更换零部件或者回收利用后的产品是否落入专利权利要求的保护范围作为判断标准。

第三，即使根据修理、更换零部件或者回收利用后的产品落入专利权利要求的保护范围因而构成专利产品的生产，在存在专利法规定的抗辩事由时，也不视为专利权侵害行为。但是，默示许可、资源的最大化利用或者环境保护的需要没有足够的理由成为不侵害专利权的抗辩事由。

第四，修理、零部件更换是否构成专利权侵害，真正的问题在于为了修理、零部件更换而生产、销售、进口零部件的行为是否构成专利权侵害。在考虑这个问题时，应当兼顾专利权人的垄断利益和零部件市场中的产业利益，在专利权人对零部件市场的适度垄断和他人在零部件市场中的适度竞争保护动态平衡。由此，专利法只能将那种从商业的角度看具有惟一作用的零部件的生产、销售、进口行为确定为专利权间接侵害行为。

（二）对美国典型案例的评析

从1850年的刨床案开始至今，出现过许多涉及修理、零部件更换是否侵害专利权的案例。本文只选择有代表性的两个案例进行评述。

第一个案例是美国最高法院于1961年作出的帆布车顶案（Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co.）[10]。该案中的专利产品为一个帆布车顶，由帆布、支架和帆布与车体间的密封装置等组成，各组成部分都没有单独申请专利。该帆布车顶中的帆布在使用三年后就会因风吹雨打而无法使用，而其他部分完好无损。被告见有利可图，便生产、销售专用于该车顶的帆布。原告诉诸法院，指控被告行为构成专利权侵害。一审和二审法院都以更换帆布不只是对车顶的简单修理为由判决被告构成侵权。美国最高法院则认定被告的行为构成不构成侵权。主要理由是车主更换帆布的行为不构成直接侵权，而车主的行为之所以不构成直接侵权，主要理由是其更换帆布的行为构成修理而不是再造。为什么车主更换帆布的行为不是再造而是修理呢？两位法官从不同角度表达了自己的意见。Whittaker法官认为，专利法确定的原则是，对于组合专利只保护其权利要求书中各技术特征组成的整体，而各组成部件并不单独受保护。一个组合专利中的部件，如果没有单独享有专利权，不管它对专利多么重要，也不管这一部件的更换多么昂贵，多么困难，也不能受专利权的独占保护。再造只限于在专利产品作为一个整体报废以后，实质上制造一个新产品的重新制造。只是一次更换一个部件，不管重复更换同一部件还是连续更换不同部件，只是财产所有权人修理财产的合法权利。因此车主更换帆布的行为构成修理而不是再造。Brennan法官则认为，区分修理与再造，需要考虑多种因素，比如更换部件的寿命与整个产品寿命的关系，更换的部件对于发明的重要性，更换部件的价值与整个产品价值的关系，专利权人和顾客对于易损部件的通常认识和意图，购买的部件是更换损坏的部件还是用于其他目的，等等。本案中帆布的使用寿命是三年，而其他部件的寿命几倍于帆布，更换帆布的价格为30—70美元，而其他部件的总价值大约为400美元。考虑到这些因素，更换是对破损部件的更换而不是 对专利产品的再造。因此，就帆布的作品和整个发明来说，只是修理。[11]

显然，本案中美国最高法院的两个法官坚持的是专利权间接侵害的从属说，因而得出了车主更换帆布的行为属于修理行为因而不构成直接侵权进而生产专用于实施专利权的帆布的行为也不构成专利权侵害的结论。而在考虑车主更换帆布的行为属于修理而不属于再造行为时，主要考虑的因素是专利产品中的零部件不享有专利权、更换部件的寿命与整个专利产品使用寿命的关系、更换部件的价值与整个专利产品价值的关系等因素。然而，根据本文的上述第一点结论，本案中根本就没有必要去考查车主更换帆布的行为是否属于再造行为。理由是，作为车顶帆布的合法所有人，为了维持车顶帆布的正常使用，完全有权更换损坏的帆布。这本来就属于专利权利用尽范围内的行为。但是，车主更换帆布的不侵权行为并不是生产、销售专门用于车顶帆布行为不侵权的依据。生产、销售专门用于车顶帆布的行为，对专利权人的利益将造成过大危害，因此应当认定为作用惟一型的间接侵害行为。[12]美国最高法院在本案中的推理以及结论都是值得商榷的。

第二个案例是1997年由美国联邦巡回上诉法院作出的钻头案（Sandvik Aktiebolag v.E.J.Co.）[19]该案涉及一项有关钻孔机的专利，该钻孔机包括一套手柄结构和一个用硬质合金制成的、具有特定形状的切削刀刃的特殊钻头，但是钻头本身并没有获得专利权保护。该钻头虽然具有特殊形状，但在钻透1000英寸厚的物体后会变钝，需要打磨。专利权人虽在出售专利钻孔机的使用说明书上写明了如何打磨钻头，从而使其切削刀刃重新锋利的方法，但没有制造、出售备用钻头，也没有为用户提供钻头打磨服务。该案中的被告为使用专利权人产品的客户提供了钻头维修服务，包括打磨和更换钻头。专利权人指控被告更换钻头的行为构成对专利钻头的再造。被告认为更换钻头属于对已经售出的专利产品的正常维修，而不是专利产品的再造，因此不构成侵权。一审法院支持了被告的主张。原告不服，上诉到美国联邦巡回上诉法院。美国联邦上诉法院认为，在认定被告是否再造一个新产品时，应当考虑被告行为的性质、更换的零部件的性质和它是如何设计的（零部件的使用寿命与整个专利产品使用寿命的关系）、针对该零部件进行制造和服务的市场是否形成、专利权人的意图等许多因素。在本案中，被告不只是以一个新的零部件替换就的零部件，而是通过几个步骤完成对钻头的更换、定型和整合（具体方法是用华氏1300度的高温把钻头卸下，再焊接上一个长方体碳化物，待该碳化物冷却后再加工成专利产品中钻头的形状），因而实质是在专利产品报废后进行重新制造。此外，美国联邦巡回上诉法院还注意到并没有证据表明存在一个为更换钻头提供服务的市场，专利权人专利产品中钻头部分修理的难度也表明专利权人并不存在“更换钻头是修理”的主张。根据上诉诸种理由，美国联邦巡回上诉法院认为被告更换钻头的行为属于再造而不是修理，因而构成专利权侵害。

在该案中，美国联邦巡回上诉法院虽然颇费心思地考查了被告行为的性质、更换的零部件的性质和它是如何设计的（零部件的使用寿命与整个专利产品使用寿命的关系）、针对该零部件进行制造和服务的市场是否形成、专利权人的意图等许多因素，却放弃了判断是否构成专利权侵害的最基本的标准，即修理或者更换后的产品是否落入专利权利要求保护的范围内。按照修理或者更换后的产品是否落入专利权利要求保护的范围内这个基本标准，如果被告更换钻头后的钻孔机仍然落入专利权利要求保护的技术特征或者等同特征范围内，则以生产经营为目的更换钻头的行为构成专利权侵害。相反，如果被告更换钻头后的钻孔机已经不在专利权利要求保护的技术特征或者等同特征范围内，则即使具有生产经营目的，被告更换钻头的行为也不构成专利权侵害。美国联邦巡回上诉法院根本没有按照这样的思路去考查被告的行为，其判决结论的可靠性是值得怀疑的。

（三）我国应采取的态度

虽然我国还只见到为数不多的涉及专利产品的修理、零部件更换与回收利用是否构成专利权侵害的案件，但随着零部件市场的发达以及为大企业的专利产品提供配套服务的企业的增多，该类案件必然会越来越多，因而有必要引起立法者和司法者的高度重视。

美国的司法判例在判断修理、零部件更换是否构成专利权侵害时，虽然考虑了很多因素，却没有考虑判断是否构成专利权侵害行为最基本的标准——专利权利要求保护的范围，因此并不像有些论者所认为的那样，具有多么重要的参考价值。[13]  要解决好对专利产品的修理、零部件更换或者回收利用是否构成专利权侵害，必须寻找新的出路。按照本文的见解，牢牢把握以下两点是问题的关键：

1、坚持将专利权利要求保护的内容作为判断修理、更换或者回收利用后的产品是否构成专利侵权的最基本标准。抛弃了这个最基本的标准，考虑再多的因素所得出的结论也是存在问题的。

2、处理好生产、销售或者进口零部件的行为是否构成专利权间接侵害的问题。如上所述，涉及专利产品的修理、零部件更换是否构成专利权侵害的案件中，专利权人真正试图阻止的就是用于专利产品修理、更换的零部件的生产、销售或者进口行为，因此，解决好了生产、销售、进口零部件的行为是否构成专利权间接侵害的问题，涉及专利产品的修理、零部件更换是否构成专利权侵害的问题也就基本上可以迎刃而解了。

 

 

参考文献

[1]山东省高级人民法院（2000）鲁民终字第339号。

[2]黑龙江省高级人民法院（2007）黑知终字第3号。

[3]闫文军.从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分[J]，专利法研究.2004.

[4]孙天文.浅析对专利权保护的限制与再限制——由一起回收利用专利酒瓶纠纷引起的法律思考[J].知识产权专刊.2007,(1).

[5][日