修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害
来源：知识产权学术与实务研究网 作者： 时间：2009-01-10 阅读数:
]玉井克哉.专利权日本国内消尽[A].牧野利秋、饭村敏明.知识产权关系诉讼法（新裁判实务大全4[M]，青林书院.2001.
[6][日]横山久芳.“消尽的方法”和“生产的方法”的区别[J]，《法学》.2001,(1201).
[7][日]田村善之.修理、零部件的更换与专利侵权的判断[A].李扬.吴汉东.知识产权年刊（2006）.北京:北京大学出版社，2006.
[8][日]清濑一郎.专利法原理[M].严松堂书店,1936.
[9]郃中林.专利侵权判定原则和方法》[J]，知识产权专刊.2007,(1).
[10] Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co, 365 U.S.336 (1961).
[11][日]角田芳正.关于无形财产权的属地主义和用尽理论[J].国士馆法学.1985,(18).
[12][日]中山信弘.工业所有权法（上）(M).弘文堂.2000.
[13][日]仙元隆一郎.专利法讲义(M).悠悠社.2003.
[14]尹新天.专利权的保护(M).北京：知识产权出版社.2005.
[15][日]田村善之.知识产权法(M)（第3版）.有斐阁.2004.
[16]高林龙[日].标准特许法（M）（第2版）.有斐阁.2005.
[17]大阪地判昭54・2・16无体集第11卷第1号第48页“装饰化妆板案”.
[18]日本特许厅总务部总务科制度改正审议室.平成１６年改正产业财产权法解说(M)，発明協会.2002.
[19] 43 USPQ 2d 1620(1997).
[①] 该案涉及一个受专利权保护的刨床，但组成刨床的齿轮、轴、刀片等不受专利权保护，其中刀片使用几个月就不能再用了。被告在刀片变钝后，从第三人处购买这种刀片更换用旧了的刀片。原告认为被告更换刀片相当于制造了整个专利产品，遂诉至法院。美国最高法院认为，更换刀片只是修理，而不构成再造，因此最后判决被告不侵权。参见Wilson v.Simpson，50 U.S.109(1850).
[②] 相关日文文献可参见：【日】浅井孝夫：《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》，专修课程研究年报1999年度版（2000年）；【日】玉井克在哉：《美国专利法上的权利用尽理论1-2》专利54卷10号-11号（2001年）；特许第2委员会第5小委员会《再利用产品和专利权的关系的检讨》，《知识财产管理》第52卷9号1288-1290页、10号第1489-1492页（2002年）；【日】田中成志：《修理和再造》，载《知识产权的现代课题》（信山设1995年）；【日】角田芳正：《再利用和知识产权》，日本工业所有权法学会年报第22号84-85页；【日】布井要太郎：“评论”，载《判例知识产权侵害论》第265-269页，信山社2000年。
[③]相关文献可以参见闫文军：《从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分》，载2004年《专利法研究》第385-401页。孙天文：《浅析对专利权保护的限制与再限制——由一起回收利用专利酒瓶纠纷引起的法律思考》，载《知识产权专刊》2007年第1期，第116—118页。【日】玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》（新裁判实务大全4，青林书院2001年，第254-255页）。【日】横山久芳：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，载《法学》1201号第150-152页（2001年）。【日】浅井孝夫：《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》，专修课程研究年报1999年度版（2000年）；【日】玉井克在哉：《美国专利法上的权利用尽理论1-2》专利54卷10号-11号（2001年）；特许第2委员会第5小委员会《再利用产品和专利权的关系的检讨》，《知识财产管理》第52卷9号1288-1290页、10号第1489-1492页（2002年）；【日】田中成志：《修理和再造》，载《知识产权的现代课题》（信山设1995年）；【日】角田芳正：《再利用和知识产权》，日本工业所有权法学会年报第22号84-85页；【日】布井要太郎：“评论”，载《判例知识产权侵害论》第265-269页，信山社2000年。
[④] 这里没有考虑我国专利法立法上的缺陷。按照我国专利法第十一条的规定，发明和实用新型专利权人拥有制造、使用、许诺销售、销售、进口等五项权利，而外观设计专利权人只拥有制造、销售、进口等三项权利，而不拥有使用权和许诺销售权。这样，对于外观设计专利产品而言，在其首次合法投放市场后，他人进行使用就是合法行为，而无需通过权利用尽原则进行解释。
[⑤] 在国外，也有论者通过默示许可理论或者是通过权利滥用法理来解释专利权利用尽存在的合理性。分别参见【日】清濑一郎《专利法原理》（第4版），严松堂书店，1936年，第124-125页。【日】辰巳直彦：《商品流通和知识产权法的构成》，载《专利研究》21号（1996年）。【日】田村善之：《修理、零部件的更换与专利侵权的判断》，李扬译，载吴汉东主编：《知识产权年刊》（2006年号），第36-52页。
[⑥] 比如，我国专利法第六十三第一款规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。
[⑦]相关文献可以参见【日】清濑一郎：《专利法原理》，严松堂书店1936年版，第121页；【日】中山信弘：《专利法注释（上）》（第三版），青林书院2000年版，第34页。【日】纹谷畅男：《专利法注释》，有斐阁1986年版，第12页。【日】松浘和子：《间接侵害》（1），载【日】牧野秋利主编：《工业所有权法》，青林书院1985年版，第262页。【日】繩井朋子：《评论》，载《判例时报》1731号，第196—197页（2001年）。
[⑧] 比如日本东京知识产权高等裁判所的著名法官三村量一先生。在2006年8月5日在北海道大学演讲时，三村量一法官对日本特许厅导入含混不清的多机能型的间接侵害提出了强烈批评。著名特许法专家竹田和彦也认为，“解决发明课题不可欠缺的物”究竟是指什么非常令人费解。参见竹田和彦：《特许知识》（第8版），ダイヤモンド社，第377-378页。
[⑨] 实践中，特许权人要做出这种证明是非常困难的。而且日本特许法第103条规定的过失推定并不包括故意在内。有学者建议，为了证明主观间接侵害的故意，在起诉之前可以由特许权人先向行为人发出警告，告知行为人的行为已经属于特许法第101条第2或者第4项的情况。行为人在接到警告后不停止行为的话，再证明其主观故意就容易了。高林龙：《标准特许法》（第2版），有斐阁2005年，第154页。
[⑩] 比如在1978年日本东京地方裁判所判决的“反光式照相机”一案中，裁判所就根据独立说判决被告的行为构成间接侵权。（东京地判昭56・2・25无体裁集13・1・139）。而在1988年大阪地方裁判所判决的“制砂机榔头”一案中，裁判所则根据从属说判决被告的行为不构成间接侵害。（大阪地判平元・4・24无体裁判集21・1・279）。
[7][日]田村善之.修理、零部件的更换与专利侵权的判断[A].李扬.吴汉东.知识产权年刊（2006）.北京:北京大学出版社，2006.
[8][日]清濑一郎.专利法原理[M].严松堂书店,1936.
[9]郃中林.专利侵权判定原则和方法》[J]，知识产权专刊.2007,(1).
[10] Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co, 365 U.S.336 (1961).
[11][日]角田芳正.关于无形财产权的属地主义和用尽理论[J].国士馆法学.1985,(18).
[12][日]中山信弘.工业所有权法（上）(M).弘文堂.2000.
[13][日]仙元隆一郎.专利法讲义(M).悠悠社.2003.
[14]尹新天.专利权的保护(M).北京：知识产权出版社.2005.
[15][日]田村善之.知识产权法(M)（第3版）.有斐阁.2004.
[16]高林龙[日].标准特许法（M）（第2版）.有斐阁.2005.
[17]大阪地判昭54・2・16无体集第11卷第1号第48页“装饰化妆板案”.
[18]日本特许厅总务部总务科制度改正审议室.平成１６年改正产业财产权法解说(M)，発明協会.2002.
[19] 43 USPQ 2d 1620(1997).
[①] 该案涉及一个受专利权保护的刨床，但组成刨床的齿轮、轴、刀片等不受专利权保护，其中刀片使用几个月就不能再用了。被告在刀片变钝后，从第三人处购买这种刀片更换用旧了的刀片。原告认为被告更换刀片相当于制造了整个专利产品，遂诉至法院。美国最高法院认为，更换刀片只是修理，而不构成再造，因此最后判决被告不侵权。参见Wilson v.Simpson，50 U.S.109(1850).
[②] 相关日文文献可参见：【日】浅井孝夫：《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》，专修课程研究年报1999年度版（2000年）；【日】玉井克在哉：《美国专利法上的权利用尽理论1-2》专利54卷10号-11号（2001年）；特许第2委员会第5小委员会《再利用产品和专利权的关系的检讨》，《知识财产管理》第52卷9号1288-1290页、10号第1489-1492页（2002年）；【日】田中成志：《修理和再造》，载《知识产权的现代课题》（信山设1995年）；【日】角田芳正：《再利用和知识产权》，日本工业所有权法学会年报第22号84-85页；【日】布井要太郎：“评论”，载《判例知识产权侵害论》第265-269页，信山社2000年。
[③]相关文献可以参见闫文军：《从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分》，载2004年《专利法研究》第385-401页。孙天文：《浅析对专利权保护的限制与再限制——由一起回收利用专利酒瓶纠纷引起的法律思考》，载《知识产权专刊》2007年第1期，第116—118页。【日】玉井克哉：《专利权日本国内消尽》，载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》（新裁判实务大全4，青林书院2001年，第254-255页）。【日】横山久芳：《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》，载《法学》1201号第150-152页（2001年）。【日】浅井孝夫：《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》，专修课程研究年报1999年度版（2000年）；【日】玉井克在哉：《美国专利法上的权利用尽理论1-2》专利54卷10号-11号（2001年）；特许第2委员会第5小委员会《再利用产品和专利权的关系的检讨》，《知识财产管理》第52卷9号1288-1290页、10号第1489-1492页（2002年）；【日】田中成志：《修理和再造》，载《知识产权的现代课题》（信山设1995年）；【日】角田芳正：《再利用和知识产权》，日本工业所有权法学会年报第22号84-85页；【日】布井要太郎：“评论”，载《判例知识产权侵害论》第265-269页，信山社2000年。
[④] 这里没有考虑我国专利法立法上的缺陷。按照我国专利法第十一条的规定，发明和实用新型专利权人拥有制造、使用、许诺销售、销售、进口等五项权利，而外观设计专利权人只拥有制造、销售、进口等三项权利，而不拥有使用权和许诺销售权。这样，对于外观设计专利产品而言，在其首次合法投放市场后，他人进行使用就是合法行为，而无需通过权利用尽原则进行解释。
[⑤] 在国外，也有论者通过默示许可理论或者是通过权利滥用法理来解释专利权利用尽存在的合理性。分别参见【日】清濑一郎《专利法原理》（第4版），严松堂书店，1936年，第124-125页。【日】辰巳直彦：《商品流通和知识产权法的构成》，载《专利研究》21号（1996年）。【日】田村善之：《修理、零部件的更换与专利侵权的判断》，李扬译，载吴汉东主编：《知识产权年刊》（2006年号），第36-52页。
[⑥] 比如，我国专利法第六十三第一款规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。
[⑦]相关文献可以参见【日】清濑一郎：《专利法原理》，严松堂书店1936年版，第121页；【日】中山信弘：《专利法注释（上）》（第三版），青林书院2000年版，第34页。【日】纹谷畅男：《专利法注释》，有斐阁1986年版，第12页。【日】松浘和子：《间接侵害》（1），载【日】牧野秋利主编：《工业所有权法》，青林书院1985年版，第262页。【日】繩井朋子：《评论》，载《判例时报》1731号，第196—197页（2001年）。
[⑧] 比如日本东京知识产权高等裁判所的著名法官三村量一先生。在2006年8月5日在北海道大学演讲时，三村量一法官对日本特许厅导入含混不清的多机能型的间接侵害提出了强烈批评。著名特许法专家竹田和彦也认为，“解决发明课题不可欠缺的物”究竟是指什么非常令人费解。参见竹田和彦：《特许知识》（第8版），ダイヤモンド社，第377-378页。
[⑨] 实践中，特许权人要做出这种证明是非常困难的。而且日本特许法第103条规定的过失推定并不包括故意在内。有学者建议，为了证明主观间接侵害的故意，在起诉之前可以由特许权人先向行为人发出警告，告知行为人的行为已经属于特许法第101条第2或者第4项的情况。行为人在接到警告后不停止行为的话，再证明其主观故意就容易了。高林龙：《标准特许法》（第2版），有斐阁2005年，第154页。
[⑩] 比如在1978年日本东京地方裁判所判决的“反光式照相机”一案中，裁判所就根据独立说判决被告的行为构成间接侵权。（东京地判昭56・2・25无体裁集13・1・139）。而在1988年大阪地方裁判所判决的“制砂机榔头”一案中，裁判所则根据从属说判决被告的行为不构成间接侵害。（大阪地判平元・4・24无体裁判集21・1・279）。
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- 中国政法大学教授、博士生导师
- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
- 中国人民大学法学博士后
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- 最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
- 中欧仲裁中心仲裁员
- 深圳、南京仲裁委员会仲裁员
- 北京天驰君泰律师事务所律师
- 中国律协知识产权专业委员会委员
- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
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