专利创造性评判中的技术启示

一、技术启示在创造性评判中的地位

　　发明或者实用新型必须不同于现有技术，但“发明或实用新型仅仅与现有技术有区别还不够，这种区别还应达到一定程度才行，即发明或者实用新型具备创造性”。[1]创造性是发明和实用新型专利必须具备的法定授权条件之一，它表达了发明或实用新型同现有技术之间的实质差别，这种差别应足以保证发明或实用新型实质上不同于现有技术。对于发明专利来说，创造性不仅是授权程序中审查的重要内容，也是授权之后无效程序审查的重要内容；对于实用新型专利来说，由于授权程序并不审查创造性，故创造性只是实用新型授权后无效审查的重要内容。从专利实践来看，创造性条款是应用较广且极具杀伤力的条款，如在专利复审委员会撤销驳回决定的案件中，驳回条款涉及创造性条款的案件占了绝大多数，[2]事实上在无效审查中涉及无效条款的案件也占据了相当大的比例。

　　关于创造性，1985年4月1日起施行的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第22条第3款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”该规定在经历了《专利法》1992年和2000年的两次修订均被完整地保留。2008年第三次修订的现行《专利法》第22条第3款规定；“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”显然，对于发明和实用新型的创造性，现行专利法并未进行实质性修订，“实质性特点和进步”依然是专利法规定的“创造性”的全部内容。所谓“实质性特点”是指发明或实用新型相对于现有技术的非显而易见性，所谓“进步”是指该发明或实用新型相对于现有技术具有有益的技术效果，而“突出的实质性特点”和“实质性特点”及“显著的进步”和“进步”只是程度的差异，并无本质上的区别。

　　“突出的实质性特点”或“实质性特点”是发明或实用新型专利创造性审查的核心和重点，[3]判断发明或实用新型的创造性通常是从审查其是否具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”开始的。在认定发明或实用新型具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”后，一般均可直接认定该发明或实用新型具有创造性，除非当事人明确主张该发明或实用新型虽具备“突出的实质性特点”或“实质性特点”但却不具备“显著的进步”或“进步”时，才有可能进一步审查该发明或实用新型是否具备“显著的进步”或“进步”。实践中几乎不存在某发明或实用新型已经具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”，但却因为不具备“显著的进步”或“进步”而被认定为不具备创造性的案例。在多数情形，“显著的进步”和“进步”可能成为判断发明或实用新型是否具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”的辅助因素，即在难以认定某发明或实用新型是否具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”时，可以进一步审查该发明或实用新型是否具有“显著的进步”或“进步”。此时如果该发明或实用新型具有“显著的进步”或“进步”，则审查员更倾向于认定发明或实用新型具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”；如果该发明或实用新型不具有“显著的进步”或“进步”，则审查员更倾向于认定发明或实用新型不具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”。但是，如果某发明或实用新型不具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”，即使其具有“显著的进步”或“进步”，也不宜认定该发明或实用新型具备创造性。因此，对发明或实用新型创造性的判断，绝大多数情况下均集中在对其是否具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”的判断。

　　某一发明或实用新型是否具有“突出的实质性特点”或“实质性特点”，是指该发明或实用新型对本领域技术人员来说相对于现有技术是否具有显而易见性，而是否具有显而易见性的焦点往往集中在技术启示的判断。如果现有技术中存在启示，促使本领域技术人员将该发明或实用新型相对于最接近的现有技术的区别技术特征应用到该最接近的现有技术，以解决该发明或实用新型所欲解决的技术问题，则应当认定该发明或实用新型对本领域技术人员来说是显而易见的，从而认定该发明或实用新型不具备创造性。反之，如果现有技术中不存在上述启示，则应当认定该发明或实用新型对本领域技术人员来说不是显而易见的，从而认定该发明或实用新型具备创造性。

　　因此，发明或实用新型创造性的审查，主要集中在审查对本领域技术人员来说该发明或实用新型相对于其现有技术是否具有显而易见性，创造性也因此被一些学者称为“非显而易见性”。[4]而是否具有显而易见性的审查主要集中在现有技术是否存在相应技术启示的审查。如果说创造性条款是专利授权及无效审查中的帝王条款，则“突出的实质性特点”和“实质性特点”构成帝王条款的核心内容，显而易见性的审查无疑是帝王条款的皇冠，而技术启示的审查则是皇冠上最耀眼的明珠。由于绝大多数涉及创造性审查的案例都集中在对显而易见性的审查，故现有技术是否存在相关技术启示就构成了创造性审查中最核心、最关键同时也是最重要的内容。

　　二、技术启示在“三步法”中的核心地位

　　我国专利实践中，判断发明或实用新型相对于现有技术是否显而易见通常采用“三步法”，即先确定最接近的现有技术，然后确定发明或实用新型相对于最接近的现有技术的区别技术特征及其实际解决的技术问题，最后判断要求保护的发明或实用新型对本领域技术人员来说是否显而易见。在“三步法”中，相对来说前两步具有较强的客观性，某些时候甚至可以按图索骥。如最接近的现有技术是指现有技术中与要求保护的发明或实用新型最密切相关的一个技术方案，它可以是与要求保护的发明或实用新型的技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近的现有技术，或者是与要求保护的发明或实用新型的技术领域相同且公开了该发明或实用新型的技术特征最多的现有技术，或者是虽然与要求保护的发明或实用新型的技术领域不同，但能够实现该发明或实用新型的功能，并且公开了该发明或实用新型技术特征最多的现有技术。发明或实用新型实际解决的技术问题是指为了获得更好的技术效果而需要对最接近的现有技术进行改进的技术任务。在确定发明或实用新型实际解决的技术问题时，首先要分析要求保护的发明或实用新型与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征，然后根据这些区别技术特征在该发明或实用新型整体中所能达到的技术效果确定该发明或实用新型实际解决的技术问题。

　　与前两步截然不同的是，“三步法”中最后一步充满了更多的主观性和不确定性。在判断要求保护的发明或实用新型对本领域技术人员来说是否显而易见，即使是依据同样的现有技术，不同的审查员也完全可能得出截然相反的结论。判断要求保护的发明或实用新型对本领域技术人员来说是否显而易见由此也成为“三步法”中的焦点。2010年《专利审查指南》第2部分第4章第3. 2. 1. 1节指出：判断发明或实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或实用新型专利技术。由此可见，技术启示的认定是判断发明和实用新型是否具有显而易见性的关键，同时也是“三步法”的核心。

　　应当指出的是，“三步法”是判断发明或实用新型创造性的重要方法，它深受欧盟专利法及专利实践的影响，也被称为“问题解决法”(Problem-solution approach，简称PSM)。但“三步法”的缺陷也是极其明显的。“三步法”是逆向判断创造性的方法，它并不符合发明或实用新型的形成逻辑，其最大的缺陷就是容易导致“事后诸葛亮”式的错误。专利创造性审查中的“事后诸葛亮(hindsight)”是指审查人员受到现有技术的发展以及专利权利要求中披露的技术的影响来评定在先技术及专利创造性，并由此得出专利“显而易见”的结论。”[5]从发明创造的完成过程来看，发明人通常是发现现有技术的缺陷后，才会有动机去寻求解决该技术缺陷的技术方案，并实现解决该技术缺陷的发明目的。因此，“审查员在结合现有技术的过程中，应当完全忽视待评判的技术方案，假定自己从未见过这个技术方案，只有这样结合出来的技术方案才是比较客观准确的。”[6]但“三步法”却是在发明或实用新型已经创造完成后回溯其形成过程，审查员在已经理解发明内容的基础上判断其创造性，这种判断显然属于事后行为，容易低估发明或实用新型的创造性，从而犯下“事后诸葛亮”式的错误。[7]因此，“三步法”有可能使审查员轻率地认定现有技术存在相应的技术启示，从而否定发明或实用新型的创造性。

　　“三步法”是欧盟及日韩等发达国家普遍采用的审查发明或实用新型是否具备创造性的重要方法，我国专利实践近30年的历史也证明了“三步法”有其合理性和正当性，尤其对有效防止不具备创造性的申请获得发明或实用新型专利发挥了重要的屏障作用。这里无意否定“三步法”操作上的相对精准性，只是指出“三步法”在操作过程中很有可能出现的偏差，而且这种偏差也正是专利授权及无效审查中应当极力避免的错误，同时实践表明这确实也是一些审查员容易犯的错误。事实上，作为“三步法”的核心，是否具有显而易见性，尤其是其中对是否存在技术启示的认定几乎集中了全部“事后诸葛亮”式的错误，故避免出现这类错误也主要是指在认定是否具有显而易见性，尤其是认定现有技术是否存在技术启示时应当避免的错误。如果能够充分理解发明创造的艰辛，有效克服对发明过程的轻视，“三步法”无疑仍然是一种判断发明或实用新型是否具有创造性的恰当方法。

　　三、技术启示认定中技术问题的指引作用

　　技术问题是指现有技术的缺陷，在判断发明或实用新型是否具有显而易见性时，“如何准确确定发明要解决的技术问题在发明的创造性判断中起着举足轻重的作用。”[8]技术问题的这种“举足轻重的作用”主要表现为灯塔般的指引作用，即技术问题指引着本领域技术人员寻找解决该技术问题的技术方案，技术方案的发明目的就是解决该技术问题。因此，本领域技术人员是否意识到发明或者实用新型实际解决的技术问题，是否会在该技术问题的指引下寻求现有技术的启示，对判断现有技术是否存在相关技术启示具有重要意义。虽然实践中确实不能排除某些偶然发明解决了现有技术的缺陷，如2010年《专利审查指南》第2部分第4章第6. 1节所举示例：工匠偶然的疏忽甚至是失误，将3％的炭黑错用为30％,居然大大增强了汽车轮胎的强度和耐磨性能，但从发明创造活动的过程或规律来看，绝大多数情形是发明人在发现技术问题后，为解决该技术问题而形成的新技术方案。

　　技术问题的提出或发现本身是发挥其指引作用的前提，如果本领域的技术人员不会或者根本就不可能意识到技术问题，自然也就不可能，也不会有动机去寻求解决该技术问题的技术方案。如果说技术方案是射出去的子弹，技术问题就是该子弹命中的标靶。只有能够意识到现有技术的缺陷，才有可能去寻找解决该技术缺陷的技术方案。因此，技术启示根源于技术问题的推动，或者说技术问题是技术启示的最初动力。技术问题的存在具有客观性，但技术问题的发现却具有主观性。某些技术问题可能是本领域技术人员很容易发现的，是否存在技术启示的判断主要集中在现有技术中是否存在将不同技术手段组合成发明或实用新型的技术方案的启示上。某些技术问题是本领域技术人员很难发现的，如某种技术偏见的存在阻碍了本领域技术人员对该技术问题的认识，此时技术问题的提出通常就可以保障发明或实用新型具备非显而易见性，因为技术问题的提出本身就可以证明技术方案的非显而易见性。这就是说，即使解决技术问题的技术方案是现有技术的简单组合，但如果该技术问题本身就不是本领域技术人员能够意识到的问题，则该技术方案仍应被认定为具有非显而易见性。

　　应当注意的是，专利说明书中记载的技术问题可能并不是发明或实用新型实际要解决的技术问题。“技术问题是要求保护的发明或实用新型实际能够解决的技术问题，而不是专利申请文件或者专利文件中声称想要解决的技术问题。”[9]发明和实用新型最主要的文件是权利要求书和说明书，其中权利要求书是表达寻求专利保护的技术方案，说明书是权利要求书的依据，它应当是对专利技术方案的充分说明并达到清楚、完整的程度，以所属技术领域的技术人员能够实现为准，在必要的时候还可以有附图。说明书的内容一般包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明及具体实施例。说明书应当描述所要解决的技术问题，通常也就是在介绍背景技术时指出的背景技术所具有的缺陷。虽然不排除专利说明书中的背景技术恰好就是其现有技术的情形，但许多时候说明书中的背景技术往往只是发明人心目中的现有技术，它可能并不等同于现有技术，故说明书中所描述的背景技术的问题也可能不是该发明或实用新型真正需要解决的技术问题。甚至在某些时候，即使说明书中的背景技术恰当地描述了发明或实用新型的现有技术，发明人也可能未在说明书中准确地描述该发明或实用新型所欲解决的技术问题。因此，确定发明或实用新型实际解决的技术问题不能完全依据说明书中记载的背景技术，“以不同的现有技术作为最接近的现有技术，被认定的所要解决的实际问题就会有所不同。”[10]恰当确定发明或实用新型的现有技术，尤其是最接近的现有技术，是准确界定该发明或实用新型所欲解决的技术问题的前提，而在确定最接近的现有技术时，通常应优先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

　　四、技术启示的理解和分类

　　技术启示是现有技术的启示，它体现了发明创造与现有技术的关联性。从广义上讲，任何发明创造都是在现有技术的基础上搞出来的，或者说任何发明创造都或多或少地基于现有技术的启示，与现有技术完全无关的发明创造，亦即完全没有得到现有技术启示的发明创造几乎是不可能的。但是，并非只要与现有技术相关或者说从现有技术中得到任何启示的发明创造都不具备显而易见性。专利法意义上的技术启示显然不是指上述广义上的技术启示，它大大限缩了技术启示的本来含义，只是指那些能够影响发明创造的显而易见性的技术启示。

　　因此，从是否影响发明或实用新型的创造性的角度来看，广义的技术启示至少可以分为两种，一种是肯定创造性的技术启示，也可称之为不影响创造性的技术启示，即发明创造虽然是基于现有技术的某种启示，但即使在这种启示下本领域技术人员搞出该发明创造仍然需要付出创造性劳动。如对于选择发明、组合发明、用途发明专利来说，完全抹杀现有技术给出的某种技术启示显然是不可能的，但同样明显的是这种技术启示并不足以否定该发明创造的创造性。另一种技术启示是指否定创造性的技术启示，这是《专利审查指南》明确规定的技术启示，也是专利实践中大多数人所理解的技术启示，可以称之为狭义的技术启示。这种技术启示之所以能否定发明或实用新型的创造性，是因为在这种技术启示下，本领域的技术人员不用付出创造性劳动就可以得到该发明或实用新型。事实上，在审查专利创造性时涉及到的技术启示，通常都是指狭义的技术启示。

　　如果从广义上理解技术启示，则是否存在技术启示本身并不是影响发明或实用新型创造性的关键，问题的关键是本领域技术人员在现有技术的这种技术启示下要得到发明或实用新型技术方案是否需要付出创造性的劳动。如果本领域技术人员在这种技术启示下，有动机去在现有技术中寻找相应技术手段并组合成发明或实用新型技术方案以解决同样的技术问题，并且这种寻找过程并不需要其付出创造性的劳动，则这种技术启示就是狭义的技术启示，其足以否定该发明或实用新型的创造性。但是，如果本领域的技术人员在这种技术启示下，即使能够意识到相应的技术问题，也不会在现有技术中寻找相应的技术手段，或者虽能找到相应的技术手段却不会将其结合起来形成新的技术方案以解决现有技术的问题，这说明本领域技术人员只有在付出创造性劳动后才能寻找到解决同样技术问题的技术手段并将其组合成新的技术方案以解决现有技术的缺陷，则这种技术启示不属于狭义的技术启示，不能否定发明或实用新型的创造性。广义的技术启示包括但不限于狭义的技术启示，二者之间还存在可以不能否定发明或实用新型创造性的技术启示。讨论技术启示在非显而易见性或者创造性审查中作用和意义时仅仅涉及到狭义的技术启示，一般与那些肯定创造性的技术启示无关。

　　现有技术是否存在足以否定发明或实用新型创造性的技术启示，是判断发明或实用新型是否具备创造性的重要依据。对于是否存在这种技术启示的判断，主要集中在判断现有技术中是否存在相应的技术手段及本领域的技术人员是否会发现这些技术手段、是否会将这些技术手段结合来形成新的技术方案以解决现有技术的缺陷。相应地，现有技术的启示可以分为技术手段的启示和技术结合的启示。所谓技术手段的启示是指，尽管最接近的现有技术与发明或实用新型具有某些区别技术特征，但现有技术中存在该发明或实用新型区别于最接近的现有技术的区别技术特征或无实质性差异的技术特征。所谓技术结合的启示，是指现有技术中不仅存在发明或实用新型的区别技术特征（其中区别技术特征存在于最接近的现有技术之外的其他现有技术，除区别技术特征之外的其他技术特征存在于最接近的现有技术），而且还存在将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决该发明或实用新型实际解决的技术问题的启示。

　　从2010年《专利审查指南》第2部分第4章第3.2.1.1节对技术启示的规定来看，判断现有技术是否给出影响发明或实用新型是否具有显而易见性的启示，包括解决现有技术缺陷的动机启示（本领域的技术人员在面对相应的技术问题时有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或实用新型专利技术）、结合技术手段的启示（将该发明或实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术）、实现技术效果的启示（解决该发明或实用新型存在的技术问题）。其中，判断现有技术是否存在足以影响发明或实用新型创造性的技术启示的核心是，本领域技术人员在面对发明或实用新型所欲解决的技术问题时，是否有动机从现有技术寻找与该发明或实用新型相同或无实质性差异的技术手段来解决该技术问题，并取得了相同或基本相同的技术效果，而且这种寻找过程不需要其付出创造性劳动。

　　五、技术启示的整体性

　　技术启示的整体性，是指现有技术整体上是否存在技术启示，使本领域技术人员在面对发明或实用新型所欲解决的技术问题时，有动机将该发明或实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术，以形成新的技术方案并以之解决同样的技术问题。因此，技术启示的认定“不仅要考虑技术方案本身，还要考虑发明所属技术领域、所要解决的技术问题和所产生的技术效果”。[11]按照2010年《专利审查指南》第2部分第4章第3. 2. 1. 1节的记载，当发明或实用新型的区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明或实用新型中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定存在可以否定创造性的技术启示。

　　首先，技术启示的整体性要求发明或实用新型相对于最接近的现有技术的区别技术特征已经存在于现有技术中，包括该区别技术特征系本领域的公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段。对发明来说还包括该区别技术特征系另一份对比文件披露的相关技术手段，而不论其技术领域的远近。对实用新型专利来说，还包括该区别技术特征系近似或关联技术领域的另一份对比文件披露的相关技术手段。“判断发明或实用新型专利创造性时，一般着重考虑该实用新型所属的技术领域，同时考虑其类似、相近或相关的技术领域”。[12]

　　其次，技术启示的整体性包括将发明或实用新型相对于最接近的现有技术所具有的区别技术特征与该最接近的现有技术相结合的启示。如果本领域技术人员在面对发明或实用新型所欲解决的技术问题时，有动机将最接近的现有技术与上述区别技术特征结合起来，则应认定存在技术结合的启示。相反，如果本领域技术人员根本未意识到发明或实用新型所欲解决的技术问题，或者没有动机将最接近的现有技术与上述区别技术特征结合起来，或者因为本领域长期存在的技术偏见等原因致使其不可能将最接近的现有技术与上述区别技术特征相结合，则不应认定为存在结合技术手段的启示。

　　再次，技术启示的整体性要求将全部区别技术特征应用到最接近的现有技术以形成一个新的技术方案，该技术方案整体上能够被用于解决发明或实用新型实际解决的技术问题。当发明或实用新型与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时，技术启示的整体性是指将多个区别技术特征全部应用到最接近的现有技术，而不是将部分区别技术特征应用到最接近的现有技术，也不是将全部区别技术特征逐一分别应用到最接近的现有技术。结合可能性的启示，即将全部区别技术特征应用到最接近的现有技术的启示，是技术启示的重要内容。

　　最后，技术启示的整体性还要求在这种启示下形成的技术方案能够解决同样的技术问题。本领域技术人员不仅有动机将区别技术特征与最接近的现有技术进行结合，而且还需要认识到这种结合的目的是为了解决发明或实用新型所欲解决的技术问题。如果本领域技术人员缺少这种解决同样技术问题的意识，应认定为不存在否定创造性的技术启示。

【注释】
[1]张清奎主编：《专利审查概说》，知识产权出版社2007年10月第二版，第286页。

[2]王树玲：《对创造性评价的“三步法”中技术启示的一点看法》，载《〈专利法〉第22条—创造性理论与实践》，中华全国专利代理人协会编，知识产权出版社2012年1月第1版，第149页。

[3]朱文广：《发明创造性判断中的几个概念》，载《〈专利法〉第22条—创造性理论与实践》，中华全国专利代理人协会编，知识产权出版社2012年1月第1版，第165页。

[4]胡佐超主编：《专利基础知识》，知识产权出版社2004年4月第1版，第78页。

[5]杨喆：《专利“创造性”判断中的“事后诸葛亮”—兼评我国〈专利法〉第22条及〈审查指南〉中相关规定》，载《知识产权》2009年第4期，第49页。

[6]韩雪：《浅议创造性的判断方法—关于多篇对比文件判断创造性》，载《〈专利法〉第22条—创造性理论与实践》，中华全国专利代理人协会编，知识产权出版社2012年1月第1版，第224页。

[7]张永康：《浅析专利创造性判断中的“事后诸葛亮”》，载《〈专利法〉第22条—创造性理论与实践》，中华全国专利代理人协会编，知识产权出版社2012年1月第1版，第667页。

[8]张兰英：《发明所要解决的技术问题的确定对创造性的影响》，载《〈专利法〉第22条—创造性理论与实践》，中华全国专利代理人协会编，知识产权出版社2012年1月第1版，第759页。

[9]尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第264页

[10]同注释[9]。

[11]陈宗波等著：《专利法体系化判解研究》，武汉大学出版社2008年7月第1版，第150页。

[12]奚晓明主编：《法官评述100个影响中国的知识产权经典案例》，知识产权出版社2010年9月第1版，第667页。