中美职务发明限制约定优先原则的比较及启示
来源： 《苏州大学学报（法学版）》2014年第4期 作者： 和育东，杨正宇 时间：2015-02-01 阅读数:
在 2012年8月和11月两次征求意见稿的基础上，国家知识产权局、科技部结合调研成果和听取的广泛意见，于2013年12月底完成了《职务发明条例草案 （送审稿）》（以下简称《送审稿》）。其中，《送审稿》第18条关于限制约定优先原则的规定一直是争议的焦点问题。[1]与我国许多单位的做法相似，美国 雇主为了取得雇员在雇佣期间完成的发明专利权，也常要求雇员在入职时签订“提前转让发明协议（pre-invention assignment agreement）”。对雇佣双方有关发明专利权属的事先约定，美国立法和司法判例给予了充分尊重，但都对约定优先原则的适用范围做出了合理限制。尤其 是美国法院，其评判提前转让发明协议效力的理论依据经历了由格式合同到预约合同的重大转变。本文对美国有关限制约定优先原则适用的成文法和判例法展开梳理 和阐释，与我国现有的相关立法做出比较，进而评析我国《送审稿》限制约定优先原则的相应条款，提出可供参考的启示和建议。[2]
一、美国州法关于限制约定优先原则的成文法规定
美国学者 Evelyn 认为，提前转让发明协议是指雇佣双方明示或默示订立有关协议或者在劳动合同中加入相关条款，用以分配雇佣关系存续期间雇员可能完成发明的权利。[3] Cherensky 还指出提前转让发明协议中约定的转让对象为发明过程（inventive process），是一种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益。[4]雇佣关系存续期间雇主一方占有优势地位，并常借此扩张自己的权益范围，在提前 转让发明协议中加入一些不合理条款。美国联邦法律没有条款规制前发明（pre-invention）这种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益，因此 只能通过各州法律来认定提前转让发明协议的效力[5]并进一步分配随之产生的权利。
为阻止雇主在协议中过分扩张自身权益，美国八个州（California, Delaware, Illinois, Kansas, Minnesota, North Carolina, Utah, Washington）的劳动法都有限缩提前转让发明协议适用范围的相关规定。[6]其中， Utah 州的法律仍考量了雇主方的利益，在限制约定优先原则适用范围的同时给出了例外情形：“只要雇主不是以继续雇佣关系为条件，双方便可提前约定转让雇员利用自 己时间和资源完成的发明和其他非职务发明”[7]，但要求给予雇员发明人以“工作薪酬之外的报酬”作为补偿。除 Utah 州之外，其余七个州的规定则均是以 Minnesota 州1977年颁布的法律为模版，分别制定法律来限缩提前转让发明协议的适用范围，这些规定至今仍有效力。如 Minnesota 州州法第181章78条规定[8]：“1.任何雇佣合同中约定雇员将来转让或者发出要约转让（will assign or offer to assign）其发明权利的条款不得适用于以下情形，即完成发明没有利用雇主的设备、供给、器材、秘密信息且完全利用雇员个人时间，同时：（1）（a）不 直接与雇主的业务范围相关或者（b）不与雇主已经或将要研发的项目相关，（2）也不是雇员完成雇主工作所得。任何旨在适用上述发明的约定都是违反州公共政 策的，该约定不具有强制执行力（void and unenforceable）；2.雇主不得以继续雇佣关系为条件而要求雇员执行违反第1款规定的合同条款；3.如果1977年8月1日后订立的雇佣合同 中约定雇员将来转让或者发出要约转让发明给雇主，则雇主在订立雇佣合同时必须以书面通知（written notification）的形式将第1款中协议不得适用的情形告知雇员。” Illinois 州还有一个特别的规定，即“雇员没有签订雇佣合同的，本法规定不得与普通法中雇主对于雇员发明享有的使用权（shop right）相冲突”[9]。
可以看出，美国成文法限制约定优先原则的条款不仅在数量上寥寥无几，其限制的内容也非常有限，仅将个人发明（private invention）排除在约定优先原则范围之外，为雇佣双方留出了充足的约定空间。所以说，美国成文法在限制约定优先原则问题上始终兼顾发明人的基本权 益，给限制约定优先原则的条款又装了一道限制的“闸门”。
二、美国判例法关于限制约定优先原则的理论变迁
梳理美国有关提前转让发明协议的案例可知[10]：尽管早在1889年就有相关纠纷诉诸法院，但美国法院的裁判依据却在最近三十年发生了重大转变——由格式合同理论转向了预约合同理论。
（一）格式合同理论
21世纪以前，美国法院采用格式合同（adhesion contract）理论作为裁判提前转让发明协议效力的主要依据。在限制约定优先原则方面，法院在公平原则的基础上提炼发展出了不合理条款、充分对价补 偿、Solari/Whitmyer 合理测试等重要参考因素，并结合个案的案情不断具化这些因素的适用情形。
1986年，美国加州上诉法院的法官首先在 Cubic Corporation v. William B.Marty, JR.[11]案中讨论了影响提前转让发明协议效力的几个因素。在该案中，Cubic 公司要求员工签订的保密和发明协议中有如下规定：“员工在从事公司业务范围内或与公司产品有关的研究、设计或生产工作时，应及时向公司披露其想法、过程、 发明、改进……这些想法、过程、发明、改进应属于（shall be）该公司单独所有的财产，雇员转让并据此同意转让（assigns and hereby agrees to assign）其与发明有关的所有权利和利益。”雇员 Marty 入职后构思出了一种训练飞行员的电子装置，Cubic 公司遂立即成立了由 Marty 领导的项目组进行有关研发工作。项目完成后，Marty 以个人名义独自申请了该专利但未授予公司任何相关权利，致使公司向法院起诉要求重新确认该发明的权属。加州上诉法院以格式合同作为裁判的理论基础，判决 Marty 应遵守入职协议中的约定，将发明专利的权利转让给公司一方。尤其需要注意的是，加州上诉法院的法官在判决中提到了影响协议效力的两个重要考量因素，这在之 后的相关案件中被多次引用：（1）雇员签订的入职协议是否存在不合理或压迫性（unconscionable or oppressive）条款。[12]不能因为提前转让发明协议属于格式合同就判定协议无效，而是应该考量协议中的具体条款。不合理条款指约定内容不合理 地倾向于（unreasonable favorable）合同一方，致使另一方当事人不能依据合同做出有效选择（meaningful choice）；（2）雇员发明人是否已经获得了充分对价（adequate consideration）。法院需要综合考量雇员发明人所获的工资、奖金、职位等补偿是否与其在发明中所做的贡献相匹配。
在1988年的 Ingersoll-Rand Company, Ingersoll-Rand Research, Inc. V. Armand Ciavatta [13]一案中，新泽西州的法官则在考量不合理条款和充分对价补偿两因素的基础上，创造性地引入“Solari/Whitmyer 合理测试”来平衡雇员、雇主、社会三者之间的利益，进一步丰富了格式合同这一理论基础。新泽西法院审理这个案件时之所以要引入 “Solari/Whitmyer 合理测试”，是因为该案的雇主将“holdover 条款”加入到了入职协议中，即约定员工在离职后一段时间内完成的与公司业务有关的发明仍应归公司所有，公司不用给予离职雇员任何补偿。该案中，雇员 Ciavatta 在辞职后想出了与公司业务范围有关的创意，但是完全依靠自身所有的信息和资源完成了研发工作，随后又以个人名义申请了专利。在该案的审理过程中，新泽西州 的法官以“Solari/Whitmyer 合理测试”[14]为依据综合衡量雇佣双方及社会公众三方的利益，即需要考虑如何在合理必要保护雇主方利益的同时不给雇员一方增加过度重负（undue hardship），又不会损害社会公众的利益。具体而言，法官认为约定中出现以下内容时，应被认定为不合理（unreasonable）条款：（1）明 显不合理地拓宽雇主的权利保护范围；（2）阻止雇员继续寻找其他工作；（3）有损于社会公众利益。[15]该案法官最终认定涉案协议中的 holdover 条款含有以上内容，在公司利益不受损失的情形下给雇员 Ciavatta 增加了重负，涉案协议应属无效。
（二）预约合同理论
21世纪伊始，美国各级法院在审理此类案件时更加注重保护发明人个人的权利，法官在裁判时似乎总想避开或者跳出格式合同理论，转而采用预约合同作为理 论依据。比如在 Freedom Wireless, Inc. v. Boston Communications Group, Inc.，[16] Friskit, Inc.v. Realnetworks, Inc.[17]两案中，法官始终没有考量过格式合同理论中的诸多参考因素，而是从涉案协议采用的表述时态入手，讨论其对涉案协议效力的影响。这两个案件 中雇佣双方所签的入职协议有一个共同特点，即都是采用将来时态拟定相关条款来分配雇佣期间可能产生发明的权利。
Freedom Wireless, Inc.，v. Boston Communications Group, Inc 案中，雇员 Harned 与原告的子公司在入职协议中约定：“雇员同意其在雇佣期间完成的与公司项目有关的发明、创新或改进归公司所有雇员将立即向公司披露（will promptly disclose）发明并配合公司确认权属，申请专利……”。马萨诸塞州地方法院在审理此案时便明确提出，由于原告子公司与其雇员所签的入职协议采用将来 时态的表述分配未来发明的权利，所以原告的子公司不能直接依据该入职协议主张涉案发明的权利。原告一方如果想获得涉案发明的权利，还需在双方所签入职协议 的基础上做出以下后续行为：“（1）将该入职协议改用现在时态表述并且明确约定‘发明产生后无需其他行为即可完成权利转移’；或者（2）涉案入职协议仍然 采用将来时进行表述，但在发明完成后发明雇员需通过报告披露、转让等后续行为来转让发明权利。”在 Friskit, Inc. v. Realnetworks, Inc 案中，法官更是在判决中明确区分了提前转让发明协议中的转让条款和转让协议，认为“涉案协议将要转让（will assign）的表述既没达到转让既存发明的要求，也不能据此转让将来可能实现的利益。该条款仅仅表达了雇员同意在未来转让发明的意愿，协议本身并不是一 份转让协议（was an agreement to assign, not an assignment），更不能成为雇佣双方转让发明权属的依据”。
笔者以为，以上两个案例将表述时态作为评判协议效力的重要参考因素并不妥当。我们也不能简单以为将涉案协议改用现在时态表述就必然有效，因为协议文字 采用的时态与协议本身的效力之间并无直接因果关系。实质上，以上两个案例折射出美国法院裁判此类案件所依据理论的重大转变，这一转变就是由格式合同理论转 向预约合同理论。预约和本约是以两个合同之间的关系为标准做出区分的，只不过不是以主体关系为标准，而是以手段与目的的关系为标准作出的划分。[18]预 约合同是以缔结本约为标的的债务合同，具有阶段性、铺垫性及促成本约的功能。[19]上述两个案例已经清楚表明，提前转让发明协议只是雇员表达、确认转让 意愿的阶段性协议，雇佣双方之所以没有直接订立转让协议，是因为雇佣之初还存有事实上的障碍，即发明还未完成。所以提前转让发明协议属于一种预约合同，这 应是美国法院未来裁判的重要理论基础。美国判例法的这一转变，与其说是强化了限制约定优先原则的适用情形，不如说是在合同法体系内“弱化”了约定优先原则 的适用范围。
三、我国相关立法现状、对比及启示
（一）我国限制约定优先原则的现有立法
与美国职务发明限制约定优先原则不同，我国鲜有相关司法案例，成文法的有关规定也散见于多部法律法规之中。职务发明权属问题较为复杂，从调整对象来看，应受到《合同法》、《专利法》等调整；但职务发明的整个研发过程又是建立在雇佣关系的基础之上，因此也势必受到《劳动法》、《劳动合同法》等调整。在限制约定优先原则方面，我国已有《合同法》、《专利法》、《劳动合同法》、《专利法实施细则》、《劳动合同法实施条例》 等多部法律法规加以规制，正处于国务院法制办送审阶段的《职务发明条例草案》也做出了规定。如此“规自多法、政出多门”的立法现状可能会导致某些问题有多 部法律法规重复调整，而某些问题则没有法律法规加以规制，给司法实践带来困扰。依据各法律法规的不同位阶，本文就我国现有相关立法做一次系统梳理。
1.《合同法》的有关规定
《合同法》是所有相关立法中唯一由全国人民代表大会审议通过的法律，在限制约定优先原则问题的法律适用上理应居于首要位置。然而，《合同法》在适用时首先面临着调整范围的质疑。《合同法》第2条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定”。也就是说，《合同法》是规范商品交换关系的基本法律，调整范围限于财产的流转关系。[20]而职务发明创造法律关系是以劳动法律关系为基础且在职务工作中形成的，劳动关系是构建职务发明法律关系的前提和基础。[21]同时，劳动关系是兼具人身性质和财产性质的关系，而《合同法》调整的范围仅限于财产流转关系，加之劳动关系中雇员对雇主存有一定程度的人身隶属性，那么，雇佣双方的财产关系是否始终为平等主体间的财产关系？《合同法》能否用于规制职务发明限制约定优先原则的相关问题？笔者认为，《合同法》 不仅可以用于规制职务发明中的限制约定优先原则问题，而且还是规制该问题最重要的法律依据。首先，从调整范围来看，劳动关系中的人身隶属性主要体现在劳动 过程当中，而与劳动所得智力成果无关。也就是说，劳动关系中的人身隶属性主要体现在劳动力所有者与资本所有者订立用工契约让渡自己的劳动力使用权并按照约 定或出资方管理指令从事劳动，[22]此时应严格区分劳动力和劳动成果。尽管职务发明的研发过程依托于雇佣关系的建立，但雇员完成的智力成果并不存在所谓 的人身隶属性，所以职务发明的相关问题应同时受到《合同法》、《专利法》、《劳动合同法》等法律的调整。其次，从立法实践来看，我国立法机关也承认《合同法》可以用于调整职务发明相关问题。如《关于〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》在解释职务发明转让过程中发明人的优先受让权问题时，明确表示职务发明属于《合同法》的调整范围，并且删除了条例草案中与《合同法》第326条规定重复的部分。再者，我国一些学者在学理分类时将劳动合同与经济合同、技术合同等均单列为一种合同类型[23]，职务发明的有关问题自然也就应纳入《合同法》的调整范围。
解决了《合同法》调整范围的疑问，关键还是要看其在职务发明限制约定优先原则方面有哪些规定，能否实现《送审稿》意欲达到的立法目的。《合同法》包括总则与分则两大部分，各部分均有规定限制约定优先原则，“限制”结果表现为合同无效、合同可撤销和解除合同三种形式。依据规定的先后次序，笔者将其归纳为三个部分：（1）格式合同中限制约定优先原则的规定，这部分规定包括《合同法》第39条和第40条。 其中第39条规定：“……提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照 对方的要求，对该条款予以说明……”，可见该条规定了公平原则和提请说明义务来限制约定优先原则。随后第40条规定：“……提供格式条款一方免除其责任、 加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”，该条规定与美国 Ingersoll-Rand Company, Ingersoll-Rand Research, Inc. V. Armand Ciavatta 一案中法官的裁判理由相似，均由公平原则衍生而来，但该条规定的限制范围要广于美国案件中“给雇员方增加过度负重”的范围。（2）《合同法》总则中无效、 可撤销等限制约定优先原则的情形，这部分规定包括《合同法》第52条和第54条。《合同法》第52条规定的合同无效的五种情形都可以用于限制约定优先原则，第54条规定的三种可撤销情形中更是包括了“显失公平”这种“兜底条款”。（3）《合同法》分则中限制约定优先原则的规定零星分布于委托合同、技术合同、承揽合同等几类有名合同的规定之中。《合同法》第410条和第268条分别赋予了委托关系双方、定作人以随时解除合同的权利，虽然受损方会依法获得赔偿，但解除权的行使将相关当事人间的权利义务内容由约定转向法定，还是会在一定程度上限制约定优先原则。此外，《合同法》第329条和343条还规定了“非法垄断技术”、“妨碍技术进步”、“侵害他人技术成果”三种导致技术合同无效的情形。[24]
《合同法》 中限制约定优先原则的规定看似散乱，其实这些规定都出自一个共同的理论基础，即公平原则。约定优先彰显了立法者对合同自由原则的追求，但是约定双方实质地 位的差异需要立法者对合同自由加以限制，此时公平原则便成为了立法者用来平衡雇佣双方权益关系的利器。某种意义上说，一部合同自由的历史就是合同如何受到 限制，并经由醇化而促进合同正义的纪录史。[25]如此说来，限制约定优先原则这一问题就是合同自由和公平两大原则如何调和以达到和谐共存的问题。总体看 来，我国《合同法》的有关规定囊括了总则与分则，虽略显分散，但能统一于公平原则这一逻辑框架之下，内容较为详实完整，又基于其最高的立法位阶，在限制约定优先原则方面能保障实现原有立法目的，取得良好的法律实施效果。
2.《专利法》、《专利法实施细则》的有关规定
《专利法》是经全国人民代表大会常务委员会通过并几经修正的，随后国务院颁布了《专利法实施细则》。《专利法》第6条、第15条和《专利法实施细则》第12条、第76条、第77条、第78条等条款规定雇佣双方可就职务发明的权属、奖酬等事项做出约定，但并未规定限制约定优先原则的情形。但有一点与美国成文法不同，我国《专利法》和《专利法实施细则》明确规定非职务发明（美国成文法上的个人发明）归属于发明者个人。如果说美国对非职务发明采取了“先由当事人约定，再经法律调整限制”的做法，那么我国立法则事先以法定方式明确了非职务发明的权属。从这点来看，我国《专利法》和《专利法实施细则》限制约定优先原则的方式属于事先缩小约定范围，而非事后排除约定适用。
3.《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》的有关规定
《劳动合同法》也是由全国人民代表大会常务委员会审议通过的，《劳动合同法实施条例》亦是以国务院令的行政法规形式贯彻实施《劳动合同法》的规范性法律文件。由于这两部法律文件着眼于解决雇佣双方的劳动纠纷，保护劳动者的合法权益，所以在职务发明限制约定优先原则方面的规定不多，而且规定的情形完全可以被《合同法》相关规定加以覆盖或者吸收。[26]
整合我国这几部法律法规可以发现，在职务发明限制约定优先原则这一问题上，我国立法虽然看似“政出多门，规自多法”，但除《合同法》外，其他几部法律法规的规定要么较少，要么可以被《合同法》相关规定覆盖或吸收。加上《合同法》的法律位阶高于其他几部法律法规，在法律适用的权威性上居于优先地位，所以只有《合同法》可以起到较好的规制作用。从限制约定优先原则规定的数量上看，我国《合同法》的相关条款不在少数，但究竟限制约定优先原则适用的效果如何，则需要将我国成文法与美国的成文法、判例法一并比较分析。
（二）中美两国限制约定优先原则的比较分析
美国成文法限制约定优先原则的规定不多，而且上文在论述我国《专利法》相关规定时已经有所比较，所以此处比较分析的重点对象是我国《合同法》的规定与美国判例法的法理和规则。
美国21世纪以前判例所采纳的法理、规则与我国《合同法》的规定确实有许多相似之处，但是我国《合同法》 限制约定优先原则的范围更加宽泛。首先，就格式合同理论方面，美国相关判例主要考量不合理条款、充分对价补偿两因素，再辅之以 Solari/Whitmyer 三方利益测试来共同限制约定优先原则。其中，不合理条款因素彰显了美国司法者对合同自由原则的追求，充分对价补偿因素和 Solari/Whitmyer 三方利益测试则是公平原则的具体体现。对比我国《合同法》，先在第一章明确规定了合同自由、公平等原则，又具体体现在了随后的各条款之中。不合理条款和充分对价补偿两因素自然为合同自由原则和公平原则的应有之义，而《合同法》第40条“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利”导致格式条款无效的规定加上第54条第4款“损害社会公共利益”导致合同无效的规定，也可以体现我国立法者对雇员、雇主、社会三方利益的考量。其次，在格式合同理论外，我国《合同法》还有合同无效、合同可撤销、解除合同等规定适用于各类合同。进入21世纪，美国相关判例表明，美国司法对约定优先原则的适用范围问题正经历从限制到弱化的转变。我国《合同法》没有预约合同的相关规定，司法解释和司法实践中的预约合同理论也主要应用于房地产销售合同领域。[27]
经过比较中美两国限制约定优先原则的立法、司法现状，我们可以发现，美国在处理职务发明限制约定优先原则问题上有两大特点：第一，美国有关限制的规定 或法理非常具体，限制范围小而明确。从上文对比中可见，我国限制约定优先原则的规定多倾向于原则化规定。如果说美国的限制好比在约定优先原则的适用范围上 钉上一个个钉子，我国的规定则好比扣上了一口口井盖，虽然也覆盖了钉子的范围，但不免会有限制范围过宽之嫌。第二，美国始终对限制的规定或法理持谨慎态 度，并在司法方面呈现出了不断缩小限制范围的趋势。立法对实践问题的回应肯定不如司法裁判来得及时与敏感，但立法理念和立法目的还是可以以开放性的规定体 现在立法文件中的。在限制约定优先原则问题上，我国现有立法的理念还停留在美国21世纪之前的水平，着实应加快步伐，树立缩小限制约定优先原则适用范围的 理念。
（三）对我国今后立法的启示及建议
经过比较分析中美两国限制约定优先原则的立法、司法现状，我国今后的立法、司法工作可以从美国的做法中获得启示。从上文分析可以看出，我国现有立法对 职务发明中限制约定优先原则的适用范围已经足够宽泛，今后有关限制的规定应朝着具体化和限缩化的方向改进。值得欣喜的是，《职务发明条例草案》中限制条款 的不断修改已经表明我国立法者正朝着这一方向努力。《条例草案》于2012年8月和2012年11月公布的征求意见稿中的相关规定还比较笼统，均表述为 “任何取消或者限制发明人根据本条例享有的权利的约定和规定无效”。及至《送审稿》，《关于〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》对送审稿的修改给出以 下理由：“‘限制’是对权利的享有或者行使附加额外条件，例如要求发明人必须工作满一定年限才有获得奖励报酬的权利，或者获得奖励报酬之后必须在单位工作 一定年限等。对于奖励报酬方式、数额高低的约定是对权利的享有或行使在法定范围内的细化和明确，不应理解为对权利的限制。”所以，为了更加准确表达立法意 图，《送审稿》第18条第2款修改为“任何取消发明人根据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效”，使限制的内 容更加具体。作为对限制约定优先原则争议的回应，《送审稿》的这一修改是值得肯定的，但是该款规定仍有值得商榷之处。
结合美国限制约定优先原则的做法，笔者对我国《送审稿》第18条第2款提出以下完善建议：
（1）合理衔接《送审稿》第18条第2款和我国《合同法》中有关规定。我国《合同法》中对限制约定优先原则的范围已经规定得比较宽泛，如果《送审稿》还是以原则性的规定继续扩大限制范围或者重复《合同法》 现有的限制范围则实属不必要，不如继续以现有法律法规调整限制范围。《送审稿》第18条第2款的规定虽较之前两稿有所进步，但“取消”、“对前述权利的享 有或行使附加不合理条件”的表述仍过于原则化，而且与《合同法》第40条“免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利”的规定有重复之嫌。至于《关于 〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》中列举的“要求发明人必须工作满一定年限才有获得奖励报酬的权利”、“获得奖励报酬之后必须在单位工作一定年限” 等情形，《合同法》第39条、第40条的规定也完全可以起到限制此类约定的作用。（2）具化限制约定优先原则情形，以开放式条款规定于《职务发明条例》中。虽然没必要再制定原则化的规定，但我国现有立法还是缺少规定来明确限制约定优先原则的具体情形，《职务发明条例》可以从此处着手。《专利法实施细则》、《劳动合同法实施条例》等法规均是为了贯彻实施对应法律，进一步细化了对应法律中的原则性规定。在职务发明限制约定优先原则问题上，《职务发明条例》也可以充当《合同法》 的“实施细则”，结合我国立法调研和司法实践现状来明确限制的具体情形。同时，为了尽可能彰显立法理念、全面回应司法实践，该条款在立法技术上可以选择列 举情形加兜底条款的模式。（3）调整限制约定优先原则条款的位置。《关于〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》在谈到约定优先原则条款的位置问题时，认 为署名权、获得奖励报酬请求权、知情权等基本权利是不能通过约定取消或限制的，如果将约定优先原则写入条例总则可能导致单位通过约定剥夺发明人的基本权 利。约定优先原则虽未写入条例总则，但在发明权属、发明报告、发明人奖酬各章中均有所体现，适用范围广泛。送审稿中将限制约定优先原则的条款置于第18条 第2款，位于第四章“职务发明人的奖励和报酬”之下。再看该款具体内容，表述为“本条例享有的权利”、“前述权利”，不仅与第1款没有直接联系，而且调整 范围也不局限于奖励报酬请求权。结合约定优先原则的立法原意，限制条款的调整范围理应包括发明权属、发明报告、发明人奖酬等内容。
因此，笔者建议将送审稿第18条第2款的位置调整到第六章“监督检查和法律责任”部分，又基于内容上的相关性，可以将其并入第38条一同规制约定优先原则的适用范围。
（责任编辑：李杨） 【注释】 [1]参见国家知识产权局发布的《职务发明条例草案焦点问题》，送审稿第18条第2款规定：“任何取消发明人根据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或 者行使附加不合理条件的约定或者规定无效”，反对意见认为该款“不合理条件”一词含义不清，导致单位与发明人的约定存在很大不确定性，极易引发纠纷。
[2]根据《送审稿》的规定，雇佣双方可就发明权属、报告制度、发明人奖酬等事项做出约定，本文限于篇幅，主要就发明权属部分的约定与限制问题展开论述。
[3] Evelyn D and Pisegna-Cook, “Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreement and State Statutes”，University of Baltimore Intellectual Property Law Journal, No.2，1994，pp.163-164.
[4] Steven Cherensky, “A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood”，California Law Review, Vol.81，1993，p.595.
[5] Ann Bartow, “Inventors of The World, Unite-A Call for Collective Action by Employee-Inventors”，Santa Clara Law Review, Vol.37，1997，pp.710-715.
[6] Ann Bartow, “Inventors of The World, Unite-A Call for Collective Action by Employee-Inventors”，Santa Clara Law Review, Vol.37，1997，p.712.
[7]参见 Utah Code Ann.§34-39-3（2012）。
[8]参见 Minn. Stat.§181.78（2013）。
[9]参见765 ILCS 1060/2（2007）。
[10]在 Lexis 法律数据库的子数据库 Federal & State Cases, Combined 中检索“pre-invention”、“employ”等关键词，共出现67项检索结果，经过筛选其中有16个案例与提前转让发明协议有关，审理时间从 1889年延至2012年。
[11]参见 Cubic Corporation v. William B.Marty, JR, 185 Cal. App.3d 438（1986）。
[12]该案法官在判决中说明，不合理因素的考量引自加州高等法院一个有关格式合同的判例：“As the Supreme Court stated in Graham v. Scissor-Trail, inc.，supra, Cal3d807，820：‘Generally speaking, there are two judicially imposed limitations on the enforcement of adhesion contracts a principal of equity applicable to all contracts a contract will be denied enforcement if, considered in its context, it is unduly unconscionable or oppressive’”。
[13]参见 Ingersoll-Rand Company, Ingersoll-Rand Research, Inc. V. Armand Ciavatta, 110 N.J.609（1988）。
[14]该测试源于法官对Whitmyer Bros.，Inc. v. Doyle, supra, 58 N.J.（1971）和Solari Indus.，Inc. v. Malady, supra, 55 N.J.（1970）两案的总结。这两个案件审理中，法官都面临同一问题，即离职雇员使用原雇佣期间所获知识、技能完成发明，原雇主是否可以主张该类发明 的权属。这两案法官在判决中有如下表述：“??an employee may compete with his former employer on termination. Nonetheless, it is acknowledged that the inventive process is increasingly being supported and subsidized by corporations and governments. It is becoming a more collective research process, the collective product of corporate and government research laboratories instead of the identifiable work of one or two individuals??Employers, therefore, have the right to protect their trade secrets, confidential information, and customer relations??Thus, employees and employers both have significant interests warranting judicial attention”。于是，以上判决理由便被总结提炼为衡平雇佣双方及社会三方利益的“Solari/Whitmyer 合理测试”。
[15]该案法官在判决书中表明以上依据引自Dorr-Oliver, Inc. v. United States, 432 F.2d 447，193 Ct.Cl.187（1970）；GTI Corp. v. Calhoon, 309 F.Supp.762（S.D. Ohio 1969）；Universal Winding Co. v. Clarke, 108 F.Supp.329（D.Conn.1952）。
[16]参见Freedom Wireless ，Inc.，v. Boston Communications Group, Inc, 220 F. Supp.2d 16（2002）。
[17]参见Friskit, Inc.，Plaintiff, v. Realnetworks, Inc.，U.S. Dist.（2006）。
[18]韩世远：《合同法总论》，法律出版社2011年版，第66页。
[19]李冬：《预约合同制度要义与立法构建》，载《求索》2012年第9期。
[20]韩世远：《合同法总论》，法律出版社2011年版，第14-15页。
[21]陈敏莉：《劳动法视角下的职务发明制度考量——以〈职务发明条例草案〉为对象》，载《科技进步与对策》2013年第20期。
[22]秦国荣：《法律上的劳动概念：法理逻辑与内涵界定》，载《江苏社会科学》2008年第3期。
[23]韩世远：《合同法总论》，法律出版社2011年版，第33-34页。
[24]最高人民法院2001年出台的《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定了六种属于《合同法》所称的“非法垄断技 术、妨碍技术进步”的情形，均属于反不正当竞争范围，所以《合同法》分则中的这两条规定难以用于规制职务发明上限制约定优先原则适用的问题。
[25]王泽鉴：《债法原理》（第1册），中国政法大学出版社2001年版，第74页。
[26]这两部法律法规中相关条款的表述也与《合同法》类似，如《劳动合同法》第40条第3款、《劳动合同法实施条例》第18条第7至10款 规定的欺诈胁迫、免除自身责任排除对方权利、违反法律法规强制性等情形，其限制范围完全可被上文中《合同法》规定的情形所覆盖或吸收。
[27]参见2003年《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》。
一、美国州法关于限制约定优先原则的成文法规定
美国学者 Evelyn 认为，提前转让发明协议是指雇佣双方明示或默示订立有关协议或者在劳动合同中加入相关条款，用以分配雇佣关系存续期间雇员可能完成发明的权利。[3] Cherensky 还指出提前转让发明协议中约定的转让对象为发明过程（inventive process），是一种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益。[4]雇佣关系存续期间雇主一方占有优势地位，并常借此扩张自己的权益范围，在提前 转让发明协议中加入一些不合理条款。美国联邦法律没有条款规制前发明（pre-invention）这种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益，因此 只能通过各州法律来认定提前转让发明协议的效力[5]并进一步分配随之产生的权利。
为阻止雇主在协议中过分扩张自身权益，美国八个州（California, Delaware, Illinois, Kansas, Minnesota, North Carolina, Utah, Washington）的劳动法都有限缩提前转让发明协议适用范围的相关规定。[6]其中， Utah 州的法律仍考量了雇主方的利益，在限制约定优先原则适用范围的同时给出了例外情形：“只要雇主不是以继续雇佣关系为条件，双方便可提前约定转让雇员利用自 己时间和资源完成的发明和其他非职务发明”[7]，但要求给予雇员发明人以“工作薪酬之外的报酬”作为补偿。除 Utah 州之外，其余七个州的规定则均是以 Minnesota 州1977年颁布的法律为模版，分别制定法律来限缩提前转让发明协议的适用范围，这些规定至今仍有效力。如 Minnesota 州州法第181章78条规定[8]：“1.任何雇佣合同中约定雇员将来转让或者发出要约转让（will assign or offer to assign）其发明权利的条款不得适用于以下情形，即完成发明没有利用雇主的设备、供给、器材、秘密信息且完全利用雇员个人时间，同时：（1）（a）不 直接与雇主的业务范围相关或者（b）不与雇主已经或将要研发的项目相关，（2）也不是雇员完成雇主工作所得。任何旨在适用上述发明的约定都是违反州公共政 策的，该约定不具有强制执行力（void and unenforceable）；2.雇主不得以继续雇佣关系为条件而要求雇员执行违反第1款规定的合同条款；3.如果1977年8月1日后订立的雇佣合同 中约定雇员将来转让或者发出要约转让发明给雇主，则雇主在订立雇佣合同时必须以书面通知（written notification）的形式将第1款中协议不得适用的情形告知雇员。” Illinois 州还有一个特别的规定，即“雇员没有签订雇佣合同的，本法规定不得与普通法中雇主对于雇员发明享有的使用权（shop right）相冲突”[9]。
可以看出，美国成文法限制约定优先原则的条款不仅在数量上寥寥无几，其限制的内容也非常有限，仅将个人发明（private invention）排除在约定优先原则范围之外，为雇佣双方留出了充足的约定空间。所以说，美国成文法在限制约定优先原则问题上始终兼顾发明人的基本权 益，给限制约定优先原则的条款又装了一道限制的“闸门”。
二、美国判例法关于限制约定优先原则的理论变迁
梳理美国有关提前转让发明协议的案例可知[10]：尽管早在1889年就有相关纠纷诉诸法院，但美国法院的裁判依据却在最近三十年发生了重大转变——由格式合同理论转向了预约合同理论。
（一）格式合同理论
21世纪以前，美国法院采用格式合同（adhesion contract）理论作为裁判提前转让发明协议效力的主要依据。在限制约定优先原则方面，法院在公平原则的基础上提炼发展出了不合理条款、充分对价补 偿、Solari/Whitmyer 合理测试等重要参考因素，并结合个案的案情不断具化这些因素的适用情形。
1986年，美国加州上诉法院的法官首先在 Cubic Corporation v. William B.Marty, JR.[11]案中讨论了影响提前转让发明协议效力的几个因素。在该案中，Cubic 公司要求员工签订的保密和发明协议中有如下规定：“员工在从事公司业务范围内或与公司产品有关的研究、设计或生产工作时，应及时向公司披露其想法、过程、 发明、改进……这些想法、过程、发明、改进应属于（shall be）该公司单独所有的财产，雇员转让并据此同意转让（assigns and hereby agrees to assign）其与发明有关的所有权利和利益。”雇员 Marty 入职后构思出了一种训练飞行员的电子装置，Cubic 公司遂立即成立了由 Marty 领导的项目组进行有关研发工作。项目完成后，Marty 以个人名义独自申请了该专利但未授予公司任何相关权利，致使公司向法院起诉要求重新确认该发明的权属。加州上诉法院以格式合同作为裁判的理论基础，判决 Marty 应遵守入职协议中的约定，将发明专利的权利转让给公司一方。尤其需要注意的是，加州上诉法院的法官在判决中提到了影响协议效力的两个重要考量因素，这在之 后的相关案件中被多次引用：（1）雇员签订的入职协议是否存在不合理或压迫性（unconscionable or oppressive）条款。[12]不能因为提前转让发明协议属于格式合同就判定协议无效，而是应该考量协议中的具体条款。不合理条款指约定内容不合理 地倾向于（unreasonable favorable）合同一方，致使另一方当事人不能依据合同做出有效选择（meaningful choice）；（2）雇员发明人是否已经获得了充分对价（adequate consideration）。法院需要综合考量雇员发明人所获的工资、奖金、职位等补偿是否与其在发明中所做的贡献相匹配。
在1988年的 Ingersoll-Rand Company, Ingersoll-Rand Research, Inc. V. Armand Ciavatta [13]一案中，新泽西州的法官则在考量不合理条款和充分对价补偿两因素的基础上，创造性地引入“Solari/Whitmyer 合理测试”来平衡雇员、雇主、社会三者之间的利益，进一步丰富了格式合同这一理论基础。新泽西法院审理这个案件时之所以要引入 “Solari/Whitmyer 合理测试”，是因为该案的雇主将“holdover 条款”加入到了入职协议中，即约定员工在离职后一段时间内完成的与公司业务有关的发明仍应归公司所有，公司不用给予离职雇员任何补偿。该案中，雇员 Ciavatta 在辞职后想出了与公司业务范围有关的创意，但是完全依靠自身所有的信息和资源完成了研发工作，随后又以个人名义申请了专利。在该案的审理过程中，新泽西州 的法官以“Solari/Whitmyer 合理测试”[14]为依据综合衡量雇佣双方及社会公众三方的利益，即需要考虑如何在合理必要保护雇主方利益的同时不给雇员一方增加过度重负（undue hardship），又不会损害社会公众的利益。具体而言，法官认为约定中出现以下内容时，应被认定为不合理（unreasonable）条款：（1）明 显不合理地拓宽雇主的权利保护范围；（2）阻止雇员继续寻找其他工作；（3）有损于社会公众利益。[15]该案法官最终认定涉案协议中的 holdover 条款含有以上内容，在公司利益不受损失的情形下给雇员 Ciavatta 增加了重负，涉案协议应属无效。
（二）预约合同理论
21世纪伊始，美国各级法院在审理此类案件时更加注重保护发明人个人的权利，法官在裁判时似乎总想避开或者跳出格式合同理论，转而采用预约合同作为理 论依据。比如在 Freedom Wireless, Inc. v. Boston Communications Group, Inc.，[16] Friskit, Inc.v. Realnetworks, Inc.[17]两案中，法官始终没有考量过格式合同理论中的诸多参考因素，而是从涉案协议采用的表述时态入手，讨论其对涉案协议效力的影响。这两个案件 中雇佣双方所签的入职协议有一个共同特点，即都是采用将来时态拟定相关条款来分配雇佣期间可能产生发明的权利。
Freedom Wireless, Inc.，v. Boston Communications Group, Inc 案中，雇员 Harned 与原告的子公司在入职协议中约定：“雇员同意其在雇佣期间完成的与公司项目有关的发明、创新或改进归公司所有雇员将立即向公司披露（will promptly disclose）发明并配合公司确认权属，申请专利……”。马萨诸塞州地方法院在审理此案时便明确提出，由于原告子公司与其雇员所签的入职协议采用将来 时态的表述分配未来发明的权利，所以原告的子公司不能直接依据该入职协议主张涉案发明的权利。原告一方如果想获得涉案发明的权利，还需在双方所签入职协议 的基础上做出以下后续行为：“（1）将该入职协议改用现在时态表述并且明确约定‘发明产生后无需其他行为即可完成权利转移’；或者（2）涉案入职协议仍然 采用将来时进行表述，但在发明完成后发明雇员需通过报告披露、转让等后续行为来转让发明权利。”在 Friskit, Inc. v. Realnetworks, Inc 案中，法官更是在判决中明确区分了提前转让发明协议中的转让条款和转让协议，认为“涉案协议将要转让（will assign）的表述既没达到转让既存发明的要求，也不能据此转让将来可能实现的利益。该条款仅仅表达了雇员同意在未来转让发明的意愿，协议本身并不是一 份转让协议（was an agreement to assign, not an assignment），更不能成为雇佣双方转让发明权属的依据”。
笔者以为，以上两个案例将表述时态作为评判协议效力的重要参考因素并不妥当。我们也不能简单以为将涉案协议改用现在时态表述就必然有效，因为协议文字 采用的时态与协议本身的效力之间并无直接因果关系。实质上，以上两个案例折射出美国法院裁判此类案件所依据理论的重大转变，这一转变就是由格式合同理论转 向预约合同理论。预约和本约是以两个合同之间的关系为标准做出区分的，只不过不是以主体关系为标准，而是以手段与目的的关系为标准作出的划分。[18]预 约合同是以缔结本约为标的的债务合同，具有阶段性、铺垫性及促成本约的功能。[19]上述两个案例已经清楚表明，提前转让发明协议只是雇员表达、确认转让 意愿的阶段性协议，雇佣双方之所以没有直接订立转让协议，是因为雇佣之初还存有事实上的障碍，即发明还未完成。所以提前转让发明协议属于一种预约合同，这 应是美国法院未来裁判的重要理论基础。美国判例法的这一转变，与其说是强化了限制约定优先原则的适用情形，不如说是在合同法体系内“弱化”了约定优先原则 的适用范围。
三、我国相关立法现状、对比及启示
（一）我国限制约定优先原则的现有立法
与美国职务发明限制约定优先原则不同，我国鲜有相关司法案例，成文法的有关规定也散见于多部法律法规之中。职务发明权属问题较为复杂，从调整对象来看，应受到《合同法》、《专利法》等调整；但职务发明的整个研发过程又是建立在雇佣关系的基础之上，因此也势必受到《劳动法》、《劳动合同法》等调整。在限制约定优先原则方面，我国已有《合同法》、《专利法》、《劳动合同法》、《专利法实施细则》、《劳动合同法实施条例》 等多部法律法规加以规制，正处于国务院法制办送审阶段的《职务发明条例草案》也做出了规定。如此“规自多法、政出多门”的立法现状可能会导致某些问题有多 部法律法规重复调整，而某些问题则没有法律法规加以规制，给司法实践带来困扰。依据各法律法规的不同位阶，本文就我国现有相关立法做一次系统梳理。
1.《合同法》的有关规定
《合同法》是所有相关立法中唯一由全国人民代表大会审议通过的法律，在限制约定优先原则问题的法律适用上理应居于首要位置。然而，《合同法》在适用时首先面临着调整范围的质疑。《合同法》第2条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定”。也就是说，《合同法》是规范商品交换关系的基本法律，调整范围限于财产的流转关系。[20]而职务发明创造法律关系是以劳动法律关系为基础且在职务工作中形成的，劳动关系是构建职务发明法律关系的前提和基础。[21]同时，劳动关系是兼具人身性质和财产性质的关系，而《合同法》调整的范围仅限于财产流转关系，加之劳动关系中雇员对雇主存有一定程度的人身隶属性，那么，雇佣双方的财产关系是否始终为平等主体间的财产关系？《合同法》能否用于规制职务发明限制约定优先原则的相关问题？笔者认为，《合同法》 不仅可以用于规制职务发明中的限制约定优先原则问题，而且还是规制该问题最重要的法律依据。首先，从调整范围来看，劳动关系中的人身隶属性主要体现在劳动 过程当中，而与劳动所得智力成果无关。也就是说，劳动关系中的人身隶属性主要体现在劳动力所有者与资本所有者订立用工契约让渡自己的劳动力使用权并按照约 定或出资方管理指令从事劳动，[22]此时应严格区分劳动力和劳动成果。尽管职务发明的研发过程依托于雇佣关系的建立，但雇员完成的智力成果并不存在所谓 的人身隶属性，所以职务发明的相关问题应同时受到《合同法》、《专利法》、《劳动合同法》等法律的调整。其次，从立法实践来看，我国立法机关也承认《合同法》可以用于调整职务发明相关问题。如《关于〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》在解释职务发明转让过程中发明人的优先受让权问题时，明确表示职务发明属于《合同法》的调整范围，并且删除了条例草案中与《合同法》第326条规定重复的部分。再者，我国一些学者在学理分类时将劳动合同与经济合同、技术合同等均单列为一种合同类型[23]，职务发明的有关问题自然也就应纳入《合同法》的调整范围。
解决了《合同法》调整范围的疑问，关键还是要看其在职务发明限制约定优先原则方面有哪些规定，能否实现《送审稿》意欲达到的立法目的。《合同法》包括总则与分则两大部分，各部分均有规定限制约定优先原则，“限制”结果表现为合同无效、合同可撤销和解除合同三种形式。依据规定的先后次序，笔者将其归纳为三个部分：（1）格式合同中限制约定优先原则的规定，这部分规定包括《合同法》第39条和第40条。 其中第39条规定：“……提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照 对方的要求，对该条款予以说明……”，可见该条规定了公平原则和提请说明义务来限制约定优先原则。随后第40条规定：“……提供格式条款一方免除其责任、 加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”，该条规定与美国 Ingersoll-Rand Company, Ingersoll-Rand Research, Inc. V. Armand Ciavatta 一案中法官的裁判理由相似，均由公平原则衍生而来，但该条规定的限制范围要广于美国案件中“给雇员方增加过度负重”的范围。（2）《合同法》总则中无效、 可撤销等限制约定优先原则的情形，这部分规定包括《合同法》第52条和第54条。《合同法》第52条规定的合同无效的五种情形都可以用于限制约定优先原则，第54条规定的三种可撤销情形中更是包括了“显失公平”这种“兜底条款”。（3）《合同法》分则中限制约定优先原则的规定零星分布于委托合同、技术合同、承揽合同等几类有名合同的规定之中。《合同法》第410条和第268条分别赋予了委托关系双方、定作人以随时解除合同的权利，虽然受损方会依法获得赔偿，但解除权的行使将相关当事人间的权利义务内容由约定转向法定，还是会在一定程度上限制约定优先原则。此外，《合同法》第329条和343条还规定了“非法垄断技术”、“妨碍技术进步”、“侵害他人技术成果”三种导致技术合同无效的情形。[24]
《合同法》 中限制约定优先原则的规定看似散乱，其实这些规定都出自一个共同的理论基础，即公平原则。约定优先彰显了立法者对合同自由原则的追求，但是约定双方实质地 位的差异需要立法者对合同自由加以限制，此时公平原则便成为了立法者用来平衡雇佣双方权益关系的利器。某种意义上说，一部合同自由的历史就是合同如何受到 限制，并经由醇化而促进合同正义的纪录史。[25]如此说来，限制约定优先原则这一问题就是合同自由和公平两大原则如何调和以达到和谐共存的问题。总体看 来，我国《合同法》的有关规定囊括了总则与分则，虽略显分散，但能统一于公平原则这一逻辑框架之下，内容较为详实完整，又基于其最高的立法位阶，在限制约定优先原则方面能保障实现原有立法目的，取得良好的法律实施效果。
2.《专利法》、《专利法实施细则》的有关规定
《专利法》是经全国人民代表大会常务委员会通过并几经修正的，随后国务院颁布了《专利法实施细则》。《专利法》第6条、第15条和《专利法实施细则》第12条、第76条、第77条、第78条等条款规定雇佣双方可就职务发明的权属、奖酬等事项做出约定，但并未规定限制约定优先原则的情形。但有一点与美国成文法不同，我国《专利法》和《专利法实施细则》明确规定非职务发明（美国成文法上的个人发明）归属于发明者个人。如果说美国对非职务发明采取了“先由当事人约定，再经法律调整限制”的做法，那么我国立法则事先以法定方式明确了非职务发明的权属。从这点来看，我国《专利法》和《专利法实施细则》限制约定优先原则的方式属于事先缩小约定范围，而非事后排除约定适用。
3.《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》的有关规定
《劳动合同法》也是由全国人民代表大会常务委员会审议通过的，《劳动合同法实施条例》亦是以国务院令的行政法规形式贯彻实施《劳动合同法》的规范性法律文件。由于这两部法律文件着眼于解决雇佣双方的劳动纠纷，保护劳动者的合法权益，所以在职务发明限制约定优先原则方面的规定不多，而且规定的情形完全可以被《合同法》相关规定加以覆盖或者吸收。[26]
整合我国这几部法律法规可以发现，在职务发明限制约定优先原则这一问题上，我国立法虽然看似“政出多门，规自多法”，但除《合同法》外，其他几部法律法规的规定要么较少，要么可以被《合同法》相关规定覆盖或吸收。加上《合同法》的法律位阶高于其他几部法律法规，在法律适用的权威性上居于优先地位，所以只有《合同法》可以起到较好的规制作用。从限制约定优先原则规定的数量上看，我国《合同法》的相关条款不在少数，但究竟限制约定优先原则适用的效果如何，则需要将我国成文法与美国的成文法、判例法一并比较分析。
（二）中美两国限制约定优先原则的比较分析
美国成文法限制约定优先原则的规定不多，而且上文在论述我国《专利法》相关规定时已经有所比较，所以此处比较分析的重点对象是我国《合同法》的规定与美国判例法的法理和规则。
美国21世纪以前判例所采纳的法理、规则与我国《合同法》的规定确实有许多相似之处，但是我国《合同法》 限制约定优先原则的范围更加宽泛。首先，就格式合同理论方面，美国相关判例主要考量不合理条款、充分对价补偿两因素，再辅之以 Solari/Whitmyer 三方利益测试来共同限制约定优先原则。其中，不合理条款因素彰显了美国司法者对合同自由原则的追求，充分对价补偿因素和 Solari/Whitmyer 三方利益测试则是公平原则的具体体现。对比我国《合同法》，先在第一章明确规定了合同自由、公平等原则，又具体体现在了随后的各条款之中。不合理条款和充分对价补偿两因素自然为合同自由原则和公平原则的应有之义，而《合同法》第40条“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利”导致格式条款无效的规定加上第54条第4款“损害社会公共利益”导致合同无效的规定，也可以体现我国立法者对雇员、雇主、社会三方利益的考量。其次，在格式合同理论外，我国《合同法》还有合同无效、合同可撤销、解除合同等规定适用于各类合同。进入21世纪，美国相关判例表明，美国司法对约定优先原则的适用范围问题正经历从限制到弱化的转变。我国《合同法》没有预约合同的相关规定，司法解释和司法实践中的预约合同理论也主要应用于房地产销售合同领域。[27]
经过比较中美两国限制约定优先原则的立法、司法现状，我们可以发现，美国在处理职务发明限制约定优先原则问题上有两大特点：第一，美国有关限制的规定 或法理非常具体，限制范围小而明确。从上文对比中可见，我国限制约定优先原则的规定多倾向于原则化规定。如果说美国的限制好比在约定优先原则的适用范围上 钉上一个个钉子，我国的规定则好比扣上了一口口井盖，虽然也覆盖了钉子的范围，但不免会有限制范围过宽之嫌。第二，美国始终对限制的规定或法理持谨慎态 度，并在司法方面呈现出了不断缩小限制范围的趋势。立法对实践问题的回应肯定不如司法裁判来得及时与敏感，但立法理念和立法目的还是可以以开放性的规定体 现在立法文件中的。在限制约定优先原则问题上，我国现有立法的理念还停留在美国21世纪之前的水平，着实应加快步伐，树立缩小限制约定优先原则适用范围的 理念。
（三）对我国今后立法的启示及建议
经过比较分析中美两国限制约定优先原则的立法、司法现状，我国今后的立法、司法工作可以从美国的做法中获得启示。从上文分析可以看出，我国现有立法对 职务发明中限制约定优先原则的适用范围已经足够宽泛，今后有关限制的规定应朝着具体化和限缩化的方向改进。值得欣喜的是，《职务发明条例草案》中限制条款 的不断修改已经表明我国立法者正朝着这一方向努力。《条例草案》于2012年8月和2012年11月公布的征求意见稿中的相关规定还比较笼统，均表述为 “任何取消或者限制发明人根据本条例享有的权利的约定和规定无效”。及至《送审稿》，《关于〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》对送审稿的修改给出以 下理由：“‘限制’是对权利的享有或者行使附加额外条件，例如要求发明人必须工作满一定年限才有获得奖励报酬的权利，或者获得奖励报酬之后必须在单位工作 一定年限等。对于奖励报酬方式、数额高低的约定是对权利的享有或行使在法定范围内的细化和明确，不应理解为对权利的限制。”所以，为了更加准确表达立法意 图，《送审稿》第18条第2款修改为“任何取消发明人根据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效”，使限制的内 容更加具体。作为对限制约定优先原则争议的回应，《送审稿》的这一修改是值得肯定的，但是该款规定仍有值得商榷之处。
结合美国限制约定优先原则的做法，笔者对我国《送审稿》第18条第2款提出以下完善建议：
（1）合理衔接《送审稿》第18条第2款和我国《合同法》中有关规定。我国《合同法》中对限制约定优先原则的范围已经规定得比较宽泛，如果《送审稿》还是以原则性的规定继续扩大限制范围或者重复《合同法》 现有的限制范围则实属不必要，不如继续以现有法律法规调整限制范围。《送审稿》第18条第2款的规定虽较之前两稿有所进步，但“取消”、“对前述权利的享 有或行使附加不合理条件”的表述仍过于原则化，而且与《合同法》第40条“免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利”的规定有重复之嫌。至于《关于 〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》中列举的“要求发明人必须工作满一定年限才有获得奖励报酬的权利”、“获得奖励报酬之后必须在单位工作一定年限” 等情形，《合同法》第39条、第40条的规定也完全可以起到限制此类约定的作用。（2）具化限制约定优先原则情形，以开放式条款规定于《职务发明条例》中。虽然没必要再制定原则化的规定，但我国现有立法还是缺少规定来明确限制约定优先原则的具体情形，《职务发明条例》可以从此处着手。《专利法实施细则》、《劳动合同法实施条例》等法规均是为了贯彻实施对应法律，进一步细化了对应法律中的原则性规定。在职务发明限制约定优先原则问题上，《职务发明条例》也可以充当《合同法》 的“实施细则”，结合我国立法调研和司法实践现状来明确限制的具体情形。同时，为了尽可能彰显立法理念、全面回应司法实践，该条款在立法技术上可以选择列 举情形加兜底条款的模式。（3）调整限制约定优先原则条款的位置。《关于〈职务发明条例草案（送审稿）〉的说明》在谈到约定优先原则条款的位置问题时，认 为署名权、获得奖励报酬请求权、知情权等基本权利是不能通过约定取消或限制的，如果将约定优先原则写入条例总则可能导致单位通过约定剥夺发明人的基本权 利。约定优先原则虽未写入条例总则，但在发明权属、发明报告、发明人奖酬各章中均有所体现，适用范围广泛。送审稿中将限制约定优先原则的条款置于第18条 第2款，位于第四章“职务发明人的奖励和报酬”之下。再看该款具体内容，表述为“本条例享有的权利”、“前述权利”，不仅与第1款没有直接联系，而且调整 范围也不局限于奖励报酬请求权。结合约定优先原则的立法原意，限制条款的调整范围理应包括发明权属、发明报告、发明人奖酬等内容。
因此，笔者建议将送审稿第18条第2款的位置调整到第六章“监督检查和法律责任”部分，又基于内容上的相关性，可以将其并入第38条一同规制约定优先原则的适用范围。
（责任编辑：李杨） 【注释】 [1]参见国家知识产权局发布的《职务发明条例草案焦点问题》，送审稿第18条第2款规定：“任何取消发明人根据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或 者行使附加不合理条件的约定或者规定无效”，反对意见认为该款“不合理条件”一词含义不清，导致单位与发明人的约定存在很大不确定性，极易引发纠纷。
[2]根据《送审稿》的规定，雇佣双方可就发明权属、报告制度、发明人奖酬等事项做出约定，本文限于篇幅，主要就发明权属部分的约定与限制问题展开论述。
[3] Evelyn D and Pisegna-Cook, “Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreement and State Statutes”，University of Baltimore Intellectual Property Law Journal, No.2，1994，pp.163-164.
[4] Steven Cherensky, “A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood”，California Law Review, Vol.81，1993，p.595.
[5] Ann Bartow, “Inventors of The World, Unite-A Call for Collective Action by Employee-Inventors”，Santa Clara Law Review, Vol.37，1997，pp.710-715.
[6] Ann Bartow, “Inventors of The World, Unite-A Call for Collective Action by Employee-Inventors”，Santa Clara Law Review, Vol.37，1997，p.712.
[7]参见 Utah Code Ann.§34-39-3（2012）。
[8]参见 Minn. Stat.§181.78（2013）。
[9]参见765 ILCS 1060/2（2007）。
[10]在 Lexis 法律数据库的子数据库 Federal & State Cases, Combined 中检索“pre-invention”、“employ”等关键词，共出现67项检索结果，经过筛选其中有16个案例与提前转让发明协议有关，审理时间从 1889年延至2012年。
[11]参见 Cubic Corporation v. William B.Marty, JR, 185 Cal. App.3d 438（1986）。
[12]该案法官在判决中说明，不合理因素的考量引自加州高等法院一个有关格式合同的判例：“As the Supreme Court stated in Graham v. Scissor-Trail, inc.，supra, Cal3d807，820：‘Generally speaking, there are two judicially imposed limitations on the enforcement of adhesion contracts a principal of equity applicable to all contracts a contract will be denied enforcement if, considered in its context, it is unduly unconscionable or oppressive’”。
[13]参见 Ingersoll-Rand Company, Ingersoll-Rand Research, Inc. V. Armand Ciavatta, 110 N.J.609（1988）。
[14]该测试源于法官对Whitmyer Bros.，Inc. v. Doyle, supra, 58 N.J.（1971）和Solari Indus.，Inc. v. Malady, supra, 55 N.J.（1970）两案的总结。这两个案件审理中，法官都面临同一问题，即离职雇员使用原雇佣期间所获知识、技能完成发明，原雇主是否可以主张该类发明 的权属。这两案法官在判决中有如下表述：“??an employee may compete with his former employer on termination. Nonetheless, it is acknowledged that the inventive process is increasingly being supported and subsidized by corporations and governments. It is becoming a more collective research process, the collective product of corporate and government research laboratories instead of the identifiable work of one or two individuals??Employers, therefore, have the right to protect their trade secrets, confidential information, and customer relations??Thus, employees and employers both have significant interests warranting judicial attention”。于是，以上判决理由便被总结提炼为衡平雇佣双方及社会三方利益的“Solari/Whitmyer 合理测试”。
[15]该案法官在判决书中表明以上依据引自Dorr-Oliver, Inc. v. United States, 432 F.2d 447，193 Ct.Cl.187（1970）；GTI Corp. v. Calhoon, 309 F.Supp.762（S.D. Ohio 1969）；Universal Winding Co. v. Clarke, 108 F.Supp.329（D.Conn.1952）。
[16]参见Freedom Wireless ，Inc.，v. Boston Communications Group, Inc, 220 F. Supp.2d 16（2002）。
[17]参见Friskit, Inc.，Plaintiff, v. Realnetworks, Inc.，U.S. Dist.（2006）。
[18]韩世远：《合同法总论》，法律出版社2011年版，第66页。
[19]李冬：《预约合同制度要义与立法构建》，载《求索》2012年第9期。
[20]韩世远：《合同法总论》，法律出版社2011年版，第14-15页。
[21]陈敏莉：《劳动法视角下的职务发明制度考量——以〈职务发明条例草案〉为对象》，载《科技进步与对策》2013年第20期。
[22]秦国荣：《法律上的劳动概念：法理逻辑与内涵界定》，载《江苏社会科学》2008年第3期。
[23]韩世远：《合同法总论》，法律出版社2011年版，第33-34页。
[24]最高人民法院2001年出台的《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定了六种属于《合同法》所称的“非法垄断技 术、妨碍技术进步”的情形，均属于反不正当竞争范围，所以《合同法》分则中的这两条规定难以用于规制职务发明上限制约定优先原则适用的问题。
[25]王泽鉴：《债法原理》（第1册），中国政法大学出版社2001年版，第74页。
[26]这两部法律法规中相关条款的表述也与《合同法》类似，如《劳动合同法》第40条第3款、《劳动合同法实施条例》第18条第7至10款 规定的欺诈胁迫、免除自身责任排除对方权利、违反法律法规强制性等情形，其限制范围完全可被上文中《合同法》规定的情形所覆盖或吸收。
[27]参见2003年《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》。
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