未经公司股东会或董事会决定,注册商标的转让行为应当被认定无效
来源:知识产权学术与实务研究网 作者:刘期家 时间:2012-11-12 阅读数:
[本案要旨]
处分公司的财产是公司的重大事项,应经过公司股东会或董事会的决议。商标作为公司的无形资产,与公司的经营与发展有着密切的关系,商标的转让和注销直接影响到公司的经营与发展,并影响到股东的利益,故商标的转让和注销属于公司决策上的重大事项,应由公司股东会或董事会决议。未经公司股东会或董事会决议,擅自转让或注销公司的注册商标的行为应当认定为无效行为。在此基础上,将受让的注册商标再行转让,再行转让注册商标的行为同样应认定为无效民事行为。
[案情信息]
原告(被上诉人):青岛某焊接材料公司
被告(上诉人):陈某
被告(上诉人):李某
被告:北京某知识产权代理有限公司
案由:商标专用权权属及商标权转让合同纠纷
案号:北京市朝阳区人民法院(2007)朝民初字第10239号民事判决;
北京市第二中级人民法院(2008)二中民终字第1064号民事判决
[原被告主张与理由]
原告青岛某焊接材料公司诉称,青岛某焊接材料公司成立于1998年,分别是第140236号、第1725501号、第1729583号注册商标的商标专用权人。2006年6月,青岛某焊接材料公司经查询发现,在该公司不知情的情况下,陈某利用曾经为该公司办理商标业务时获取的加盖该公司公章的空白商标代理手续,并假冒该公司原法定代表人孔某的签名,委托北京某知识产权代理有限公司(以下简称某知识产权代理公司)将该公司所有的第1725501号注册商标转让至孔某名下。此后,陈某和李某又恶意串通,假冒孔某的签名将第1725501号注册商标转让至李某名下。同时,在办理上述转让的过程中,陈某还使用假冒的手续委托某知识产权代理公司将青岛某焊接材料公司持有的第140236号、第1729583号注册商标注销。青岛某焊接材料公司认为,陈某和李某恶意串通,采取虚假手续和欺骗手段进行的上述注册商标转让和注销行为,不是青岛某焊接材料公司的真实意思表示,应当依法认定转让行为是侵权行为,注销行为是无效行为。某知识产权代理公司在代理涉案商标转让和注销时,未尽其审查义务,也损害了青岛某焊接材料公司的权益。为此诉至法院,请求判决:确认某知识产权代理公司、陈某和李某非法转让第1725501号注册商标的行为系侵权行为;确认青岛某焊接材料公司系第1725501号注册商标的权利人;确认某知识产权代理公司、陈某、李某注销第140236和第1729583号注册商标的行为系无效行为。
被告陈某辩称:第一,其基于职务委托,办理第1725501号注册商标转让的时间是
被告李某辩称:第一,青岛某焊接材料公司诉称其与陈某恶意串通取得第1725501号注册商标的主张,不能成立。其取得该商标,完全是合法的。2003年底,青岛某焊接材料公司原法定代表人孔某与陈某找到李某,有意将第1725501号注册商标转让,问其是否有意有偿取得。其认为该商标具有一定价值,经协商以10万元的价格受让该商标,支付转让费的时间为该商标经核准后的10日内。2005年底,其收到陈某代办的第1725501号注册商标“核准商标转让证明”。但是当时,青岛某焊条厂已破产,孔某已去世。2006年青岛市某工业总公司告知其该公司是青岛某焊条厂及青岛某焊接材料公司的主管部门,第1725501号注册商标的转让费应归该公司所有。李某将10万元转让费支付给了青岛市某工业总公司,该公司向其出具了收款收据。上述行为可以证实,并不存在其和陈某恶意串通转让第1725501号注册商标的事实。第二,本案中,青岛某焊接材料公司的诉讼主体资格不适格。青岛某焊接材料公司在2003年11月前系国有公司,财产管理和投入人为青岛市某工业总公司。2002年,青岛某焊接材料公司对第1725501号注册商标的转让行为是一种对国有资产的处分。2003年11月以后,青岛某焊接材料公司已经成为私人入资的有限公司。因此其对原青岛某焊接材料公司对国有资产的处置,没有权利主张。第三,本案青岛某焊接材料公司的诉讼主张已经超过了诉讼时效。青岛某焊接材料公司认为本案是侵权案件,诉讼时效就应当从2002年4月起算或者从2003年11月起算。无论哪个时间,均超过了法律规定的诉讼时效。综上,其取得第1725501号注册商标系其与孔某的真实意思表示,而且其支付了对价,系合法取得。请求法院驳回青岛某焊接材料公司对其的诉讼请求。
被告某知识产权代理公司辩称:第一,青岛某焊接材料公司将其列为被告,于法无据。本案实施侵权行为的系陈某和李某,与某知识产权代理公司无关。第二,某知识产权代理公司的商标代理行为合理合法。某知识产权代理公司严格按照陈某的指令,代理第1725501号注册商标的转让和第140236号和第1729583号注册商标的注销事宜,所有手续均符合商标局的要求和规定,并无任何违规之处。青岛某焊接材料公司主张某知识产权代理公司未尽审查义务,没有依据。第三,根据法律规定,代理人没有过错的情况下,代理行为的法律后果由被代理人承担。某知识产权代理公司在涉案商标代理业务中无任何过错,故某知识产权代理公司不应承担代理行为的法律后果。综上,请求法院驳回青岛某焊接材料公司对某知识产权代理公司的诉讼请求。
[一审法院查明的事实]
北京市朝阳区人民法院审理查明:
上述三个注册商标,第140236号注册商标的商标有效期续展申请和第1729583号注册商标、第1725501号注册商标的注册申请,均由陈某作为青岛某焊接材料公司的代理人委托北京某专利商标事务所申请。
[一审法院判决理由与裁判结果]
北京市朝阳区人民法院认为:本案双方当事人争议的焦点是:第1725501号注册商标的转让以及第140236号和第1729583号注册商标的注销行为是否系有效的民事法律行为。
青岛某焊接材料公司是第140236号、第1725501号和第1729583号注册商标的商标权人,青岛某焊接材料公司对这三个注册商标享有的商标专用权,包括向他人转让商标的权利,依法受到保护。
商标作为公司的无形资产,与公司的经营与发展有着密切的关系,商标的转让和注销直接影响到公司的经营与发展,并影响到股东的利益,故商标的转让属于公司决策上的重大事项,应由公司股东会或董事会决定。对于第1725501号注册商标的转让和对于第140236号和第1729583号注册商标的注销行为,均涉及到青岛某焊接材料公司重大经营利益,应由青岛某焊接材料公司股东会或者有授权的董事会的同意。本案中,由于孔某受让商标时系青岛某焊接材料公司的法定代表人,其与青岛某焊接材料公司之间发生的交易,应当经过青岛某焊接材料公司股东会同意,现仅有申请转让商标和注销商标文件上青岛某焊接材料公司的公章,不足以说明涉案商标的转让和注销是经过青岛某焊接材料公司股东会同意的决定,也不足以说明是青岛某焊接材料公司真实意思的表示,故均不应产生法律效果。由于青岛某焊接材料公司转让给孔某的第1725501号注册商标的行为系无效民事法律行为,故孔某再次转让第1725501号注册商标给李某的行为也为无效行为。
对于青岛某焊接材料公司对某知识产权代理公司的诉讼请求,北京市朝阳区人民法院认为:现有证据不能表明某知识产权代理公司在办理涉案商标事务的过程中存在过错,从而导致侵权结果的发生。因此,对青岛某焊接材料公司对某知识产权代理公司的诉讼请求,不予支持。
综上,北京市朝阳区人民法院依据我国《民法通则》第96条、
[上诉与答辩理由]
原审法院判决后,陈某、李某不服,向北京市第二中级人民法院提出上诉,请求:撤销原审判决,依法公正判决。
陈某的上诉理由为:其代理的涉案商标的转让和注销均是合法有效的民事行为,原审判决认定转让和注销无效的事实并不存在,且也无法律依据;涉案第1725501号注册商标由青岛某焊接材料公司转让给孔某,此后青岛某焊接材料公司股东变化时其资产中已不包括该商标;涉案注册商标的首次转让和注销均发生在青岛某焊接材料公司2003年11月股东变更之前,故新股东组成的青岛某焊接材料公司对接手前青岛某焊接材料公司已完成的涉案注册商标的首次转让和注销无权主张权利。因此,原审判决处理错误。
李某的上诉理由为:其取得涉案第1725501号注册商标是合法的,而且也已支付了对价;现青岛某焊接材料公司2002年时的两个股东已证明其同意认可涉案第1725501号注册商标由青岛某焊接材料公司转让给孔某,此后青岛某焊接材料公司股东变化时其资产中已不包括该商标。涉案注册商标的首次转让和注销均发生在青岛某焊接材料公司2003年11月股东变更之前,故新股东组成的青岛某焊接材料公司对接手前青岛某焊接材料公司已完成的涉案注册商标的首次转让和注销无权主张权利。因此,原审判决处理错误。
青岛某焊接材料公司、某知识产权代理公司服从原审判决。
[二审法院查明的事实]
2001年,青岛某焊接材料公司的股东变更为青岛四方某工贸公司(现名称为青岛五方某工贸公司)和青岛某经贸总公司。
某知识产权代理公司原名称为北京某专利商标事务所,
在本院审理期间,上诉人陈某、李某为支持其上诉主张,提交了2002年4月时青岛某焊接材料公司的股东青岛四方某工贸公司和青岛某经贸总公司于2007年12月出具的证明,主要内容为:其对当时青岛某焊接材料公司将涉案1725501号注册商标转让给孔某同意认可,此后青岛某焊接材料公司股东再发生变化时该公司全部资产中已无此商标。
被上诉人青岛某焊接材料公司认为出具证明的两单位早已不是青岛某焊接材料公司的股东,该两单位在二审审理期间出具的此证明不能说明2002年4月涉案第1725501号注册商标转让给孔某时经过了股东会或董事会的决定。
在本院审理期间,经本院委托山东省青岛市中级人民法院调查,青岛某焊接材料公司的现股东之一青岛市某工业总公司确认:1. 涉案第1725501号注册商标转让给孔某时系经得青岛某焊接材料公司当时的两个股东青岛四方某工贸公司和青岛某经贸总公司同意,但当时没有及时给付对价。2. 后孔某将涉案第1725501号注册商标转让给李某,转让费10万元,此款应付给2002年第一次转让时的青岛某焊接材料公司的股东青岛四方某工贸公司和青岛某经贸总公司。但由于当时青岛四方某工贸公司已将其在青岛某焊接材料公司的股份转让给了青岛某经贸总公司,青岛某经贸总公司也已歇业,青岛市某工业总公司作为青岛某经贸总公司的上级,因此青岛市某工业总公司收取了此10万元转让费。3. 2003年10月青岛某焊接材料公司股东变更时青岛某焊接材料公司的资产中已不包含涉案第1725501号注册商标。
在本院审理期间,上诉人陈某主张涉案第1725501号注册商标转让给孔某的原因是为了避免青岛某焊接材料公司的财产因其他债务纠纷而被法院执行。
本院经审理查明的其他事实与原审法院查明的本案事实相同。
[二审法院判决理由与裁判结果]
北京市第二中级人民法院认为,被上诉人青岛某焊接材料公司作为第140236号、第1725501号、第1729583号注册商标权人,其对这三个注册商标享有的注册商标专用权,依法应受到我国法律保护。
被上诉人青岛某焊接材料公司的股东虽然在2003年11月发生变化,但该公司的主体、名称、性质并未改变,因此,该公司有权就涉案三个注册商标主张权利。上诉人陈某、李某关于由新股东接手的青岛某焊接材料公司无权就涉案三个注册商标提起本案诉讼的主张,缺乏依据,本院不予支持。
涉案三个注册商标作为青岛某焊接材料公司的无形资产,其转让和注销属于该公司的重大事项,应由该公司股东会或董事会决定。本案现有证据不能证明涉案第1725501号注册商标转让给孔某及第140236号、第1729583号注册商标的注销系由当时的青岛某焊接材料公司的股东会或董事会决定。
虽然上诉人陈某、李某二审提交了青岛某焊接材料公司前股东——青岛四方某工贸公司和青岛某经贸总公司在二审期间追认涉案转让第1725501号注册商标转让的证明,但由于该两公司目前已不再是青岛某焊接材料公司的股东,其事后追认的内容还需相应证据予以佐证,故仅凭上述证明不能认定涉案第1725501号注册商标转让给孔某系经过青岛某焊接材料公司股东会或董事会的决定。且孔某作为青岛某焊接材料公司的法定代表人,其将青岛某焊接材料公司无形资产转让至自己名下却没有相应的转让对价,则更需该公司董事会或股东会决定认可。
从涉案第1725501号注册商标转让过程中可以确定,陈某同时作为青岛某焊接材料公司和孔某的代理人,参与了涉案第1725501号注册商标的转让,自始至终代孔某在申请文件上签字,且其未举证证明其已取得孔某的授权,故该转让行为亦不具有形式上的合法性。
基于以上理由,应认定涉案三个注册商标的转让和注销均应属于无效行为。在此前提下,孔某再次将涉案第1725501号注册商标转让给李某的行为也为无效行为。因此,陈某参与转让的涉案第1725501号注册商标应归属青岛某焊接材料公司所有。
本案现有证据不能证明某知识产权代理公司在涉案三个注册商标的转让、注销过程中存在过错,因此原审判决关于某知识产权代理公司不承担法律责任的认定正确。
综上,上诉人陈某、李某的上诉理由不能成立,其上诉请求,本院不予支持。原审判决认定事实基本清楚,适用法律正确,应予维持。遂依照我国《民事诉讼法》第153条第1款第(1)项之规定判决如下:驳回上诉,维持原判。
[判解与学理研究]
本案反映的主要问题是注册商标转让和注销的法律效力如何判定问题。根据我国《商标法》第3条的规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。注册商标可以依法转让和申请注销。根据《商标法》第39条的规定:“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”根据《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《商标法实施条例》)第46条的规定:“商标注册人申请注销其注册商标或者其商标在部分指定商品上的注册的,应当向商标局提交商标注销申请书,并交回原《商标注册证》。商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的商标的,该注册商标的专用权或者该注册商标专用权在部分指定的商品上的效力自商标局收到其注销申请之日起终止。”在本案中,青岛某焊接材料公司将第1725501号注册商标转让至孔某、孔某再将其转让至李某以及青岛某焊接材料公司将第140236号和第1729583号注册商标申请注销,该转让和注销行为均经国家商标局核准,就一般法理而言,应当产生相应的法律后果。但为何人民法院却判决该转让和注销注册商标的行为无效,并确认青岛某焊接材料公司为第1725501号、第140236号和第1729583号注册商标的商标专用权人?这是因为公司的注册商标的转让和注销行为不仅要遵守商标法规定的条件和程序,而且要符合《公司法》和《合同法》的相关规定。具体就本案而言,一、二审法院考虑的基本问题主要涉及注册商标转让和注销的条件和程序、公司注册商标转让和注销的法律效力、商标转让是否适用善意取得制度等几个方面,而这些方面也是司法实践中处理公司注册商标的转让和注销纠纷的基本考量。下文将结合本案以及其他相关判例对这些问题进行探讨。
一、关于注册商标转让法律效力的认定
注册商标作为一种无形的财产,和有形的财产一样,商标所有人可以对其进行转让。商标转让,实质上就是对商标权的转让。商标权具有非常突出的财产权属性,将商标权进行转让有利于发挥商标的功能与价值,对于经济贸易的发展有着积极的推动作用,因此世界各国的商标立法均允许将商标权进行转让。[1] 有学者认为,注册商标转让的形式有两种:一是合同转让,即注册商标所有人和受让人之间通过平等协商达成协议,在合同中规定注册商标的内容、相互之间的权利、义务、违约责任等,实现注册商标的转让;二是继承转让,即某些对注册商标享有所有权的自然人因年老体弱或死亡,将自己的注册商标转移给自己的子女或亲属所有。[2] 不过,这种观点是值得商榷的,因为它混淆了商标转让和商标转移这两个不同概念之间的差异。注册商标的转移是指商标权因转让以外的其他事由发生转移的情形,主要是因商标权主体消灭而由其继受人继受商标权,[3] 也可以是基于生效的法律文书而直接发生的权利主体的变动。注册商标转让则是指转让人与受让人之间签订协议,并共同向商标局办理注册商标转让注册手续。从立法上看,根据我国《商标法》第39条之规定,注册商标转让仅指协议转让或合同转让。我国《商标法》第39条虽然对注册商标的合同转让作了具体规定,但该法对注册商标的移转未作明文规定。不过根据其立法宗旨及《继承法》的有关规定,作为知识产权的商标权是可以继承的。在法定情形出现后,自然人可依《继承法》的规定继承包括商标权在内的所有遗产,法人或者其他组织可依《民法通则》或《合同法》的规定继受原法人、其他组织的包括商标权在内的所有财产。为此,《商标法实施条例》第26条对注册商标移转作了明确规定:“注册商标专用权因转让以外的其他事由发生移转的,接受该注册商标专用权的当事人应当凭有关证明或法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。”虽然注册商标转让和移转是两个不同的法律概念,但二者具有相同的法律后果,即商标权的主体发生相应的变化。[4] 考虑到本案涉及的是注册商标的转让问题,因此,下文仅就注册商标转让的基本法理进行分析。
(一) 注册商标转让的条件和程序
对注册商标的处分权,是商标所有人享有的权利之一。商标所有人对其商标进行转让,是行使处分权的重要表现形式。商标转让后,商标权的主体发生变化,转让人不再是商标权人,受让人成为新的商标权人。商标权发生变动是当事人双方签订并履行商标转让合同的结果,是合同双方当事人实施民事法律行为的结果。注册商标作为无形财产,根据《合同法》、《商标法》以及《商标法实施条例》的有关规定,要发生转让的效果必须符合一定的条件和程序。
1.注册商标转让的条件
(1)转让人对注册商标享有处分权
转让注册商标是一种财产处分行为,而处分财产行为发生法律效力的前提是处分人对其所处分的财产依法享有处分权。一般而言,无处分权的人处分他人财产,处分行为无效。不过,根据《合同法》第51条之规定,无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。就注册商标而言,对其享有处分权的人一般为注册商标所有人。虽然在某些情况下注册商标所有人可以委托代理人对注册商标进行处分,但转让人依然为注册商标所有人而非其代理人,由此发生的法律后果也应由商标所有人承担。
(2)一并转让
商标是区别商品或服务来源的标志。在实践中,一个自然人、法人或者其他组织往往在相同、类似商品或服务上注册了若干相同或近似的商标。若允许其将部分商标转让给他人,同时保留部分商标,将造成相同、类似商品或者服务上的相同、近似商标由不同的商标权人所有,这就使得消费者对商品或者服务的来源产生混淆。由于相同或者近似商标的专用权是一个整体,转让注册商标时不得造成商标权的分割,必须将同一种商品或类似商品的相同或近似商标一并转让。因此,我国《商标法实施条例》第20 条明确规定:“转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让;未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。”
2.注册商标转让的程序
(1)签订书面转让协议
由于商标权的无形财产权属性以及商标事实上不能为一人所独占,故其转让不能简单通过商标标识的移转来实现。基于纠纷发生时举证的需要,同时考虑到商标权涉及到众多利害关系人的利益,为了明确转让人和受让人之间的权利义务,各国商标立法一般要求商标转让协议采用书面形式。我国《商标法》第39 条规定:“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。”可见,签订转让协议,是转让双方的义务。这里虽然没有明确规定转让协议应当采取什么形式,但一般应当是书面形式。根据商标局的规定,转让人和受让人就转让注册商标达成一致后,应当签订书面转让协议,即《转让注册商标申请书》。[5] 与此相类似,美国《商标法》第10 条规定,“商标权的转让须通过书面契约并办理适当手续后生效。”法国《知识产权法典》第714条第4款规定,“商标权的移转或抵押,应当采用书面形式,否则无效。”[6]
(2)依法办理注册商标转让申请手续并予以公告
转让人和受让人应当将《转让注册商标申请书》共同向商标局提出申请,由商标局依法进行审查。经商标局审查核准转让的,进行公告。公告是注册商标转让程序的完结,受让人自公告之日起享有商标专用权,转让人自商标局公告之日起,对该商标不再享有商标专用权。
从本案的情况来看,青岛某焊接材料公司系涉案第140236号、第1725501号、第1729583号注册商标的所有权人,依法对上述商标享有处分权。青岛某焊接材料公司将第1725501号注册商标转让至孔某、孔某再将其转让至李某,均采取了书面协议形式。而且,青岛某焊接材料公司与孔某、孔某与李某之间转让注册商标的申请获得了商标局的核准并依法进行了公告。从表面上看,上述当事人之间签订的两个协议应当产生相应的法律效力,即李某为第1725501号注册商标的专用权人。但问题并非如此简单,因为协议生效的基本前提是签订的协议依法成立。本案中,青岛某焊接材料公司的注册商标的受让人是当时该公司的法定代表人孔某,也就是说,孔某与青岛某焊接材料公司之间存在关联关系。孔某与青岛某焊接材料公司之间签订的注册商标转让协议的效力如何?对这个问题需要作进一步研讨。
(二)公司注册商标转让的法律效力
1.公司对外转让注册商标的法律效力
从法理上讲,商标作为公司的无形资产,与公司的经营和发展有着密切的关系,商标的转让直接影响到公司的经营与发展,并影响到股东的利益,故公司商标的转让属于公司决策上的重大事项,应由公司股东会或董事会决议。但从立法情况来看,1999年修订的我国《公司法》并未对公司转让公司资产的相关事项作出明确具体的规定,该法既没有规定公司的资产转让必须经过股东会决议,也没有规定公司的资产转让必须经过董事会决议。在这种情况下,公司章程的相关规定就成为公司资产转让的重要依据。如果公司章程已经规定公司转让资产须经股东会或董事会决定,则公司的法定代表人在未经公司股东会或董事会同意的情况下,无权对公司的注册商标进行转让。如果公司章程没有作出这样的规定,则不能当然认为公司的法定代表人无权处分公司的注册商标。如果公司将注册商标转让给公司以外的与该公司不具有关联关系的人,即便公司章程规定了公司资产转让须经股东会或董事会的决定,该规定也不当然具有对外的效力。易言之,公司法定代表人代表公司与他人签订的注册商标转让协议并非当然无效,其效力应视具体情况而定。我国《合同法》第50条规定:“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效。”可见,公司的法定代表人对外代表公司,与他人签订资产转让协议,善意受让人有理由相信公司的法定代表人的行为是公司的行为,属于履行职务的行为,所签订的注册商标转让协议应当认定为有效。如果受让人知道或者应当知道公司法定代表人的代表行为超越权限,而仍然与其签订转让协议,则所签订的协议应认定为无效。不过,在本案中,一、二审法院均未查明公司章程对公司转让资产的程序是否作出规定,而是笼统地认为公司商标的转让属于公司决策上的重大事项,应由公司股东会或董事会决定,虽然从法理上讲不存在问题,但却缺乏法律和事实上的依据。虽然现行《公司法》(2005年修改、2006年实施)第105规定:“本法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的,董事会应当及时召集股东大会会议,由股东大会就上述事项进行表决”,但在本案中,转让注册商标的行为发生于2002年,因此本案应适用1999年修改的《公司法》。不过,本案涉及的注册商标的转让,不是发生在青岛某焊接材料公司与公司以外的与该公司没有关联关系的人之间,无论1999年修改的《公司法》或青岛某焊接材料公司的章程是否就公司资产的对外转让问题作出程序性规定,都不影响对注册商标转让协议的法律效力的判定。但在法律实践中,公司法定代表人与公司以外的与公司没有关联关系的人之间签订注册商标转让合同的情况也很常见,而且这种转让协议的法律效力的认定有时还较为复杂,一些法院往往不能作出明确的判断。刘某与赵某、陈某、某食品有限公司商标转让合同纠纷案 [7] 即是很好的例证。其基本案情如下:
陈某与赵某系夫妻关系。赵某系某食品有限公司(以下简称某食品公司)原法定代表人,
阿坝藏族羌族自治州中级人民法院经审理认为,本案中赵某均是以个人名义与陈某、刘某签订《商标转让协议》,某食品公司并未委托赵某对外以个人名义转让该商标。陈某及刘某未提供确实、充分的证据证明某食品公司委托赵某以个人的名义对外转让“九寨”第29类商标。对于刘某提供的田某于
刘某不服上述判决,向四川省高级人民法院提起上诉。请求:1.撤销阿坝藏族羌族自治州中级人民法院(2005)阿中民初字第27号、第43号民事判决;2.确认上诉人与被上诉人之间签订的《商标转让协议》有效;3.判令被上诉人向上诉人交付“九寨”商标注册证原件,继续履行合同;4.判令被上诉人承担违约责任,向上诉人赔礼道歉;5.由被上诉人承担本案诉讼费及其他诉讼费用。其上诉的事实与理由为:1.原审法院隐匿证据,造成认定事实不清,适用法律不当。上诉人在原审中所举
赵某答辩称,刘某所陈述的事实和理由不能成立。主要理由是:1.经阿坝藏族羌族自治州中级人民法院(2005)阿中字第09号生效判决确认,“九寨”商标的所有权属食品公司,因此赵某的转让行为无效,所签订的协议为无效合同。2.赵某与刘某、陈某所签订的合同客观上无法履行。由于本案所讼争的“九寨”商标已通过法院生效判决确认为某食品公司所有,赵某对该商标没有相关权利,因此赵某对该商标的处分无效。
陈某答辩称,其与赵某的商品转让协议是双方真实意思表示,且申请变更在先,故请求继续履行协议。
某食品公司答辩称:1.关于本案的法律适用。根据阿坝藏族羌族自治州中级人民法院( 2005 )阿中民初字第09号生效民事判决,已确认“九寨”商标为某食品公司所有,而非赵某个人所有。由于人民法院的生效判决具有公示、公信力,对当事人私权利的救济,以人民法院的司法判决为最终保护,因此人民法院生效判决的效力高于行政机关的登记效力。根据该份判决,“九寨”商标依法为食品公司所有,而某食品公司从未委托赵某转让“九寨”商标。根据我国《合同法》第51条:“无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效”的规定,赵某与刘某、陈某签订的商标转让协议无效。在我国民法体系内没有上诉人所称的“间接代理”这一概念。我国《民法通则》第63条规定,代理人只有在其代理权限内,以被代理人名义同第三人实施的民事法律行为,所产生的责任才由被代理人承受。因此,上述规定只规定了直接代理这种代理形式,没有间接代理的有关规定。在本案中,某食品公司从未委托赵某转让商标,二者之间没有就此建立委托关系。2.关于赵某的法定代表人身份问题。根据法律的规定,法定代表人的行为由其所代表的公司承担相应民事责任时,需存在一定的前提。首先,该法定代表人对外的行为须以公司的名义开展;第二,该法定代表人的民事行为属于该公司的经营范围。只有同时满足这两项条件时,法定代表人的行为才能由其所代表的公司承担相应的民事责任。在本案中,赵某则始终是以自己的名义进行商标转让,同时,转让商标的行为不属于某食品公司的经营范围,因此,某食品公司对赵某的商标转让行为不应承担任何民事责任。
四川省高级人民法院除对原审法院查明的案件事实予以确认外,另查明,
四川省高级人民法院经审理认为,
赵某与刘某签订《商标转让协议》时其虽为某食品公司的法定代表人,但因“九寨”商标的所有权属某食品公司而赵某以个人名义与刘某签约的行为属无权代理,同时又因赵某此时仍为某食品公司的法定代表人、所涉商标的注册人又为赵某,故足以使刘某相信赵某具有代理权,为此,赵某与刘某签订商标转让协议的行为构成表见代理。
田某在原审中的《情况说明》和在二审庭审中的陈述虽然能够证明赵某与刘某签订《商标转让协议》及履行的相关事实,但在证明赵某与某食品公司是否构成委托代理关系上为孤证,其证词与其他证据不能形成证据链,不能证明所主张的待证事实。又因某食品公司一直否认并事后亦不追认赵某的代理行为,刘某也无证据证明和提供法律依据支持其关于赵某的转让行为属间接代理行为的主张,故对其该主张本院不予支持。
赵某与刘某签订《商标转让协议》的行为构成表见代理,但因某食品公司一直否认并事后亦不追认赵某的代理行为且赵某不享有“九寨”商标的所有权,无权对该商标进行处分,故赵某与刘某签订的《商标转让协议》因主体不适格且无权处分而无效。
从本案查明和原审法院( 2005 )阿中民初字第09号生效民事判决已确认的事实分析,“九寨”商标虽以赵某的名义注册,但其所有权人归属某食品公司。赵某与刘某签订《商标转让协议》时其虽为某食品公司的法定代表人,但其明知“九寨”商标为某食品公司所有,而非其个人所有,赵某和某食品公司在诉讼中一直不承认和不认可赵某的转让行为经过某食品公司的委托,刘某也没有提供证据证明赵某与某食品公司构成间接代理关系,故赵某始终以其个人名义进行的转让行为与某食品公司无关。我国《民法通则》第71条规定:“财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利”;《合同法》第51条规定:“无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效”。原审法院在认定“九寨”商标归属某食品公司并赵某以其个人名义进行的转让行为与某食品公司无关的前提下,依据上述法律规定判决赵某与刘某签订的《商标转让协议》无效正确,本院认为应予维持。据此,四川省高级人民法院维持了一审判决。
在该案中,赵某作为某食品公司的法定代表人,以个人名义先后与陈某、刘某签订两份注册商标转让协议,协议效力的认定问题是处理本案的关键。由于涉案商标事实上属某食品公司所有,但名义上商标注册人为赵某,这就出现了名义上的商标专用权人与事实上的商标专用权人不一致的情况。从这一事实可以判断,赵某根据某食品公司股东会的决议以个人名义注册商标的行为实际上是代表某食品公司的职务行为。由于赵某与他人签订商标转让协议时仍为某食品公司的法定代表人、所涉商标的注册人又为赵某个人,赵某又以个人名义与他人签订注册商标转让合同,使他人有理由相信,赵某转让注册商标的行为系代表某食品公司的职务行为,因此,刘某有理由相信赵某有权代表某食品公司转让涉案注册商标。根据《合同法》第50条“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效”之规定,赵某与刘某之间签订的注册商标转让合同应属合法有效。但阿坝藏族羌族自治州中级人民法院认为,赵某签订两份转让合同的行为属个人行为,其理由是:赵某作为法定代表人只有经营活动才能由某食品公司承担责任,某食品公司的企业法人营业执照证明其经营范围是荤、素食品加工与销售,保健食品精加工与销售,而赵某转让商标行为与该公司经营范围不符,其转让行为不属于经营活动,某食品公司不能对赵某转让商标的行为承担民事责任。这种观点显然不能成立。若以营业执照注明的经营范围而论,某食品公司的经营范围并未明确包括转受让商标,但转受让商标是与公司营业相关的活动,因为经营食品免不了要使用商标,将商标与经营业务割裂开来是不可取的。反之,如果阿坝藏族羌族自治州中级人民法院的这种观点成立,则必然推出一个结论:某食品公司无权与他人签订商标转让协议,即使某食品公司股东会同意也是如此。因此,该院以赵某转让注册商标的行为超出某食品公司的经营范围为由,将赵某签订两份转让协议的行为定性为个人行为,是站不住脚的。在二审中,四川省高级人民法院已经意识到了这样定性理由不够充分,进而认为赵某的签约行为构成表见代理。但令人不解的是,该院在认定赵某的签约行为构成表见代理的基础上,又作出了一个违背法理和法律的判断,即“赵某与刘某签订《商标转让协议》的行为构成表见代理,但因某食品公司一直否认并事后亦不追认赵某的代理行为且赵某不享有‘九寨’商标的所有权,无权对该商标进行处分,故赵某与刘某签订的《商标转让协议》因主体不适格且无权处分而无效。”我国《合同法》第49条明确规定:“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。”根据这一规定,如果赵某的行为构成表见代理,那么就应当认定赵某与刘某的签约行为有效,表见代理行为无须被代理人事后追认,即当然发生法律规定的效力。此外,将赵某的签约行为认定为表见代理的理由也不成立,因为代理行为须以被代理人的名义为之,而本案中赵某是以个人名义订立协议的,故不符合代理的法律特征。由此观之,一、二审法院对于赵某与刘某签订的转让注册商标的协议的效力的认定不能说是没有问题的。相比之下,作为某食品公司法定代表人赵某的妻子,陈某与某食品公司之间存在一定的关联关系,其知道或者应当知道赵某未经股东会或董事会同意无权处分公司的注册商标,赵某与其签订注册商标转让协议无偿转让注册商标超越了权限范围,不符合《合同法》第50条之规定,故所签注册商标转让合同应当认定为无效。
2.关联交易中注册商标转让的法律效力
在本案中,青岛某焊接材料公司转让注册商标时,受让人系青岛某焊接材料公司的法定代表人孔某,而非公司以外的与该公司不具有关联关系的人。所谓关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。由于青岛某焊接材料公司与孔某之间具有关联关系,因此青岛某焊接材料公司与孔某之间的交易应遵守1999年修改的《公司法》的有关关联交易的规定。根据该法第61条第2款之规定,董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外,不得同本公司订立合同或者进行交易。在本案中,如果青岛某焊接材料公司的章程没有赋予法定代表人转让公司资产的职权,公司股东会也未表决同意转让公司资产,那么孔某作为青岛某焊接材料公司的法定代表人就不得擅自转让公司的注册商标,否则转让行为无效。从法院查明的案件事实来看,作为青岛某焊接材料公司法定代表人的孔某在没有公司章程授权或者股东会同意的情况下,与本公司进行了关联交易,直接违反了《公司法》(1999)第61条第2款之规定,因此所签订的注册商标转让协议应当认定为无效。正因如此,一、二审法院均认定青岛某焊接材料公司与孔某之间转让注册商标的行为为无效民事行为。
通过关联交易转让注册商标的另一典型案例是孙某与四川某食品有限公司(以下简称某公司)商标转让合同纠纷一案[8] 该案的基本案情如下:
1998年3月,孙某、黄某分别出资50万元,共计100万元注册成立某公司。经营范围以糖果、食品农副产品加工为主,法定代表人为孙某。
德阳市中级人民法院经审理认为,我国《公司法》第3条规定:“公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。”某公司依法享有对第1583364号“大白鹅”商标的专用权。孙某作为某公司的股东,又是法定代表人,其应当谨慎履职,尽力维护公司利益,而不能进行损害公司利益的自我交易。我国《公司法》第149条对公司董事及高级管理人员的八类行为作出了禁止性规定,其中第(4)项为:“违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会或者董事会同意,与本公司订立合同或者进行交易。”孙某未经公司另一股东的同意,擅自将公司财产转让给自己,且是无偿转让,明显存在恶意。转让行为首先不是某公司的自由意思表示,违反了民法的自愿原则,还违反了《公司法》对公司高管要求的谨慎履职的义务,同时违反了《公司法》对公司高管上述禁止性行为的规定,故根据《合同法》第52条关于“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同无效的规定,某公司与孙某对1583364号商标的转让与受让行为归于无效。
国家商标局核准转让合同是依法行使行政管理职权,根据我国《商标法实施条例》第25条的规定,其审核的是商标转让是否产生误认、混淆或其他不良影响,而非认定商标转让的民事行为的效力,孙某的抗辩实际上是将商标转让合同与国家商标局对商标转让的审核行为混为一谈,故核定转让的事实不能影响对违法行为无效的认定。孙某未经某公司股东会通过,擅自无偿将公司注册商标转让给自己的行为,割裂了商标权人同注册商标的关系,不是权利人的真实意思表示,根据《民法通则》第55条第1款第(2)项关于“民事法律行为应当意思表示真实”及第58条第1款第(3)项关于“在违背真实意思的情况下所为民事行为无效”的规定,原来的商标权人有权向人民法院提出转让无效的请求。根据我国《合同法》第58条关于据无效合同取得的财产应当返还的规定,作为法律行为无效的当然后果,孙某应当将争议商标回转给某公司。据此,德阳市中级人民法院作出如下判决:某公司与孙某转让及受让第1583364号大白鹅文字加图形商标的行为无效,孙某于判决生效之日起10日内将第1583364号大白鹅文字加图形商标返还某公司。
孙某不服上述判决,上诉于四川省高级人民法院,请求依法撤销德阳市中级人民法院(2007)德民初字第16号民事判决。其主要理由为:1.原审法院程序违法。原审法院除支持了被上诉人的诉讼请求外,还判决“孙某于本判决生效之日起10日内将1583364号大白鹅文字加图形商标返还某公司。”在原审诉讼中,被上诉人仅诉请对商标转让行为确认无效,而没有返还之诉请。原审法院在被上诉人诉请之外,代替当事人为其增加诉讼请求并予以支持,该行为违背了民事诉讼“不告不理”的基本原则,显属程序违法。2.原审法院关于“本案系财产权争议,属于民事争议是平等民事主体之间就民事权利义务转让发生的纠纷,系人民法院主管”的观点,是适用法律错误。本案的争议是商标转让的行为本身,而不是商标权属本身。核准确认转让行为是否有效的部门是工商行政管理部门,是行政机关,而不是司法机关。
某公司答辩称:原审法院审判程序合法,认定事实清楚、适用法律正确,故请求驳回上诉,维持原判。
四川省高级人民法院经审理认为,因原审法院在认定孙某未经某公司股东会通过,擅自无偿将某公司的注册商标转让给自己的民事行为无效的前提下,依据《合同法》第58条关于无效合同取得的财产应当返还的规定,判令孙某将某公司所有的“大白鹅”注册商标返还某公司的判决正确,应予维持。本案所涉“大白鹅”注册商标属公司财产,其财产所有权归属于某公司。某公司在原审诉讼中诉求人民法院判令孙某将某公司所有的“大白鹅”注册商标转让给自己的行为无效,故本案涉及财产权争议,归属于民事争议。原审法院依据《民法通则》第2条和第96条的相关规定确认本案由人民法院管辖属适用法律正确。上诉人孙某主张本案不应由人民法院管辖因证据不足、理由不充分,本院不予支持。据此,四川省高级人民法院依照我国《民事诉讼法》第153条第1款第(1)项之规定,维持原审判决。
该案反映的核心问题仍然是关联交易中注册商标转让的效力问题。虽然该案与青岛某焊接材料公司注册商标转让案适用的法律依据有所不同,但人民法院的判决却达成了一致,即均认为在关联交易中,公司的法定代表人未经公司章程授权或者未经股东会或董事会同意,不得擅自与公司签订合同或进行交易。
不过,也有一些法院对关联交易中注册商标转让的法律效力的认定存在不同的观点。如在李某与临沂市某装饰建材有限公司、顾某商标转让合同纠纷案[9] 中,临沂市中级人民法院认为,临沂市某装饰建材有限公司(以下简称某建材公司)将涉案商标转让给公司股东或法定代表人,如果其他股东未明确提出异议,可以认定该商标转让协议有效。该案的主要事实如下。
临沂市中级人民法院经审理认为,某建材公司系经临沂市工商行政管理局核准,由颜某、顾某、丁某、曲某、曹某五人共同出资设立的有限责任公司。某建材公司在经营过程中,将申请注册之中的商标“方星”、“美厦”转让给第三人,各股东未明确提出异议。某建材公司针对原告的起诉辩称从未与他人签订过商标转让合同,但其法定代表人颜某于
在该案中,颜某是某建材公司的股东和法定代表人,顾某是某建材公司的股东,丁某也是某建材公司的股东。
二、注册商标转让是否适用善意取得制度
罗马法有“不能给付自己没有的东西”之原则,即出卖人对出卖之标的物没有所有权,无论买受人是否为善意,所有权人均可以自买受人处予以追回。然而,日耳曼法有“以手护手”之原则,即“任意与他人以占有者,除得向相对人请求返还外,对于第三人不得追回,唯得向相对人请求损害赔偿”,此为善意取得制度之由来。根据善意取得制度,无权处分他人动产的占有人,在非法将动产转让给买受人,如果买受人在取得该动产时出于善意,就可以依法取得该动产的所有权。我国《民法通则》虽没有明确规定善意取得制度,但该制度实际上已为我国司法实践所采纳。[10] 目前,在我国理论界已成为保护善意第三人利益和维护市场交易安全的主导理论。在物权法领域,公示公信制度为物权法四大基本原则之一。根据该制度,动产物权的变动须经交付,不动产物权的变动须经登记,而且公示具有公信力。公示公信制度自近代以来为各国物权立法所确认,其以保护交易的动态安全为使命,以此实现市场交易的便捷与安全,在物权变动理论中处于举足轻重的地位。由此观之,善意取得制度和公示公信制度在维护市场秩序和保护买受人利益方面具有一致性。[11]
学者们一般认为,在我国,善意取得制度最初仅适用于动产领域。随着我国《物权法》的颁布实施,善意取得制度的适用范围扩展到了不动产领域。[12] 概言之,善意取得制度仅适用于物权领域。商标权属于知识产权,善意取得制度是否可以进一步扩展适用于商标权领域?从理论上说,应该是没有问题的,因为善意取得制度的根本目的在于维护善意第三人利益和市场交易安全。在商标权转让过程中,同样存在维护善意第三人利益和市场交易安全的问题。根据《商标法》的规定,转让注册商标的,转让人和受让人应当将《转让注册商标申请书》共同向商标局提出申请,由商标局依法进行审查。经商标局审查核准转让的,进行公告。受让人自公告之日起享有商标专用权,转让人自商标局公告之日起,对该商标不再享有商标专用权。可见,公告是注册商标转让发生法律效力的必要条件。公告的法律意义一方面是确定注册商标专用权发生转移的具体时间,另一方面是对转让注册商标进行公示。由于公示具有公信力,社会公众有理由相信受让人对于经过公告的受让注册商标具有合法的商标专用权。基于对国家商标局公示的信赖,第三人有可能与受让人签订注册商标转让协议,在此基础上支付合理对价,并且与受让人共同向商标局申请办理注册商标转让手续,商标局审查核准后又进行公告。此时,即使有证据证明最初的转让人对注册商标没有处分权,也不能当然认定受让人与第三人之间签订的转让协议无效。在这种情况下,第三人对于商标局公告的信赖利益应当受到法律保护,因为这直接关系到市场交易安全和交易秩序的维护。这一点与物权交易中的善意取得并无不同。但从立法情况来看,我国的商标法尚未规定注册商标的善意取得制度。
在本案中,青岛某焊接材料公司与孔某之间签订注册商标转让协议,孔某受让注册商标后,再次将受让商标转让给李某。基于善意取得制度不适用于商标权领域的认识,一、二审法院审理本案时均认为,由于青岛某焊接材料公司转让给孔某的第1725501号注册商标的行为系无效民事法律行为,故孔某再次转让第1725501号注册商标给李某的行为也为无效行为。当然,有人会提出疑问,如果注册商标转让适用善意取得制度,那么原注册商标专用权人的利益如何保护?其实,这并不存在法律上的障碍。因为如果无权处分人的处分行为给原注册商标专用权人造成损失,原注册商标专用权人可以请求该无权处分人赔偿因此造成的损失。针对关联交易中经常出现的无权处分行为,公司法中有相应的制度进行规范,如1999年修改的我国《公司法》第61条第2款规定:“董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外,不得同本公司订立合同或者进行交易。” 该法第63条规定:“董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任。”我国2005年修改的《公司法》第21条也规定:“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。”
三、关于注册商标注销的法律效力的认定
(一)注册商标注销的程序
注册商标的注销,是指因商标权主体消灭或商标权人自愿放弃注册商标等原因而被商标局终止其商标权的一种形式。注销注册商标的情况有以下三种:一是商标注册人消灭,无继受人或无人办理注册商标专用权转移手续;二是注册商标有效期届满,且已过宽展期,商标注册人未提出续展申请,或续展申请未被核准;三是商标注册人自愿放弃商标权,向商标局提出注销申请。商标权是一种私权,法律允许商标注册人自由处分自己的权利,尊重商标注册人自愿注销注册商标的意愿。根据《商标法实施条例》第46条之规定,商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册的,应当向商标局提交商标注销申请书,并交回原“商标注册证”。该注册商标专用权或者该注册商标专用权在该部分指定商品上的效力自商标局收到其注销申请之日起终止。考虑到实践中一些申请人在申请注销注册商标时难以将《商标注册证》交回商标局的这一实际情况,《商标法实施条例》第48条进一步规定,注册商标依照本条例第46条的规定被注销的,原《商标注册证》作废;商标注册人申请注销其商标在部分指定商品上的注册的,由商标局在原《商标注册证》上加注发还,或者重新核发《商标注册证》,并予公告。
(二)公司注册商标注销效力的认定
在本案中,
四、判决模式的选择
通过分析上述几个案例可以发现,不同人民法院在认定注册商标转让合同无效的基础上,对于注册商标的归属问题主要采取了两种不同的判决模式。第一种模式是人民法院直接确认注册商标专用权的归属,当事人可以凭人民法院的生效判决直接要求商标局办理商标注册证,并予以公告。如在陈某、李某与青岛某焊接材料公司商标专用权权属及商标权转让合同纠纷案中,北京市朝阳区人民法院作出的判决是:确认青岛某焊接材料公司为第1725501号注册商标的商标专用权人。第二种模式是判决返还财产,其主要依据为《合同法》关于无效合同的处理规定,即返还财产。如在孙某与某公司商标转让合同纠纷一案中,德阳市中级人民法院作出的判决为:某公司与孙某转让及受让第1583364号大白鹅文字加图形商标的行为无效,孙某于判决生效之日起10日内将第1583364号大白鹅文字加图形商标返还某公司。不过《合同法》有关返还财产的规定主要是针对能够转移占有的财产而言,但是注册商标有形无体,不能实行事实上的占有,因而也谈不上占有的转移,如何返还实践中操作难度很大。更何况,判决返还注册商标,还需要义务人全力配合,才能履行生效判决的内容。因此,比较而言,第一种判决模式无论是从商标法理还是从实践操作层面来看,都似乎更为可取。
不过,也有一些商标转让案件,虽然人民法院认定商标转让合同有效,但当事人违约,可以分两种情形进行处理。
一种情形是转让方的义务已经履行,且向商标局申请办理了商标转让手续,商标局已经审核通过并进行了公告,但受让方不按照约定支付转让费。比较合适的做法是判决受让方在规定的时间内向转让方支付约定数额的转让费和违约金。如在王某与董某商标转让合同纠纷案[13] 中,杭州市中级人民法院认为,董某与王某
另一种情形是受让方支付了转让费,但转让方违反协议约定,拒绝办理商标转让手续,或者履约不能。出现这些情况时,比较合适的处理方式可能包括:判决继续履行合同;判决返还转让费并支付违约金;判决解除合同、赔偿损失。如在李某与某建材公司、顾某商标转让合同纠纷案中,某建材公司先后与李某、顾某签订商标转让合同,转让标的为同一申请商标,某建材公司与顾某共同向商标局申请转让申请商标后,某建材公司事实上无法履行其与李某之间签订的合同义务。在这种情况下,临沂市中级人民法院认为,在顾某受让商标并向国家商标局申请变更商标申请人获得核准的情况下,李某诉请的商标转让合同已经履行不能,李某可以请求追究出让方的违约责任,而主张继续履行合同无法律依据,法院不予支持。[14] 由于李某的诉讼请求不包含追究某建材公司的违约责任的内容,故法院在判决时无法支持其诉讼请求。
对于涉及注册商标注销的案件,人民法院在认定注销行为无效的基础上,是否可以径行判决注册商标的专用权归属于原商标注册人,确实是一个值得研讨的问题。因为注册商标一旦被注销,它就可能被他人使用或申请注册。若一味保护原注册商标权人的利益,则完全可能损害其他善意当事人的利益。因此,法院在对被注销的注册商标的归属作出判决前,应当先向商标局了解是否有人就该商标申请注册或已经注册,同时也需要调查是否有善意第三人已经使用被注销的注册商标。如果存在上述情况,则人民法院不宜判决被注销的注册商标归属于原商标注册人。一种较为可取的判决方式是:由相关责任人对原商标注册人承担损害赔偿责任。
五、结论
注册商标转让纠纷是近些年来我国司法实践中出现得比较多的知识产权纠纷案件之一。出现这种情况有多方面的原因,除了注册商标专用权本身的特殊之处、我国商标立法不够完善等因素外,利益驱动是这类纠纷案件发生的内在原因。在涉及注册商标专用权转让的案件中,有的被告为了获取个人利益,利用职务之便,非法将属于其任职企业的注册商标转让给他人,结果导致转让合同无效;有的被告则因缺乏商标转让方面的法律知识,在签订注册商标转让合同时违反国家法律和行政法规的禁止性规定,结果导致合同无效;有的被告对同一注册商标进行多次转让,其结果是被告不是违约,就是履约不能;有的被告违反诚实信用原则,受让注册商标后不支付约定的转让费,或者收受转让费后不向受让方转移注册商标专用权,进而引发诉讼;还有的被告因为管理不规范,个人行为和职务行为不分,给法院认定注册商标转让合同的效力带来了很多困难。本案反映的是公司注册商标转让行为和注销行为的法律效力问题,具体涉及到关联交易中法定代表人与公司进行交易或订立合同,以及超越权限注销公司的注册商标,违反了《公司法》和《合同法》的相关规定。人民法院对本案的审理意见是:处分公司的财产是公司的重大事项,应经过公司股东会或董事会的决定。商标作为公司的无形资产,与公司的经营与发展有着密切的关系,商标的转让和注销直接影响到公司的经营与发展,并影响到股东的利益,故商标的转让和注销属于公司决策上的重大事项,应由公司股东会或董事会决议。未经公司股东会或董事会决议,擅自转让或注销公司的注册商标的行为应当认定为无效行为。在此基础上,将受让的注册商标再行转让,再行转让注册商标的行为同样应认定为无效民事行为。
总结本案以及其他法院审理的相关案件,人民法院在处理注册商标转让纠纷时,还需要重点考虑以下问题:为了维护善意第三人利益和市场交易安全,注册商标转让纠纷案件是否可以适用善意取得制度;法院直接判决注销注册商标的行为无效是否合适,这样判决是否会给其他的相关利益主体带来不利影响,会带来哪些法律上的问题;法院在认定商标转让合同无效的基础上判决返还注册商标,是否符合注册商标不能实行事实上支配的特点。当然,这些问题不纯粹是一个司法实践问题,也是一个立法层面上的问题,不仅需要在司法实践中进行探索和总结,也需要在理论上进行深入研讨。
[1] 张耕等著:《商业标志法》,厦门大学出版社2006年版,第99页。
[2] 吴景明、戴志强等编著:《商标法原理·规则·案例》,清华大学出版社2006年版,第130页。另参见王莲峰著:《商标法学》,北京大学出版社2007年版,第107 页。
[3] 刘春田主编:《知识产权法》(第3版),高等教育出版社、北京大学出版社2007年版,第295页。
[4] 董葆霖著:《商标法详解》,中国工商出版社2004年版,第157 页。
[5] 董葆霖著:《商标法详解》,中国工商出版社2004年版,第155 页。
[6] 张耕等著:《商业标志法》,厦门大学出版社2006年版,第105页。
[7] 四川省高级人民法院(2006)川民终字第406号民事判决。
[8] 四川省高级人民法院(2007)川民终字第506号民事判决。
[9] 临沂市中级人民法院(2005)临民三初字第17号民事判决。
[10] 参见最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第89条。
[11] 于海涌:《论善意取得制度与公示公信制度的适用规则》,《学术研究》2003年第2期。
[13] 浙江省高级人民法院(2007)浙民三终字第119号民事判决。
[14] 临沂市中级人民法院(2005)临民三初字第17号民事判决。
- 个人简介:(学术)
- 中国政法大学教授、博士生导师
- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
- 中国人民大学法学博士后
- 邮箱:fengxiaoqingipr@sina.com
- 北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
- 个人简介:(实务)
- 最高法院案例指导工作专家委员会委员
- 最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
- 中欧仲裁中心仲裁员
- 深圳、南京仲裁委员会仲裁员
- 北京天驰君泰律师事务所律师
- 中国律协知识产权专业委员会委员
- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
- 通讯处:(Zip:100088)
地址:北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所(Zip:100088)
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