网上地理标志的法律保护- WIPO首例地理标志域名争议案评析
来源：《网络法律评论》2005年第1期 作者： 田芙蓉 时间：2015-02-08 阅读数:
域名与商标的冲突曾是网络发展尤其是电子商务发展过程中的一大热点问题，而伴随ICANN“统一域名争议解决政策”（以下简称UDRP[1]）的出台，以 及各国关于域名争议解决办法的颁布和有关判例的出现，域名与商标纠纷解决的一般规则已逐步形成。但由于UDRP的适用范围仅限于商标权，域名与其他权利的 冲突仍有待研究解决，地理标志就是其中的一个难点问题。1994年达成的关贸总协定将地理标志纳入知识产权体系，使其成为有别于商标的一种商业标记。其 后，WTO有关地理标志国际保护的谈判一直在争议中进行，而关于地理标志在网络上的保护问题也一直处于争论之中。本文通过对WIPO处理的首例地理标志域 名争议案的评析，结合WIPO的有关建议，对网上地理标志的法律保护问题，尤其是地理标志与域名的争议解决问题进行探讨。
一、域名争议案情[2]
投诉人于2000年6月，就争议域名向WIPO仲裁与调解中心投诉。投诉人是意大利的．Parma ham制造商认证协会，被投诉人是美国的域名清理（Domain Name Clearing）公司，争议域名是“parmaham．com”。
投诉人是证明商标“PARMA HAM”的所有人，该商标于1996年11月12日在美国获得注册，注册号为2014628，所使用的商品为“火腿产品”。注册证上写有下列提示：“由该 认证者授权使用该证明商标，以证明带有该标志的产品的原产地域”。投诉人解释说，为了加人该协会，或销售带有“Parma ham”名称的产品，制造商必须经过认证，以满足一定的地理来源和质量的要求。投诉人指出美国是其第三大出口市场（每年销售两百万磅），在美国食品行业及 美食家中，其证明商标享有相当好的商誉。
被投诉人于1997年4月26日注册了域名“parmaham．com”，1997年1月30日注册了域名“prosciutto．com”和“parmaprosciutto．com”，“Prosciutto”是火腿的意大利文。
投诉人曾试图于2000年4月7日和4月14日通过电话，及5月24日通过E—mail联系被投诉人，以表示他们对被投诉人注册的域名与其商标“PARMA HAM”混淆相似的关注，被投诉人对投诉人的电话留言及E—mail均未回复。
本案中，投诉人主张争议域名与其享有权利的商标相同或混淆性相似，被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益，而且被投诉人注册和使用域名均有恶意。被投诉人没有提交答辩。
根据UDRP第4（a）段，投诉人必须主张并证明下面三个条件，其投诉才能够成立：（1）被投诉人注册的域名与投诉人所享有的商品或服务商标相同或混淆性近似；（2）被投诉人不享有争议域名的权利或合法利益；（3）被投诉人注册和使用域名均有恶意。
针对上述投诉成立的三个要件，专家组就该争议域名的处理意见如下：
第一，关于相同或混淆性近似。投诉人证明其是美国证明文字商标“PARMAHAM”的所有者。专家组认为，争议域名与该商标相同。
第二，关于权利或合法利益问题。根据投诉人提供的情况，被投诉人与投诉人之间没有任何关系。被投诉人没有对投诉人的投诉提交答辩，也没有对争议域名主 张任何权利或利益。争议域名没有任何使用。根据该申请未包含任何承认被投诉人存在权利或合法利益的事实，以及被投诉人未主张这种权利或合法利益，专家组从 被投诉人的缺席推断，这种权利或合法利益事实上是不存在的。
第三，关于恶意注册和使用。UDRP第4（b）段规定了四种恶意的情形：（1）注册域名的目的是为了向商品商标或服务商标所有人或其竞争对手出售、出 租或转让域名，以获取域名注册相关费用之外的额外收益；（2）注册域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其商标；（3）注册域 名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务；（4）被投诉人使用域名，以商业利益为目的，故意吸引网络使用者到访被投诉人的网站，来制造与投诉人商标在网 上出现混淆的机会。
关于第一点，没有任何迹象表明被投诉人试图向投诉人或其竞争对手出售争议域名，即使投诉人确信该域名注册实际上是为此目的。关于第三点，没有主张表明 投诉人和被投诉人是竞争对手，因此，该域名注册没有破坏竞争对手业务的目的。关于第四点，被投诉人没有使用该域名指向一个网站，因此没有制造与投诉人商标 在网上混淆的机会以吸引消费者。
关于第二点，投诉人认为被投诉人的公司名称“域名清理公司”表明被投诉人“事实上已有为出售目的而购买域名的长期记录”，专家组认为这一观点缺乏证据 支持。投诉人为此声明：“Network Solution不允许投诉人获得被投诉人所注册的所有域名注册目录，但是Network Solution或一些其他获得该记录的机构能够对被投诉人的注册范围得出一个精确的判定。”专家组认为，虽然有可能获得一个被投诉人注册的目录，但是寻 求获得这样一个目录并不是专家组的职责。因为被投诉人恶意的举证责任在投诉人，举证不利的后果必须由投诉人承担。专家组认为，被投诉人的公司名称并不必然 表明其注册了与第三人商标相同或混淆性近似的域名，被投诉人也可能是将一个普通词汇，而不是商标注册为域名，因而可能不侵犯任何人的权利；而仅仅是出售域 名的事实也并不是非法的。投诉人还提出，被投诉人注册域名“prosciutto．com”和“parmaprosciutto．com”也表明被投诉人 有第二点意义上的行为，但专家组认为被投诉人并没有主张“prosciutto”和“parmaprosciutto”是与该商标有关的意大利语，因此这 种注册性质上并不是这种方式的行为。
据此，专家组认为，本案中没有UDRP第4（b）段所规定的四种恶意情况。由于UDRP第4（b）段并不是穷尽的，其他情况也可以构成恶意的证据。因此，专家组针对是否存在其他表明恶意的情况继续分析。
投诉人主张Parma ham没有其他含义或意义，是确认同一产品身份的标志。而且，由于“PARMA HAM”商标的广泛使用，被投诉人在注册该域名时知道或应当知道投诉人的商标和服务，因此该域名注册必然是恶意的。对此，专家组不予同意，认为Parma ham对消费者来说有一个含义：即他们意味着“在PARMA地区制造的火腿”。消费者没有理由去知道“PARMA HAM”是一个注册商标，因为它有一个非常可理解的含义（即，从PARMA来的火腿），而且在日常语言中作为一个描述词语使用。专家组强调应注意这样一个 事实，即Parma ham这种表达至少从1963年就已使用（根据投诉人自己的陈述），但只是在1996年11月才被注册。因此，被投诉人在1997年不知道“PARMA HAM”已经以投诉人的名义被注册是非常可能的。因而，专家组认为投诉人没有能够就注册的恶意进行举证。
那么被投诉人使用域名是否有恶意？被投诉人似乎没有进行任何使用域名的活动。但投诉人认为假设被投诉人合法使用域名的情况是困难的，被投诉人不可能销 售带有Parma ham的产品而不侵犯投诉人的证明商标权。因此，投诉人认为被投诉人使用域名恶意。为支持该观点，投诉人引用了Telstra Corporation Limited V．Nuclear Marshmallows案例[3]（以下简称TELSTRA案）中专家组的一个意见，即认为在任何积极的使用都将是不合法的情况下，消极持有域名也可以 构成使用的恶意。但本案专家组认为在TELSTRA案中之所以能够发现被投诉人恶意的情况是：（1）投诉人的商标“TELSTRA”有很高的声誉且在澳大 利亚被广泛知晓；（2）被投诉人没有提供对争议域名的任何善意的实际使用或预期使用；（3）被投诉人未用其注册的商号而使用另一个名字，以隐藏其真实身 份；（4）被投诉人提供虚假的联系方式，以至于无法联系。由此，TELSTRA案专家组认为，如果任何合理而实际的或预期的积极使用不违法是不可能的，那 么消极持有域名就构成恶意。
但专家组认为本案不适用上述结论的原因是，本案与TELSTRA案情况不同：第一，即使Parma ham被广泛知晓和使用，但因其具有描述性含义，它并不是作为一个商标被广泛知晓的。而TELSTRA没有任何含义，是一个创造词，因此将其注册为域名并 不是巧合，而在本案中这种巧合是可能的。第二，被投诉人并没有隐藏其真实身份而使联系成为不可能。虽然被投诉人以不同的通讯方式确认收到中心的文书而选择 没有答辩。最后也是更重要的，即将Parma ham作为域名的合法使用是可能的。专家组认为，证明商标允许其持有人判定谁可以制造并且在第一时间将带有该商标的产品投放市场。一旦产品进入相关地域的 市场，穷竭原则（如果不是在国际层次，至少在国家层次）将授予任何产品的购买者自由地再次销售他们的权利。在这种第二次销售的情况下，销售者被授权使用该 商标来描述其所提供的产品。因此，一个购买了100公斤Parma ham的零售商有权销售这些货物并在商店橱窗上贴有Parma ham标志。逻辑上，这个零售商也有权通过网络渠道销售Parma ham，并使用Parma ham标示其网站上提供的产品。这种使用不会侵犯投诉人的商标权。使用这个术语表明一个讨论Parma ham质量的网站更不会侵权。如果被投诉人以这种方式使用域名本身，或以这种目的转让给第三人，也是对该域名的合法使用。基于上述分析，专家组认为，本案 中被投诉人消极持有域名并不是Ⅵ）RP第4（b）段的恶意使用。但专家组又希望强调，一个司法上认为是不正当竞争的行为不必然落人判断网络抢注的 ICANN政策的有限范围内。
最后，专家组认为，虽然被投诉人注册的争议域名与投诉人商标相同，被投诉人对争议域名没有合法权利，但是投诉人没能够论证被投诉人恶意注册和使用该域名，因而未满足UDRP第4（a）段的第三点要求，因此，决定驳回将注册的争议域名转让给投诉人的请求。
二、域名争议案例评析
表面上看，这只不过是一个根据UDRP处理的域名争议案例，然而，从投诉人的身份及其提交的权利证明看，这并不是一起普通商标与域名的纠纷解决案例。 投诉人是意大利帕尔玛火腿（Parma ham）制造商认证协会，是意大利著名地理标志帕尔玛火腿（Parma ham）的所有人，其提交的权利证明是于1996年在美国获得注册的证明商标“PARMA HAM”。因此，本案实质上是一起典型的地理标志域名争议案例，而WIPO于2000年开始根据UDRP受理域名争议案例，[4]因此该案可以说是 WIPO仲裁与调解中心处理的首例地理标志域名争议案。
本案当事人的国别背景恰好代表了两种不同的地理标志保护历史。投诉人来自意大利，同许多欧盟国家一样，意大利拥有较多的地理标志，对地理标志的法律保 护历史长，制度也比较完善，本案的Parma火腿就是意大利采用专门法保护的两种原产地命名的火腿产品之一。[5]被投诉人来自美国，美国作为一个移民国 家，拥有的地理标志较少，对地理标志没有专门的保护制度，主要是通过商标法、反不正当竞争法等进行保护，而且保护历史短。而本案争议域名注册商标的时间也 从另一个侧面反映了地理标志国际保护的时间表。
本案本质上虽是地理标志域名争议，但表现形式依然是商标，因而并未超出UDRP争议解决范围，因此本案仍是依据UDRP来进行裁定的。根据UDRP， 投诉人必须完全满足其第4（a）段规定的三个条件，投诉才能够成立。对于前两点要求，本案专家组的判定并不困难，而且也与该争议域名的地理标志性质无关。 但对于第三点，专家组的意见则不尽然，认为投诉人的论证不能够令人信服，这也是最终导致该投诉被驳回的关键原因。因此，UDRP第4（a）段的第三点要 求，即被投诉人是否恶意注册和使用该域名成为本案的焦点问题。
针对这一焦点问题，专家组在排除了UDRP第4（b）段所列举的恶意的四种情形后，最终将焦点集中在其他恶意情形上。而从专家组关于其他恶意情形的分析中，显示出该争议域名的地理标志特性对专家组判定的影响。
一般而言，争议域名注册人的“明知”是构成恶意的一个重要因素，而这需要论证权利人的商标知名。因此，本案投诉人通过主张其商标“PARMA HAM”的广泛使用来论证被投诉人注册域名时的“知道或应当知道”，进而论证该域名注册的恶意。但专家组对此提出了反对意见，理由是Parma ham对消费者来说具有“在PARMA地区制造的火腿”的含义，并且这一含义在日常生活中被作为描述词语使用，因此消费者没有理由知道“PARMA HAM”是一个注册商标。专家组还特别强调一个事实，即Parma ham这种表达至少从1963年就已使用，但在1996年11月才被注册。因此被投诉人在1997年注册域名时不知道“PARMA HAM”已经被投诉人注册为商标是非常可能的，因而判定投诉人对恶意注册举证不足。而在论证被投诉人的恶意使用时，投诉人主张引用TELSRA案提出的判 定原则，即只有注册而没有其他行为的这种消极持有域名行为也足以构成恶意使用。但专家组排除这一原则适用本案的理由与上述理由类似，即引用案例中的 TEISTRA是被广为知晓的独创商标，而本案的Parma ham则是因其描述性含义而并非作为商标被广为知晓的，因而认为本案争议域名与投诉人商标巧合是可能的。
由此看来，专家组的上述判定均缘于Parma ham的描述性含义，笔者认为这一判定基础值得商榷。第一，地理标志的特性之一就是具有原产地的描述性。TRIPS第22条第1款将地理标志定义为标示某 商品来源于某成员地域内，或来源于该地域中的某地区或某地方，该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要与该地理来源相联系。Parma ham的“在PARMA地区制造的火腿”这一描述性含义，恰好体现了该名称区别产品来源地区的功能性。正因为地理标志具有直接描述产品原产地的含义，因而 通常因缺乏显著性而不能够作为普通商标注册，而只能够作为证明商标注册。可以说，这种关于产品地理来源的描述性正是地理标志的特点。因此，描述性含义不影 响Parma ham作为一个证明商标而存在；第二，正如专家组所认为的，Parma ham的描述性含义已被消费者所知晓，而这正是投诉人自1963年开始至今在美国[6]长期而广泛使用的结果。“在PARMA地区制造的火腿”这种描述性 含义的广为知晓，说明消费者已将该名称同特定区域的产品联系起来，将带有这种标志的火腿与其他火腿区别开来，这正是该标志所具有的区别商品产地来源的功 能，因而已具有证明商标的性质。即使未注册，该标志也可以通过使用的事实获得普通法上的证明商标权，正如美国商标审判和上诉委员会在Institut National Des Appellations d’Origine v．Brown—Forman Corp．47USPQ2d 1875，1885（TTAB1998）案中所发现的，“判定由认证者所控制的使用事实是否成为受保护的地区证明商标，取决于公众是否将带有该标志的商品 理解为只来自该标志中命名的地区”。[7]而本案中消费者将Parma ham理解为“在PARMA地区制造的火腿”正说明了该标志的使用是作为证明商标使用的，因此可以成为普通法上的受保护证明商标，注册与否并不是关键因 素。第三，这种描述性含义的广泛使用并未使Parma ham成为该火腿的通用名称，这可以从1996年该标志获得证明商标的注册得到反证。如果从1963年就开始在美国使用的Parma ham已演变为火腿的通用名称，那么投诉人在使用30多年后申请证明商标注册时应当被驳回。而专家组的意见中始终未出现“generic”（通用）一词， 而是频繁使用“descriptive”（描述性）也可以说明Parma ham并未变为通用名称，而仍具有其特定的地区描述含义。由上可见，专家组忽视了地理标志证明商标与普通商标的区别，因Parma ham的描述性含义而认为该标志不是作为商标被知晓的判定有失偏颇。
关于专家所强调的注册时间问题，笔者认为从地理标志国际保护的时间表中不难找到答案。众所周知，地理标志于1994年写入关贸总协定的TRIPS，是 赞成保护的欧盟集团与反对保护的美国集团在关贸总协定谈判中最终妥协的结果。1995年世界贸易组织成立，自此包括美国在内的成员国都要根据TRIPS履 行各自“人世”的义务。投诉人自1963年就开始在美国使用，事隔33年后才注册，其原因就是TRIPS实施前地理标志在美国并未有明确的保护。而 TRIPS实施后，由于明确了各成员国保护地理标志的义务，因而使投诉人能够对其地理标志在美国的保护有明确合理的预期，而美国是通过证明商标制度来履行 对地理标志的保护的，因此，本案投诉人便通过申请证明商标注册来保护其在美国的权益。从其获得注册的时间1996年不难推断其申请时间，应是世界贸易组织 成立即各成员开始履行“人世”义务后不久。因此，本案裁定也体现了该地理标志在美国的保护历史。
最后，专家组试图适用知识产权的穷竭原则来论证该证明商标争议域名合法使用的可能性，以排除本案适用TELSTRA案提出的判定原则，即只有注册而没 有其他行为的这种消极持有域名行为也足以构成恶意使用。笔者认为这一意见值得质疑。如果对网上使用适用穷竭原则，那么不仅在地理标志域名争议，在其他域名 争议中，则都会存在这种合法使用的可能性，而这种专家假设的可能性，无疑加重了投诉人的举证责任，显然有失公平。
从该案例的分析中，我们可以看到，虽然TRIPS规定了地理标志的最低保护标准，但由于不同国家地理标志的发展历史和保护制度不同，以及网络的无国界性，如何论证注册和使用的恶意，成为地理标志域名争议解决中的一个难点问题。
三、网上地理标志的法律保护
伴随网络技术和电子商务的发展，地理标志在网上的使用方式多种多样，而将地理标志注册为域名的使用方式应属最早出现也是最常见的一种。后来，如同商标 一样，地理标志也可以在关键词、无标记、链接及加框链接、鼠标陷阱、网页上、各种形式的网络广告中被使用等。然而，无论网上地理标志的使用形式如何变化， 不变的是对使用定性的法律准则，即地理标志在网上的使用应构成法律意义上的地理标志的使用。
何谓“地理标志的使用？”虽然对此并无专门定义，但从《巴黎公约》、《马德里协定》、《TRIPS协议》的法律规定不难看出，无论是制止虚假及欺骗性 使用地理来源，还是保护地理标志，这些规定都与商品贸易有关，都是用来解决误用与商品有关的地理标识的。此外，可以借鉴有关“商标使用”的法律规定， [8]如根据我国《商标法实施条例》第三条 规定“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。综 上，笔者认为可以将地理标志使用的含义归纳为两点：一是使用在特定商品上；二是在商业活动中使用。而针对第一点使用要求，其表述上一般应是地理名称+商品 名称的组合，如绍兴黄酒，前述案例中的Parma ham。如果仅仅使用地理名称，而没有后缀商品名称，则这种表述很难判定为地理标志的使用。因地理名称具有公共性，离开特定商品，可以被任何人使用。当 然，在特定情况下，有的地理标志表述无需附加商品名称，也会使消费者与特定商品联系起来，如Champagne（香槟）。但这种地理标志一般都具有很高的 知名度。
一、域名争议案情[2]
投诉人于2000年6月，就争议域名向WIPO仲裁与调解中心投诉。投诉人是意大利的．Parma ham制造商认证协会，被投诉人是美国的域名清理（Domain Name Clearing）公司，争议域名是“parmaham．com”。
投诉人是证明商标“PARMA HAM”的所有人，该商标于1996年11月12日在美国获得注册，注册号为2014628，所使用的商品为“火腿产品”。注册证上写有下列提示：“由该 认证者授权使用该证明商标，以证明带有该标志的产品的原产地域”。投诉人解释说，为了加人该协会，或销售带有“Parma ham”名称的产品，制造商必须经过认证，以满足一定的地理来源和质量的要求。投诉人指出美国是其第三大出口市场（每年销售两百万磅），在美国食品行业及 美食家中，其证明商标享有相当好的商誉。
被投诉人于1997年4月26日注册了域名“parmaham．com”，1997年1月30日注册了域名“prosciutto．com”和“parmaprosciutto．com”，“Prosciutto”是火腿的意大利文。
投诉人曾试图于2000年4月7日和4月14日通过电话，及5月24日通过E—mail联系被投诉人，以表示他们对被投诉人注册的域名与其商标“PARMA HAM”混淆相似的关注，被投诉人对投诉人的电话留言及E—mail均未回复。
本案中，投诉人主张争议域名与其享有权利的商标相同或混淆性相似，被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益，而且被投诉人注册和使用域名均有恶意。被投诉人没有提交答辩。
根据UDRP第4（a）段，投诉人必须主张并证明下面三个条件，其投诉才能够成立：（1）被投诉人注册的域名与投诉人所享有的商品或服务商标相同或混淆性近似；（2）被投诉人不享有争议域名的权利或合法利益；（3）被投诉人注册和使用域名均有恶意。
针对上述投诉成立的三个要件，专家组就该争议域名的处理意见如下：
第一，关于相同或混淆性近似。投诉人证明其是美国证明文字商标“PARMAHAM”的所有者。专家组认为，争议域名与该商标相同。
第二，关于权利或合法利益问题。根据投诉人提供的情况，被投诉人与投诉人之间没有任何关系。被投诉人没有对投诉人的投诉提交答辩，也没有对争议域名主 张任何权利或利益。争议域名没有任何使用。根据该申请未包含任何承认被投诉人存在权利或合法利益的事实，以及被投诉人未主张这种权利或合法利益，专家组从 被投诉人的缺席推断，这种权利或合法利益事实上是不存在的。
第三，关于恶意注册和使用。UDRP第4（b）段规定了四种恶意的情形：（1）注册域名的目的是为了向商品商标或服务商标所有人或其竞争对手出售、出 租或转让域名，以获取域名注册相关费用之外的额外收益；（2）注册域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其商标；（3）注册域 名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务；（4）被投诉人使用域名，以商业利益为目的，故意吸引网络使用者到访被投诉人的网站，来制造与投诉人商标在网 上出现混淆的机会。
关于第一点，没有任何迹象表明被投诉人试图向投诉人或其竞争对手出售争议域名，即使投诉人确信该域名注册实际上是为此目的。关于第三点，没有主张表明 投诉人和被投诉人是竞争对手，因此，该域名注册没有破坏竞争对手业务的目的。关于第四点，被投诉人没有使用该域名指向一个网站，因此没有制造与投诉人商标 在网上混淆的机会以吸引消费者。
关于第二点，投诉人认为被投诉人的公司名称“域名清理公司”表明被投诉人“事实上已有为出售目的而购买域名的长期记录”，专家组认为这一观点缺乏证据 支持。投诉人为此声明：“Network Solution不允许投诉人获得被投诉人所注册的所有域名注册目录，但是Network Solution或一些其他获得该记录的机构能够对被投诉人的注册范围得出一个精确的判定。”专家组认为，虽然有可能获得一个被投诉人注册的目录，但是寻 求获得这样一个目录并不是专家组的职责。因为被投诉人恶意的举证责任在投诉人，举证不利的后果必须由投诉人承担。专家组认为，被投诉人的公司名称并不必然 表明其注册了与第三人商标相同或混淆性近似的域名，被投诉人也可能是将一个普通词汇，而不是商标注册为域名，因而可能不侵犯任何人的权利；而仅仅是出售域 名的事实也并不是非法的。投诉人还提出，被投诉人注册域名“prosciutto．com”和“parmaprosciutto．com”也表明被投诉人 有第二点意义上的行为，但专家组认为被投诉人并没有主张“prosciutto”和“parmaprosciutto”是与该商标有关的意大利语，因此这 种注册性质上并不是这种方式的行为。
据此，专家组认为，本案中没有UDRP第4（b）段所规定的四种恶意情况。由于UDRP第4（b）段并不是穷尽的，其他情况也可以构成恶意的证据。因此，专家组针对是否存在其他表明恶意的情况继续分析。
投诉人主张Parma ham没有其他含义或意义，是确认同一产品身份的标志。而且，由于“PARMA HAM”商标的广泛使用，被投诉人在注册该域名时知道或应当知道投诉人的商标和服务，因此该域名注册必然是恶意的。对此，专家组不予同意，认为Parma ham对消费者来说有一个含义：即他们意味着“在PARMA地区制造的火腿”。消费者没有理由去知道“PARMA HAM”是一个注册商标，因为它有一个非常可理解的含义（即，从PARMA来的火腿），而且在日常语言中作为一个描述词语使用。专家组强调应注意这样一个 事实，即Parma ham这种表达至少从1963年就已使用（根据投诉人自己的陈述），但只是在1996年11月才被注册。因此，被投诉人在1997年不知道“PARMA HAM”已经以投诉人的名义被注册是非常可能的。因而，专家组认为投诉人没有能够就注册的恶意进行举证。
那么被投诉人使用域名是否有恶意？被投诉人似乎没有进行任何使用域名的活动。但投诉人认为假设被投诉人合法使用域名的情况是困难的，被投诉人不可能销 售带有Parma ham的产品而不侵犯投诉人的证明商标权。因此，投诉人认为被投诉人使用域名恶意。为支持该观点，投诉人引用了Telstra Corporation Limited V．Nuclear Marshmallows案例[3]（以下简称TELSTRA案）中专家组的一个意见，即认为在任何积极的使用都将是不合法的情况下，消极持有域名也可以 构成使用的恶意。但本案专家组认为在TELSTRA案中之所以能够发现被投诉人恶意的情况是：（1）投诉人的商标“TELSTRA”有很高的声誉且在澳大 利亚被广泛知晓；（2）被投诉人没有提供对争议域名的任何善意的实际使用或预期使用；（3）被投诉人未用其注册的商号而使用另一个名字，以隐藏其真实身 份；（4）被投诉人提供虚假的联系方式，以至于无法联系。由此，TELSTRA案专家组认为，如果任何合理而实际的或预期的积极使用不违法是不可能的，那 么消极持有域名就构成恶意。
但专家组认为本案不适用上述结论的原因是，本案与TELSTRA案情况不同：第一，即使Parma ham被广泛知晓和使用，但因其具有描述性含义，它并不是作为一个商标被广泛知晓的。而TELSTRA没有任何含义，是一个创造词，因此将其注册为域名并 不是巧合，而在本案中这种巧合是可能的。第二，被投诉人并没有隐藏其真实身份而使联系成为不可能。虽然被投诉人以不同的通讯方式确认收到中心的文书而选择 没有答辩。最后也是更重要的，即将Parma ham作为域名的合法使用是可能的。专家组认为，证明商标允许其持有人判定谁可以制造并且在第一时间将带有该商标的产品投放市场。一旦产品进入相关地域的 市场，穷竭原则（如果不是在国际层次，至少在国家层次）将授予任何产品的购买者自由地再次销售他们的权利。在这种第二次销售的情况下，销售者被授权使用该 商标来描述其所提供的产品。因此，一个购买了100公斤Parma ham的零售商有权销售这些货物并在商店橱窗上贴有Parma ham标志。逻辑上，这个零售商也有权通过网络渠道销售Parma ham，并使用Parma ham标示其网站上提供的产品。这种使用不会侵犯投诉人的商标权。使用这个术语表明一个讨论Parma ham质量的网站更不会侵权。如果被投诉人以这种方式使用域名本身，或以这种目的转让给第三人，也是对该域名的合法使用。基于上述分析，专家组认为，本案 中被投诉人消极持有域名并不是Ⅵ）RP第4（b）段的恶意使用。但专家组又希望强调，一个司法上认为是不正当竞争的行为不必然落人判断网络抢注的 ICANN政策的有限范围内。
最后，专家组认为，虽然被投诉人注册的争议域名与投诉人商标相同，被投诉人对争议域名没有合法权利，但是投诉人没能够论证被投诉人恶意注册和使用该域名，因而未满足UDRP第4（a）段的第三点要求，因此，决定驳回将注册的争议域名转让给投诉人的请求。
二、域名争议案例评析
表面上看，这只不过是一个根据UDRP处理的域名争议案例，然而，从投诉人的身份及其提交的权利证明看，这并不是一起普通商标与域名的纠纷解决案例。 投诉人是意大利帕尔玛火腿（Parma ham）制造商认证协会，是意大利著名地理标志帕尔玛火腿（Parma ham）的所有人，其提交的权利证明是于1996年在美国获得注册的证明商标“PARMA HAM”。因此，本案实质上是一起典型的地理标志域名争议案例，而WIPO于2000年开始根据UDRP受理域名争议案例，[4]因此该案可以说是 WIPO仲裁与调解中心处理的首例地理标志域名争议案。
本案当事人的国别背景恰好代表了两种不同的地理标志保护历史。投诉人来自意大利，同许多欧盟国家一样，意大利拥有较多的地理标志，对地理标志的法律保 护历史长，制度也比较完善，本案的Parma火腿就是意大利采用专门法保护的两种原产地命名的火腿产品之一。[5]被投诉人来自美国，美国作为一个移民国 家，拥有的地理标志较少，对地理标志没有专门的保护制度，主要是通过商标法、反不正当竞争法等进行保护，而且保护历史短。而本案争议域名注册商标的时间也 从另一个侧面反映了地理标志国际保护的时间表。
本案本质上虽是地理标志域名争议，但表现形式依然是商标，因而并未超出UDRP争议解决范围，因此本案仍是依据UDRP来进行裁定的。根据UDRP， 投诉人必须完全满足其第4（a）段规定的三个条件，投诉才能够成立。对于前两点要求，本案专家组的判定并不困难，而且也与该争议域名的地理标志性质无关。 但对于第三点，专家组的意见则不尽然，认为投诉人的论证不能够令人信服，这也是最终导致该投诉被驳回的关键原因。因此，UDRP第4（a）段的第三点要 求，即被投诉人是否恶意注册和使用该域名成为本案的焦点问题。
针对这一焦点问题，专家组在排除了UDRP第4（b）段所列举的恶意的四种情形后，最终将焦点集中在其他恶意情形上。而从专家组关于其他恶意情形的分析中，显示出该争议域名的地理标志特性对专家组判定的影响。
一般而言，争议域名注册人的“明知”是构成恶意的一个重要因素，而这需要论证权利人的商标知名。因此，本案投诉人通过主张其商标“PARMA HAM”的广泛使用来论证被投诉人注册域名时的“知道或应当知道”，进而论证该域名注册的恶意。但专家组对此提出了反对意见，理由是Parma ham对消费者来说具有“在PARMA地区制造的火腿”的含义，并且这一含义在日常生活中被作为描述词语使用，因此消费者没有理由知道“PARMA HAM”是一个注册商标。专家组还特别强调一个事实，即Parma ham这种表达至少从1963年就已使用，但在1996年11月才被注册。因此被投诉人在1997年注册域名时不知道“PARMA HAM”已经被投诉人注册为商标是非常可能的，因而判定投诉人对恶意注册举证不足。而在论证被投诉人的恶意使用时，投诉人主张引用TELSRA案提出的判 定原则，即只有注册而没有其他行为的这种消极持有域名行为也足以构成恶意使用。但专家组排除这一原则适用本案的理由与上述理由类似，即引用案例中的 TEISTRA是被广为知晓的独创商标，而本案的Parma ham则是因其描述性含义而并非作为商标被广为知晓的，因而认为本案争议域名与投诉人商标巧合是可能的。
由此看来，专家组的上述判定均缘于Parma ham的描述性含义，笔者认为这一判定基础值得商榷。第一，地理标志的特性之一就是具有原产地的描述性。TRIPS第22条第1款将地理标志定义为标示某 商品来源于某成员地域内，或来源于该地域中的某地区或某地方，该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要与该地理来源相联系。Parma ham的“在PARMA地区制造的火腿”这一描述性含义，恰好体现了该名称区别产品来源地区的功能性。正因为地理标志具有直接描述产品原产地的含义，因而 通常因缺乏显著性而不能够作为普通商标注册，而只能够作为证明商标注册。可以说，这种关于产品地理来源的描述性正是地理标志的特点。因此，描述性含义不影 响Parma ham作为一个证明商标而存在；第二，正如专家组所认为的，Parma ham的描述性含义已被消费者所知晓，而这正是投诉人自1963年开始至今在美国[6]长期而广泛使用的结果。“在PARMA地区制造的火腿”这种描述性 含义的广为知晓，说明消费者已将该名称同特定区域的产品联系起来，将带有这种标志的火腿与其他火腿区别开来，这正是该标志所具有的区别商品产地来源的功 能，因而已具有证明商标的性质。即使未注册，该标志也可以通过使用的事实获得普通法上的证明商标权，正如美国商标审判和上诉委员会在Institut National Des Appellations d’Origine v．Brown—Forman Corp．47USPQ2d 1875，1885（TTAB1998）案中所发现的，“判定由认证者所控制的使用事实是否成为受保护的地区证明商标，取决于公众是否将带有该标志的商品 理解为只来自该标志中命名的地区”。[7]而本案中消费者将Parma ham理解为“在PARMA地区制造的火腿”正说明了该标志的使用是作为证明商标使用的，因此可以成为普通法上的受保护证明商标，注册与否并不是关键因 素。第三，这种描述性含义的广泛使用并未使Parma ham成为该火腿的通用名称，这可以从1996年该标志获得证明商标的注册得到反证。如果从1963年就开始在美国使用的Parma ham已演变为火腿的通用名称，那么投诉人在使用30多年后申请证明商标注册时应当被驳回。而专家组的意见中始终未出现“generic”（通用）一词， 而是频繁使用“descriptive”（描述性）也可以说明Parma ham并未变为通用名称，而仍具有其特定的地区描述含义。由上可见，专家组忽视了地理标志证明商标与普通商标的区别，因Parma ham的描述性含义而认为该标志不是作为商标被知晓的判定有失偏颇。
关于专家所强调的注册时间问题，笔者认为从地理标志国际保护的时间表中不难找到答案。众所周知，地理标志于1994年写入关贸总协定的TRIPS，是 赞成保护的欧盟集团与反对保护的美国集团在关贸总协定谈判中最终妥协的结果。1995年世界贸易组织成立，自此包括美国在内的成员国都要根据TRIPS履 行各自“人世”的义务。投诉人自1963年就开始在美国使用，事隔33年后才注册，其原因就是TRIPS实施前地理标志在美国并未有明确的保护。而 TRIPS实施后，由于明确了各成员国保护地理标志的义务，因而使投诉人能够对其地理标志在美国的保护有明确合理的预期，而美国是通过证明商标制度来履行 对地理标志的保护的，因此，本案投诉人便通过申请证明商标注册来保护其在美国的权益。从其获得注册的时间1996年不难推断其申请时间，应是世界贸易组织 成立即各成员开始履行“人世”义务后不久。因此，本案裁定也体现了该地理标志在美国的保护历史。
最后，专家组试图适用知识产权的穷竭原则来论证该证明商标争议域名合法使用的可能性，以排除本案适用TELSTRA案提出的判定原则，即只有注册而没 有其他行为的这种消极持有域名行为也足以构成恶意使用。笔者认为这一意见值得质疑。如果对网上使用适用穷竭原则，那么不仅在地理标志域名争议，在其他域名 争议中，则都会存在这种合法使用的可能性，而这种专家假设的可能性，无疑加重了投诉人的举证责任，显然有失公平。
从该案例的分析中，我们可以看到，虽然TRIPS规定了地理标志的最低保护标准，但由于不同国家地理标志的发展历史和保护制度不同，以及网络的无国界性，如何论证注册和使用的恶意，成为地理标志域名争议解决中的一个难点问题。
三、网上地理标志的法律保护
伴随网络技术和电子商务的发展，地理标志在网上的使用方式多种多样，而将地理标志注册为域名的使用方式应属最早出现也是最常见的一种。后来，如同商标 一样，地理标志也可以在关键词、无标记、链接及加框链接、鼠标陷阱、网页上、各种形式的网络广告中被使用等。然而，无论网上地理标志的使用形式如何变化， 不变的是对使用定性的法律准则，即地理标志在网上的使用应构成法律意义上的地理标志的使用。
何谓“地理标志的使用？”虽然对此并无专门定义，但从《巴黎公约》、《马德里协定》、《TRIPS协议》的法律规定不难看出，无论是制止虚假及欺骗性 使用地理来源，还是保护地理标志，这些规定都与商品贸易有关，都是用来解决误用与商品有关的地理标识的。此外，可以借鉴有关“商标使用”的法律规定， [8]如根据我国《商标法实施条例》第三条 规定“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。综 上，笔者认为可以将地理标志使用的含义归纳为两点：一是使用在特定商品上；二是在商业活动中使用。而针对第一点使用要求，其表述上一般应是地理名称+商品 名称的组合，如绍兴黄酒，前述案例中的Parma ham。如果仅仅使用地理名称，而没有后缀商品名称，则这种表述很难判定为地理标志的使用。因地理名称具有公共性，离开特定商品，可以被任何人使用。当 然，在特定情况下，有的地理标志表述无需附加商品名称，也会使消费者与特定商品联系起来，如Champagne（香槟）。但这种地理标志一般都具有很高的 知名度。
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