涉外定牌加工在商标法中的法律性质-兼论商标侵权构成的判定
来源： 《知识产权》 2014年第2期 作者：张伟君，魏立舟，赵勇 时间：2015-03-12 阅读数:
作 为“世界制造工厂”，我国企业经常接受国外企业委托加工制造产品并销往国外。这种委托加工的产品往往贴上国外企业指定使用或者授权使用的商标，也就是所谓 的涉外定牌加工或贴牌加工。如果国外委托方指定或授权我国加工企业使用的商标，与中国境内已经注册的某个商标相同或近似，而且该加工产品与该注册商标核定 使用的商品相同或者类似，该加工企业在其制造、出口的产品上使用该商标，就有可能违反现行《商标法》第52条 [1]的规定，遭遇国内注册商标权人的侵权指控。这事实上已经得到许多司法判决[2]的支持。但是，也有观点认为，这种定牌加工中的商标使用并不构成商标 侵权，其理由主要是：由于该定牌加工商品没有在国内销售，因此所贴的商标并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，不可能导致相关公众的混淆，因此不侵犯中 国境内商标权人的权利。这种观点很大程度上得到权威人士的认可[3]，也越来越多地体现在一些法院的判决中。[4]针对这种“同案不同判”的现象，近些年 来已经有许多优秀的论文专门对此进行了讨论。[5]本文则试图通过对商标侵权构成要件的重新检讨，对涉外定牌加工行为是否构成商标侵权作出解答。因为中国 商标法律制度主要借鉴了欧洲大陆法的规定，本文将主要结合欧盟以及德国商标法的有关规则和司法实践进行分析。
一、商标侵权与“混淆可能”
（一）“混淆可能”是否为商标侵权的一般构成要件
认为涉外定牌加工不构成侵权的一个重要理由是：定牌加工的产品不在中国境内销售，不可能导致境内的相关公众混淆，而“混淆可能”是判定商标侵权的必要条件。[6]对此，首先应该回答的是：在我国《商标法》中，“混淆可能”是否为构成侵犯商标专用权的一般构成要件？换句话说，在相同的商品上使用相同商标的情况下，判断该行为是否侵犯商标权时，是否需要考虑可能混淆的因素。
《商标法》第52条第1项并未将“混淆可能”作为商标侵权的判定要件。不过，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》 的规定，法院在判断商标是否近似、商品或服务是否类似时，需要考虑混淆可能性。[7]这就是说，如果在商品与商标不相同的情况下，被控侵权人的使用行为是 否可能导致相关公众混淆，是法官用来判断商品是否类似、商标是否近似的一个判断标准。但是如果被告在相同的商品上使用了与他人注册商标相同的标识，判定侵 权时就无需考虑“混淆可能”。因此，“混淆可能”并非商标侵权的一般构成要件，而只是在判定商标近似或者商品或服务类似时才需要考虑的一个因素。[8]这 个规则在新修改的《商标法》中得到了进一步的确认和澄清。根据新《商标法》第57条 的规定，“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的情况下，并不需要考虑是否“容易导致混淆”；而只是“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商 标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”时，“容易导致混淆”才是需要考虑的一个要件。[9]这就意味着，在定牌加工案件中，如果被告 在其加工制造的产品上使用的是与原告注册商标相同的商标，且委托加工产品与该注册商标核定使用的产品也是相同的，那么，法院根本不需要考虑这种商标使用行 为是否有造成相关公众的“混淆可能”。所以在涉外定牌加工的情形中，以侵权产品不进入市场流通从而不可能产生相关公众的混淆为理由来否认该行为构成商标侵 权，是站不住脚的。
（二）“推定混淆”：绝对推定还是相对推定
在支持涉外贴牌加工不构成商标侵权的观点中，还存在另一种解释。他们认为，虽然法律没有明文对在同一种商品上使用与注册商标相同的商标提出“可能混 淆”的要求，但其实是法律推定在这种情形下存在混淆可能。也就是说，即使在“同种商品上使用相同商标”的情形下，“可能混淆”仍然是判定是否侵权的一个 “隐性”要件。而既然这只是法律推定，那么，如果有事实证据能推翻这种存在混淆可能的推定，就可以不认定侵权。[10]
这种观点的依据来自《TRIPS协定》第16条第1款的相关规定：“在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，应推定存在混淆的可能性。”但是，需要指出的是，《TRIPS协定》 的这个规定很大程度上是一个妥协性的规定，以此来调和欧盟商标法与美国商标法在商标侵权判定中的理论基础的差异。[11]根据欧盟商标法（《共同体商标条 例》第9条第1款、《欧盟商标指令》第5条第1款），在相同的商品或服务上使用相同的商标时，对商标的保护是绝对的，不要求混淆；只有在商标近似或者商品 类似时，才必须结合混淆可能性来解释相似或者类似的概念。[12]而美国《商标法》 则把“混淆可能”作为判定侵权的必要条件，从而需要一套非常复杂的“混淆”理论体系来解释是否构成商标侵权。[13]这个区别导致两个法律体系在判定商标 侵权时，会采取很不相同的解释方法。比如，对于消费者“知假买假”的案件（比如明知地摊上销售的LV高仿包是假冒的，仍然购买），根据欧盟商标法，法院其 实根本不需要讨论这种行为是否会造成消费者混淆，销售商当然构成侵权[14]；而根据美国《商标法》，由于“混淆”是构成侵权的必要条件，而这里消费者在购买时不可能产生混淆，因此就需要发展出所谓的“售后混淆”理论才能解释这种行为是构成侵权的。[15]由于《TRIPS协定》第16条 第1款关于商标侵权（即授予商标权人的权利）的规则大体上釆用的是美国的商标侵权规则的结构，即规定无论在相同还是类似情况下，都需要考虑“混淆可能”这 个因素。但为了照顾欧盟商标法中对使用相同商标在相同商品的情况下不用考虑“混淆可能”的情况，该款就增加了在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，混 淆的可能是推定的表述。但是，这个规定并没有改变欧盟商标法中既有的商标侵权判定规则——“在相同的商品或服务上使用相同的商标时，该保护是绝对的”，即 “应该”绝对推定存在混淆的可能性，而不能以其他事实和理由来推翻这个推定。
作为成文法国家，我国在《商标法》 立法中，无论是基本法律原则（如先注册原则）还是具体法律概念以及法律规则都主要借鉴了以德国为主的大陆法国家以及欧盟商标法的规定。特别是在关于商标侵 权判定的立法结构上，我们完全釆用了欧盟的方法，即在判断在相同商品上使用相同商标是否构成侵权时不考虑“混淆可能”，那么在解释此条文时，也应该秉承欧 盟商标法的理念，坚持在相同商品上使用相同商标的情形下对注册商标的绝对保护原则，坚持“推定存在混淆可能”的绝对性，[16]不应张冠李戴，用美国的 “混淆”理论用来解释我国商标法中关于商标侵权的规定。
总之，一些法院对于在定牌加工中在相同产品上使用了相同商标的行为，仍然以定牌加工产品是用于出口，不会造成国内相关公众混淆为理由，判定其不构成侵权，显然是找错了法律依据，并不符合我国《商标法》的既定规则。
二、商标侵权与注册商标专用权的范围
构成商标侵权的行为必须是商标权人依法可以禁止的一个不法使用行为。认为在定牌加工中使用中国境内注册商标不构成侵权的另一个重要理由是：定牌加工产品没有在中国市场销售，而是用于出口的，而“出口”行为并不是《商标法》规定的侵犯商标专用权的行为。对于这个观点，需要从《商标法》规定的商标权人依法可以禁止的不法行为或者说从商标权人享有的注册商标专用权的范围来评判。
知识产权制度的基本设计是通过授予权利人独占使用权（exclusive right）来维护权利人的权益，权利人有权禁止他人未经许可擅自“使用”其受保护的权利客体。与专利法规定的受专利权人控制的一系列“实施”其专利的行 为，以及与著作权法规定的受著作权人控制的一系列“利用”其作品的行为（复制、发行、传播、演绎等）类似，商标专用权人也依法享有一系列禁止他人“使用” 其商标的权利。那么，商标权人能禁止的“商标使用”行为包括哪些呢？
《欧盟商标指令》第5条第3款规定的商标权人可以禁止的“商标使用”行为中，除了（a）将商标标识标注（affixing）在商品或者包装上以及 （d）商业文书和广告中使用商标标识之外，还包括（b）提供（offering）使用该标识的商品、将这种商品投放市场或者为上述目的存储这种商品； （c）进口或者出口这种商品。因此，从欧盟的规定来看，构成商标侵权的“使用”行为，既包括直接使用或标注商标标识的行为，还包括将含有该商标标识的商品 投入市场流通的“销售”、“出口”、“进口”行为，甚至包括与流通行为密切相关的运输、仓储等行为。
我国现行《商标法》第52条第1项规定了在相同或类似商品上“使用”与注册商标相同或近似商标的行为，构成侵权。同时，《商标法》第52条第2项规定的侵权行为还包括“销售”侵权产品的行为，这就是说，“销售”侵权产品的行为其实也是商标权人可以控制的商标使用行为。[17]但是，我国《商标法》确实没有明确规定“出口”行为属于商标权人所享有独占权的范围。那么，我国商标权人是否可以控制商标侵权产品的出口呢？
事实上，出口行为如同销售行为一样，都属于商业流通的性质，都是属于商标专用权所控制的商标使用行为。如果商标权人无法在商品销售、出口等流通环节对 侵权产品实施控制，将难以实现对其商标权的有效保护。“出口”行为构成商标侵权在国外的商标制度中是有明文规定的。如《欧共体商标条例》第9条第2款c 项，《欧盟商标指令》第5条第3款中明确指出，第三人用该标识进口或出口的行为，属于商标权利人可以禁止的行为。这一规定进一步体现在欧盟成员国的国内立 法中，如德国《商标法》第14条第3款第4项列举的“以该标识的名义进口或者出口商品”的行为，属于该法“尤其禁止”的违法行为。我国《商标法》第52条以及《商标法实施条例》虽然没有明确“出口”是否属于商标专用权所控制的行为，但是《知识产权海关保护条例》第3条 规定“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”，这就意味着商标权人可以通过海关禁止擅自使用其商标的商品的出口。事实上，尽管商标权具有地域性，但是同一商 标在不同的国家归属于同一权利人是主流现象，因此，禁止出口行为，就可以直接避免出口商品侵犯该权利人在进口国的商标权，更有利于对权利人的保护。
另外，我们所讨论的定牌加工活动，显然是由贴牌加工行为和出口行为两部分组成的。[18]即便出口行为不算在中国境内的商业流通行为，贴牌加工本身就属于《商标法》 规定的侵犯商标专用权的行为，应该受到商标权人享有的独占权的控制，就如同著作权法中的复制行为、专利法中的制造专利产品或者使用专利技术的行为本身就可 以构成侵权一样。我们不能因为一个侵权产品已经生产制造出来，但只是因为它尚未在中国市场流通，就可以说这没有构成侵权。而且，如果被告可以以涉外定牌加 工为理由提出商标侵权抗辩的话，假冒产品制造商就会借此来规避法律制裁，借“出口”名义行“内销”之实，这显然不利于打击商标侵权。
总之，在涉外定牌加工中，无论是加工行为还是出口行为都是属于商标权人所享有的商标专用权的范围。那种认为使用他人注册商标进行定牌加工并出口不属于商标权专用权所控制的行为的观点，是不符合《商标法》规定的。
三、商标侵权与在商业活动中的使用
商标侵权一般以在商业活动中使用了商标为构成要件。《TRIPS协定》第16条 第1项将商标专用权界定为在相同或类似商品上禁止他人商业活动中（in the course of trade）使用相同或者近似的商标。欧盟商标法（《共同体商标法》第9条、欧盟《商标指令》第5条）在关于商标权人权利的规定中也明确规定了“商业活动 中的使用”的限制。德国《商标法》第14条第（2）款也有在“商业交易中（im gesch?ftlichen Verkehr）”使用的限定。
我国《商标法》关于侵权行为的界定中虽然没有做出这样的限定，但我国《商标法实施条例》第3条 也有所体现，该条规定：“商标法所称商标的使用，包括将商标用于……其他商业活动中”，这意味着构成侵权的商标使用应该属于“商业活动中”的使用。不过， 商业活动或者交易活动是一个宽泛的概念，定牌加工以及出口中的商标使用是否属于商业交易活动中的使用呢？从欧盟商标司法实践来看，关于“商业交易中的使 用”的限定主要是指这种商标使用是为了取得经济利益的商业行为（commercial use），而不是一种私人性质的行为（private use）；[19]另外，这个限定也排除了仅仅在欧盟过境的货物（use in transit）构成商标侵权的可能。[20]就定牌加工而言，产品加工者将加工好的产品提供给委托方，无疑是以营利目的的商业经营活动[21]，定牌加 工产品上的商标使用显然不属于私人性质的使用。定牌加工产品虽然用于出口，但因为它就是在该国生产加工的，也不属于仅仅在该国过境的货物，并不能适用“过 境货物”的例外。因此，以“商业交易中的使用”的限定来否定定牌加工产品中的商标使用行为构成侵权，是值得商榷的。
有学者认为：定牌加工方交付产品的意思表示中没有“销售”的概念，加工方取得的对价仅仅是与其加工行为价值相当的东西，而不是与产品价值相当的东西。因此，加工方将商标贴附在产品上不属于在商业活动中的使用，不属于《商标法》 规定的商标使用行为。[22]本文认为，这种观点的合理性有待商榷。一方面，加工方获得的报酬虽然主要是基于加工者的劳动付出，但是并不能排除贴牌加工中 使用的商标所具有的商业声誉对加工方获取报酬方面的积极作用；另一方面，被控侵权人是否获利以及如何获利并非判定知识产权侵权的要件。比如，只要有人为生 产经营目的而实施专利，就可以构成侵权，即便其没有获利或者获利只是基于自己的劳动，也不影响侵权的判定。同样，只要被控侵权人在商业活动中实施了受商标 专用权禁止的商标使用行为，就可以构成侵权，而不论其获利中是否包含了“商标”的附加值。
四、商标侵权与商标的来源识别功能
识别功能是商标的最基本功能。新《商标法》第48条吸收了现行《商标法实施条例》第3条的规定[23]，并强调“商标的使用，是指将商标……用于识别商品来源的行为”。这个规定表明，《商标法》 要求商标权人对商标的使用不仅是“在商业活动中”的使用，而且是能起到“识别商品来源”作用的使用。从正面来看，这个规定只是要求商标权人使用商标应该发 挥其识别商品来源的功能，否则无法认定这是一种商标使用行为。但是，从反面来看，这个规定显然也会影响商标侵权判定中对于商标使用行为的理解。
在商标侵权判定中，这个规定可能引发的问题是：如果有人在相同的产品上使用与注册商标相同的标识，而这种使用并没有导致相关公众对商品来源的任何误认和混淆，但是根据新《商标法》第57条 规定，在这种的情况下并不需要考虑是否“容易导致混淆”而可以直接认定侵权，使该注册商标获得“绝对保护”，那么，这样的认定是否就与商标使用是“用于识 别商品来源的行为”的要求相悖呢？如果擅自使用他人注册商标的行为，没有起到识别商品来源的作用或者说没有损害注册商标的识别功能，是否就一律不构成侵权 呢？
从欧盟商标法的规则和司法实践来看，首先，在相同的商品上使用与注册商标相同的标识，虽然原则上其保护是“绝对的（absolute）”，但是如果相 关公众对商品的来源不会产生混淆的，某种程度上是可以根据对商标权的限制和例外的规定来否定商标侵权，从而达到一定的利益平衡。比如，汽车修理店使用 “BMW”商标，就可以对产品或服务的“描述性使用”为由进行侵权抗辩。[24]其次，欧共体商标指令序言第10段在讲到对注册商标的保护时，虽然也提到 了“特别（in particular）”要保障注册商标识别商品或者服务来源的功能，但是，这并不意味着商标的使用具有“识别来源”功能是构成商标侵权的必要条件。相 反，在欧盟的一些判例中，即使有些商标使用行为并没有损害注册商标的来源识别功能（origin function），但如果损害了商标的广告功能（advertising function）、传播功能（communication function）以及投资功能（investment function）等，仍然可以被认定为对商标权的侵害。必须承认，在大多数情况下，这些商标的“附属”功能直接依附于商标识别来源的核心功能，但不可否 认，在某些情况下，这些“附属”功能也可以脱离来源识别功能而单独存在。比如，在将商标用作搜索关键词的案件中，当用户在搜索引擎上输入权利人的商标，但 被控侵权人的链接或者广告却跟与权利人商标相关的信息同时显示在屏幕上。以用户的角度观之，在被控侵权人的商品与权利人的商品之间并不存在有关于商品来源 误认，因此商标的识别功能并没有受到损害；但是，因为商标的广告功能受到侵害，所以被控侵权人的行为仍然构成商标侵权行为。[25]
因此，如果把判断一个行为是否构成商标侵权仅仅置于其是否损害注册商标识别功能的基础之上，而不考虑某些商标使用行为可能影响的不是商标识别功能而是商标的其他功能，既没有理论依据，也会损害商标权人的利益，造成事实上的不公正。这是我国新《商标法》实施中值得警惕的一个问题。
就涉外定牌加工出口而言，即便因为定牌加工出口行为没有损害中国境内注册商标的来源识别功能，也仍然会影响商标的其它功能（比如，投资功能）。因为如 果境外企业利用中国大陆境内的廉价劳动力，在中国境内加工、生产与境内商标权人相同的产品再出口，却不取得境内商标权人的授权，向商标权人支付商标授权使 用费，就会损害国内注册商标权人合法享有的权益。一些法院的判决从我国鼓励出口加工的外贸政策出发，以维护中国境内加工企业利益为由，判定定牌加工行为不 构成侵权，这与其说是在保护广大中国加工企业的利益，不如说是在保护少数外国委托加工者的利益，却牺牲了中国商标权人的利益和商标地域保护的基本原则。这 是得不偿失的。
五、商标侵权使用与商标积极使用
《商标法》中涉及商标使用的规定，除了本文讨论的“商标侵权使用”，即《商标法》第52条规定的使用外，还有一个是对获得或维持商标权具有法律意义的商标积极使用，如《商标法》第11条关于“经过使用取得显著特征”的规定；第29条关于“初步审定并公告使用在先的商标”的规定；第31条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定；第44条关于“连续三年停止使用，责令限期改正或者撤销其注册商标”的规定等。
商标积极使用和商标侵权使用的行为表现在总体上应该是一致的，无论是现行《商标法实施条例》第3条规定的“直接”使用商标的行为[26]，还是《商标法》第52条 第2项规定的销售行为以及出口行为等商品流通行为，都属于对商标的使用行为。但是，在商标法中，商标积极使用的主要目的在于实现商标识别功能，以取得或维 持商标权，而作为商标独占权内容的商标使用行为则是为了实现有效制止商标侵权的目标。因此在具体判定中，又不能简单地把两者划等号。积极使用行为是能够使 商标起到识别商品来源作用的行为，需要考察标注有该商标的商品是否已经进入了流通环节，因为“商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能”，[27]但在 侵权判定中，一个假冒产品即便仍然存储在制造商的仓库中而未进入流通领域，仍然会构成对注册商标的侵权使用。再比如，在确权案件中，仅有转让和许可行为， 不宜认定为商标使用[28]，而在许可或转让合同中使用他人商标的，却可以构成侵权。
在株式会社良品计画商标异议复审行政纠纷[29]中，良品计画试图以《商标法》第31条 禁止抢注他人已在使用并有一定影响的商标为依据提出商标异议，并提供了中国大陆工厂为其贴牌加工的证据。对于该被异议商标是否应予注册，最高人民法院指 出：良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类毛巾等商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明“无印良品”商标在中国境内实际使用 在第24类商品上并为一定范围的相关公众所知晓，因此，良品计划主张被异议商标属于《商标法》第31条规定的情形，缺乏事实和法律依据，不属于《商标法》第31条规定的“已经使用并有一定影响的商标”。
有人将这个判决结论理解为最高人民法院赞同定牌加工行为不是商标法意义上的使用，不构成商标侵权。实际上，此处的使用只是不构成现行《商标法》第31条意义上的商标在先使用，而不见得不构成第52条意义上的商标侵权使用。因为就《商标法》第31条的适用而言，除了要符合“已经使用”的要件，还必须符合这种使用要“有一定影响”的要件。而在良品计画案中，最高法院认定定牌加工产品用于出口的行为不构成在先使用的主要原因与其说是定牌加工行为不属于商标使用，不如说是因为这种使用没有在中国境内产生实际影响。
总之，不构成商标积极使用行为，并非必然不属于商标侵权使用行为。最高人民法院关于良品计画案的判决并不能表明定牌加工行为依据我国《商标法》的规定不构成商标侵权已经成为定论。
结语
根据我国《商标法》 的规定，构成侵犯商标专用权的商标使用行为需要符合这样几个要件：（1）该商标使用行为属于商标权人可以控制的独占使用权的范围；（2）该商标使用是在相 同或类似的产品上使用相同或近似的商标，但在类似的产品上使用或者使用近似的商标，需要考虑混淆可能；（3）该商标使用属于在商业交易活动当中的使用，而 不是非营利目的的私人使用，也不是在过境货物上的使用；（4）被控侵权人必须是对涉案的标识作为商标来使用，侵权使用行为损害了该标识作为商标的功能，但 这种损害并不仅仅限于对商标来源识别功能的损害，商标的其他功能也应当受到保护。
综上所述，涉外定牌加工的产品即使不在中国境内销售，不会导致相关公众混淆，但是，混淆可能并不是构成商标侵权的必要条件，而只是判断商品类似或者商 标近似的一个标准，而且在相同商品上使用相同商标的情况下，所谓的“推定混淆”是绝对推定，不能通过相关证据来推翻。涉外定牌加工无论是加工制造行为，还 是出口行为都，属于商标专用权（独占权）可以控制的行为。涉外定牌加工产品虽然用于出口，但不属于过境货物，因此仍可以被认为属于在商业交易中的商标使 用。涉外定牌加工即使没有损害注册商标的来源识别功能，也不能据此得出其一定不构成侵权的结论。总之，涉外定牌加工中使用他人注册商标的行为原则上属于构 成侵犯商标专用权的行为。当然，涉外定牌加工行为确实不会挤占中国商标权人的本国市场，一般也不会造成中国境内相关公众的混淆，在可以证明这种产品确实不 会流入中国市场，并且不考虑这种行为会损害商标权人在中国境内的独占生产制造含有该商品的商品的权利的前提下，法院可以考虑对涉外定牌加工行为予以侵权豁 免。 【注释】 作者简介：张伟君，同济大学法学院副教授
魏立舟，德国慕尼黑大学博士候选人
赵勇，国家知识产权局人事司副处长
本文为2012年度教育部人文社会科学研究规划基金项目：“反假冒贸易协定背景下我国知识产权侵权救济制度研究”（项目编号：12YJA820096）的初期研究成果。
[1]除有特殊说明外，本文所指《商标法》条文，均为第四次修正案正式实施前的内容。
[2]早期司法判决在此种情况下倾向于认定贴牌加工行为为商标侵权行为，比较典型的案例有：美国耐克公司诉西班牙赛得体育公司、嘉兴银兴制衣 厂、浙江省畜产进出口公司案[（2001）深中法知产初字第55号]，广州泓信诉广州海关案[（2006）粤高法行终字第22号]、瑞宝公司诉永胜公司案 [（2005）浙民三终字第284号]等。
[3]孔祥俊：《商标的标识性与商标权保护的关系——兼及最高法院有关司法政策和判例的实证分析》，载《人民司法》2009年第15期。
[4]2009年上海市高级人民法院在上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷一案的判决[（2009）沪 高民三（知）终字第65号]中认为：“在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委 托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行 为不构成商标侵权并无不当。”
[5]比如黄燕娟、徐华：《涉外贴牌加工中的商标侵权问题探讨》，载“中国法院网”，http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/01/ id/809819.shtml,2013年1月。
[6]在上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷一案中，一审法院的判决理由就是：涉外定牌加工行为中商品 由于全部出口仅涉及的是美国市场及相关消费者，在中国市场内由于没有销售所以相关消费者不会对该产品发生混淆和误认的可能。因此，软丽得公司的行为不构成 商标侵权。
[7]参见最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条和第11条。
[8]浙江省高级人民法院在（2005）浙民三终字第284号《民事判决书》中也认为：“是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。”
[9]参见《商标法》（根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正）第57条第1款。http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/sbfxzcazt/2013-09/02/content_1805326.htm。
[10]宋育鑫：《商标侵权“推定混淆”探析》，载《中国知识产权》2011年2月（总第48期）。
[11]孔祥俊：《商标与不正当竞争法——原理与判例》，法律出版社2009年版，第319页以下，以及Gervais: The TRIPS Agreement: drafting history and analysis,4nd ed.， Sweet & Maxwell, London,2012中的相关论述。
[12]《欧盟商标指令》（Directive 2008/95/EC）前言第11段中明确指出，就注册商标所给予的保护，特别是就确保商标作为来源标识的功能而言，在商标与标识相同以及商品或服务相同 的情况下，这种保护是绝对的；而在商标与标识类似以及商品或服务类似的情况下，也给予保护，但必须以混淆可能性解释类似和近似的概念。
[13]邓宏光：《商标混淆理论的扩张》，载《电子知识产权》2007年第10期。
[14]欧盟的这种规定直接反应在了各成员国的立法和司法上，以德国为例，在“双重相同（Doppelidentit?t）”的情况下，无需 再考虑对相关公众产生混淆的可能性，这种观点在司法上没有任何疑问。见Sack: “Doppelidentit?t” und “gedankliches Inverbindungbringen” im neuen deutschen und europ?ischen Markenrecht, GRUR 1996，663。
[15]同注释③。
[16]孔祥俊：《商标与不正当竞争法——原理与判例》，法律出版社2009年版，第272页。
[17]擅自制造、销售商标标识并非真正意义上的商标使用，只是一种间接侵权行为；反向假冒则更不是对商标的使用，而是一种特殊的侵权行为。
[18]这其实是一个显而易见的事实。德国联邦法院在“摩托车清洁器”一案中就明确确认了这个观点，见BGH GRUR 2009，515， Motorradreiniger。
[19]对“在商业活动中的使用”的定义来自欧洲法院在Arsenal案中的意见，见ECJ Case 0206/01，Arsenal Football Club v. Mattew Reed，[2001]ECR1-10273，第40段。该定义在以后类似的案件中被反复提到。转引自Annette Kur, Thomas Dreier: European Intellectual Property Law, Edward Elgar,2013，第196页以下。
[20]Annette Kur, Thomas Dreier: European Intellectual Property Law，Edward Elgar,2013，第197页。
[21]在Frisdranken Industrie Winters BV诉Red Bull GmbH一案（Case C-l 19/10）中，Winter是个饮料灌装厂，替 Smart 灌装‘BULLFIGHTER’，‘PITTBuLL’，‘RED HORN’； Red Bull认为Winter的灌装行为侵权，请求颁发临时禁令。荷兰一审和二审法院the Rechtbank （District Court）'s-Hertogenbosch, the Gerechtshof te's-Hertogenbosch （Regional Court of Appeal's-Hertogenbosch），以及欧共体委员会都支持原告，并认为加工商（罐装工厂，服务提供者）的罐装行为构成商标使用；而THE COURT （First Chamber）认定不构成商标使用。http://curia.europa.eu/juris/document /document.jsf?cid=819917&dir=&docid=116683&doclang=EN&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&t ext=。虽然欧洲法院的观点确实是推翻了荷兰地方法院、荷兰上诉法院以及欧共体委员会的观点，但这也说明，对于委托加工商的行为是否构成商标使用这个问 题本身就充满争议。而这个案件最终提交欧洲法院解决，与其说是欧洲法院依法判决，不如说是欧洲法院对法律做出了特殊解释。
[22]石圣科：《贴牌加工中的商标侵权认定》，载《前沿》2010年第10期，第83页。
[23]现行《商标法实施条例》第3条规定：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
[24]Annette Kur, Thomas Dreier： European Intellectual Property Law，Edward Elgar,2013，第201页以下。
[25]同注释23，第203页以下。
[26]根据《商标法实施条例》第3条的规定，商标“使用”包括：（1）将商标用于商品、商品包装或者容器上；（2）将商标用于商品交易文书上；（3）将商标用于广告宣传、展览活动中；（4）将商标用于其他商业活动中。这些都是“直接”使用商标的行为。
[27]参见最高人民法院（2012）行提字第2号《行政判决书》。
[28]详见最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发[2010]第12号）第20条。
[29]详见株式会社良品计画与国家工商行政管理总局商标评审委员会、京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案，最高人民法院（2012）行提字第2号行政判决书。
一、商标侵权与“混淆可能”
（一）“混淆可能”是否为商标侵权的一般构成要件
认为涉外定牌加工不构成侵权的一个重要理由是：定牌加工的产品不在中国境内销售，不可能导致境内的相关公众混淆，而“混淆可能”是判定商标侵权的必要条件。[6]对此，首先应该回答的是：在我国《商标法》中，“混淆可能”是否为构成侵犯商标专用权的一般构成要件？换句话说，在相同的商品上使用相同商标的情况下，判断该行为是否侵犯商标权时，是否需要考虑可能混淆的因素。
《商标法》第52条第1项并未将“混淆可能”作为商标侵权的判定要件。不过，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》 的规定，法院在判断商标是否近似、商品或服务是否类似时，需要考虑混淆可能性。[7]这就是说，如果在商品与商标不相同的情况下，被控侵权人的使用行为是 否可能导致相关公众混淆，是法官用来判断商品是否类似、商标是否近似的一个判断标准。但是如果被告在相同的商品上使用了与他人注册商标相同的标识，判定侵 权时就无需考虑“混淆可能”。因此，“混淆可能”并非商标侵权的一般构成要件，而只是在判定商标近似或者商品或服务类似时才需要考虑的一个因素。[8]这 个规则在新修改的《商标法》中得到了进一步的确认和澄清。根据新《商标法》第57条 的规定，“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的情况下，并不需要考虑是否“容易导致混淆”；而只是“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商 标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”时，“容易导致混淆”才是需要考虑的一个要件。[9]这就意味着，在定牌加工案件中，如果被告 在其加工制造的产品上使用的是与原告注册商标相同的商标，且委托加工产品与该注册商标核定使用的产品也是相同的，那么，法院根本不需要考虑这种商标使用行 为是否有造成相关公众的“混淆可能”。所以在涉外定牌加工的情形中，以侵权产品不进入市场流通从而不可能产生相关公众的混淆为理由来否认该行为构成商标侵 权，是站不住脚的。
（二）“推定混淆”：绝对推定还是相对推定
在支持涉外贴牌加工不构成商标侵权的观点中，还存在另一种解释。他们认为，虽然法律没有明文对在同一种商品上使用与注册商标相同的商标提出“可能混 淆”的要求，但其实是法律推定在这种情形下存在混淆可能。也就是说，即使在“同种商品上使用相同商标”的情形下，“可能混淆”仍然是判定是否侵权的一个 “隐性”要件。而既然这只是法律推定，那么，如果有事实证据能推翻这种存在混淆可能的推定，就可以不认定侵权。[10]
这种观点的依据来自《TRIPS协定》第16条第1款的相关规定：“在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，应推定存在混淆的可能性。”但是，需要指出的是，《TRIPS协定》 的这个规定很大程度上是一个妥协性的规定，以此来调和欧盟商标法与美国商标法在商标侵权判定中的理论基础的差异。[11]根据欧盟商标法（《共同体商标条 例》第9条第1款、《欧盟商标指令》第5条第1款），在相同的商品或服务上使用相同的商标时，对商标的保护是绝对的，不要求混淆；只有在商标近似或者商品 类似时，才必须结合混淆可能性来解释相似或者类似的概念。[12]而美国《商标法》 则把“混淆可能”作为判定侵权的必要条件，从而需要一套非常复杂的“混淆”理论体系来解释是否构成商标侵权。[13]这个区别导致两个法律体系在判定商标 侵权时，会采取很不相同的解释方法。比如，对于消费者“知假买假”的案件（比如明知地摊上销售的LV高仿包是假冒的，仍然购买），根据欧盟商标法，法院其 实根本不需要讨论这种行为是否会造成消费者混淆，销售商当然构成侵权[14]；而根据美国《商标法》，由于“混淆”是构成侵权的必要条件，而这里消费者在购买时不可能产生混淆，因此就需要发展出所谓的“售后混淆”理论才能解释这种行为是构成侵权的。[15]由于《TRIPS协定》第16条 第1款关于商标侵权（即授予商标权人的权利）的规则大体上釆用的是美国的商标侵权规则的结构，即规定无论在相同还是类似情况下，都需要考虑“混淆可能”这 个因素。但为了照顾欧盟商标法中对使用相同商标在相同商品的情况下不用考虑“混淆可能”的情况，该款就增加了在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，混 淆的可能是推定的表述。但是，这个规定并没有改变欧盟商标法中既有的商标侵权判定规则——“在相同的商品或服务上使用相同的商标时，该保护是绝对的”，即 “应该”绝对推定存在混淆的可能性，而不能以其他事实和理由来推翻这个推定。
作为成文法国家，我国在《商标法》 立法中，无论是基本法律原则（如先注册原则）还是具体法律概念以及法律规则都主要借鉴了以德国为主的大陆法国家以及欧盟商标法的规定。特别是在关于商标侵 权判定的立法结构上，我们完全釆用了欧盟的方法，即在判断在相同商品上使用相同商标是否构成侵权时不考虑“混淆可能”，那么在解释此条文时，也应该秉承欧 盟商标法的理念，坚持在相同商品上使用相同商标的情形下对注册商标的绝对保护原则，坚持“推定存在混淆可能”的绝对性，[16]不应张冠李戴，用美国的 “混淆”理论用来解释我国商标法中关于商标侵权的规定。
总之，一些法院对于在定牌加工中在相同产品上使用了相同商标的行为，仍然以定牌加工产品是用于出口，不会造成国内相关公众混淆为理由，判定其不构成侵权，显然是找错了法律依据，并不符合我国《商标法》的既定规则。
二、商标侵权与注册商标专用权的范围
构成商标侵权的行为必须是商标权人依法可以禁止的一个不法使用行为。认为在定牌加工中使用中国境内注册商标不构成侵权的另一个重要理由是：定牌加工产品没有在中国市场销售，而是用于出口的，而“出口”行为并不是《商标法》规定的侵犯商标专用权的行为。对于这个观点，需要从《商标法》规定的商标权人依法可以禁止的不法行为或者说从商标权人享有的注册商标专用权的范围来评判。
知识产权制度的基本设计是通过授予权利人独占使用权（exclusive right）来维护权利人的权益，权利人有权禁止他人未经许可擅自“使用”其受保护的权利客体。与专利法规定的受专利权人控制的一系列“实施”其专利的行 为，以及与著作权法规定的受著作权人控制的一系列“利用”其作品的行为（复制、发行、传播、演绎等）类似，商标专用权人也依法享有一系列禁止他人“使用” 其商标的权利。那么，商标权人能禁止的“商标使用”行为包括哪些呢？
《欧盟商标指令》第5条第3款规定的商标权人可以禁止的“商标使用”行为中，除了（a）将商标标识标注（affixing）在商品或者包装上以及 （d）商业文书和广告中使用商标标识之外，还包括（b）提供（offering）使用该标识的商品、将这种商品投放市场或者为上述目的存储这种商品； （c）进口或者出口这种商品。因此，从欧盟的规定来看，构成商标侵权的“使用”行为，既包括直接使用或标注商标标识的行为，还包括将含有该商标标识的商品 投入市场流通的“销售”、“出口”、“进口”行为，甚至包括与流通行为密切相关的运输、仓储等行为。
我国现行《商标法》第52条第1项规定了在相同或类似商品上“使用”与注册商标相同或近似商标的行为，构成侵权。同时，《商标法》第52条第2项规定的侵权行为还包括“销售”侵权产品的行为，这就是说，“销售”侵权产品的行为其实也是商标权人可以控制的商标使用行为。[17]但是，我国《商标法》确实没有明确规定“出口”行为属于商标权人所享有独占权的范围。那么，我国商标权人是否可以控制商标侵权产品的出口呢？
事实上，出口行为如同销售行为一样，都属于商业流通的性质，都是属于商标专用权所控制的商标使用行为。如果商标权人无法在商品销售、出口等流通环节对 侵权产品实施控制，将难以实现对其商标权的有效保护。“出口”行为构成商标侵权在国外的商标制度中是有明文规定的。如《欧共体商标条例》第9条第2款c 项，《欧盟商标指令》第5条第3款中明确指出，第三人用该标识进口或出口的行为，属于商标权利人可以禁止的行为。这一规定进一步体现在欧盟成员国的国内立 法中，如德国《商标法》第14条第3款第4项列举的“以该标识的名义进口或者出口商品”的行为，属于该法“尤其禁止”的违法行为。我国《商标法》第52条以及《商标法实施条例》虽然没有明确“出口”是否属于商标专用权所控制的行为，但是《知识产权海关保护条例》第3条 规定“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”，这就意味着商标权人可以通过海关禁止擅自使用其商标的商品的出口。事实上，尽管商标权具有地域性，但是同一商 标在不同的国家归属于同一权利人是主流现象，因此，禁止出口行为，就可以直接避免出口商品侵犯该权利人在进口国的商标权，更有利于对权利人的保护。
另外，我们所讨论的定牌加工活动，显然是由贴牌加工行为和出口行为两部分组成的。[18]即便出口行为不算在中国境内的商业流通行为，贴牌加工本身就属于《商标法》 规定的侵犯商标专用权的行为，应该受到商标权人享有的独占权的控制，就如同著作权法中的复制行为、专利法中的制造专利产品或者使用专利技术的行为本身就可 以构成侵权一样。我们不能因为一个侵权产品已经生产制造出来，但只是因为它尚未在中国市场流通，就可以说这没有构成侵权。而且，如果被告可以以涉外定牌加 工为理由提出商标侵权抗辩的话，假冒产品制造商就会借此来规避法律制裁，借“出口”名义行“内销”之实，这显然不利于打击商标侵权。
总之，在涉外定牌加工中，无论是加工行为还是出口行为都是属于商标权人所享有的商标专用权的范围。那种认为使用他人注册商标进行定牌加工并出口不属于商标权专用权所控制的行为的观点，是不符合《商标法》规定的。
三、商标侵权与在商业活动中的使用
商标侵权一般以在商业活动中使用了商标为构成要件。《TRIPS协定》第16条 第1项将商标专用权界定为在相同或类似商品上禁止他人商业活动中（in the course of trade）使用相同或者近似的商标。欧盟商标法（《共同体商标法》第9条、欧盟《商标指令》第5条）在关于商标权人权利的规定中也明确规定了“商业活动 中的使用”的限制。德国《商标法》第14条第（2）款也有在“商业交易中（im gesch?ftlichen Verkehr）”使用的限定。
我国《商标法》关于侵权行为的界定中虽然没有做出这样的限定，但我国《商标法实施条例》第3条 也有所体现，该条规定：“商标法所称商标的使用，包括将商标用于……其他商业活动中”，这意味着构成侵权的商标使用应该属于“商业活动中”的使用。不过， 商业活动或者交易活动是一个宽泛的概念，定牌加工以及出口中的商标使用是否属于商业交易活动中的使用呢？从欧盟商标司法实践来看，关于“商业交易中的使 用”的限定主要是指这种商标使用是为了取得经济利益的商业行为（commercial use），而不是一种私人性质的行为（private use）；[19]另外，这个限定也排除了仅仅在欧盟过境的货物（use in transit）构成商标侵权的可能。[20]就定牌加工而言，产品加工者将加工好的产品提供给委托方，无疑是以营利目的的商业经营活动[21]，定牌加 工产品上的商标使用显然不属于私人性质的使用。定牌加工产品虽然用于出口，但因为它就是在该国生产加工的，也不属于仅仅在该国过境的货物，并不能适用“过 境货物”的例外。因此，以“商业交易中的使用”的限定来否定定牌加工产品中的商标使用行为构成侵权，是值得商榷的。
有学者认为：定牌加工方交付产品的意思表示中没有“销售”的概念，加工方取得的对价仅仅是与其加工行为价值相当的东西，而不是与产品价值相当的东西。因此，加工方将商标贴附在产品上不属于在商业活动中的使用，不属于《商标法》 规定的商标使用行为。[22]本文认为，这种观点的合理性有待商榷。一方面，加工方获得的报酬虽然主要是基于加工者的劳动付出，但是并不能排除贴牌加工中 使用的商标所具有的商业声誉对加工方获取报酬方面的积极作用；另一方面，被控侵权人是否获利以及如何获利并非判定知识产权侵权的要件。比如，只要有人为生 产经营目的而实施专利，就可以构成侵权，即便其没有获利或者获利只是基于自己的劳动，也不影响侵权的判定。同样，只要被控侵权人在商业活动中实施了受商标 专用权禁止的商标使用行为，就可以构成侵权，而不论其获利中是否包含了“商标”的附加值。
四、商标侵权与商标的来源识别功能
识别功能是商标的最基本功能。新《商标法》第48条吸收了现行《商标法实施条例》第3条的规定[23]，并强调“商标的使用，是指将商标……用于识别商品来源的行为”。这个规定表明，《商标法》 要求商标权人对商标的使用不仅是“在商业活动中”的使用，而且是能起到“识别商品来源”作用的使用。从正面来看，这个规定只是要求商标权人使用商标应该发 挥其识别商品来源的功能，否则无法认定这是一种商标使用行为。但是，从反面来看，这个规定显然也会影响商标侵权判定中对于商标使用行为的理解。
在商标侵权判定中，这个规定可能引发的问题是：如果有人在相同的产品上使用与注册商标相同的标识，而这种使用并没有导致相关公众对商品来源的任何误认和混淆，但是根据新《商标法》第57条 规定，在这种的情况下并不需要考虑是否“容易导致混淆”而可以直接认定侵权，使该注册商标获得“绝对保护”，那么，这样的认定是否就与商标使用是“用于识 别商品来源的行为”的要求相悖呢？如果擅自使用他人注册商标的行为，没有起到识别商品来源的作用或者说没有损害注册商标的识别功能，是否就一律不构成侵权 呢？
从欧盟商标法的规则和司法实践来看，首先，在相同的商品上使用与注册商标相同的标识，虽然原则上其保护是“绝对的（absolute）”，但是如果相 关公众对商品的来源不会产生混淆的，某种程度上是可以根据对商标权的限制和例外的规定来否定商标侵权，从而达到一定的利益平衡。比如，汽车修理店使用 “BMW”商标，就可以对产品或服务的“描述性使用”为由进行侵权抗辩。[24]其次，欧共体商标指令序言第10段在讲到对注册商标的保护时，虽然也提到 了“特别（in particular）”要保障注册商标识别商品或者服务来源的功能，但是，这并不意味着商标的使用具有“识别来源”功能是构成商标侵权的必要条件。相 反，在欧盟的一些判例中，即使有些商标使用行为并没有损害注册商标的来源识别功能（origin function），但如果损害了商标的广告功能（advertising function）、传播功能（communication function）以及投资功能（investment function）等，仍然可以被认定为对商标权的侵害。必须承认，在大多数情况下，这些商标的“附属”功能直接依附于商标识别来源的核心功能，但不可否 认，在某些情况下，这些“附属”功能也可以脱离来源识别功能而单独存在。比如，在将商标用作搜索关键词的案件中，当用户在搜索引擎上输入权利人的商标，但 被控侵权人的链接或者广告却跟与权利人商标相关的信息同时显示在屏幕上。以用户的角度观之，在被控侵权人的商品与权利人的商品之间并不存在有关于商品来源 误认，因此商标的识别功能并没有受到损害；但是，因为商标的广告功能受到侵害，所以被控侵权人的行为仍然构成商标侵权行为。[25]
因此，如果把判断一个行为是否构成商标侵权仅仅置于其是否损害注册商标识别功能的基础之上，而不考虑某些商标使用行为可能影响的不是商标识别功能而是商标的其他功能，既没有理论依据，也会损害商标权人的利益，造成事实上的不公正。这是我国新《商标法》实施中值得警惕的一个问题。
就涉外定牌加工出口而言，即便因为定牌加工出口行为没有损害中国境内注册商标的来源识别功能，也仍然会影响商标的其它功能（比如，投资功能）。因为如 果境外企业利用中国大陆境内的廉价劳动力，在中国境内加工、生产与境内商标权人相同的产品再出口，却不取得境内商标权人的授权，向商标权人支付商标授权使 用费，就会损害国内注册商标权人合法享有的权益。一些法院的判决从我国鼓励出口加工的外贸政策出发，以维护中国境内加工企业利益为由，判定定牌加工行为不 构成侵权，这与其说是在保护广大中国加工企业的利益，不如说是在保护少数外国委托加工者的利益，却牺牲了中国商标权人的利益和商标地域保护的基本原则。这 是得不偿失的。
五、商标侵权使用与商标积极使用
《商标法》中涉及商标使用的规定，除了本文讨论的“商标侵权使用”，即《商标法》第52条规定的使用外，还有一个是对获得或维持商标权具有法律意义的商标积极使用，如《商标法》第11条关于“经过使用取得显著特征”的规定；第29条关于“初步审定并公告使用在先的商标”的规定；第31条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定；第44条关于“连续三年停止使用，责令限期改正或者撤销其注册商标”的规定等。
商标积极使用和商标侵权使用的行为表现在总体上应该是一致的，无论是现行《商标法实施条例》第3条规定的“直接”使用商标的行为[26]，还是《商标法》第52条 第2项规定的销售行为以及出口行为等商品流通行为，都属于对商标的使用行为。但是，在商标法中，商标积极使用的主要目的在于实现商标识别功能，以取得或维 持商标权，而作为商标独占权内容的商标使用行为则是为了实现有效制止商标侵权的目标。因此在具体判定中，又不能简单地把两者划等号。积极使用行为是能够使 商标起到识别商品来源作用的行为，需要考察标注有该商标的商品是否已经进入了流通环节，因为“商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能”，[27]但在 侵权判定中，一个假冒产品即便仍然存储在制造商的仓库中而未进入流通领域，仍然会构成对注册商标的侵权使用。再比如，在确权案件中，仅有转让和许可行为， 不宜认定为商标使用[28]，而在许可或转让合同中使用他人商标的，却可以构成侵权。
在株式会社良品计画商标异议复审行政纠纷[29]中，良品计画试图以《商标法》第31条 禁止抢注他人已在使用并有一定影响的商标为依据提出商标异议，并提供了中国大陆工厂为其贴牌加工的证据。对于该被异议商标是否应予注册，最高人民法院指 出：良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类毛巾等商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明“无印良品”商标在中国境内实际使用 在第24类商品上并为一定范围的相关公众所知晓，因此，良品计划主张被异议商标属于《商标法》第31条规定的情形，缺乏事实和法律依据，不属于《商标法》第31条规定的“已经使用并有一定影响的商标”。
有人将这个判决结论理解为最高人民法院赞同定牌加工行为不是商标法意义上的使用，不构成商标侵权。实际上，此处的使用只是不构成现行《商标法》第31条意义上的商标在先使用，而不见得不构成第52条意义上的商标侵权使用。因为就《商标法》第31条的适用而言，除了要符合“已经使用”的要件，还必须符合这种使用要“有一定影响”的要件。而在良品计画案中，最高法院认定定牌加工产品用于出口的行为不构成在先使用的主要原因与其说是定牌加工行为不属于商标使用，不如说是因为这种使用没有在中国境内产生实际影响。
总之，不构成商标积极使用行为，并非必然不属于商标侵权使用行为。最高人民法院关于良品计画案的判决并不能表明定牌加工行为依据我国《商标法》的规定不构成商标侵权已经成为定论。
结语
根据我国《商标法》 的规定，构成侵犯商标专用权的商标使用行为需要符合这样几个要件：（1）该商标使用行为属于商标权人可以控制的独占使用权的范围；（2）该商标使用是在相 同或类似的产品上使用相同或近似的商标，但在类似的产品上使用或者使用近似的商标，需要考虑混淆可能；（3）该商标使用属于在商业交易活动当中的使用，而 不是非营利目的的私人使用，也不是在过境货物上的使用；（4）被控侵权人必须是对涉案的标识作为商标来使用，侵权使用行为损害了该标识作为商标的功能，但 这种损害并不仅仅限于对商标来源识别功能的损害，商标的其他功能也应当受到保护。
综上所述，涉外定牌加工的产品即使不在中国境内销售，不会导致相关公众混淆，但是，混淆可能并不是构成商标侵权的必要条件，而只是判断商品类似或者商 标近似的一个标准，而且在相同商品上使用相同商标的情况下，所谓的“推定混淆”是绝对推定，不能通过相关证据来推翻。涉外定牌加工无论是加工制造行为，还 是出口行为都，属于商标专用权（独占权）可以控制的行为。涉外定牌加工产品虽然用于出口，但不属于过境货物，因此仍可以被认为属于在商业交易中的商标使 用。涉外定牌加工即使没有损害注册商标的来源识别功能，也不能据此得出其一定不构成侵权的结论。总之，涉外定牌加工中使用他人注册商标的行为原则上属于构 成侵犯商标专用权的行为。当然，涉外定牌加工行为确实不会挤占中国商标权人的本国市场，一般也不会造成中国境内相关公众的混淆，在可以证明这种产品确实不 会流入中国市场，并且不考虑这种行为会损害商标权人在中国境内的独占生产制造含有该商品的商品的权利的前提下，法院可以考虑对涉外定牌加工行为予以侵权豁 免。 【注释】 作者简介：张伟君，同济大学法学院副教授
魏立舟，德国慕尼黑大学博士候选人
赵勇，国家知识产权局人事司副处长
本文为2012年度教育部人文社会科学研究规划基金项目：“反假冒贸易协定背景下我国知识产权侵权救济制度研究”（项目编号：12YJA820096）的初期研究成果。
[1]除有特殊说明外，本文所指《商标法》条文，均为第四次修正案正式实施前的内容。
[2]早期司法判决在此种情况下倾向于认定贴牌加工行为为商标侵权行为，比较典型的案例有：美国耐克公司诉西班牙赛得体育公司、嘉兴银兴制衣 厂、浙江省畜产进出口公司案[（2001）深中法知产初字第55号]，广州泓信诉广州海关案[（2006）粤高法行终字第22号]、瑞宝公司诉永胜公司案 [（2005）浙民三终字第284号]等。
[3]孔祥俊：《商标的标识性与商标权保护的关系——兼及最高法院有关司法政策和判例的实证分析》，载《人民司法》2009年第15期。
[4]2009年上海市高级人民法院在上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷一案的判决[（2009）沪 高民三（知）终字第65号]中认为：“在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委 托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行 为不构成商标侵权并无不当。”
[5]比如黄燕娟、徐华：《涉外贴牌加工中的商标侵权问题探讨》，载“中国法院网”，http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/01/ id/809819.shtml,2013年1月。
[6]在上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷一案中，一审法院的判决理由就是：涉外定牌加工行为中商品 由于全部出口仅涉及的是美国市场及相关消费者，在中国市场内由于没有销售所以相关消费者不会对该产品发生混淆和误认的可能。因此，软丽得公司的行为不构成 商标侵权。
[7]参见最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条和第11条。
[8]浙江省高级人民法院在（2005）浙民三终字第284号《民事判决书》中也认为：“是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。”
[9]参见《商标法》（根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正）第57条第1款。http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/sbfxzcazt/2013-09/02/content_1805326.htm。
[10]宋育鑫：《商标侵权“推定混淆”探析》，载《中国知识产权》2011年2月（总第48期）。
[11]孔祥俊：《商标与不正当竞争法——原理与判例》，法律出版社2009年版，第319页以下，以及Gervais: The TRIPS Agreement: drafting history and analysis,4nd ed.， Sweet & Maxwell, London,2012中的相关论述。
[12]《欧盟商标指令》（Directive 2008/95/EC）前言第11段中明确指出，就注册商标所给予的保护，特别是就确保商标作为来源标识的功能而言，在商标与标识相同以及商品或服务相同 的情况下，这种保护是绝对的；而在商标与标识类似以及商品或服务类似的情况下，也给予保护，但必须以混淆可能性解释类似和近似的概念。
[13]邓宏光：《商标混淆理论的扩张》，载《电子知识产权》2007年第10期。
[14]欧盟的这种规定直接反应在了各成员国的立法和司法上，以德国为例，在“双重相同（Doppelidentit?t）”的情况下，无需 再考虑对相关公众产生混淆的可能性，这种观点在司法上没有任何疑问。见Sack: “Doppelidentit?t” und “gedankliches Inverbindungbringen” im neuen deutschen und europ?ischen Markenrecht, GRUR 1996，663。
[15]同注释③。
[16]孔祥俊：《商标与不正当竞争法——原理与判例》，法律出版社2009年版，第272页。
[17]擅自制造、销售商标标识并非真正意义上的商标使用，只是一种间接侵权行为；反向假冒则更不是对商标的使用，而是一种特殊的侵权行为。
[18]这其实是一个显而易见的事实。德国联邦法院在“摩托车清洁器”一案中就明确确认了这个观点，见BGH GRUR 2009，515， Motorradreiniger。
[19]对“在商业活动中的使用”的定义来自欧洲法院在Arsenal案中的意见，见ECJ Case 0206/01，Arsenal Football Club v. Mattew Reed，[2001]ECR1-10273，第40段。该定义在以后类似的案件中被反复提到。转引自Annette Kur, Thomas Dreier: European Intellectual Property Law, Edward Elgar,2013，第196页以下。
[20]Annette Kur, Thomas Dreier: European Intellectual Property Law，Edward Elgar,2013，第197页。
[21]在Frisdranken Industrie Winters BV诉Red Bull GmbH一案（Case C-l 19/10）中，Winter是个饮料灌装厂，替 Smart 灌装‘BULLFIGHTER’，‘PITTBuLL’，‘RED HORN’； Red Bull认为Winter的灌装行为侵权，请求颁发临时禁令。荷兰一审和二审法院the Rechtbank （District Court）'s-Hertogenbosch, the Gerechtshof te's-Hertogenbosch （Regional Court of Appeal's-Hertogenbosch），以及欧共体委员会都支持原告，并认为加工商（罐装工厂，服务提供者）的罐装行为构成商标使用；而THE COURT （First Chamber）认定不构成商标使用。http://curia.europa.eu/juris/document /document.jsf?cid=819917&dir=&docid=116683&doclang=EN&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&t ext=。虽然欧洲法院的观点确实是推翻了荷兰地方法院、荷兰上诉法院以及欧共体委员会的观点，但这也说明，对于委托加工商的行为是否构成商标使用这个问 题本身就充满争议。而这个案件最终提交欧洲法院解决，与其说是欧洲法院依法判决，不如说是欧洲法院对法律做出了特殊解释。
[22]石圣科：《贴牌加工中的商标侵权认定》，载《前沿》2010年第10期，第83页。
[23]现行《商标法实施条例》第3条规定：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
[24]Annette Kur, Thomas Dreier： European Intellectual Property Law，Edward Elgar,2013，第201页以下。
[25]同注释23，第203页以下。
[26]根据《商标法实施条例》第3条的规定，商标“使用”包括：（1）将商标用于商品、商品包装或者容器上；（2）将商标用于商品交易文书上；（3）将商标用于广告宣传、展览活动中；（4）将商标用于其他商业活动中。这些都是“直接”使用商标的行为。
[27]参见最高人民法院（2012）行提字第2号《行政判决书》。
[28]详见最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发[2010]第12号）第20条。
[29]详见株式会社良品计画与国家工商行政管理总局商标评审委员会、京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案，最高人民法院（2012）行提字第2号行政判决书。
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