商标法上正当使用抗辩研究
来源： 《法律适用》2012年第10期 作者： 张玉敏 时间：2015-03-17 阅读数:
强 化商标权保护是国际大趋势。商标权的保护必须有利于鼓励正当竞争，只有对故意侵权行为给予坚决有力的打击，同时对权利人滥用权利的行为给予必要的限制，保 护竞争者合法竞争的正当权益，才能实现知识产权司法政策所追求的“促进社会主义市场经济的竞争性、创新性和包容性增长”的目标。[1]有鉴于此，本文拟就 商标法上正当使用抗辩在侵犯商标权纠纷案件中的适用问题进行探讨，希冀引起诸位同仁对此问题的进一步关注和讨论，以推动我国商标纠纷案件审理水平再上一个 新的台阶。
一、商标法上的正当使用界定
“正当使用”首见于我国2002年《商标法实施条例》（以下简称《条例》），该《条例》第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”2006年，北京市高院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》 （以下简称《解答》）中，对正当使用他人商标标识行为的构成要件和行为类型进行了解释。《解答》第26条规定：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下 要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。”第27条规定：“下列行为属于正当使用商标 标识的行为：（1）使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的；（2）使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特 征的标志的；（3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的；（4）规范使用与他人注册商标相同或近似的自己的企业名称 及字号的；（5）使用与他人注册商标相同或近似的自己所在地的名称的；（6）其他属于正当使用商标标识的行为。”比较《条例》第49条和《解答》第26 条、27条的规定可知，《解答》所规定的正当使用的范围比《条例》所规定的要宽。《解答》规定的正当使用包括描述性（叙述性）使用和指示性使用，而《条 例》所规定的正当使用仅包括描述性使用。
理论上一般将描述性使用、指示性使用等限制商标权效力的使用方式称为合理使用。[2]冯晓青教授认为，“商标权合理使用是指商标权人以外的人在生产经 营活动中以叙述性使用、指示性使用、说明性使用或平行使用的方式善意使用商标权人的商标而不构成侵犯商标专用权的行为。”[3]在美国，判例和学者将人 名、地名和叙述性词汇的合理使用称为“传统的合理使用”（也有翻译为“法定合理使用”的），而将“指明商标权人的商标合理使用”（我国一般称为“指示性合 理使用”）视为是“商标合理使用制度的新生点”。[4]由此可见，《解答》所称的“正当使用”与我国学者所说“合理使用”和美国判例、学说所说的“合理使 用”的内涵和外延是重合的。
但是，也有学者不赞成将描述性使用称为合理使用。认为“合理使用”的称呼可能会引人误解。因为它会给人以“合理地使用他人商标”的感觉。但实际上，描 述性使用只是对描述性标志“第一含义”的使用，即对商品或服务的质量、原料、功能等特点进行直接描述，并不是为了指示商品或服务的特定来源，即没有将该标 志作为商标来使用。这种使用根本不是“对商标的使用”，更谈不上“对商标的合理使用”了。将其归为“非商标意义的使用”（“非商标性使用”），可能比“对 商标的合理使用”更适当一些。[5]我们认为，将描述性使用归入“非商标性使用”较“合理使用”更为科学。顾名思义，合理使用指的是未经许可对他人商标的 使用，只是由于这种使用符合诚实的商业惯例，在某些情况下为正常开展经营活动所必须，法律为衡平商标权人和社会公众的利益，将这种未经许可使用他人商标的 行为作为侵权行为的例外。而描述性使用所使用的并非是他人的商标，而是处于公共领域之中的描述性文字和图形、型号等。描述性的文字和图形、型号等虽然在通 过使用取得第二含义后可以取得注册，但是，这种注册商标的排他性较弱，它只能在第二含义的意义上受到保护，无权禁止他人在其本来意义即第一意义上使用这些 描述性的文字和图形等标志来传达自己的营业和商品（服务）的信息。换言之，描述性使用不属于侵权例外，而是根本不侵权。
基于以上认识，我们认为，“正当使用”较“合理使用”更为恰当。非商标性使用是对描述性文字、图形等公共领域的信息资源的使用，其正当性自不待言。指 示性使用虽然是对他人商标的使用，但是，这种使用是为了说明自己提供的商品、服务的特点、内容等而对他人商标的使用，或者是对自己商品零部件、配件或重新 包装的商品等做说明时对他人商标的使用以及在比较广告中使用他人商标，[6]这种使用为经营者便捷地开展经营活动和消费者方便地了解商品和服务的内容和特 点所必需，其正当性亦为社会和法律所认可。所以，一般而言，可以用“正当使用”来概括商标法上的描述性使用和指示性使用。不过，描述性使用和指示性使用毕 竟有所不同，在某些特定的场合，还是应当将二者加以区分，如下文讨论的正当使用抗辩的适用范围问题。
二、正当使用的构成要件
《条例》第49条并未对何为“正当使用”作出明确规定。目前无论在理论研究还是司法实践中，对于正当使用的构成要件还没有达成共识。因此，有必要对正当使用的构成要件或者说正当使用抗辩的成立条件进行研究。
如前所述，北京高院《解答》所称的正当使用，相当于美国判例和理论研究中所说的合理使用，我国理论界大多数观点也将正当使用视为商标合理使用，在探讨 正当使用的构成要件时，一般是在合理使用的构成要件的名义下进行的。因此，关于商标合理使用构成要件之争，实际上也就是正当使用的构成要件之争。
关于商标合理使用的构成要件，理论上主要存在二要件和三要件之争。前者认为商标合理使用的构成要件应包括主观上的善意和客观上使用方式的合理。后者则 认为应包括主观目的的合理性、使用方式的合理性及客观上混淆误认的不可能性。[7]因此，争议的焦点在于，“客观上混淆误认的不可能性”是否应当作为商标 合理使用的必要条件。
《欧共体商标条例》规定，商标权人无权禁止第三方使用自己的名称、地址，或者商品的有关品质、质量、数量、用途、价值、产地、商品或服务的提供时间或 有关商品或服务的其他特点的标志，需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标，只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。我国 台湾地区最新修订的商标法规定，以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服务之名称、形状、品质、性质、特性、用途、产地或 其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者，……不受他人商标权之效力所拘束。由上述规定我们可以概括出，《欧共体商标条例》所规定的商标权人无权 禁止的使用的构成要件，一是使用方式属于描述性使用和指示性使用，二是使用符合工商业务中的诚实惯例；我国台湾地区商标法所规定的不受商标权效力所拘束的 使用需具备的条件，一是属于描述性使用或为发挥商品或者服务的功能所必要，二是须符合商业交易习惯的诚实信用要求。二者都没有“不会引起混淆、误认”的要 求。《欧共体商标条例》和我国台湾地区商标法所规定的商标权人无权禁止的使用范围都比我国《条例》第49条和北京高院《解答》所规定的使用范围要广，但都 涵盖了我国《条例》和《解答》所规定的使用类型。因此，其关于构成要件的规定对我们有参考价值。美国判例也确立了合理使用抗辩的成立不需要以不存在混淆可 能为条件。在具有重大影响的KP Permanent Make-up Inc.v.Lasting Impression Inc．侵权纠纷案中，美国联邦最高法院在2004年12月8日的终审判决中，9名大法官一致认为，在商标侵权案件中，即使混淆可能性存在的情况下，法定 合理使用之抗辩也能成立，被告在提出法定之合理使用抗辩时，并没有义务否定混淆可能。[8]
综上所述，《欧共体商标条例》，美国司法判例和我国台湾地区商标法，都没有将“不会造成混淆、误认”作为合理使用的构成要件。北京市高级法院2006年《解答》也改变立场，从正当使用的要件中删除了“不会造成相关公众混淆、误认”的规定。[9]
要求正当使用以不会造成混淆、误认为条件，既存在不可克服的逻辑矛盾，也不符合正当使用制度所追求的公平价值。从逻辑上讲，商标正当使用是一种不侵权抗辩，其意义就在于抗辩成立则不侵权。而《商标法》 上构成侵权的必要条件是被告的行为存在混淆的可能性，如果原告不能证明存在混淆的可能性，则侵权不成立，被告没有必要主张正当使用抗辩。如果正当使用须以 不会造成混淆、误认为成立条件，正当使用制度便没有存在的必要，因为侵权构成要件制度足以解决问题，再搞一个没有新的功能的正当使用制度，不但是制度浪 费，而且是自找麻烦。
从正当使用制度所追求的公平价值的角度分析，“不会造成混淆、误认”也不应当成为正当使用的构成要件。如前所述，正当使用包括描述性使用和指示性使 用。描述性使用是对描述性文字、图形的使用。描述性文字、图形等标志不具有商标注册所要求的显著性，而且为社会大众传递生产、生活等信息所必需，不能作为 商标注册，以免造成对信息资源的垄断，妨害公众的表达自由。因此，各国均规定描述性文字、图形等只有通过使用取得第二含义，才可以作为商标注册。所谓第二 含义，是指直接表达商品的名称、图形、质量、原料、功能、产地等特点的叙述性文字、图形或其组合经过长期使用后，产生了原叙述性含义以外的新含义，从而逐 渐演变成了具有标示商品特定来源功能的一种特殊商标。[10]虽然描述性文字和图形等取得第二含义后可以获得商标注册，但是，其商标权的效力仅限于第二含 义，这些描述性的文字、图形的第一含义即其本来意义仍应留在公共领域，供人们自由使用，包括描述自己的商品和服务的种类、质量、数量、原材料、产地、价 值、用途等特点以及商品和服务的提供时间等，商标注册人无权禁止。即使这种使用有可能对注册人的商标造成混淆，只要被告的使用符合诚实的商业惯例，即属于 善意使用，商标权人也应当容忍。如果对这样的使用加以禁止，则无异于允许商标权人对公共领域信息资源的垄断和侵占，其不公平至为明显。当然，如果使用人违 背诚实的商业惯例，恶意模仿，搭便车，给注册人造成损害的，其抗辩因违背诚实的商业惯例而不成立，应当承担侵权责任。
指示性使用包括为了说明自己提供的商品、服务的特点、内容等而对他人商标的使用，对自己商品零部件、配件或重新包装的商品等做说明时对他人商标的使用 以及在比较广告中使用他人商标。[11]相对于描述性使用，指示性使用属于真正意义上的对他人商标的合理使用。指示性使用并未将他人商标当做自己的商标使 用，而是“指明商标权人”的使用。在某些情况下，这种使用为说明自己的商品和服务的特点、内容所必需，如果加以禁止，将给经营者造成很大的不便，也不利于 消费者便捷地了解商品和服务的特点和内容。因此，各国或者通过立法，或者通过判例，对符合诚实商业惯例的指示性使用加以认可。这是平衡商标权人和其他经营 者、社会公众利益的选择，是当代复杂市场经济条件下顺利开展贸易活动的必要条件。
根据以上分析，正当使用作为一种抗辩，是被告对抗商标权人的侵权指控，维护自己使用描述性文字、图形等公共领域的信息资源描述自己的商品或服务，或者 使用他人商标标识说明自己提供的商品或服务的内容、特点等权利的法律武器。如果抗辩成立，即不构成侵权，不需承担侵权责任。在侵权诉讼中，原告应当证明被 告在商业活动中使用了与自己的注册商标相同或者近似的商标，而且这种使用已经造成混淆或者有造成混淆的可能性。只有在原告证明了上述问题后，被告才有必要 主张正当使用抗辩。被告在主张正当使用抗辩时，只需要证明自己的使用是描述性使用或者指示性使用，或者是对自己的姓名或者名称的使用，而且自己的使用符合 诚实的商业惯例，正当使用抗辩即可成立。
三、正当使用抗辩的适用范围
正当使用抗辩的适用范围要讨论的问题是，正当使用抗辩仅适用于第二含义商标，还是可适用于所有商标？如前所述，正当使用包括描述性使用和指示性使用。 指示性使用的使用对象不限于第二含义商标，对于指示性使用抗辩可以适用于所有商标，不存在争议。因此，这里要讨论的实际上是描述性使用抗辩的适用范围问 题，即描述性使用抗辩仅适用于第二含义注册商标，还是可以适用于其他商标？在黑牛诉菊乐侵犯商标权案中，法官认为，涉案商标“黑牛”并不包含在《条例》第 49条规定的可以被合理使用的情形中，因此菊乐公司在牛奶饮料上使用“黑·牛奶”字样不属于我国《条例》中规定的合理使用。[12]如果将正当使用抗辩的 适用范围限于《条例》第49条规定的情形，法官的判断没有错。但是，本案被告在自己生产的在牛奶中添加了黑米、黑豆、黑芝麻等辅料制成的调制乳包装上使用 “黑牛奶”和“黑·牛奶”，确实是对自己产品的原材料和品质特点的说明，而且，被告在自己产品包装的显著位置使用了自己的商标“菊乐”，而“菊乐”在当地 是著名商标。也就是说，菊乐对“黑牛奶”、“黑·牛奶”的使用，不存在傍名牌、搭便车的问题，使用方式符合诚实的商业惯例，主观上符合善意的要求。如果仅 仅因为涉案商标“黑牛”不属于《条例》第49条规定的情形，就排斥被告“正当使用”抗辩的适用，与正当使用抗辩制度保护经营者善意使用描述性文字、图形描 述自己商品、服务特点的立法宗旨不相符合。因此，有必要对正当使用（描述性使用）抗辩的适用范围进行研究。
讨论正当使用抗辩的适用范围，必须从正当使用抗辩的立法目的人手。正当使用抗辩的立法目的是为了保护公众对商品（服务）的通用名称、图形、型号，以及 表示商品（服务）的质量、功能、用途、重量、数量、产地、原材料、提供时间等特点的文字、图形等公共领域的信息资源自由使用的权利，防止商标权人滥用权利 侵害公众的表达自由。德国等国家和地区商标法的相关规定清楚地表明了这种以保护公众正当使用为本位的立法立场。
《欧共体商标条例》第12条规定：“共同体商标所有人无权制止第三方在贸易过程中使用：（a）其自己的名称或地址；（b）有关品质、质量、数量、用途、价值、产地名称、生产商品或提供服务的时间的标志，或有关商品或服务的其他特点的标志；……”《德国商标法》 第23条规定：“下列使用以不违背善良风俗为限，商标或商业标志所有人无权禁止第三人在商业流通中：1．使用其姓名或地址；2．使用与商标或商业标志相同 或近似的标识作为对商品或服务的特征或性质的标注，特别是对其种类、品质、用途、价值、地理产地或生产时间或提供方式的标注，……”我国台湾地区商标法第 36条规定：“下列情形，不受他人商标权之效力所拘束：一、以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服務之名称、形状、品 质、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者。……”尽管这些国家和地区立法所规定的排除商标权效力控制的行为类型不完 全相同，但是，在以下两个问题上却是一致的：一是都以保护公众使用描述性文字、图形等公有领域信息资源为本位，二是描述性使用可对抗所有注册商标，而不限 于第二含义商标。
其实，我国商标主管机关国家工商行政管理局早在1999年的《关于商标行政执法中若干问题的意见》 中就规定：下列使用与注册商标相同或近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：1．善意地使用自己的名称或地址；2．善意地说明商品或服务的特征或属 性，尤其是说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。该规定以保护公众使用描述性文字、图形等公共领域信息资源的权利为本位，而且规 定这种使用得对抗所有“注册商标”。可惜的是，2002年《条例》第49条明确将正当使用抗辩的适用对象限定为含有“本商品的通用名称、图形、型号，或者 直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名”的注册商标，即第二含义商标，从以保护公众对公有领域信息资源的自由使 用为本位转向以保护注册商标为本位。[13]这一立法本位的转变不适当地缩小了正当使用抗辩的适用范围，开启了正当使用适用范围的争议，使像“黑牛奶”这 样的说明自己商品特点的描述性使用在面临非第二含义商标权人的侵权指控时，找不到保护自己正当利益的法律依据。
基于保护公众正当使用为本位的立法目的，只要公众对公有领域信息资源的使用是为了描述自己的商品或服务，或者是使用自己的姓名、名称和地址，而且这种 使用符合诚实的商业惯例，就应当受到法律的保护，即使所使用的标志与他人的注册商标相同或者近似，商标权人也无权禁止。公众的这种自由使用公共领域信息资 源的权利不因原告侵权指控所依据的注册商标是第二含义商标还是普通商标而有所不同。因此，司法实践中判断被告的正当使用抗辩是否成立，应审查被告的使用是 否属于描述性使用，以及使用的方式是否符合诚实的商业惯例（使用出于善意是一个主观标准，需要通过客观的使用方式来判断，使用方式符合诚实的商业惯例，可 认定使用出于善意），而不管与描述性使用的文字或图形相同或者近似的商标是第二含义商标还是普通商标。只要原告的使用符合正当使用的构成要件，即应认定正 当使用抗辩成立，驳回原告的侵权指控。这是保护公众善意使用公有领域信息资源的自由，防止商标权人垄断公有领域信息资源的使用，“促进社会主义市场经济的 竞争性、创新性和包容性增长”的需要，是在商标司法中贯彻公平和诚信原则的需要。
基于以上分析，本人建议，这次《商标法》修改应当将《条例》第49条的规定加以改造，纳入《商标法》 之中，在商标权的效力部分规定：“以符合诚实商业惯例的方法，使用与注册商标标识相同或近似的文字、图形的下列行为，商标权人无权禁止：（1）表示自己的 姓名、名称（包括简称）、所在地的；（2）使用本商品的通用名称、图形、型号的；（3）说明自己商品或服务的性质、质量、数量、重量、用途、功能、原材 料、用途、产地、提供时间等特点的；（4）说明自己商品、服务的内容，或者对商品的零部件、附件等做出说明的；（5）在比较广告中使用他人商标标识的； （6）其他正当使用与他人注册商标标识相同或近似的标识的行为。” 【注释】 *本文是作者主持的国家社科基金项目《“反假冒贸易协定”背景下我国商标制度改革研究》（11BFX045）的阶段性研究成果。
[1]最高法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》。
[2]参见王迁：《知识产权法教程（第3版）》，中国人民大学出版社2011年版，第412页；黄晖：《商标法》，法律出版社2004年版，第164页；孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第333页；等等。
[3]冯晓青：“商标权的限制研究”，载《学海》2006年第4期。
[4]杜颖：《社会进步与商标现念：商标法律制度的过去、现在和未来》，北京大学出版社2012年版，第185-186页。
[5]王迁：《知识产权法教程》（第2版），中国人民大学出版社2009年版，第465页。
[6]同注[4]，第186-188页。
[7]蔡立猛：“对商标合理使用判断标准的深思—兼评〈商标法实施条例〉第49条”，载《中华商标》2012年第1期。
[8]转引自孙海龙、姚建军：“商标侵权判定与例外抗辩”，载《中华商标》2010年第5期。
[9]北京市高级法院2006年《解答》第26条规定，构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：1．使用出于善意；2．不是作为自己商品或 服务的商标使用；3．使用只是为了说明或者描述自己的商品或服务。而该院2004年《解答》中规定的合理使用的构成要件还包括“不会造成相关公众的混淆、 误认”。
[10]张耕：“试论‘第二含义’商标”，载《现代法学》1997年第6期。
[11]同注[4]，第186-188页。
[12]参见（2011）粤高法民三终字第143号判决书。
[13]在描述性使用抗辩等制度中体现以保护公众利益为本位，是《商标法》衡平商标权人利益和社会公共利益的体现，不影响《商标法》整体上保护注册商标专用权的立法指导思想。
一、商标法上的正当使用界定
“正当使用”首见于我国2002年《商标法实施条例》（以下简称《条例》），该《条例》第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”2006年，北京市高院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》 （以下简称《解答》）中，对正当使用他人商标标识行为的构成要件和行为类型进行了解释。《解答》第26条规定：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下 要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。”第27条规定：“下列行为属于正当使用商标 标识的行为：（1）使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的；（2）使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特 征的标志的；（3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的；（4）规范使用与他人注册商标相同或近似的自己的企业名称 及字号的；（5）使用与他人注册商标相同或近似的自己所在地的名称的；（6）其他属于正当使用商标标识的行为。”比较《条例》第49条和《解答》第26 条、27条的规定可知，《解答》所规定的正当使用的范围比《条例》所规定的要宽。《解答》规定的正当使用包括描述性（叙述性）使用和指示性使用，而《条 例》所规定的正当使用仅包括描述性使用。
理论上一般将描述性使用、指示性使用等限制商标权效力的使用方式称为合理使用。[2]冯晓青教授认为，“商标权合理使用是指商标权人以外的人在生产经 营活动中以叙述性使用、指示性使用、说明性使用或平行使用的方式善意使用商标权人的商标而不构成侵犯商标专用权的行为。”[3]在美国，判例和学者将人 名、地名和叙述性词汇的合理使用称为“传统的合理使用”（也有翻译为“法定合理使用”的），而将“指明商标权人的商标合理使用”（我国一般称为“指示性合 理使用”）视为是“商标合理使用制度的新生点”。[4]由此可见，《解答》所称的“正当使用”与我国学者所说“合理使用”和美国判例、学说所说的“合理使 用”的内涵和外延是重合的。
但是，也有学者不赞成将描述性使用称为合理使用。认为“合理使用”的称呼可能会引人误解。因为它会给人以“合理地使用他人商标”的感觉。但实际上，描 述性使用只是对描述性标志“第一含义”的使用，即对商品或服务的质量、原料、功能等特点进行直接描述，并不是为了指示商品或服务的特定来源，即没有将该标 志作为商标来使用。这种使用根本不是“对商标的使用”，更谈不上“对商标的合理使用”了。将其归为“非商标意义的使用”（“非商标性使用”），可能比“对 商标的合理使用”更适当一些。[5]我们认为，将描述性使用归入“非商标性使用”较“合理使用”更为科学。顾名思义，合理使用指的是未经许可对他人商标的 使用，只是由于这种使用符合诚实的商业惯例，在某些情况下为正常开展经营活动所必须，法律为衡平商标权人和社会公众的利益，将这种未经许可使用他人商标的 行为作为侵权行为的例外。而描述性使用所使用的并非是他人的商标，而是处于公共领域之中的描述性文字和图形、型号等。描述性的文字和图形、型号等虽然在通 过使用取得第二含义后可以取得注册，但是，这种注册商标的排他性较弱，它只能在第二含义的意义上受到保护，无权禁止他人在其本来意义即第一意义上使用这些 描述性的文字和图形等标志来传达自己的营业和商品（服务）的信息。换言之，描述性使用不属于侵权例外，而是根本不侵权。
基于以上认识，我们认为，“正当使用”较“合理使用”更为恰当。非商标性使用是对描述性文字、图形等公共领域的信息资源的使用，其正当性自不待言。指 示性使用虽然是对他人商标的使用，但是，这种使用是为了说明自己提供的商品、服务的特点、内容等而对他人商标的使用，或者是对自己商品零部件、配件或重新 包装的商品等做说明时对他人商标的使用以及在比较广告中使用他人商标，[6]这种使用为经营者便捷地开展经营活动和消费者方便地了解商品和服务的内容和特 点所必需，其正当性亦为社会和法律所认可。所以，一般而言，可以用“正当使用”来概括商标法上的描述性使用和指示性使用。不过，描述性使用和指示性使用毕 竟有所不同，在某些特定的场合，还是应当将二者加以区分，如下文讨论的正当使用抗辩的适用范围问题。
二、正当使用的构成要件
《条例》第49条并未对何为“正当使用”作出明确规定。目前无论在理论研究还是司法实践中，对于正当使用的构成要件还没有达成共识。因此，有必要对正当使用的构成要件或者说正当使用抗辩的成立条件进行研究。
如前所述，北京高院《解答》所称的正当使用，相当于美国判例和理论研究中所说的合理使用，我国理论界大多数观点也将正当使用视为商标合理使用，在探讨 正当使用的构成要件时，一般是在合理使用的构成要件的名义下进行的。因此，关于商标合理使用构成要件之争，实际上也就是正当使用的构成要件之争。
关于商标合理使用的构成要件，理论上主要存在二要件和三要件之争。前者认为商标合理使用的构成要件应包括主观上的善意和客观上使用方式的合理。后者则 认为应包括主观目的的合理性、使用方式的合理性及客观上混淆误认的不可能性。[7]因此，争议的焦点在于，“客观上混淆误认的不可能性”是否应当作为商标 合理使用的必要条件。
《欧共体商标条例》规定，商标权人无权禁止第三方使用自己的名称、地址，或者商品的有关品质、质量、数量、用途、价值、产地、商品或服务的提供时间或 有关商品或服务的其他特点的标志，需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标，只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。我国 台湾地区最新修订的商标法规定，以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服务之名称、形状、品质、性质、特性、用途、产地或 其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者，……不受他人商标权之效力所拘束。由上述规定我们可以概括出，《欧共体商标条例》所规定的商标权人无权 禁止的使用的构成要件，一是使用方式属于描述性使用和指示性使用，二是使用符合工商业务中的诚实惯例；我国台湾地区商标法所规定的不受商标权效力所拘束的 使用需具备的条件，一是属于描述性使用或为发挥商品或者服务的功能所必要，二是须符合商业交易习惯的诚实信用要求。二者都没有“不会引起混淆、误认”的要 求。《欧共体商标条例》和我国台湾地区商标法所规定的商标权人无权禁止的使用范围都比我国《条例》第49条和北京高院《解答》所规定的使用范围要广，但都 涵盖了我国《条例》和《解答》所规定的使用类型。因此，其关于构成要件的规定对我们有参考价值。美国判例也确立了合理使用抗辩的成立不需要以不存在混淆可 能为条件。在具有重大影响的KP Permanent Make-up Inc.v.Lasting Impression Inc．侵权纠纷案中，美国联邦最高法院在2004年12月8日的终审判决中，9名大法官一致认为，在商标侵权案件中，即使混淆可能性存在的情况下，法定 合理使用之抗辩也能成立，被告在提出法定之合理使用抗辩时，并没有义务否定混淆可能。[8]
综上所述，《欧共体商标条例》，美国司法判例和我国台湾地区商标法，都没有将“不会造成混淆、误认”作为合理使用的构成要件。北京市高级法院2006年《解答》也改变立场，从正当使用的要件中删除了“不会造成相关公众混淆、误认”的规定。[9]
要求正当使用以不会造成混淆、误认为条件，既存在不可克服的逻辑矛盾，也不符合正当使用制度所追求的公平价值。从逻辑上讲，商标正当使用是一种不侵权抗辩，其意义就在于抗辩成立则不侵权。而《商标法》 上构成侵权的必要条件是被告的行为存在混淆的可能性，如果原告不能证明存在混淆的可能性，则侵权不成立，被告没有必要主张正当使用抗辩。如果正当使用须以 不会造成混淆、误认为成立条件，正当使用制度便没有存在的必要，因为侵权构成要件制度足以解决问题，再搞一个没有新的功能的正当使用制度，不但是制度浪 费，而且是自找麻烦。
从正当使用制度所追求的公平价值的角度分析，“不会造成混淆、误认”也不应当成为正当使用的构成要件。如前所述，正当使用包括描述性使用和指示性使 用。描述性使用是对描述性文字、图形的使用。描述性文字、图形等标志不具有商标注册所要求的显著性，而且为社会大众传递生产、生活等信息所必需，不能作为 商标注册，以免造成对信息资源的垄断，妨害公众的表达自由。因此，各国均规定描述性文字、图形等只有通过使用取得第二含义，才可以作为商标注册。所谓第二 含义，是指直接表达商品的名称、图形、质量、原料、功能、产地等特点的叙述性文字、图形或其组合经过长期使用后，产生了原叙述性含义以外的新含义，从而逐 渐演变成了具有标示商品特定来源功能的一种特殊商标。[10]虽然描述性文字和图形等取得第二含义后可以获得商标注册，但是，其商标权的效力仅限于第二含 义，这些描述性的文字、图形的第一含义即其本来意义仍应留在公共领域，供人们自由使用，包括描述自己的商品和服务的种类、质量、数量、原材料、产地、价 值、用途等特点以及商品和服务的提供时间等，商标注册人无权禁止。即使这种使用有可能对注册人的商标造成混淆，只要被告的使用符合诚实的商业惯例，即属于 善意使用，商标权人也应当容忍。如果对这样的使用加以禁止，则无异于允许商标权人对公共领域信息资源的垄断和侵占，其不公平至为明显。当然，如果使用人违 背诚实的商业惯例，恶意模仿，搭便车，给注册人造成损害的，其抗辩因违背诚实的商业惯例而不成立，应当承担侵权责任。
指示性使用包括为了说明自己提供的商品、服务的特点、内容等而对他人商标的使用，对自己商品零部件、配件或重新包装的商品等做说明时对他人商标的使用 以及在比较广告中使用他人商标。[11]相对于描述性使用，指示性使用属于真正意义上的对他人商标的合理使用。指示性使用并未将他人商标当做自己的商标使 用，而是“指明商标权人”的使用。在某些情况下，这种使用为说明自己的商品和服务的特点、内容所必需，如果加以禁止，将给经营者造成很大的不便，也不利于 消费者便捷地了解商品和服务的特点和内容。因此，各国或者通过立法，或者通过判例，对符合诚实商业惯例的指示性使用加以认可。这是平衡商标权人和其他经营 者、社会公众利益的选择，是当代复杂市场经济条件下顺利开展贸易活动的必要条件。
根据以上分析，正当使用作为一种抗辩，是被告对抗商标权人的侵权指控，维护自己使用描述性文字、图形等公共领域的信息资源描述自己的商品或服务，或者 使用他人商标标识说明自己提供的商品或服务的内容、特点等权利的法律武器。如果抗辩成立，即不构成侵权，不需承担侵权责任。在侵权诉讼中，原告应当证明被 告在商业活动中使用了与自己的注册商标相同或者近似的商标，而且这种使用已经造成混淆或者有造成混淆的可能性。只有在原告证明了上述问题后，被告才有必要 主张正当使用抗辩。被告在主张正当使用抗辩时，只需要证明自己的使用是描述性使用或者指示性使用，或者是对自己的姓名或者名称的使用，而且自己的使用符合 诚实的商业惯例，正当使用抗辩即可成立。
三、正当使用抗辩的适用范围
正当使用抗辩的适用范围要讨论的问题是，正当使用抗辩仅适用于第二含义商标，还是可适用于所有商标？如前所述，正当使用包括描述性使用和指示性使用。 指示性使用的使用对象不限于第二含义商标，对于指示性使用抗辩可以适用于所有商标，不存在争议。因此，这里要讨论的实际上是描述性使用抗辩的适用范围问 题，即描述性使用抗辩仅适用于第二含义注册商标，还是可以适用于其他商标？在黑牛诉菊乐侵犯商标权案中，法官认为，涉案商标“黑牛”并不包含在《条例》第 49条规定的可以被合理使用的情形中，因此菊乐公司在牛奶饮料上使用“黑·牛奶”字样不属于我国《条例》中规定的合理使用。[12]如果将正当使用抗辩的 适用范围限于《条例》第49条规定的情形，法官的判断没有错。但是，本案被告在自己生产的在牛奶中添加了黑米、黑豆、黑芝麻等辅料制成的调制乳包装上使用 “黑牛奶”和“黑·牛奶”，确实是对自己产品的原材料和品质特点的说明，而且，被告在自己产品包装的显著位置使用了自己的商标“菊乐”，而“菊乐”在当地 是著名商标。也就是说，菊乐对“黑牛奶”、“黑·牛奶”的使用，不存在傍名牌、搭便车的问题，使用方式符合诚实的商业惯例，主观上符合善意的要求。如果仅 仅因为涉案商标“黑牛”不属于《条例》第49条规定的情形，就排斥被告“正当使用”抗辩的适用，与正当使用抗辩制度保护经营者善意使用描述性文字、图形描 述自己商品、服务特点的立法宗旨不相符合。因此，有必要对正当使用（描述性使用）抗辩的适用范围进行研究。
讨论正当使用抗辩的适用范围，必须从正当使用抗辩的立法目的人手。正当使用抗辩的立法目的是为了保护公众对商品（服务）的通用名称、图形、型号，以及 表示商品（服务）的质量、功能、用途、重量、数量、产地、原材料、提供时间等特点的文字、图形等公共领域的信息资源自由使用的权利，防止商标权人滥用权利 侵害公众的表达自由。德国等国家和地区商标法的相关规定清楚地表明了这种以保护公众正当使用为本位的立法立场。
《欧共体商标条例》第12条规定：“共同体商标所有人无权制止第三方在贸易过程中使用：（a）其自己的名称或地址；（b）有关品质、质量、数量、用途、价值、产地名称、生产商品或提供服务的时间的标志，或有关商品或服务的其他特点的标志；……”《德国商标法》 第23条规定：“下列使用以不违背善良风俗为限，商标或商业标志所有人无权禁止第三人在商业流通中：1．使用其姓名或地址；2．使用与商标或商业标志相同 或近似的标识作为对商品或服务的特征或性质的标注，特别是对其种类、品质、用途、价值、地理产地或生产时间或提供方式的标注，……”我国台湾地区商标法第 36条规定：“下列情形，不受他人商标权之效力所拘束：一、以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服務之名称、形状、品 质、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者。……”尽管这些国家和地区立法所规定的排除商标权效力控制的行为类型不完 全相同，但是，在以下两个问题上却是一致的：一是都以保护公众使用描述性文字、图形等公有领域信息资源为本位，二是描述性使用可对抗所有注册商标，而不限 于第二含义商标。
其实，我国商标主管机关国家工商行政管理局早在1999年的《关于商标行政执法中若干问题的意见》 中就规定：下列使用与注册商标相同或近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：1．善意地使用自己的名称或地址；2．善意地说明商品或服务的特征或属 性，尤其是说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。该规定以保护公众使用描述性文字、图形等公共领域信息资源的权利为本位，而且规 定这种使用得对抗所有“注册商标”。可惜的是，2002年《条例》第49条明确将正当使用抗辩的适用对象限定为含有“本商品的通用名称、图形、型号，或者 直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名”的注册商标，即第二含义商标，从以保护公众对公有领域信息资源的自由使 用为本位转向以保护注册商标为本位。[13]这一立法本位的转变不适当地缩小了正当使用抗辩的适用范围，开启了正当使用适用范围的争议，使像“黑牛奶”这 样的说明自己商品特点的描述性使用在面临非第二含义商标权人的侵权指控时，找不到保护自己正当利益的法律依据。
基于保护公众正当使用为本位的立法目的，只要公众对公有领域信息资源的使用是为了描述自己的商品或服务，或者是使用自己的姓名、名称和地址，而且这种 使用符合诚实的商业惯例，就应当受到法律的保护，即使所使用的标志与他人的注册商标相同或者近似，商标权人也无权禁止。公众的这种自由使用公共领域信息资 源的权利不因原告侵权指控所依据的注册商标是第二含义商标还是普通商标而有所不同。因此，司法实践中判断被告的正当使用抗辩是否成立，应审查被告的使用是 否属于描述性使用，以及使用的方式是否符合诚实的商业惯例（使用出于善意是一个主观标准，需要通过客观的使用方式来判断，使用方式符合诚实的商业惯例，可 认定使用出于善意），而不管与描述性使用的文字或图形相同或者近似的商标是第二含义商标还是普通商标。只要原告的使用符合正当使用的构成要件，即应认定正 当使用抗辩成立，驳回原告的侵权指控。这是保护公众善意使用公有领域信息资源的自由，防止商标权人垄断公有领域信息资源的使用，“促进社会主义市场经济的 竞争性、创新性和包容性增长”的需要，是在商标司法中贯彻公平和诚信原则的需要。
基于以上分析，本人建议，这次《商标法》修改应当将《条例》第49条的规定加以改造，纳入《商标法》 之中，在商标权的效力部分规定：“以符合诚实商业惯例的方法，使用与注册商标标识相同或近似的文字、图形的下列行为，商标权人无权禁止：（1）表示自己的 姓名、名称（包括简称）、所在地的；（2）使用本商品的通用名称、图形、型号的；（3）说明自己商品或服务的性质、质量、数量、重量、用途、功能、原材 料、用途、产地、提供时间等特点的；（4）说明自己商品、服务的内容，或者对商品的零部件、附件等做出说明的；（5）在比较广告中使用他人商标标识的； （6）其他正当使用与他人注册商标标识相同或近似的标识的行为。” 【注释】 *本文是作者主持的国家社科基金项目《“反假冒贸易协定”背景下我国商标制度改革研究》（11BFX045）的阶段性研究成果。
[1]最高法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》。
[2]参见王迁：《知识产权法教程（第3版）》，中国人民大学出版社2011年版，第412页；黄晖：《商标法》，法律出版社2004年版，第164页；孔祥俊：《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第333页；等等。
[3]冯晓青：“商标权的限制研究”，载《学海》2006年第4期。
[4]杜颖：《社会进步与商标现念：商标法律制度的过去、现在和未来》，北京大学出版社2012年版，第185-186页。
[5]王迁：《知识产权法教程》（第2版），中国人民大学出版社2009年版，第465页。
[6]同注[4]，第186-188页。
[7]蔡立猛：“对商标合理使用判断标准的深思—兼评〈商标法实施条例〉第49条”，载《中华商标》2012年第1期。
[8]转引自孙海龙、姚建军：“商标侵权判定与例外抗辩”，载《中华商标》2010年第5期。
[9]北京市高级法院2006年《解答》第26条规定，构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：1．使用出于善意；2．不是作为自己商品或 服务的商标使用；3．使用只是为了说明或者描述自己的商品或服务。而该院2004年《解答》中规定的合理使用的构成要件还包括“不会造成相关公众的混淆、 误认”。
[10]张耕：“试论‘第二含义’商标”，载《现代法学》1997年第6期。
[11]同注[4]，第186-188页。
[12]参见（2011）粤高法民三终字第143号判决书。
[13]在描述性使用抗辩等制度中体现以保护公众利益为本位，是《商标法》衡平商标权人利益和社会公共利益的体现，不影响《商标法》整体上保护注册商标专用权的立法指导思想。
网站创始人
- 个人简介：（学术）
- 中国政法大学教授、博士生导师
- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
- 中国人民大学法学博士后
- 邮箱：fengxiaoqingipr@sina.com
- 北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
- 个人简介：（实务）
- 最高法院案例指导工作专家委员会委员
- 最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
- 中欧仲裁中心仲裁员
- 深圳、南京仲裁委员会仲裁员
- 北京天驰君泰律师事务所律师
- 中国律协知识产权专业委员会委员
- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
热点文章排行
联系我们更多>>
- 通讯处：(Zip:100088)
地址:北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所(Zip:100088)
点击进入免费咨询>>
