商业秘密诉讼中的特殊抗辨

　随着知识经济向纵深发展，商业秘密在市场竞争中的地位和作用日益凸显，商业秘密权利人的维权意识日愈增强，导致商业秘密侵权纠纷逐年上升，不少商业秘密诉讼成为法院审理工作中的疑难案件。从法理上讲，一种案件的特性往往取决于原告诉讼请求和被告抗辩的特殊性，商业秘密案件自然也不例外。因此，要解开商业秘密诉讼中的疑难，最根本的办法还在于分析、掌握这类案件中原告诉讼请求和被告抗辩的特点，以便法院在审理过程中、当事人在起诉应诉时有所遵循。由于原告的请求和被告的抗辩实质上不过是一个问题的两个方面，本文拟以商业秘密诉讼中的特殊抗辩为切入点，结合美国成文法的相关规定及判例，对商业秘密侵权诉讼进行剖析。他山之石，可以攻玉，期望对我国司法实务有所助益。

　　一、记忆抗辩

　　在商业秘密侵权案中，被告常常主张其仅仅是通过记忆的方式获取了前雇主的商业秘密，不构成侵占商业秘密的诉因，这就是所谓“记忆抗辩”（Memorization Defense）。人们心目中存在以下认识，即在这种情形下，被告所记忆的商业秘密构成其“一般知识、技术和经验”，是可以为自己或其他雇主的利益使用的。法院有时对此抗辩也无可奈何，因为不可能通过对雇员施以“额叶白质切除术（Prefrontal Lobotomy）”消除其记忆。《美国代理法第二次重述》就规定：“雇员对其正常工作中所获客户信息如已形成记忆，则通常有权在雇佣关系结束后使用此信息，并与原雇主展开竞争。”

　　记忆抗辩大多出现在客户名单侵权案中，双方当事人诉争的焦点即雇员与前雇主客户之间的交情能否成为雇员的一般知识和经验。美国实务界曾倾向于认为，雇主如果将客户名单的信息作为商业秘密进行管理，而雇员只是通过记忆记住了一些客户，那么该记忆便构成其一般知识、经验，雇员可以在离职后为自己或新雇主的利益与记忆中的客户进行交易；如果雇员以书面形式记载了该客户名单，则构成商业秘密侵权。其理由如上文所述：法律不能消除一个人的记忆，因而不能禁止雇员与原雇主的客户做生意。在TP公司诉胡果（T. P. Laboratories, Inc. v. Huge）案中，法官就以原告不能证明被告是以书面的形式还是以记忆的方式取得客户名单为由判原告败诉。根据这一原则，似乎雇员与前雇主客户熟悉并记住这些客户资料后，就无法禁止该雇员使用前雇主的客户名单。但是，仅仅以雇员使用的方法作为区分标准似乎过于轻率，理由不充分。因为是否借助于书面记载的区别只不过是记忆的形式和手段不同，至多反映了当事人记忆力强弱有别，如以此作为判断是否构成侵权的标准无异于放纵当事人以记忆的方式侵占他人商业秘密。

　　因此，在1995年斯坦彼德公司诉梅案中， 美国伊利诺斯上诉法院驳回了被告的记忆抗辩，并指出“记忆也是侵占商业秘密的一种形式”。该案原告系全美有名的汽车工具和设备销售商，其客户名单由工具批发商组成。证据表明该客户名单不是可以通过公共渠道轻易获得的，原告为开发该名单花费了相当的时间、努力和金钱并采取了保密措施。法院因此认定该客户名单是应受法律保护的商业秘密。被告（原告的前售货员）辩称，他虽然使用了供职于原告期间获悉的原告的客户名单但不构成侵占商业秘密，因为原告未能提供记录在案的有形的实际获得的证据。对此，上诉法院明确指出，侵占商业秘密或者是通过有形的复制，或者是通过记忆，即“存在被告通过复制名单或通过记忆侵占客户名单的实质证据。事实上，被告自己也承认，他们至少通过记忆原告一部分客户名单的住址重新开发了其客户名单。通过记忆重建一个商业秘密并未使原秘密信息变成非秘密信息。记忆也是侵占商业秘密的一种形式。”

　　因此，不管是否通过书面记载形式，只要相关信息属于商业秘密而被告未经许可使用或披露了原告的这类信息就构成侵权，记忆抗辩不构成免责的充足理由。

　　二、权利人意外或错误泄露

　　保持秘密性是商业秘密最重要的构成要件之一。但现实生活中，再严密的保密措施也难免出现疏漏，一旦商业秘密由于意外或权利人失误等原因而泄露，由此而获悉该商业秘密的人能否自己使用或披露而免负侵权之责呢？《美国统一商业秘密法》的制定者考虑到了商业秘密因疏忽或意外而被泄露的可能，该法通过对“侵占（Misappropriation）”的定义确认此时商业秘密仍然存在。根据该法，“侵占”包括“在其状况发生实质性变动前就已知道或有理由知道其为商业秘密且获得该商业秘密是由于意外或错误的情况下，未经明示或默示同意而披露或使用他人商业秘密。”

　　来看烟花公司诉普莱弥尔公司案。 在该案中，法院发出初步禁令禁止被告使用原告的客户名单。在诉讼过程中，原告无意中将该客户名单误寄给其他客户，被告即据此申请即时判决，理由是客户名单不再是商业秘密。但法院认为此次泄露纯属意外事件，并不能改变客户名单的商业秘密属性。法院指出，即使商业秘密由于意外或大意而泄露，侵占商业秘密仍然可以成立。在本案中，只是由于原告雇员误以为客户名单是要寄给那些名单上记载的客户时，作为商业秘密的客户名单才发生了泄露。因此，法院认为诉争的商业秘密仍然存在并驳回了被告的即时判决申请。作为该案的准据法，堪萨斯州统一商业秘密法并未要求商业秘密的所有者保持其绝对的秘密性，而只要求依据具体情况采取合理的保密措施。而且，堪萨斯州统一商业秘密法对侵占的界定也包括了美国统一商业秘密法的上述规定。

　　法院认为本案的关键在于确定原告是否对其客户名单“依具体情况采取合理的措施以保持其秘密性”。被告指出，原告客户名单的大部分内容已泄露给了其客户，但原告证明仅泄露给了11个客户，而且泄露是在善意不知情的情况下发生的。原告还证明，在得知泄露发生后原告马上通过电话、信件或其他方式与这11位客户取得联系，告知这些客户原告雇员将客户名单寄给他们是由于工作失误，并请他们将该客户名单原件及复印件立即寄回原告公司，同时告知他们任何使用或泄露此名单的行为将被视为商业秘密侵权。

　　法院认为，问题的关键还在于原告的客户名单仍然使原告在烟花行业的竞争中处于优势地位。本案中，没有任何证据证明，获悉了客户名单的11位客户在接到原告的通知之前，因为获悉该客户名单而改变了自己的状况。因此，法院认定原告的客户名单仍然属于商业秘密，就像泄露之前一样。那11位收到名单的客户如果泄露或使用了该名单，原告可以向他们提起侵占商业秘密诉讼。

　　可见，在一定条件下权利人意外或错误泄露其商业秘密并不能作为被告免责的理由，这里所说的条件就是：因此而获悉原告商业秘密的被告在接到原告的通知（即通知被告原告商业秘密的泄露系由于意外或错误）之前，并未由于获悉该商业秘密而改变了自己的状况，如为使用该商业秘密而进行了大量的投资或新建了厂房或生产线等。

　　三、权利人自己披露或告知

　　一般来说，商业秘密的权利人只有通过使用或转让的方式才能实现其商业秘密的价值。在现代市场经济条件下，权利人不可能事必躬亲，使用商业秘密从事生产或进行交易往往要借助于其合作者、代理人或雇员的劳动，这样他就不得不将商业秘密的具体内容告知或披露给这些人员。而在转让商业秘密时，权利人必须首先将该商业秘密的细节告知未来的或潜在的受让人，受让人才能决定是否需要这类商业秘密，双方才可能以此为基础讨价还价，但讨价还价的最终结果并非总是成交。合作者、代理人或雇员有可能为自己或其他人的利益未经商业秘密权利人的许可或超出权利人许可的范围使用或披露商业秘密，未成交的受让人也常常擅自披露或使用其在谈判过程中所知悉的有关商业秘密。这样，当权利人提起商业秘密侵权之诉时，被告自然会以其所使用或披露的商业秘密系权利人自己告知或披露的为由进行抗辩。这类抗辩可否使被告免责呢？

　　来看一个案例。在史密斯诉德拉夫公司案中，原告为销售其货物容器与被告洽谈，在洽谈期间，原告将有关该项生意的具体信息告知了被告，包括内含“刚硬的”和“易于拆开的”货物容器专利使用方法和蓝图、货物容器的模型、向未来的使用者调查以及进一步联系的信件。由于对货物价格存在分歧，谈判最终破裂，而此后被告开始制造与原告近似的容器。原告遂提起侵占商业秘密之诉，被告的抗辨理由之一就是其所获悉的商业秘密是原告自己披露或告知的。法院指出，被告能否免责取决于原告披露相关信息时，被告是否处于信托者或信任者的地位。美国大法官霍姆斯曾经说过，信任关系是商业秘密诉讼的出发点。没有信任关系的诉讼当然不存在法律诉讼的基础。原告的信息之所以受保护，就是因为其具有秘密性。随随便便的披露自然破坏其秘密性并导致商业秘密不能受相应的保护。但是，如果在告知信息时存在着信任关系，情况就不同了。很显然，法律并不强求对被告有明示的信任承诺。但是，问题在于能否从当事人的关系中推论出存在信任关系。在本案中，原告披露其设计方案的唯一目的是坚定被告购买其设计方案的意识。被告知道和理解这种目的是没有问题的。因此，原告就将信任给予了被告，而被告接受这种信息时应当受信任的限制。法院指出：“首先应当确定的是，被告不应欺诈性地对待原告给予其的信任。这通常是信任关系所附带的。如果说被告知悉原告的商业秘密有什么不利的话，就是他必须承受这种负担。”当然，这种信任关系并不局限于谈判者之间，雇主与雇员、本人与代理人以及合伙人之间都存在信任关系。如《美国代理法重述》第395条就规定：“除非经过同意，代理人对本人负有下列义务：不使用或者向他人披露其由本人告知的或者由其在代理过程中获知的秘密信息，或者违反代理人的义务，为自己或者代表他人与本人进行竞争或者损害本人，即使此种信息与其受委托的事务无关。除非该信息为一般知识。”