商业秘密诉讼中的特殊抗辨

　　可见，当原被告之间存在诸如雇佣、代理、合伙和订约谈判等信任关系时，被告很难以其所知悉的商业秘密是由原告告知的为由抗辩成功。正是基于上述理由，我国合同法43条规定：“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。”在今后的立法和法律修订工作中应将这类规定写入劳动法等相关法律中。

　　四、反向工程

　　在知识产权体系中，人们常常将商业秘密特别是其中的技术秘密与专利进行比较。专利权一旦获得，在法定期限内权利人享有独占权，即享有对专利的专有使用权和转让权，并有权禁止他人开发、假冒和使用该专利。商业秘密则不同，权利人只要维持住商业秘密的秘密性，就可以永久保持事实上的独占，但一旦公开就永远消灭，而且不能禁止以独立开发和反向工程之类的合法手段获取该商业秘密。因此，在商业秘密侵权纠纷中，反向工程是被告最常用的抗辩理由之一。

　　所谓反向工程，是指从已知的产品着手通过追溯的方式探知其开发或者制造的方法。已知产品必须是以正当和诚实的方式获得的，例如从公开市场上购买。在这类案件中，一旦原告举证证明了两种产品（即原告和被告生产的包含系讼商业秘密的产品）的相似性，举证责任就转给了被告，即被告必须证明他是以从公共领域获得的产品为基础通过反向工程获得其生产方法的。有人认为，原告还应证明其生产方法是不易以反向工程的方式获得的，因为一般来说，开发该产品越困难、耗时越长和耗费越巨，就越不能认为该产品可以通过反向工程获得。

　　还是来看史密斯诉德拉夫公司案。针对原告的起诉，被告抗辩原告容器的结构性设计已经因容器的公开使用以及公开的材料而公开，在洽谈的时候原告的知识不再是商业秘密。初审法院认定：“证据表明，通过公知和在贸易杂志上发表，原告已向世人公开了有关资料的全部信息。”上诉法院第七巡回法院则认为，公开的材料并未披露原告的设计方案。这些材料披露了外部的情况，以及容器使用了大的双门、可移动的探视孔、货物支撑插孔和折叠腿。但是，这并不等于披露结构性的设计及其工程细节。知悉这些内容必须对产品进行认真研究和提炼。因此，初审法院认定事实的结论应推翻。即在洽谈时原告的相关技术信息和客户资料仍然构成商业秘密。

　　初审法院在拒绝给予原告救济时指出：“在所称的具有新颖性的容器已被制造并销售的情况下，就不存在秘密性的披露问题。有关其制造的所有信息都可以通过检查该容器获得。”但是情况并非如此简单，第七巡回法院援引了宾西法尼亚洲的判例压力钢火车头公司诉标准钢火车头公司案， 在该案中，原告请求保护其具有秘密性的火车头制造方案。该制造方案是被告明知违反信任关系而获得的。被告辩称，由于可以通过检查火车头（已公开使用）获得该方案，其使用通过不正当手段获取的知识应当宽恕。简言之，正象本案被告所主张的，该被告认为，合法获取信息方式的存在可以排除来自利用不正当手段所引起的救济。法院指出：“这些工程师和绘图员从已经制造出来的火车头中，应当能够测算出该公司所制造的火车头，并在不长的时间内设计出具体的和实际的图纸。但他们并没有这样去做，原因很显然，就是能够得到蓝图，该蓝图是十分精确的。”法院据此支持了原告。

　　因此，宾西法尼亚州并不仅仅因为通过自行检视可以获取设计方案而否定对原告给予救济。相反，在压力钢火车头公司诉标准钢火车头公司案中上诉法院调查了被告是如何知悉原告设计方案的。巡回法院认为该案所确立的标准是妥当的，而本案的情况正好与此相合。一个人通过正当手段取得其竞争对手的产品，或者通过检测或分析取得复制品，都是合法的，除非所复制的产品享有专利。可以实现此种合法取得的事实本身并不意味着其可以通过违反信任获取该信息，而省去检测和分析的努力。“商业秘密可以通过实验或其他合法和公平的方式取得的事实，并不剥夺其所有人对通过不正当手段获取该商业秘密的人获取保护的权利。”

　　因此，巡回法院认定，初审法院对本案的事实采用了错误的法律结论。此案不存在简单的设计、广泛的知悉以及一眼就看穿其结构的情况。相反，我们面对的是相对复杂的机器，此种设计的目的是装载大而重的货物；被告通过认真检测有可能获取设计方案，但事实上他并没有这样去做。被告自己的证据也表明，他直到取得原告的方案后，才开始设计其容器。被告的确对原告的方案进行了修改，增加了折叠腿等。但被告的工程师承认参考了原告的专利应用方法，并且说这样是为了避免侵权。这些证据，加上原被告产品的高度一致性，非常充分地证明了被告不正当地使用了从原告获得的结构信息。可见，即使商业秘密有可能通过其他合法途径复制，只要其他人的产品在开发过程中事实上采用了商业秘密所有者的设计方案，就不能对原告提出有力的抗辩从而主张其产品是不依赖原告而独立开发出来的。

　　很明显，上述案例中所谓“对产品进行认真研究和提炼”、“测算”、“自行检视”或者“认真检测”等无非是对“反向工程”更具体的表述。可见，要想通过主张反向工程抗辩免责，被告不但要证明系讼商业秘密可以通过反向工程获得，而且必须证明他实际上是通过反向工程探知产品中所包含的商业秘密的。可以通过反向工程获得并不等于被告实际上进行了反向工程，因为反向工程既费时又消耗人力财力，在有直接获悉原告商业秘密的“捷径”时，被告往往受利益驱使侵占他人商业秘密。这也是现实生活中商业秘密侵权纠纷屡屡发生的原因之一。

【作者简介】
彭学龙，中南财经政法大学知识产权研究中心副教授，法学博士。