变劣行为侵犯专利权之研究

来源：知识产权学术与实务研究网作者：时间：2006-08-17 阅读数:

刘晓军

（北京市高级人民法院知识产权庭法官，中国人民大学法学院民商法专业2005级博士研究生，e-mali:liuseeu@126.com)

（原载《知识产权》2006年第4期）

一、变劣行为与变劣侵权的概念

1、变劣行为的定义

作为一种特殊的等同侵权行为，变劣行为通常是指省略专利技术的技术特征并降低专利技术效果和功能的行为。目前我国专利法并无变劣行为构成专利侵权的规定，最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的司法解释虽然规定了等同原则，但并未对变劣侵权进行规定，也没有明确规定变劣行为构成等同侵权。对司法实践具有一定影响的北京市高级人民法院2001年9月制定的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（简称《北京高院意见》）第41条规定：“对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的,应当适用等同原则，认定构成侵犯专利权。”[1]这一规定明确了变劣行为侵犯专利权的构成要件，但没有出现变劣行为、变劣侵权及相关概念。

也许正是因为是缺少法律的明确规定，变劣行为在理论研究和司法实践中的概念也是不统一的。有的称为变劣发明，有的称为改劣发明，[2]有的称为省略发明，[3]有的称为改恶发明。[4]其实，无论是变劣、改劣还是改恶，都能从一定程度上表达出这种行为的本质特征，即与原专利技术相比，改变后的技术效果降低了。但称之为发明，则容易引起歧义。首先，该“发明”既可以指变劣或改劣行为本身，又可以指变劣后的技术方案，还可能是指变劣前的专利技术方案。其次，如果将该发明理解为变劣后的技术方案，按照《北京高院意见》的规定，变劣后的技术方案只是对专利技术方案的某些特征的省略，这种省略导致了技术效果的降低，且这种省略及其导致的技术效果的降低对本领域的普通技术人员来说是显而易见的。显然，变劣后的技术方案也够不上专利法所规定的发明高度。因此，将变劣后的技术理解为专利法意义上的发明显然是不正确的，

本文认为，变劣行为是指改变专利技术方案并使技术效果降低的行为，这一概念准确地表达了行为的后果是技术效果的降低，而不涉及变劣行为是否侵犯原专利权，也避免了将其定义为发明（如变劣发明、改劣发明、省略发明）所带来的歧义，因此，本文主要使用变劣行为这一概念。

2、变劣侵权的定义

变劣侵权是变劣行为构成侵权的简称，我国学者对变劣侵权有多种定义，有的认为变劣侵权是指“故意省略权利要求书中的个别必要技术特征，使其产品成为在性能和技术效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案，而这一变劣明显是由于省略该必要技术特征造成的。”[5]有的认为变劣侵权是指以一个简单的技术特征来替换一个必要的技术特征，而将其它必要技术特征加以利用实施，其结果是在技术效果上大体能实现专利技术的发明目的，但又在一定程度上将专利技术方案变劣，从而降低其技术效果。[6]这两种观点都在某些方面揭示了变劣侵权的本质特征，但尚未全面概括出这一概念的本质特征。如第一种观点认为变劣侵权仅省略了“个别必要技术特征”，实际上变劣行为的客观表现不仅仅是“省略”必要技术特征；第二种观点认为变劣侵权是“以一个简单的技术特征来替换一个必要的技术特征”，忽略了省略必要技术特征也可构成专利侵权的情形，而变劣行为也不仅仅是“替换”行为。

本文认为，变劣侵权是指是指构成侵犯专利权的变劣行为，即变更专利技术方案的某个或多个技术特征并使其技术效果不如专利技术的侵权行为，其本质在于“变”和“劣”以及其因果关系，只要抓住了这三个本质特征，就比较容易理解变劣侵权了。所谓“变”，包括技术方案的“变”和技术效果的“变”。技术方案的变，包括省略专利技术的某个必要技术特征，或者以简单或低级的技术特征来替换专利技术中的个别必要技术特征，从而导致变更后的技术方案不同于专利技术方案。技术效果的变，是指采用变更后的技术方案导致的技术效果的改变，当然，这种改变是指相对于原专利技术效果的改变。所谓“劣”，是对“变”的结果的客观评价，主要是指与专利技术相比实现了技术效果的降低。所谓因果关系是指“变”与“劣”之间的因果关系，“变”为因，“劣”为果，“变”生“劣”，“劣”自“变”。“变”、“劣”及其间之因果关系，正是变劣侵权的必要构成要素，缺少任一均不能成其为变劣侵权。

二、变劣行为是否构成变劣侵权

关于变劣行为是否构成侵权，存在不同看法。第一种观点认为，变劣行不构成侵犯专利权。其理由是：第一，根据专利法第56条规定，专利权的保护范围以其权利要求书为准，说明书及附图只是解释权利要求的辅助工具，其本身并不能被直接读入权利要求。权利要求中的技术特征限定了专利权的保护范围，或者说专利权的保护范围是由权利要求中的具体技术特征构成的，任何缺少权利要求的具体技术特征的技术方案均不应被视为侵犯专利权。而变劣行为恰恰是省略了权利要求中的技术特征的行为，故不应被视为侵犯专利权。其次，权利要求书起到了一种“安民告示”的作用，赋予社会公众在该权利要求之外的行为自由，这种行为自由甚至是一种宪法权利。变劣行为实施了与权利要求不同的技术方案，超越了权利要求书明确限定的保护范围，如果认定变劣行为侵犯了专利权，显然违背了权利要求书“安民告示”的作用，侵犯了社会公众的行为自由。第三，缺少专利技术的必要技术特征不构成侵权既是我国专利实践的做法，也是国际通行的专利侵权抗辩理由，并得到理论界的认可。[7]如果认定变劣行为侵犯专利权，将造成司法实践及法律的自相矛盾。第四，如果认定变劣行为构成侵权，过分强调行为人的主观故意而违背了公平原则，封杀了“反向工程”创新，夸大了专利权的保护范围，便利了专利权的滥用，违背了专利法的立法宗旨。[8]第五，专利权人在申请专利时，通常会考虑如何使自己的保护范围尽可能的大，同时又能够通过专利局的审查，或者是在今后的专利无效宣告程序中能够保证专利权的稳定性。最终，专利权人对自己的保护范围进行了选择，将效果好的技术方案写进了保护范围，放弃了效果差的技术方案。通过这种选择，专利权人所获得的利益是保证了专利申请能够顺利通过专利局的审查，或者是在以后的专利无效宣告程序中能够保证专利的稳定性。而其效果较差的技术方案，应视为贡献给社会公众。专利权人为了获得这种利益放弃了效果差的技术方案，申报了效果好的技术方案。在侵权判定的时候，如果对专利权人放弃的 “效果差的技术方案”给予保护，这显然是不公平的。[9]第六，在市场经济条件下，认定变劣行为侵犯专利权并无必要性。如果变劣行为降低了专利技术效果，应由市场规律来淘汰而不是靠法律的硬性规定。[10]第七，“变劣”这一概念本身就具有不确定性，判断一项技术与专利技术相比是变优还是变劣，取决于判断的角度和价值取向，采用不同的判断角度和价值取向，得出的结论就会不同。所谓的变劣技术方案与专利技术相比也许在功能效果上变劣了，但在结构简单、价格低廉方面却可以说是变优了。总体上看是变劣还是变优，很难有一个绝对的结论。[11]

第二种观点认为，变劣行为构成侵犯专利权。其理由是：第一，变劣行为的显而易见性，其明显利用了专利技术的发明构思，在某种意义上具有搭便车的意味，依据变劣技术制造出来产品必然冲击发明专利产品，从而构成不正当竞争。第二，专利制度重要的目的是鼓励创新，它不反对在专利技术基础上进行技术变更，只要这种技术变更不至于降低专利技术的发明效果。而变劣行为恰恰缺少创新因素并降低了专利技术效果，如果承认变劣行为的合法性，则无异于保护和纵容了技术退步，直接相悖于专利法鼓励创新的立法目的。第三，将专利技术的个别必要技术特征进行等同替换尚且构成侵权，完全放弃某个必要技术特征的变劣行为似乎没有理由不构成侵权，[12]并与“举重以明轻”的法理原则相悖。

从我国目前的理论研究和司法实践来看，虽然质疑的声音从来就没有缺席过，但司法实践中已经出现了承认变劣行为构成侵犯专利权的案例，[13]但对变劣行为构成侵权的要件却有不同认识。如有观点认为，变劣行为构成侵权应满足如下条件：（1）省略发明省略的是权利请求书中所记载的比较次要的个别技术特征，实质上与专利发明的技术思想是一致的；（2）专利技术已被公开，依据此公开的专利技术发明，很容易进行省略；并且，之所以要进行这种省略，完全是为了逃避侵权指控；（3）省略发明的技术效果比专利技术效果要差，但比专利技术以前的技术要进步。[14]《北京高院意见》认为，变劣行为构成侵权应具备的条件是：（1）侵权人的主观故意；（2）省略专利技术的个别必要技术特征；（3）性能和效果上的降低；（4）省略专利技术的个别必要技术特征与性能和效果降低的因果关系。

本文认为，并不是所有的变劣行为都构成对专利权的侵犯，例如变劣后的技术方案落入了自由公知技术范围，则不侵犯任何专利权。因此，变劣行为要演变为变劣侵权，必须符合一定的要件，这些要件包括：

1、变劣行为必须是对专利技术的技术特征的变更

首先，变劣行为针对的是专利技术，如果针对的是自由公知技术或者其他没有获得专利权的技术，则变劣行为自然不是侵犯专利权的行为。

其次，变劣行为之“变”的方式，存在较大争议，有的认为变劣行为是指省略专利技术特征的行为，[15]有的认为变劣行为是以简单的或低级的技术特征拉替换专利方案中必要技术特征。[16]从变劣侵权的发展来看，美国司法认为变劣行为构成侵权的前提是被控物的结构替换了专利权利要求中的某项特征，而我国司法界曾经认为被控物缺少了权利要求中的特征仍可构成变劣侵权。[17]其实，变劣行为的实质是对专利技术方案的改变从而导致技术效果的降低，这种改变不仅包括简单的省略专利技术特征的行为，也包括显而易见的替换行为，如以较简单的技术特征替换较为复杂的专利技术特征，还包括同时进行的省略和替换行为。当然，这里的省略或替换行为必须导致变更后的技术效果相对于专利技术的降低。

再次，是不是只有对独立权利要求的变劣才能构成侵权？在探讨变劣侵权时，人们往往只是探讨了对独立权利要求的技术特征的变劣构成侵权，使人以为变劣行为只有针对独立权利要求的技术特征才能构成侵权。但事实并非如此，只要变更了原告据以主张权利的专利技术方案的技术特征就可能构成侵权，而原告在指控被控侵权物侵犯专利权时，虽然主要是依据其独立权利要求，但也可将其独立权利要求与其附属权利要求共同作为权利依据，尤其是在专利权人对独立权利要求的专利性没有十分把握的情况下。在这种情况下，原告据以主张权利的就不仅是其独立权利要求，还包括其独立权利要求的附属权利要求，其独立权利要求与该附属权利要求的技术内容共同构成原告主张权利的技术方案，此时被告省略或替换的如果是该技术方案中的属于从属权利要求所限定的技术特征，也可能侵犯专利权。

第四，是不是所有省略或替换专利方案的技术特征的行为都能构成变劣侵权？答案当然是否定的，只有省略了必要技术特征才能构成变劣侵权。[18]如果权利要求中的某个技术特征被认定为是多余的，即对实现专利技术效果没有实质性的贡献，法院在专利侵权诉讼中根据权利人的主张有可能适用多余指定原则将该技术特征从权利要求中剔除，如果省略的是这种多余技术特征，虽然也构成侵权，但却不是变劣侵权。此外，对于省略独立权利要求的前序部分的技术特征是否构成变劣侵权，仍存在较大争议。应当说，无论是前序部分的共有技术特征，还是特征部分的特有技术特征，都是专利技术方案的必要的组成部分，二者共同构成了完整的专利技术，缺少任何一个部分，无论是特有特征还是共有特征，都不可能形成一个完整的技术，其专利技术将不是完整的，甚至是无法实施的，也不符合我国专利法实施细则第20条有关“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围”的规定。因此，变劣行为既包括对共有技术特征的变劣，也包括对特有技术特征的变劣。

第五，对于变劣的技术特征的数量是否有限制？如果将专利技术中的全部必要技术特征省略或替换，是否构成变劣侵权？本文认为，原则上对省略的专利技术特征的数量不应进行限制，只要是对专利方案的必要技术特征进行省略并导致了技术效果的降低，就应认定构成变劣侵权。因此，即使将专利技术中的全部必要技术特征进行替换或省略，如果其技术效果劣于专利技术方案，仍可构成变劣侵权。

2、变劣后的技术方案实现了技术效果的降低。

首先，变劣行为之变劣，是指技术效果的降低，它要求变劣技术方案仍然能够实现原专利方案的基本功能，但在效果上明显不如专利技术，如变劣后的技术方案虽然同样能够实施某种手术，但病人将因之失血更多并承受更多的痛苦。如果没有技术效果的降低，例如仅仅是产品结构或者价格的变化，不能构成变劣侵权。其次，技术效果的降低是相对于被变劣的专利技术而言的，因此比对技术效果时应选择变劣技术与专利技术进行比对，而不能将变劣技术与专利产品进行比对，除非确认专利产品与专利技术完全一致。

3、变劣行为与技术效果的降低具有因果关系。

变劣行为与技术效果降低的因果关系是指技术特征的变更导致技术效果的降低。技术效果的降低是变劣侵权的必要构成要件。如果省略必要技术特征后的技术方案的技术效果虽然没有显著提高，但也没有降低专利方案的技术效果，则仍然是一种技术进步，同样可申请新的专利权；如果省略或替换必要技术特征后技术效果不但没有降低，反而有所改善，且这种省略或替换及技术效果的提高对本领域的普通技术人员来说不是显而易见的，则省略了技术特征后的技术方案具有创造性，可以获得一个新的专利权。因此，只有对专利技术特征的变更导致技术效果的降低，才可构成变劣侵权。

4、变劣后的技术未落入现有技术的范围

变劣行为导致了技术效果的降低，但并不是技术效果的降低都能使变劣行为构成变劣侵权。如果变劣后的技术落入了现有技术的范围，其技术效果相同或低于现有技术，自然不构成侵犯专利权。值得注意的是，这里的现有技术是相对于专利技术而言的，并以变劣行为的实施日为时间标准。

5、变劣行为的显而易见性。

变劣行为的显而易见性是指对本领域的普通技术人员来说，变劣行为之省略或者替换专利技术方案的个别必要技术特征并导致了技术效果的降低是其无需创造性劳动，仅通过阅读专利文件并结合现有技术就可以实现的。

在判断变劣行为是否显而易见时，应当坚持本领域普通技术人员的主体标准。所谓本领域的普通技术人员，是指这样的人，它知晓所属技术领域的所有现有技术，具有该技术领域的通常的技术知识和能力，能够进行常规设计和实验，但没有创造性。普通技术人员是一个抽象的概念，应当以变劣行为发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量，仅指具有该技术领域中的一般知识和能力的技术人员，既不是该领域的技术专家也不是不懂技术的人。在本领域的普通技术人员的标准看来，从专利技术特征发展到被告使用的变劣技术方案并导致技术效果的降低，不需要起付出创造性的劳动，仅根据专利的权利要求书和说明书的提示，无需经过创造性劳动就很容易想到变劣技术方案，则该变劣行为构成侵权。

三、变劣侵权与等同原则的关系

1、等同原则的概念

等同原则也称为等同替换，等同侵权、等同行为，它是专利侵权判定中的一项重要原则，是指侵权物的技术特征同专利权利要求中记载的必要技术特征相比，表面上看有一个或若干个技术特征不相同，但实质上是用相同的方式上或者相同的技术手段，替换了属于专利技术方案中的一个或若干个必要技术特征，使代替与被代替的技术特征产生了实质上相同的技术效果。[19]我国法律法规并无等同原则的规定，目前司法实践唯一的依据是最高人民法院2001年7月1日施行的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的司法解释，该司法解释第17条在解释专利法第56条第1款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”时，明确指出专利法的该规定是指“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”而“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”此后，2001年底出台的《北京高院意见》也明确将等同原则作为专利侵权判定的一个基本方法。从我国专利司法实践看，以等同特征来替换专利技术特征构成专利侵权。

2、变劣行为与等同行为的初步比较

变劣行为是对专利技术方案的某个或数个必要技术特征的变更并导致技术效果降低的行为，而等同行为是用某个或数个技术特征来替换专利技术方案中的某个或数个必要技术特征的行为。二者的相同点在于均对专利技术方案的改变，而且这种改变均是通过对专利技术方案的某些必要技术特征所作的变更而实现的，并且不会导致技术效果的进步，对于本领域的普通技术人员来说，这种变更是显而易见的，不能带来有益的技术效果。二者的不同点是，变劣行为通常会降低专利的技术效果，而等同行为能够实现与专利技术基本相同的功能，达到基本相同的效果。而且，变劣行为通常会改变专利的技术特征的数量，省略必要技术特征的变劣行为则会减少技术特征的数量，而等同行为一般不会减少专利技术特征的数量。

目前，凡是赞同变劣行为构成侵犯专利权的，几乎都认为变劣侵权是等同侵权的一种形式或特殊形式。其中一个重要理由就是，无论是变劣行为还是等同行为，都是通过省略或替换专利技术特征的形式，在表面上虽然超越了专利权的保护范围，而这种超越实际上并无创造性，其实质上落入了专利权的保护范围。“轻微的（相同的）行为构成侵权，严重的（变劣的）行为更构成侵权。因此，应当将等同原则扩大适用到技术变劣的情况。”[20]

本文认为，等同原则可分为广义的等同替换和狭义的等同替换，狭义的等同替换是指以基本相同的手段实现基本相同的功能，并达到基本相同的效果的替换，广义的等同替换还包括变劣行为，即省略专利技术特征或变更、增加技术特征并实现了技术效果的降低。也就是说，广义的等同行为包括狭义的等同行为和变劣行为。

3、对变劣行为与等同行为关系的进一步研究

在变劣行为和等同行为之间存在着一种中间行为形态，即替换专利技术的个别必要技术特征导致技术效果变劣的行为，简称替换变劣行为。之所以说替换变劣行为是变劣行为与等同行为的中间形态，是因为替换变劣行为在手段上采用了等同替换，在效果上实现了技术效果的变劣。替换变劣行为是不是一种侵犯专利权的行为？是否属于变劣侵权或等同侵权？

按照目前的司法实践，如根据《北京高院意见》第41条的规定，替换变劣行为似不构成变劣侵权，因为它虽然有技术效果的降低，但却没有省略专利技术特征，只是用与专利技术特征等同的技术特征替换了该专利技术特征。同样，替换变劣行为也不构成等同侵权，因为它虽然利用了等同技术特征替换该专利技术特征，但却导致了技术效果的降低，其技术效果不如专利技术方案优越，而不是与专利技术效果基本等同，不符合最高法院司法解释有关“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”的要求。替换变劣行为不符合人们对变劣侵权和等同侵权的传统认识，似乎不构成侵犯专利权，但如果变劣行为和等同行为都构成侵权时，其中间状态却不构成侵权，显然是不恰当的，也是不符合逻辑的。

这种尴尬现象的出现理应成为反思等同侵权与变劣侵权的关系的理由。目前我国理论界和实务界中多用等同理论来解释变劣侵权行为，并认为变劣行为是一种特殊的等同行为，“在适用等同原则时，对被控侵权产品和方法的效果与专利的效果进行比较是必要的，但是不能强调它们之间完全等同，只要基本相同即可。出现被控侵权产品和方法的效果比专利效果差的情形，属于改劣的实施，也是等同物替换的表现形式之一。”[21]将变劣侵权视为一种特殊的等同侵权，却没有深入分析两者的异同，必然导致这种尴尬现象的出现。

等同理论强调手段、功能、效果的“基本相同”，而“基本相同”并不是完全相同，它表明等同技术方案与发明专利技术方案相比，在手段、功能和效果三方面是可以存在差异的，而这种差异表明在专利技术方案与等同技术方案之间可以存在一个合理的误差范围，在这个误差范围内，既可能是专利技术方案优于等同技术方案，也可能是等同技术方案优于专利技术方案，还可能是二者相当，各有优缺，无法说明何者更优。其中基本相同的手段往往被当作技术特征上的基本相同，由此直接导致了变劣行为与等同行为的差异，因为变劣行为主要表现为省略必要专利技术特征，从而无法证明手段上的等同；而等同行为因为有替换技术特征，可以同专利技术特征比较，从而可以证明手段上的等同。其实，把手段的基本相同视为技术特征的基本相同是对全部技术特征原则的一种误解，手段的基本相同应当是指技术方案的基本相同，即技术特征发生变化后的整体技术方案与专利技术方案的基本相同。如果对手段的手段的基本相同作这样的理解，则变劣行为虽然省略了个别必要技术特征从而无法实现技术特征之间是否等同的比较，但省略该技术特征后的技术方案作为手段可以同专利技术方案进行比较，以确定省略必要技术特征后的技术方案是否属于专利技术方案的基本相同的手段。在此基础上也就容易实现功能和效果是否“基本相同”的比较了。

因此，应当对等同侵权作广义解释，从而将变劣侵权纳入等同侵权的范围。“经过判断如果认定行为人实施的有所变化的技术仍然落入专利权的保护范围，则无论该技术与专利技术相比是变优还是变劣，行为人都应当承担侵权责任。反之，如果认定行为人实施的有所变化的技术没有落入专利权的保护范围，则无论是变优还是变劣，行为人都不应当承担侵权责任。” 替换变劣行为也应当作为一种等同侵权方式，但是否作为变劣侵权方式，可进一步研究。[22]本文认为可以作为变劣侵权的一种形式，因为等同行为强调的是基本相同，而变劣行为强调的是技术效果的变劣。如果以专利技术方案的技术效果为标准线，等同行为应当在该标准线的波动范围内，而变劣行为则距离该标准线更远。替换变劣行为是对专利技术特征的变更从而实现技术效果的降低，更符合变劣侵权的特征。

[1] 程永顺主编著：《专利侵权判定实务》，2002年3月第1版，第28页。该书第23-48页全文刊登了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》。