我国外观设计创造性要求之检讨与重设
来源：《法商研究》2014年第3期 作者：张爱国 时间：2015-01-10 阅读数:
2008年12月，《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）对外观设计的授权条件做了重大调整，根据《专利法》第23条第2款的规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。该条款规定的专利授权条件，被业界称之为“创造性”要求。[1]然而，对外观设计的可专利性条件适用创造性标准和判断方法是否是一种理性选择，在实践中是否具可操作性，其实施的社会经济效益如何等等，都值得我们检讨和反思。本文试就上述问题作一探讨，以期助益于《专利法》的第四次修正。
一、外观设计适用创造性要求与其本质属性不相符合
（一）创造性是发明专利性的核心要件
创造性要求申请专利的发明与现有技术相比其差异对于该领域的普通技术人员来说是非显而易见的。尽管创造性的要求由来已久，但不论是判例还是学者的著述对其法理依据的探讨并不多。[2]按照美国著名专利法学者莫伊教授的观点，美国对于创造性要求曾有过两种代表性的解释：一是公共领域论，认为专利法是为了促进社会技术领域的进步，专利自然不能授予那些已存在于公共领域的技术成果。这些公共领域的技术成果既包括那些已经明确存在的技术方案，也包括那些暗示存在的技术方案。如果没有创造性的要求，那么授予其专利其实是剥夺了公众充分利用现有技术的机会，人为地限缩了公共技术领域。[3]按照这一主张，只有超出公共领域的技术，才符合授予专利的创造性条件。二是过滤机制论，[4]认为专利制度的实施是有制度成本的，只有当授予专利的发明是基于专利制度提供的激励机制而创造出来的，这样的专利制度才是有效益的。创造性要求可以作为一种过滤机制，筛选过滤掉那些相对于现有技术知识只有微小进步，即使没有专利的激励也能产生的技术，从而尽量避免专利制度的成本大于收益的情况发生。
不可否认，上述两种理论都有一定的合理性和说服力，但也有明显的不足。公共领域论从区分公共与非公共领域的界线和范围的角度来解释创造性，认为只有处于公共技术领域之外的发明创造，才具有可专利性；过滤机制论则从成本支出与回报激励的视角切入，认为创造性具有过滤的功能，过滤掉那些成本付出少且对现有技术进步微不足道的发明，而将专利授予那些成本付出大且对现有技术进步贡献大者，以资鼓励。然而，公共领域论并不具有针对性，新颖性的要求也可以解释为保护公共技术领域；过滤机制论的现实基础较差，因为在专利制度实施的过程中并不存在着一种专门的机制能够保证授予专利的发明就是那些没有专利制度的刺激就不会产生的发明。
由于不满足于上述两种理论的解释，上个世纪90年代，现任美国加州大学伯克利技术与法律研究中心主任莫吉思教授提出了较有影响的不确定性论。[5]按照该理论，创造性是要求专利应当授予那201些对于发明之时的普通技术人员来说技术上是否可行充满相当不确定性的发明。创造性鼓励科研人员从事那些看上去充满相当不确定性的发明，只有那些最终克服了起初充满不确定性的研发成果才值得授予专利，[6]也才能真正推动科技的进步与社会的发展。不确定性论既能包容公共领域论和过滤机制论，又克服了它们的理论缺陷，是解释创造性较为可行的理论。
根据《美国专利法》第103条的规定，创造性要求应当适用于实际审查过程中，即将申请专利的发明与现有技术相比判定其是否具有特点和进步。创造性的具体判断方法，是业界公认的由格雷姆诉约翰迪尔公司 [7]案件发展而来的“三步判断法”：首先，确定现有技术的范围和内容，相关的技术领域或技术问题都可以成为现有技术范围，而且可以同时参照或组合多份现有技术中的不同技术内容；其次，确定申请专利的发明与现有技术的区别；最后，确认现有技术领域一般技术人员的水平。通过上述三个步骤后，最终确认申请专利的发明与现有技术的区别是否对于该技术领域的普通技术人员来说是显而易见的或明显的。如果是非显而易见的，则证明该发明具有创造性。应当说创造性要求作为授予发明的核心要件，是完全合理的制度设计，并且其判断方法具有很强的可操作性。
（二） 外观设计与发明的本质属性不同
一个好的外观设计可以提升产品的价值，扩大市场的需求，满足公众的审美情趣。外观设计专利制度通过禁止他人擅自使用相同或近似的外观设计，保障权利人在设计过程中付出的投资和劳动有所回报，激励权利人从事产品外观的设计活动，进而促进装饰艺术的进步。这种进步体现为申请专利的外观设计与任何现有设计相比，在视觉效果上的不同。这种不同高于著作权法中对作品独创性的要求，因为外观设计的专利保护，获得的是像发明专利一样的垄断权，而不是像著作权那样取得的是反复制权。既然获得的是垄断权，按照知识产权法领域权利保护强度与权利取得难度成正比的原则，[8]各国都普遍规定授予外观设计专利的独创性要求应当高于著作权。虽然外观设计和发明、实用新型同属于专利法保护的对象，但它们的本质属性却截然不同。首先，发明和实用新型都是一种新的技术方案，而外观设计是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。也就是说，外观设计的“新”不在于技术，而在于其富有美感的独特效果，即外观设计具有艺术性的面相。尽管有学者主张，“外观设计性质上是一种 “技术+艺术”或 “技术基础上的艺术”，它是一种界于发明与作品之间的一种东西”。[9]但在实际上，它是美术工艺技能在工业产品上的运用，其涉及的绘画和造型技艺往往属于公共知识领域，即便是个别新的技术也不属于外观设计专利保护的范围。因此，以技术创造性标准和方法评价外观设计的可专利性，甚至要求外观设计达到与发明专利创造性相同的高度，显然缺乏合理性。其次，前文所述用于解释创造性要求的不确定理论很难适用到外观设计领域。一方面，外观设计是美术与工艺创作在工业产品上的体现，可专利性保护的是它利用形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的设计。技术上是否具有创造性、是否行得通不是外观设计制度的关注点。即便是采用落后的技术或者是采用完全相同的技术完成两个全然不同并具有美感效果的新设计，均可获得专利法的保护。
（三） 创造性作为外观设计的专利性条件并非理性选择
美国在发明专利法实施半个世纪后的1842年，国会通过了第一部外观设计法案。从以下几个方面，我国可以看出，外观设计专利一开始就和发明专利纠缠在一起：第一，1842年的外观设计法议案，是由时任美国专利局局长的埃尔斯沃思 在向国会的报告中提出的，国会几乎完全采纳了埃尔斯沃思的建议，外观设计专利的授权与管理自然就归属于专利局了；第二，外观设计依附于工业产品，而这一领域占据主导地位的一直是发明专利，对于之后纳入可专利范围的外观设计，在授予条件上会很自然地比拟发明的创造性；第三，为了节约立法资源、避免重复立法，1842年的有关外观设计保护的立法中有一个兜底条款，规定发明专利法中有关发明专利的获得和保护条款同样适用于外观设计。[10]1870年美国国会对外观设计的可保护范围作了微调，要求受保护的工业品外形或结构应当是“新的、实用的和独创的”。 [11]1874年，外观设计法又再度修改，原本只是对外观设计缴费等细节问题作出修改，但万万没想到的是由于印刷排版的错误，[12]致使原本是“发明或创作任何新的、独创的工业品设计都可以获得保护”变成了“发明和创作……”。虽然由“或”变为“和”只是一字之差，但是无形中却将外观设计的创作提高到了发明的高度。它的影响在1893年的史密斯诉惠特曼公司案件[13] 中得以凸显。该案中美国联邦最高法院认为，申请的马鞍设计只是将两种在先的马鞍的各一半结合在一起而已，没有体现出发明的步骤和发明者的天赋，因此不具备专利性。对外观设计专利性影响最大、也是最近一次的修法活动发生在1952年，这次修法直接导致创造性要求适用于外观设计。其中有两个相关条款：一是《美国专利法》第171条，即 “除有相反规定，本法中有关发明专利的规定适用于外观设计”；二是《美国专利法》第103条，将创造性明确为发明专利的授权条件之一。由于《美国专利法》没有任何一个条款规定第103条不适用于外观设计，再结合第171条进行体系性理解，创造性要求自然就适用于外观设计了。
从上述美国外观设计可专利性适用创造性条件的立法例的源流考察，我们不难发现，这一立法例的形成只是按照英美系类比思维的惯例，将外观设计比照发明的法律规范予以调整而使然。期间，还曾出现并非立法本意而是因法律文件排版的错别字，导致外观设计的创造性要求被提高或强化的插曲。然而，之后的法律修订，不但没有纠正以前法律中的错误，反而进一步明确规定发明专利的创造性条件适用于外观设计。由此可知，美国外观设计可专利性适用创造性的条件，并不是从理论与实践的层面经过审慎研究和论证后作出的理性选择，其实施效果也难以令人满意。曾参与1952年专利法修改的瑞驰法官回忆道：“创造性要求的法典化只是着眼于发明专利，根本未曾想到如何影响外观设计的专利性。因此，外观设计的保护变得不是更好，而是更糟了”[14]
二、创造性的“三步判断法”适用外观设计领域可操作性差
如前所述，在美国，创造性的判断方法采用的是“三步判断法”，而事实证明，将此方法适用于外观设计并不恰当。
（一）比照现有技术的范围和内容，确定现有设计的范围缺乏标准
这方面最典型的例子莫过于格拉瓦斯案件，[15]该案申请人以一种呈长方形、中间有凹陷为主要设计特征的游泳浮漂申请外观设计专利。美国专利商标局的审查人员和复审委员会援引的现有设计和现有设计特征的组合有五六项之多，包括传统长方形浮漂、一面呈凹陷状的枕头、瓶子、肥皂、刀片磨刀器等，这些物品都有一面为凹陷的设计特征。本案中审查人员引证的现有设计数量之多、范围之广到了让人无所适从的地步，完全使人无法预知什么是相关设计，是否存在相关设计的界线。这种从漫无边际的现有设计中，进行拉网式排查、比对来寻找申请专利的外观设计的特征是否已经存在，常常致使申请专利的外观设计很难通过专利性审查。在本案中，美国专利商标局以若干现有设计特征的组合已经暗示了该外观设计为由驳回了该申请。可见按照“三步判断法”检测外观设计的创造性，第一步就缺乏坚实的基础。
（二）以组合现有设计特征的方式来认定外观设计的创造性易造成错误评价
按照“三步判断法”的第二步，要把现有设计看作是一个整体，即将一份或多份现有设计中的不同设计特征内容组合在一起，从整体上判断是否对申请外观设计的区别特征有启示，若有启示则判定为无创造性，不予保护。然而，这种做法会造成对外观设计创造性评价的偏差。
第一，现有设计的组合特征是对若干现有设计的特征进行人为的主观构建，难免具有随意性，现实中没有一个现有设计完全具备这些组合特征，可以说，它是一个“假想的现有设计”。拿申请专利的外观设计特征与此假想的现有设计所包含的组合特征加以比对，不可能判断出申请专利的外观设计是否现实地存在创造性，因为比对本身缺乏真实的比对对象。第二，这种比对把申请专利的外观设计人为地分解为若干特征并像审查物理机械发明一样在现有的设计当中去一一寻找对应，这必然使申请专利的外观设计在整体效果上的实质不同被忽视。由于现有相关设计具有弹性，其组合特征无形中成为具有巨大包容功能的陷阱，申请专利的外观设计很难避免落入其中。只要申请专利的外观设计被分解的特征分别被一一地在组合特征中找到，或大部分被组合特征包容，或受组合特征的启发而产生，就会被判定缺少创造性。第三，外观设计保护范围的记载方式也为这种组合式的比较带来了现实的困难。外观设计专利保护范围的记载方式不是文字表述的权利要求书而是图片或照片，图片或照片是以不同视角从整体而不是部分来反映外观设计，要想与组合后的设计特征相比较，就得首先人为地将外观设计专利分解成若干部分，这就很可能曲解外观设计的整体印象和保护范围。以上说明按照“三步判断法”，第二步比对的基础缺乏真实性，操作方法只重细节特征忽略整体审视，容易因小失大，造成判断失误，有失公允。
上个世纪80年代初期以前，美国专利商标局严格适用组合现有设计特征的方式判断外观设计的创造性，造成了不少从部分而不是整体上评价外观设计的错误。除了前引格拉瓦斯一案外，在奠定美国当代外观设计创造性审查标准的罗斯案件中，[16]美国专利商标局仍然重复着格拉瓦斯一案中的错误，虽然程度上不再那么严重或明显，但在实质上是相同的。该案中的外观设计专利申请是一种当时流行的咖啡桌，桌面呈圆形、透明，桌腿由三个等距离的不锈钢材质做成，每一个桌腿都呈V字形设计且有狭槽。美国专利商标局审查中援引的现有设计包括：罗斯型办公桌，桌面为半圆形，桌腿为V字形；克伦型酒架，桌腿呈V字形设计且有狭槽；海斯特型桌子，桌面为透明、圆形；缪德型桌子，桌面为圆形，桌腿为三个等距离的长方形。可以看出，涉案外观设计的所有特征都可以在这些现有设计中找到，美国专利商标局以现有设计特征的组合已经暗示了涉案外观设计为由驳回了该申请。审理该案的美国关税和专利上诉法院对此案提出了不同的见解：（1）上诉法院强调评价外观设计的创造性时，应将涉案的外观设计看作是一个整体；（2）比对的现有设计至少应有一个与涉案申请基本相似的设计，该设计称为主对比设计，而不能从现有设计中挑选若干设计特征，否则的话几乎所有的外观设计都是显而易见的；（3）本案并不存在这样的主对比设计，唯一接近主对比设计的是罗斯型办公桌，但罗斯型办公桌并没有产生涉案外观设计在视觉上的明亮感和空间的悬浮感，相反它产生的是一种空间局促感。因此，美国关税和专利上诉法院推翻了专利商标局驳回该申请的决定。尽管罗斯案件确立的审查标准比起格拉瓦斯案件改进不少，但是外观设计必须满足创造性的要求并没有从美国专利法上删除。[17]
（三）设计领域的一般设计人员难以确定且无实际意义
比拟发明专利制度中的一般技术人员，在外观设计专利审查中需要确定一般设计人员。但是，在设计领域，一般设计人员不但难以确定的，而且没有实际意义。
首先，一般设计人员水平的确定缺乏现实基础。发明专利制度中的一般技术人员是一个虚拟的主体，因为现实中没有一个技术人员可以知晓所有的现有技术，但是为了确定其应有的知识和技能，必须考察该领域人员所处的客观情况，比如技术问题的类型、现有技术对这些问题的解决方案、创新的速度、技术的复杂性、本领域技术人员的教育程度等。[18]但是这些判断的因素很难在设计领域适用，比如什么是设计问题类型？视觉效果算是一种设计问题吗？如果是，那么对于视觉效果一千个设计人员可能有一千个答案，这样的问题对于界定设计人员的水平有何帮助？如果不是，则无法界定外观设计专利领域的一般设计人员。即使在以一般设计人员作为外观设计创造性判断主体的美国，确定其知识、技能水平也相当困难。美国专利商标局在其发布的《审查指南》相关部分也只是做了相当笼统的规定即“以涉案外观产品的设计人员角度来确定”，[19]除此之外，并无进一步的具体规定。更棘手的是，许多设计人员并非只是从事某特定领域的设计。根据美国工业设计者协会的统计,约有一半的会员根据客户的要求设计不同种类的产品。那么，假设面对一个有关椅子的设计任务时，合适的设计人员水平应当是以偶尔从事椅子设计的人员抑或专门从事椅子设计的人员水平为准呢？[20]这可能是一个没有答案的问题。
其次，外观设计专利制度中的一般设计人员不能发挥发明专利制度中一般技术人员那样的政策功能。一般技术人员作为一种政策工具，在整个发明专利制度中发挥着重要的作用[21]：（1）一般技术人员是衡量专利申请是否已经充分公开的重要标准。公开是获得发明或实用新型专利授权的前提，同时公开必须满足一定的要求。（2）一般技术人员是检测实用性条件的标尺。申请专利的发明或者实用新型应当具有实用性，能否实现说明书所述的功能和作用以一般技术人员的眼光作为判断的标准。（3）一般技术人员是对权利要求范围进行解释的重要工具。例如等同侵权理论，即被控侵权技术方案可以是与权利要求记载的全部技术特征相同的特征，也可以是等同的技术特征，而所谓等同特征是指本领域的一般技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。但是，一般设计人员却无法实现上述政策功能：（1）一般设计人员不是外观设计充分公开的标准。虽然外观设计的照片和图片也必须满足清晰的要求，但其标准非常明确，例如“就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图，并应当在简要说明中写明省略视图的原因。”[22]这里没有也不需要设立一个弹性标准；（2）外观设计不存在实用性的问题，只存在是否是在工业产品中应用的问题，即外观设计能否在产业中实施并批量生产，但这是技术人员而不是设计人员判断的问题；（3）外观设计的保护范围以图片和照片为准，不存在所谓的等同理论，也不存在通过一般设计人员来解释权利保护的范围的问题。说到底，外观设计之间是否有明显区别只是体现在视觉效果方面而不是技术层面，因此不需要特殊的专业技巧，普通的消费者或购买者完全可以担当判断主体。
由上可知，发明专利创造性的“三步判断法”与外观设计专利制度有着内在的冲突和不协调。
正因为如此，对外观设计的创造性批评之声在美国国内一直以来不绝于耳。这种批评在博内托公司诉雷霆公司案[23]达到顶峰。原告博内托公司设计了一种新型游轮船体，该船体用硬木模型喷玻璃纤维而成，该船体无论是外观设计还是实用功能都没有申请专利，这种游艇公开销售几年后，佛罗里达州通过立法规定，禁止任何人复制、销售他人未申请专利的船体，随后原告在佛罗里达州巡回法院起诉了雷霆公司，要求被告停止销售该型船体，并承担赔偿责任。审理法院以佛罗里达州立法与联邦专利法相冲突、[24]违背美国宪法中的“至上条款”为由，[25]驳回了原告的诉讼请求。其后，佛州上诉法院、佛州最高法院、联邦最高法院也都以相同的理由驳回了原告的上诉。但是，联邦最高法院在判决中直言不讳地对美国外观设计专利过于苛刻和美国国会迟迟不愿修改外观设计立法的不作为提出了批评。作为回应，美国国会很快通过了船体设计保护法。[26] 该法案保护的是具有独创性的设计，即较明显地区别于类似产品上的在先设计，这种区别不能是微不足道的和抄袭他人的。[27]这里的独创性既高于著作权法意义上的独创性，又低于专利法中的创造性。美国服装设计师协会在看到船体设计保护法案的成功先例后，便不断地向美国国会议员游说，连续几年多次向国会提交禁止设计盗版法案,[28] 草案中独创性的规定完全照搬了船体设计保护法的规定。虽然这些草案目前并未成为法律，但它与船体设计保护法案一起代表着美国国内反对外观设计继续适用创造性条件的立法趋势。
三、欧盟外观设计保护“独特个性”要求的启示
在外观设计立法方面，欧盟被认为是全球范围内的领先者，美国同行自叹弗如。[29]为了建立统一的商品流通市场，从上个世纪90年代初开始，欧盟就有意识地不断探索和完善外观设计立法。1991年欧共体委员会公布了奠定其后来整个外观设计立法框架的《关于工业设计法律保护的绿皮书》(Green Paper on the legal Protection of the Industrial Design，以下简称《绿皮书》)。在外观设计的授权要求方面，《绿皮书》始终强调外观设计应有与发明专利相区别的、独立的核心授权要件。例如，《绿皮书》认为除了满足最基本的新颖性之外，外观设计还应当有独特个性(distinctive character)，即申请的外观设计在相关公众或购买者看来整体上明显不同于现有设计，同时在考察独特个性时要考量设计者的设计自由度。[30]“独特个性”、“相关公众或购买者”、“设计者的自由度”这些概念及其内涵在欧盟的发明专利保护制度中根本不存在，如1973年缔结的《欧盟专利条约》（《European Patent Convention》）对发明的实质授权要求只有新颖性、实用性和创造性步骤（inventive step）。《绿皮书》中的这些概念和内涵被后来的欧盟立法——《关于外观设计法律保护指令》（1998年颁布，以下简称《外观设计指令》）和《欧共体外观设计保护条例》（2001年颁布，以下简称《外观设计条例》）几乎毫无保留地传承下来。根据目前的《外观设计指令》和《外观设计条例》，“独特个性”的内涵可以从以下三个方面来理解：
第一，从判断主体而言，“独特个性”的判断者是见多识广的使用者而不是设计人员或设计专家。负责欧共体外观设计审查注册事宜的内部市场协调局发布的《外观设计无效审查指南》对见多识广的使用者作了界定：他首先不是设计人员也不是技术专家，但了解相关产品领域的不同设计及相关的设计特征，由于对产品的兴趣还表现出相当高的注意力；由于不是技术专家或设计人员，因此并不必然知道产品的哪些设计特征是由技术功能决定的。但是在某些情况下，见多识广的使用者可能包括专业人士和最终用户。这里的专业人士指的是诸如外观设计产品的制造商或销售商，他们获得产品的目的是为了销售给最终用户。见多识广的使用者不会关注惯常设计特征，关注的是与众不同特征。[31]总而言之，见多识广的使用者通常是最终的购买者或消费者，但有时也包括产品的制造商或经销商。这不仅仅是欧共体内部市场协调局的观点，也是欧盟法院的立场。在2011年审结的百事可乐公司诉欧共体内部市场协调局案件中，[32]美国百事可乐公司在欧盟申请的一种儿童游戏圆片翁仔标（tazos、rappers）外观设计被西班牙的一家公司提出无效宣告申请。欧盟终审法院认为，《外观设计条例》规定的见多识广的使用者是介于商标法意义上普通消费者和特定领域专家之间的主体，根据本案涉及的产品翁仔标主要是儿童玩耍、也常常为促销其他产品而搭配使用的特点，见多识广的使用者可以是5一10岁的儿童，也可以是利用涉案设计促销其他产品的市场经理。
第二，从判断方式来看，“独特个性”强调从外观设计的整体上与现有设计进行比较，反对通过组合现有设计的方式进行比对。首先，从《外观设计指令》第5条和《外观设计条例》第6条对“独特个性”本身的规定来看，强调获得保护的外观设计整体上与任何一个现有设计不同；其次，《外观设计无效审查指南》特别强调在评价“独特个性”时与每一个引证的现有设计单独进行比较，即使组合后的现有设计或现有设计特征与涉案外观设计相同也不能认定其不具备独特个性。[33]换句话说，只要对于见多识广的使用者而言,获得保护的外观设计整体印象不同于任何一个引证的现有设计的整体印象，该外观设计即具有独特个性，而不论该外观设计是否与组合后的现有设计或现有设计特征相同。在深圳台电公司诉欧共体内部市场协调局案件中，欧盟初审法院认为“《外观设计条例》第6条对独特个性的要求指的是涉案外观设计应从整体上与所引证的现有设计不同，独特个性不能依据引证的现有设计的若干特征进行评价。因此，这种比较必须是涉案外观设计整体上与引证的每一个现有设计的整体印象之间的单独比较。”[34]这清楚地表明，通过组合现有设计的方式进行比对不符合《外观设计条例》对独特个性的要求。
第三，从判断前提而言，应当考量设计者的设计自由度。如果设计者的自由度或设计空间由于技术等原因受到较多限制，那么即使与现有设计仅有细微的区别也可能满足独特个性的要求，因为相关公众会更加关注与现有设计之间细小方面的差别；反之，若设计者的自由度较大，那么即使申请专利的外观设计作出了相当程度的变化，也有可能无法满足独特个性的要求。在前述百事可乐公司诉欧共体内部市场协调局案中，涉案的翁仔标设计空间就受到较多限制：现有设计几乎都是呈扁平、圆盘状，这样一方面色彩斑斓的图案可以印到上面，另一方面因为没有棱角对于儿童相对安全；翁仔标边缘处向内卷曲，这样当儿童手指触及圆盘中心时才会有声音发出；价格较低，并适于为促销其他产品而使用。百事可乐公司的外观设计与在先外观设计的区别在于：前者比后者多了两个同心圆，前者的中心部分向上凸起而后者中心部分相对平坦。考虑到涉案产品设计空间受限制较多，欧共体内部市场协调局上诉委员会认为这样的差别已经足以构成整体视觉效果的不同，故而撤销欧共体内部市场协调局的决定，维持涉案专利有效。
以上欧盟外观设计二十多年的立法经验和司法实践表明，外观设计专利的核心授权要件应当也完全可以另辟蹊径、走一条独立于发明创造性要求的道路。
四、结论：我国外观设计核心授权要求的重设
2008年我国修改的《专利法》对外观设计授权条件作了调整，其目的是“为了尽快提高我国产品外观的创新水平，形成丰富多彩、更具有市场竞争力的产品样式……”。[35]《专利法》第23条第2款具体条文的设计参照了《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称《知识产权协议》）的规定[36]，而《知识产权协议》写入这句话与美国专利法要求外观设计应具创造性有很大关系。[37]因此，与其说我国修改专利法加入对外观设计的创造性要求，是为了履行《知识产权协议》的义务，还不如说是对美国外观设计专利立法的盲从。基于前文的分析与反省，笔者认为通过比照适用发明专利的创造性要求、提高外观设计的授权门槛这一手段去实现创新目的，不仅不能促进创新反而有可能阻碍创新，与修法的初衷背道而驰。
事实上，《专利法》修改后的第23条第2款，在执法和司法实践中也暴露出了严重问题，即对外观设计可专利性的判断只关注细节差别，偏离“整体判断综合观察”的基本原则，对涉案外观设计的处理难以收到良好的社会效益。因此，在实践中已经出现了放弃将涉案外观设计分离出单个特征与现有设计的组合特征分别比对的做法，转而关注涉案外观设计与现有外观设计相比呈现的整体视角效果。例如，在戴森有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）一案中[38]，涉案专利为第三人获得的“隐藏风叶式电风扇”外观设计专利。专利复审委员会认为涉案专利与作为证据的附件3、附件4公开的对比设计主要区别为：“（1）涉案专利的喷嘴前缘和背缘设有螺旋状沟槽,证据3和证据4均无该设计特征;……。” “将附件3和附件4公开的外观设计的设计特征组合起来，所获得的外观设计与涉案专利之间也仍然存在上述区别”，因而认定涉案外观设计符合专利法第23条的规定。但在北京市第一中级人民法院看来，“区别（1）相对于整体均呈上部圆形喷嘴和下部圆柱形基座的无叶电风扇产品的外观设计而言,在电风扇产品中所占比例较小,并且位于喷嘴的环形圆周上,一般消费者在使用涉案外观设计产品的过程中不容易观察到,因此该设计区别对整体视觉效果不具有显著影响……”最终判决撤销专利复审委员会的决定。此外，根据《专利审查指南》（2010）第四部分第五章第6.2.4之规定，即使现有设计特征的组合对涉案外观设计产生了启示，但若这种组合产生了独特的视觉效果，仍应认为其与现有设计特征的组合有明显区别。所谓独特的视觉效果是指涉案专利相对于现有设计产生了预料不到的视觉效果。[39]
综上所述，我国2008年修改的《专利法》第23条第2款，是一项不成功的立法例，有必要再次修订，拒绝照搬适用于发明专利的创造性要求，重新设定外观设计相应的核心授权条件。具体建议如下：（1）将《专利法》第23条第2款中的“与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”删除；（2）借鉴欧盟《外观设计指令》和《外观设计条例》中的独特个性要求的规定，同时考虑到我国从2008年专利修法时一直使用的是“明显区别”的措辞，可以将第23条第2款中“授予专利权的外观设计与现有设计相比，应当具有明显区别”修改为“授予专利权的外观设计与任何一个现有设计整体上相比，应当具有明显区别”；（3）在判断与任何一个现有设计整体上相比是否具有明显区别时，判断主体方面建议引入见多识广的使用者的概念，即通常为对产品设计有一定认知水平的购买者或消费者，有时也可以包括产品的制造商或经销商。此外，总结近几年来最高人民法院民三庭发布的相关指导性案例，将“设计空间”[40]、“整体观察、综合判断”[41]等已经被司法领域验证和接受的判断授权外观设计与现有设计明显区别的方法，上升为相应的立法条款。
【注释】：
[1] 虽然《专利法》有关外观设计的规定中并无“创造性”的字眼，但是业界通常将《专利法》第二十三条第二款规定称之为外观设计的“创造性”要求。参见国家知识产权局条法司编，《<专利法>第三次修改导读》知识产权出版社2009年3月第1版，第54页；尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第285页。
[3] See R. Carl Moy, Moy's Walker on Patents (4th ed) , §9:9 , Thomson/West, 2007.
[4] See R. Carl Moy, Moy's Walker on Patents (4th ed) , §9:10 , Thomson/West, 2007.
[5] See Robert P. Merges, Uncertainty and The Standard of Patentability, 7 High Tech. L.J.1 (1992),p.2.笔者通过检索发现，截止2013年3月底在美国大约有65篇文献在谈到创造性时引用了该文献，考虑到探讨创造性法理依据的文献本来就较少的情况，这个引用率已经算是比较高的了。
[6] See Robert P. Merges, Uncertainty and The Standard of Patentability, 7 High Tech.
L.J.1(1992),p.3.
[7] See 383 U.S. 1 (1966)。
[8] See Graeme B. Dinwoodie, Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the Europe Union, 24 AIPLAQJ 611, (1996)p.698.
[9] 参见王太平，《工业品外观设计的保护模式》，《科技与法律》2002年第3期，第31页。
[10] See Act of Aug. 29, 1842, ch. 263, § 3, 5 Stat. 543, 544 (1842).
[11] See Act of July 8, 1870, ch. 230, § 71, 16 Stat. 198, 209-10 (1870)
[12] See Jason J. Du Mont，A Non-obvious Design: Reexamining The Origins of
The Design Patent Standard,45 Gonz. L. Rev. 531 ,（2009-2010）p.575.
[13] See 148 U.S. 674 (1893).
[14] See In re Nalbandian, 661 F.2d 1214, 1219 (C.C.P.A. 1981) (Rich, J., concurring).
[15] See In re Glavas, 230 F.2d 447 (C.C.P.A. 1956).
[16] See In re Rosen, 673 F.2d 388 (C.C.P. A 1982).
[17] Rosen案件之后此方面的案例并不少，See In re Sung Nam Cho, 813 F.2d 378, (Fed. Cir. 1987)；In re Harvey, 12 F.3d 1061 (Fed. Cir. 1993).
[18] See Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). 2141.03,http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html#d0e209300
[19] See Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). 1504.03 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e154792
[20] See Janice M. Mueller and Daniel Harris Brean，Overcoming The “Impossible Issue” of Non-obviousness in Design Patents ,99 Ky. L.J. 419444（2011）p.444
[21] See Dan L. Burk & Mark A. Lemley，Policy Levers in Patent Law，89 Va. L. Rev. 1575，（2003）p.1650.
[22] 参见《专利审查指南》（2010）第一部分第三章4.2.
[23] See 489 U.S. 141 (1989)
[24] 未申请专利保护的技术或者外观设计在没有其他知识产权保护的情况下，皆处于公有领域，任何人均可免费使用，佛州的立法明显与联邦专利法不保护公有领域技术或外观设计之基本原则相违背。
[25] 所谓美国宪法中的“至上条款”指的是美国宪法第6条第2项规定。依据该条款，美国宪法和依该宪法所制定的合众国法律，以及根据合众国的权利已缔结或将缔结的一切条约，都是全国最高法律，对与之冲突的州宪法或法律享有优先权。参见薛波主编：《元照英美法词典》，法律出版社，2003年5月第1版，第1315页。
[26] See Orit Fischman Afori, Reconceptualizing Property in Designs, 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 1105, (2008)p.1126
[27] See 17 U.S.C. §1301(a)(1)
[28] See Design Piracy Prohibition Act, H.R. 5055, 109th Cong. (2006); Design Piracy Prohibition Act, H.R. 2033, 110th Cong. (2007); Design Piracy Prohibition Act, S. 1957, 110th Cong. (2007).
[29] See Perry J. Saidman & Theresa Esquerra, A Manifesto on Industrial Design Protection: Resurrecting the Design Registration League, 55 J. Copyright Soc'y U.S.A. 423, (2008)p.428-29.
[30] See The Commission of The European Community, Green Paper on the legal Protection of the Industrial Design http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/design/green-paper-design_en.pdf，p.71,75.
[31] See The Manual Concerning Examination of Design Invalidity Applications C5.2.2, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/guidelines/manual/design_invalidity_manual.pdf
[32] See C-281/10 P - PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic (2011)
[33] See The Manual concerning Examination of Design Invalidity Applications C5.2.1,http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/guidelines/manual/design_invalidity_manual.pdf
[34] See In Case T-153/08，para. 23-24.
[35] 国家知识产权局条法司编，《<专利法>第三次修改导读》知识产权出版社2009年3月第1版，第54页。
[36] 《知识产权协议》）第25条第1款：“各成员可以规定，与现有设计相比或者与现有设计的组合相比没有明显区别的外观设计，不是新的或者原创的。”
[37] 参见尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月第1版，第285页。
[38] 参见(2012)一中知行初字第3836号判决书。
[39] 参见《专利审查指南》（2010）第四部分第五章第6.2.4。
[40] 参见浙江今飞公司“车轮”外观设计专利权无效行政纠纷案，最高人民法院（2010）行提字第5号。
[41] 参见美的公司“风轮”外观设计专利权无效行政纠纷案，最高人民法院（2011）行提字第1号。
一、外观设计适用创造性要求与其本质属性不相符合
（一）创造性是发明专利性的核心要件
创造性要求申请专利的发明与现有技术相比其差异对于该领域的普通技术人员来说是非显而易见的。尽管创造性的要求由来已久，但不论是判例还是学者的著述对其法理依据的探讨并不多。[2]按照美国著名专利法学者莫伊教授的观点，美国对于创造性要求曾有过两种代表性的解释：一是公共领域论，认为专利法是为了促进社会技术领域的进步，专利自然不能授予那些已存在于公共领域的技术成果。这些公共领域的技术成果既包括那些已经明确存在的技术方案，也包括那些暗示存在的技术方案。如果没有创造性的要求，那么授予其专利其实是剥夺了公众充分利用现有技术的机会，人为地限缩了公共技术领域。[3]按照这一主张，只有超出公共领域的技术，才符合授予专利的创造性条件。二是过滤机制论，[4]认为专利制度的实施是有制度成本的，只有当授予专利的发明是基于专利制度提供的激励机制而创造出来的，这样的专利制度才是有效益的。创造性要求可以作为一种过滤机制，筛选过滤掉那些相对于现有技术知识只有微小进步，即使没有专利的激励也能产生的技术，从而尽量避免专利制度的成本大于收益的情况发生。
不可否认，上述两种理论都有一定的合理性和说服力，但也有明显的不足。公共领域论从区分公共与非公共领域的界线和范围的角度来解释创造性，认为只有处于公共技术领域之外的发明创造，才具有可专利性；过滤机制论则从成本支出与回报激励的视角切入，认为创造性具有过滤的功能，过滤掉那些成本付出少且对现有技术进步微不足道的发明，而将专利授予那些成本付出大且对现有技术进步贡献大者，以资鼓励。然而，公共领域论并不具有针对性，新颖性的要求也可以解释为保护公共技术领域；过滤机制论的现实基础较差，因为在专利制度实施的过程中并不存在着一种专门的机制能够保证授予专利的发明就是那些没有专利制度的刺激就不会产生的发明。
由于不满足于上述两种理论的解释，上个世纪90年代，现任美国加州大学伯克利技术与法律研究中心主任莫吉思教授提出了较有影响的不确定性论。[5]按照该理论，创造性是要求专利应当授予那201些对于发明之时的普通技术人员来说技术上是否可行充满相当不确定性的发明。创造性鼓励科研人员从事那些看上去充满相当不确定性的发明，只有那些最终克服了起初充满不确定性的研发成果才值得授予专利，[6]也才能真正推动科技的进步与社会的发展。不确定性论既能包容公共领域论和过滤机制论，又克服了它们的理论缺陷，是解释创造性较为可行的理论。
根据《美国专利法》第103条的规定，创造性要求应当适用于实际审查过程中，即将申请专利的发明与现有技术相比判定其是否具有特点和进步。创造性的具体判断方法，是业界公认的由格雷姆诉约翰迪尔公司 [7]案件发展而来的“三步判断法”：首先，确定现有技术的范围和内容，相关的技术领域或技术问题都可以成为现有技术范围，而且可以同时参照或组合多份现有技术中的不同技术内容；其次，确定申请专利的发明与现有技术的区别；最后，确认现有技术领域一般技术人员的水平。通过上述三个步骤后，最终确认申请专利的发明与现有技术的区别是否对于该技术领域的普通技术人员来说是显而易见的或明显的。如果是非显而易见的，则证明该发明具有创造性。应当说创造性要求作为授予发明的核心要件，是完全合理的制度设计，并且其判断方法具有很强的可操作性。
（二） 外观设计与发明的本质属性不同
一个好的外观设计可以提升产品的价值，扩大市场的需求，满足公众的审美情趣。外观设计专利制度通过禁止他人擅自使用相同或近似的外观设计，保障权利人在设计过程中付出的投资和劳动有所回报，激励权利人从事产品外观的设计活动，进而促进装饰艺术的进步。这种进步体现为申请专利的外观设计与任何现有设计相比，在视觉效果上的不同。这种不同高于著作权法中对作品独创性的要求，因为外观设计的专利保护，获得的是像发明专利一样的垄断权，而不是像著作权那样取得的是反复制权。既然获得的是垄断权，按照知识产权法领域权利保护强度与权利取得难度成正比的原则，[8]各国都普遍规定授予外观设计专利的独创性要求应当高于著作权。虽然外观设计和发明、实用新型同属于专利法保护的对象，但它们的本质属性却截然不同。首先，发明和实用新型都是一种新的技术方案，而外观设计是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。也就是说，外观设计的“新”不在于技术，而在于其富有美感的独特效果，即外观设计具有艺术性的面相。尽管有学者主张，“外观设计性质上是一种 “技术+艺术”或 “技术基础上的艺术”，它是一种界于发明与作品之间的一种东西”。[9]但在实际上，它是美术工艺技能在工业产品上的运用，其涉及的绘画和造型技艺往往属于公共知识领域，即便是个别新的技术也不属于外观设计专利保护的范围。因此，以技术创造性标准和方法评价外观设计的可专利性，甚至要求外观设计达到与发明专利创造性相同的高度，显然缺乏合理性。其次，前文所述用于解释创造性要求的不确定理论很难适用到外观设计领域。一方面，外观设计是美术与工艺创作在工业产品上的体现，可专利性保护的是它利用形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的设计。技术上是否具有创造性、是否行得通不是外观设计制度的关注点。即便是采用落后的技术或者是采用完全相同的技术完成两个全然不同并具有美感效果的新设计，均可获得专利法的保护。
（三） 创造性作为外观设计的专利性条件并非理性选择
美国在发明专利法实施半个世纪后的1842年，国会通过了第一部外观设计法案。从以下几个方面，我国可以看出，外观设计专利一开始就和发明专利纠缠在一起：第一，1842年的外观设计法议案，是由时任美国专利局局长的埃尔斯沃思 在向国会的报告中提出的，国会几乎完全采纳了埃尔斯沃思的建议，外观设计专利的授权与管理自然就归属于专利局了；第二，外观设计依附于工业产品，而这一领域占据主导地位的一直是发明专利，对于之后纳入可专利范围的外观设计，在授予条件上会很自然地比拟发明的创造性；第三，为了节约立法资源、避免重复立法，1842年的有关外观设计保护的立法中有一个兜底条款，规定发明专利法中有关发明专利的获得和保护条款同样适用于外观设计。[10]1870年美国国会对外观设计的可保护范围作了微调，要求受保护的工业品外形或结构应当是“新的、实用的和独创的”。 [11]1874年，外观设计法又再度修改，原本只是对外观设计缴费等细节问题作出修改，但万万没想到的是由于印刷排版的错误，[12]致使原本是“发明或创作任何新的、独创的工业品设计都可以获得保护”变成了“发明和创作……”。虽然由“或”变为“和”只是一字之差，但是无形中却将外观设计的创作提高到了发明的高度。它的影响在1893年的史密斯诉惠特曼公司案件[13] 中得以凸显。该案中美国联邦最高法院认为，申请的马鞍设计只是将两种在先的马鞍的各一半结合在一起而已，没有体现出发明的步骤和发明者的天赋，因此不具备专利性。对外观设计专利性影响最大、也是最近一次的修法活动发生在1952年，这次修法直接导致创造性要求适用于外观设计。其中有两个相关条款：一是《美国专利法》第171条，即 “除有相反规定，本法中有关发明专利的规定适用于外观设计”；二是《美国专利法》第103条，将创造性明确为发明专利的授权条件之一。由于《美国专利法》没有任何一个条款规定第103条不适用于外观设计，再结合第171条进行体系性理解，创造性要求自然就适用于外观设计了。
从上述美国外观设计可专利性适用创造性条件的立法例的源流考察，我们不难发现，这一立法例的形成只是按照英美系类比思维的惯例，将外观设计比照发明的法律规范予以调整而使然。期间，还曾出现并非立法本意而是因法律文件排版的错别字，导致外观设计的创造性要求被提高或强化的插曲。然而，之后的法律修订，不但没有纠正以前法律中的错误，反而进一步明确规定发明专利的创造性条件适用于外观设计。由此可知，美国外观设计可专利性适用创造性的条件，并不是从理论与实践的层面经过审慎研究和论证后作出的理性选择，其实施效果也难以令人满意。曾参与1952年专利法修改的瑞驰法官回忆道：“创造性要求的法典化只是着眼于发明专利，根本未曾想到如何影响外观设计的专利性。因此，外观设计的保护变得不是更好，而是更糟了”[14]
二、创造性的“三步判断法”适用外观设计领域可操作性差
如前所述，在美国，创造性的判断方法采用的是“三步判断法”，而事实证明，将此方法适用于外观设计并不恰当。
（一）比照现有技术的范围和内容，确定现有设计的范围缺乏标准
这方面最典型的例子莫过于格拉瓦斯案件，[15]该案申请人以一种呈长方形、中间有凹陷为主要设计特征的游泳浮漂申请外观设计专利。美国专利商标局的审查人员和复审委员会援引的现有设计和现有设计特征的组合有五六项之多，包括传统长方形浮漂、一面呈凹陷状的枕头、瓶子、肥皂、刀片磨刀器等，这些物品都有一面为凹陷的设计特征。本案中审查人员引证的现有设计数量之多、范围之广到了让人无所适从的地步，完全使人无法预知什么是相关设计，是否存在相关设计的界线。这种从漫无边际的现有设计中，进行拉网式排查、比对来寻找申请专利的外观设计的特征是否已经存在，常常致使申请专利的外观设计很难通过专利性审查。在本案中，美国专利商标局以若干现有设计特征的组合已经暗示了该外观设计为由驳回了该申请。可见按照“三步判断法”检测外观设计的创造性，第一步就缺乏坚实的基础。
（二）以组合现有设计特征的方式来认定外观设计的创造性易造成错误评价
按照“三步判断法”的第二步，要把现有设计看作是一个整体，即将一份或多份现有设计中的不同设计特征内容组合在一起，从整体上判断是否对申请外观设计的区别特征有启示，若有启示则判定为无创造性，不予保护。然而，这种做法会造成对外观设计创造性评价的偏差。
第一，现有设计的组合特征是对若干现有设计的特征进行人为的主观构建，难免具有随意性，现实中没有一个现有设计完全具备这些组合特征，可以说，它是一个“假想的现有设计”。拿申请专利的外观设计特征与此假想的现有设计所包含的组合特征加以比对，不可能判断出申请专利的外观设计是否现实地存在创造性，因为比对本身缺乏真实的比对对象。第二，这种比对把申请专利的外观设计人为地分解为若干特征并像审查物理机械发明一样在现有的设计当中去一一寻找对应，这必然使申请专利的外观设计在整体效果上的实质不同被忽视。由于现有相关设计具有弹性，其组合特征无形中成为具有巨大包容功能的陷阱，申请专利的外观设计很难避免落入其中。只要申请专利的外观设计被分解的特征分别被一一地在组合特征中找到，或大部分被组合特征包容，或受组合特征的启发而产生，就会被判定缺少创造性。第三，外观设计保护范围的记载方式也为这种组合式的比较带来了现实的困难。外观设计专利保护范围的记载方式不是文字表述的权利要求书而是图片或照片，图片或照片是以不同视角从整体而不是部分来反映外观设计，要想与组合后的设计特征相比较，就得首先人为地将外观设计专利分解成若干部分，这就很可能曲解外观设计的整体印象和保护范围。以上说明按照“三步判断法”，第二步比对的基础缺乏真实性，操作方法只重细节特征忽略整体审视，容易因小失大，造成判断失误，有失公允。
上个世纪80年代初期以前，美国专利商标局严格适用组合现有设计特征的方式判断外观设计的创造性，造成了不少从部分而不是整体上评价外观设计的错误。除了前引格拉瓦斯一案外，在奠定美国当代外观设计创造性审查标准的罗斯案件中，[16]美国专利商标局仍然重复着格拉瓦斯一案中的错误，虽然程度上不再那么严重或明显，但在实质上是相同的。该案中的外观设计专利申请是一种当时流行的咖啡桌，桌面呈圆形、透明，桌腿由三个等距离的不锈钢材质做成，每一个桌腿都呈V字形设计且有狭槽。美国专利商标局审查中援引的现有设计包括：罗斯型办公桌，桌面为半圆形，桌腿为V字形；克伦型酒架，桌腿呈V字形设计且有狭槽；海斯特型桌子，桌面为透明、圆形；缪德型桌子，桌面为圆形，桌腿为三个等距离的长方形。可以看出，涉案外观设计的所有特征都可以在这些现有设计中找到，美国专利商标局以现有设计特征的组合已经暗示了涉案外观设计为由驳回了该申请。审理该案的美国关税和专利上诉法院对此案提出了不同的见解：（1）上诉法院强调评价外观设计的创造性时，应将涉案的外观设计看作是一个整体；（2）比对的现有设计至少应有一个与涉案申请基本相似的设计，该设计称为主对比设计，而不能从现有设计中挑选若干设计特征，否则的话几乎所有的外观设计都是显而易见的；（3）本案并不存在这样的主对比设计，唯一接近主对比设计的是罗斯型办公桌，但罗斯型办公桌并没有产生涉案外观设计在视觉上的明亮感和空间的悬浮感，相反它产生的是一种空间局促感。因此，美国关税和专利上诉法院推翻了专利商标局驳回该申请的决定。尽管罗斯案件确立的审查标准比起格拉瓦斯案件改进不少，但是外观设计必须满足创造性的要求并没有从美国专利法上删除。[17]
（三）设计领域的一般设计人员难以确定且无实际意义
比拟发明专利制度中的一般技术人员，在外观设计专利审查中需要确定一般设计人员。但是，在设计领域，一般设计人员不但难以确定的，而且没有实际意义。
首先，一般设计人员水平的确定缺乏现实基础。发明专利制度中的一般技术人员是一个虚拟的主体，因为现实中没有一个技术人员可以知晓所有的现有技术，但是为了确定其应有的知识和技能，必须考察该领域人员所处的客观情况，比如技术问题的类型、现有技术对这些问题的解决方案、创新的速度、技术的复杂性、本领域技术人员的教育程度等。[18]但是这些判断的因素很难在设计领域适用，比如什么是设计问题类型？视觉效果算是一种设计问题吗？如果是，那么对于视觉效果一千个设计人员可能有一千个答案，这样的问题对于界定设计人员的水平有何帮助？如果不是，则无法界定外观设计专利领域的一般设计人员。即使在以一般设计人员作为外观设计创造性判断主体的美国，确定其知识、技能水平也相当困难。美国专利商标局在其发布的《审查指南》相关部分也只是做了相当笼统的规定即“以涉案外观产品的设计人员角度来确定”，[19]除此之外，并无进一步的具体规定。更棘手的是，许多设计人员并非只是从事某特定领域的设计。根据美国工业设计者协会的统计,约有一半的会员根据客户的要求设计不同种类的产品。那么，假设面对一个有关椅子的设计任务时，合适的设计人员水平应当是以偶尔从事椅子设计的人员抑或专门从事椅子设计的人员水平为准呢？[20]这可能是一个没有答案的问题。
其次，外观设计专利制度中的一般设计人员不能发挥发明专利制度中一般技术人员那样的政策功能。一般技术人员作为一种政策工具，在整个发明专利制度中发挥着重要的作用[21]：（1）一般技术人员是衡量专利申请是否已经充分公开的重要标准。公开是获得发明或实用新型专利授权的前提，同时公开必须满足一定的要求。（2）一般技术人员是检测实用性条件的标尺。申请专利的发明或者实用新型应当具有实用性，能否实现说明书所述的功能和作用以一般技术人员的眼光作为判断的标准。（3）一般技术人员是对权利要求范围进行解释的重要工具。例如等同侵权理论，即被控侵权技术方案可以是与权利要求记载的全部技术特征相同的特征，也可以是等同的技术特征，而所谓等同特征是指本领域的一般技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。但是，一般设计人员却无法实现上述政策功能：（1）一般设计人员不是外观设计充分公开的标准。虽然外观设计的照片和图片也必须满足清晰的要求，但其标准非常明确，例如“就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图，并应当在简要说明中写明省略视图的原因。”[22]这里没有也不需要设立一个弹性标准；（2）外观设计不存在实用性的问题，只存在是否是在工业产品中应用的问题，即外观设计能否在产业中实施并批量生产，但这是技术人员而不是设计人员判断的问题；（3）外观设计的保护范围以图片和照片为准，不存在所谓的等同理论，也不存在通过一般设计人员来解释权利保护的范围的问题。说到底，外观设计之间是否有明显区别只是体现在视觉效果方面而不是技术层面，因此不需要特殊的专业技巧，普通的消费者或购买者完全可以担当判断主体。
由上可知，发明专利创造性的“三步判断法”与外观设计专利制度有着内在的冲突和不协调。
正因为如此，对外观设计的创造性批评之声在美国国内一直以来不绝于耳。这种批评在博内托公司诉雷霆公司案[23]达到顶峰。原告博内托公司设计了一种新型游轮船体，该船体用硬木模型喷玻璃纤维而成，该船体无论是外观设计还是实用功能都没有申请专利，这种游艇公开销售几年后，佛罗里达州通过立法规定，禁止任何人复制、销售他人未申请专利的船体，随后原告在佛罗里达州巡回法院起诉了雷霆公司，要求被告停止销售该型船体，并承担赔偿责任。审理法院以佛罗里达州立法与联邦专利法相冲突、[24]违背美国宪法中的“至上条款”为由，[25]驳回了原告的诉讼请求。其后，佛州上诉法院、佛州最高法院、联邦最高法院也都以相同的理由驳回了原告的上诉。但是，联邦最高法院在判决中直言不讳地对美国外观设计专利过于苛刻和美国国会迟迟不愿修改外观设计立法的不作为提出了批评。作为回应，美国国会很快通过了船体设计保护法。[26] 该法案保护的是具有独创性的设计，即较明显地区别于类似产品上的在先设计，这种区别不能是微不足道的和抄袭他人的。[27]这里的独创性既高于著作权法意义上的独创性，又低于专利法中的创造性。美国服装设计师协会在看到船体设计保护法案的成功先例后，便不断地向美国国会议员游说，连续几年多次向国会提交禁止设计盗版法案,[28] 草案中独创性的规定完全照搬了船体设计保护法的规定。虽然这些草案目前并未成为法律，但它与船体设计保护法案一起代表着美国国内反对外观设计继续适用创造性条件的立法趋势。
三、欧盟外观设计保护“独特个性”要求的启示
在外观设计立法方面，欧盟被认为是全球范围内的领先者，美国同行自叹弗如。[29]为了建立统一的商品流通市场，从上个世纪90年代初开始，欧盟就有意识地不断探索和完善外观设计立法。1991年欧共体委员会公布了奠定其后来整个外观设计立法框架的《关于工业设计法律保护的绿皮书》(Green Paper on the legal Protection of the Industrial Design，以下简称《绿皮书》)。在外观设计的授权要求方面，《绿皮书》始终强调外观设计应有与发明专利相区别的、独立的核心授权要件。例如，《绿皮书》认为除了满足最基本的新颖性之外，外观设计还应当有独特个性(distinctive character)，即申请的外观设计在相关公众或购买者看来整体上明显不同于现有设计，同时在考察独特个性时要考量设计者的设计自由度。[30]“独特个性”、“相关公众或购买者”、“设计者的自由度”这些概念及其内涵在欧盟的发明专利保护制度中根本不存在，如1973年缔结的《欧盟专利条约》（《European Patent Convention》）对发明的实质授权要求只有新颖性、实用性和创造性步骤（inventive step）。《绿皮书》中的这些概念和内涵被后来的欧盟立法——《关于外观设计法律保护指令》（1998年颁布，以下简称《外观设计指令》）和《欧共体外观设计保护条例》（2001年颁布，以下简称《外观设计条例》）几乎毫无保留地传承下来。根据目前的《外观设计指令》和《外观设计条例》，“独特个性”的内涵可以从以下三个方面来理解：
第一，从判断主体而言，“独特个性”的判断者是见多识广的使用者而不是设计人员或设计专家。负责欧共体外观设计审查注册事宜的内部市场协调局发布的《外观设计无效审查指南》对见多识广的使用者作了界定：他首先不是设计人员也不是技术专家，但了解相关产品领域的不同设计及相关的设计特征，由于对产品的兴趣还表现出相当高的注意力；由于不是技术专家或设计人员，因此并不必然知道产品的哪些设计特征是由技术功能决定的。但是在某些情况下，见多识广的使用者可能包括专业人士和最终用户。这里的专业人士指的是诸如外观设计产品的制造商或销售商，他们获得产品的目的是为了销售给最终用户。见多识广的使用者不会关注惯常设计特征，关注的是与众不同特征。[31]总而言之，见多识广的使用者通常是最终的购买者或消费者，但有时也包括产品的制造商或经销商。这不仅仅是欧共体内部市场协调局的观点，也是欧盟法院的立场。在2011年审结的百事可乐公司诉欧共体内部市场协调局案件中，[32]美国百事可乐公司在欧盟申请的一种儿童游戏圆片翁仔标（tazos、rappers）外观设计被西班牙的一家公司提出无效宣告申请。欧盟终审法院认为，《外观设计条例》规定的见多识广的使用者是介于商标法意义上普通消费者和特定领域专家之间的主体，根据本案涉及的产品翁仔标主要是儿童玩耍、也常常为促销其他产品而搭配使用的特点，见多识广的使用者可以是5一10岁的儿童，也可以是利用涉案设计促销其他产品的市场经理。
第二，从判断方式来看，“独特个性”强调从外观设计的整体上与现有设计进行比较，反对通过组合现有设计的方式进行比对。首先，从《外观设计指令》第5条和《外观设计条例》第6条对“独特个性”本身的规定来看，强调获得保护的外观设计整体上与任何一个现有设计不同；其次，《外观设计无效审查指南》特别强调在评价“独特个性”时与每一个引证的现有设计单独进行比较，即使组合后的现有设计或现有设计特征与涉案外观设计相同也不能认定其不具备独特个性。[33]换句话说，只要对于见多识广的使用者而言,获得保护的外观设计整体印象不同于任何一个引证的现有设计的整体印象，该外观设计即具有独特个性，而不论该外观设计是否与组合后的现有设计或现有设计特征相同。在深圳台电公司诉欧共体内部市场协调局案件中，欧盟初审法院认为“《外观设计条例》第6条对独特个性的要求指的是涉案外观设计应从整体上与所引证的现有设计不同，独特个性不能依据引证的现有设计的若干特征进行评价。因此，这种比较必须是涉案外观设计整体上与引证的每一个现有设计的整体印象之间的单独比较。”[34]这清楚地表明，通过组合现有设计的方式进行比对不符合《外观设计条例》对独特个性的要求。
第三，从判断前提而言，应当考量设计者的设计自由度。如果设计者的自由度或设计空间由于技术等原因受到较多限制，那么即使与现有设计仅有细微的区别也可能满足独特个性的要求，因为相关公众会更加关注与现有设计之间细小方面的差别；反之，若设计者的自由度较大，那么即使申请专利的外观设计作出了相当程度的变化，也有可能无法满足独特个性的要求。在前述百事可乐公司诉欧共体内部市场协调局案中，涉案的翁仔标设计空间就受到较多限制：现有设计几乎都是呈扁平、圆盘状，这样一方面色彩斑斓的图案可以印到上面，另一方面因为没有棱角对于儿童相对安全；翁仔标边缘处向内卷曲，这样当儿童手指触及圆盘中心时才会有声音发出；价格较低，并适于为促销其他产品而使用。百事可乐公司的外观设计与在先外观设计的区别在于：前者比后者多了两个同心圆，前者的中心部分向上凸起而后者中心部分相对平坦。考虑到涉案产品设计空间受限制较多，欧共体内部市场协调局上诉委员会认为这样的差别已经足以构成整体视觉效果的不同，故而撤销欧共体内部市场协调局的决定，维持涉案专利有效。
以上欧盟外观设计二十多年的立法经验和司法实践表明，外观设计专利的核心授权要件应当也完全可以另辟蹊径、走一条独立于发明创造性要求的道路。
四、结论：我国外观设计核心授权要求的重设
2008年我国修改的《专利法》对外观设计授权条件作了调整，其目的是“为了尽快提高我国产品外观的创新水平，形成丰富多彩、更具有市场竞争力的产品样式……”。[35]《专利法》第23条第2款具体条文的设计参照了《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称《知识产权协议》）的规定[36]，而《知识产权协议》写入这句话与美国专利法要求外观设计应具创造性有很大关系。[37]因此，与其说我国修改专利法加入对外观设计的创造性要求，是为了履行《知识产权协议》的义务，还不如说是对美国外观设计专利立法的盲从。基于前文的分析与反省，笔者认为通过比照适用发明专利的创造性要求、提高外观设计的授权门槛这一手段去实现创新目的，不仅不能促进创新反而有可能阻碍创新，与修法的初衷背道而驰。
事实上，《专利法》修改后的第23条第2款，在执法和司法实践中也暴露出了严重问题，即对外观设计可专利性的判断只关注细节差别，偏离“整体判断综合观察”的基本原则，对涉案外观设计的处理难以收到良好的社会效益。因此，在实践中已经出现了放弃将涉案外观设计分离出单个特征与现有设计的组合特征分别比对的做法，转而关注涉案外观设计与现有外观设计相比呈现的整体视角效果。例如，在戴森有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）一案中[38]，涉案专利为第三人获得的“隐藏风叶式电风扇”外观设计专利。专利复审委员会认为涉案专利与作为证据的附件3、附件4公开的对比设计主要区别为：“（1）涉案专利的喷嘴前缘和背缘设有螺旋状沟槽,证据3和证据4均无该设计特征;……。” “将附件3和附件4公开的外观设计的设计特征组合起来，所获得的外观设计与涉案专利之间也仍然存在上述区别”，因而认定涉案外观设计符合专利法第23条的规定。但在北京市第一中级人民法院看来，“区别（1）相对于整体均呈上部圆形喷嘴和下部圆柱形基座的无叶电风扇产品的外观设计而言,在电风扇产品中所占比例较小,并且位于喷嘴的环形圆周上,一般消费者在使用涉案外观设计产品的过程中不容易观察到,因此该设计区别对整体视觉效果不具有显著影响……”最终判决撤销专利复审委员会的决定。此外，根据《专利审查指南》（2010）第四部分第五章第6.2.4之规定，即使现有设计特征的组合对涉案外观设计产生了启示，但若这种组合产生了独特的视觉效果，仍应认为其与现有设计特征的组合有明显区别。所谓独特的视觉效果是指涉案专利相对于现有设计产生了预料不到的视觉效果。[39]
综上所述，我国2008年修改的《专利法》第23条第2款，是一项不成功的立法例，有必要再次修订，拒绝照搬适用于发明专利的创造性要求，重新设定外观设计相应的核心授权条件。具体建议如下：（1）将《专利法》第23条第2款中的“与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”删除；（2）借鉴欧盟《外观设计指令》和《外观设计条例》中的独特个性要求的规定，同时考虑到我国从2008年专利修法时一直使用的是“明显区别”的措辞，可以将第23条第2款中“授予专利权的外观设计与现有设计相比，应当具有明显区别”修改为“授予专利权的外观设计与任何一个现有设计整体上相比，应当具有明显区别”；（3）在判断与任何一个现有设计整体上相比是否具有明显区别时，判断主体方面建议引入见多识广的使用者的概念，即通常为对产品设计有一定认知水平的购买者或消费者，有时也可以包括产品的制造商或经销商。此外，总结近几年来最高人民法院民三庭发布的相关指导性案例，将“设计空间”[40]、“整体观察、综合判断”[41]等已经被司法领域验证和接受的判断授权外观设计与现有设计明显区别的方法，上升为相应的立法条款。
【注释】：
[1] 虽然《专利法》有关外观设计的规定中并无“创造性”的字眼，但是业界通常将《专利法》第二十三条第二款规定称之为外观设计的“创造性”要求。参见国家知识产权局条法司编，《<专利法>第三次修改导读》知识产权出版社2009年3月第1版，第54页；尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第285页。
[3] See R. Carl Moy, Moy's Walker on Patents (4th ed) , §9:9 , Thomson/West, 2007.
[4] See R. Carl Moy, Moy's Walker on Patents (4th ed) , §9:10 , Thomson/West, 2007.
[5] See Robert P. Merges, Uncertainty and The Standard of Patentability, 7 High Tech. L.J.1 (1992),p.2.笔者通过检索发现，截止2013年3月底在美国大约有65篇文献在谈到创造性时引用了该文献，考虑到探讨创造性法理依据的文献本来就较少的情况，这个引用率已经算是比较高的了。
[6] See Robert P. Merges, Uncertainty and The Standard of Patentability, 7 High Tech.
L.J.1(1992),p.3.
[7] See 383 U.S. 1 (1966)。
[8] See Graeme B. Dinwoodie, Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the Europe Union, 24 AIPLAQJ 611, (1996)p.698.
[9] 参见王太平，《工业品外观设计的保护模式》，《科技与法律》2002年第3期，第31页。
[10] See Act of Aug. 29, 1842, ch. 263, § 3, 5 Stat. 543, 544 (1842).
[11] See Act of July 8, 1870, ch. 230, § 71, 16 Stat. 198, 209-10 (1870)
[12] See Jason J. Du Mont，A Non-obvious Design: Reexamining The Origins of
The Design Patent Standard,45 Gonz. L. Rev. 531 ,（2009-2010）p.575.
[13] See 148 U.S. 674 (1893).
[14] See In re Nalbandian, 661 F.2d 1214, 1219 (C.C.P.A. 1981) (Rich, J., concurring).
[15] See In re Glavas, 230 F.2d 447 (C.C.P.A. 1956).
[16] See In re Rosen, 673 F.2d 388 (C.C.P. A 1982).
[17] Rosen案件之后此方面的案例并不少，See In re Sung Nam Cho, 813 F.2d 378, (Fed. Cir. 1987)；In re Harvey, 12 F.3d 1061 (Fed. Cir. 1993).
[18] See Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). 2141.03,http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html#d0e209300
[19] See Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). 1504.03 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e154792
[20] See Janice M. Mueller and Daniel Harris Brean，Overcoming The “Impossible Issue” of Non-obviousness in Design Patents ,99 Ky. L.J. 419444（2011）p.444
[21] See Dan L. Burk & Mark A. Lemley，Policy Levers in Patent Law，89 Va. L. Rev. 1575，（2003）p.1650.
[22] 参见《专利审查指南》（2010）第一部分第三章4.2.
[23] See 489 U.S. 141 (1989)
[24] 未申请专利保护的技术或者外观设计在没有其他知识产权保护的情况下，皆处于公有领域，任何人均可免费使用，佛州的立法明显与联邦专利法不保护公有领域技术或外观设计之基本原则相违背。
[25] 所谓美国宪法中的“至上条款”指的是美国宪法第6条第2项规定。依据该条款，美国宪法和依该宪法所制定的合众国法律，以及根据合众国的权利已缔结或将缔结的一切条约，都是全国最高法律，对与之冲突的州宪法或法律享有优先权。参见薛波主编：《元照英美法词典》，法律出版社，2003年5月第1版，第1315页。
[26] See Orit Fischman Afori, Reconceptualizing Property in Designs, 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 1105, (2008)p.1126
[27] See 17 U.S.C. §1301(a)(1)
[28] See Design Piracy Prohibition Act, H.R. 5055, 109th Cong. (2006); Design Piracy Prohibition Act, H.R. 2033, 110th Cong. (2007); Design Piracy Prohibition Act, S. 1957, 110th Cong. (2007).
[29] See Perry J. Saidman & Theresa Esquerra, A Manifesto on Industrial Design Protection: Resurrecting the Design Registration League, 55 J. Copyright Soc'y U.S.A. 423, (2008)p.428-29.
[30] See The Commission of The European Community, Green Paper on the legal Protection of the Industrial Design http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/design/green-paper-design_en.pdf，p.71,75.
[31] See The Manual Concerning Examination of Design Invalidity Applications C5.2.2, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/guidelines/manual/design_invalidity_manual.pdf
[32] See C-281/10 P - PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic (2011)
[33] See The Manual concerning Examination of Design Invalidity Applications C5.2.1,http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/guidelines/manual/design_invalidity_manual.pdf
[34] See In Case T-153/08，para. 23-24.
[35] 国家知识产权局条法司编，《<专利法>第三次修改导读》知识产权出版社2009年3月第1版，第54页。
[36] 《知识产权协议》）第25条第1款：“各成员可以规定，与现有设计相比或者与现有设计的组合相比没有明显区别的外观设计，不是新的或者原创的。”
[37] 参见尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月第1版，第285页。
[38] 参见(2012)一中知行初字第3836号判决书。
[39] 参见《专利审查指南》（2010）第四部分第五章第6.2.4。
[40] 参见浙江今飞公司“车轮”外观设计专利权无效行政纠纷案，最高人民法院（2010）行提字第5号。
[41] 参见美的公司“风轮”外观设计专利权无效行政纠纷案，最高人民法院（2011）行提字第1号。
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