等同侵权的司法实践：原则、限制和案例
来源： 《知识产权》 2013年 第8期 作者：袁秀挺，王翠平 时间：2015-03-12 阅读数:
2013 年3月29日，由上海市高级人民法院和同济大学共同主办，中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会、药品研制和开发行业委员会协办的“专利等同侵权的司法 认定研讨会”在同济大学举行。来自高校、法院、行政部门和企业、实务机构的代表共计70余人参加了此次研讨会。与会人员围绕“专利侵权认定中等同原则的适 用”、“等同原则适用中的例外”、“医药专利领域等同侵权的动向”等主题进行了深入研讨，在诸多方面形成了共识，对若干争议问题进行了充分的沟通。
一、专利侵权等同原则的适用
近年来，等同原则在专利侵权案件中发挥着越来越大的作用。我国《专利法》 虽然还没有专门规定等同原则的条款，但是司法解释有相应的规定。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称“专利案件规 定”)第17条明确规定：“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准；也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范 围。”最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称专利侵权解释)第7条第2款规定：“被诉侵权技术方案包含与权利要求 记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。上述规定确立了等同原则的适用依据，目前在司法实践中等同原则 已获得广泛运用。
(一)法官能否主动适用等同原则认定专利侵权
通过Warner-Jenkinson Co.， Inc. v. Hilton Davis Chemical Co·案{1}以及Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.{2}案，可看出美国法院在适用等同原则之前会进行衡平考量，但是最终法官是否进行等同侵权方面的审查，还要看专利权人是否主张了等同侵权，一旦专 利权人提出主张，法官就要审查等同侵权是否成立。
而在我国的司法实践中，不管权利人是否明确主张等同侵权，法院在认定相同侵权不成立的情况下，有时还需继续审查是否存在等同侵权。上海高级人民法院张 晓都法官{3}认为，法官主动认定是否存在等同侵权对原、被告都可能带来不公平，抹杀了原、被告针对等同侵权进行举证的机会。但另有观点认为，法官主动适 用等同原则也有现实的依据，理由在于“专利案件规定”第17条确立的是判断专利侵权的一个原则，既然是原则，就意味着法官应当主动适用。
(二)法官适用等同原则需考虑的因素
江苏高级人民法院民三庭庭长宋健指出，司法解释规定的等同特征的标准具有模糊性，裁量空间很大，法官在实践中应考虑等同特征认定的宽严尺度问题。具体 而言，需考虑的因素包括：(1)专利的类型。要考虑涉案专利是实用新型专利还是发明专利，对实用新型专利等同原则的适用要更加谨慎。(2)权利要求的撰写 方式。如果权利要求的技术特征为上位概念，其保护范围已经较宽，可以考虑较严的等同侵权认定；如为下位概念，则考虑较宽的等同侵权认定。(3)技术特征是 否为发明点所在。发明点是指专利技术方案中解决技术问题的基本特征部分。若该技术特征为发明点所在的技术特征，可对其适用相对严格的等同原则；反之可适用 相对较宽的标准。(4)专利文献给出的技术启示的大小。若专利文献中披露，该技术特征为技术方案最终实现的技术效果作出了很大的贡献，并且没有提示其它替 代特征能够实现相同效果，则对该技术特征适用严格的等同侵权认定；否则，可从宽认定。
原国家知识产权局条法司司长尹新天则认为，等同特征的认定需要具体案件具体分析，不能简单根据是发明还是实用新型专利，而对等同特征作出较宽或者较严 的认定。特别是在侵权阶段，实用新型专利可能已经过了无效审查程序，其价值并不一定比发明差，若对实用新型专利的等同特征一概认定较严，可能不太合适。另 外，专利技术方案中的发明点有时并不易确定，如果将权利要求中的特征部分的技术特征作为技术方案的发明点，相对于不同的对比文献，发明点往往并不一样。从 相应的技术特征是否是发明点来考虑技术特征等同的宽窄，实践中可能会存在问题。
二、等同侵权适用的限制
(一)禁止反悔对等同侵权的限制
通说认为，权利要求界定专利权保护范围的边界，社会公众(特别是专利权人的竞争对手)根据权利要求的记载，评估自己的行为是否会构成专利侵权。由于等 同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外，根据权利要求评估是否会构成专利侵权的确定性就会降低，权利要求的公众告示功能就会受到一定的影 响。禁止反悔原则的作用就在于将等同侵权的适用限定在一个恰当的范围，以确保权利要求的公众告示功能。
禁止反悔原则的法理基础为民法基本原则之一的诚实信用，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可 能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重 新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的稳定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。 {4}
1.我国禁止反悔原则的适用情况
“专利侵权解释”第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权 利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，由此确立了禁止反悔原则。通过权利要求修改放弃的技术方案，法院不再支持， 但修改后的技术特征在多大程度上还能适用等同侵权，则并不清楚。
常见的修改权利要求方式包括：第一，限缩权利要求中己有技术特征，对其作进一步的限定；第二，在权利要求中增加新的限制特征；第三，删除保护范围过宽 的权利要求、将从属权利要求提升为独立权利要求。针对第一种情形，实务界和学界均达成共识，认为导致禁止反悔；第二、三种情况的修改使权利要求增加新的技 术特征，那么针对新增加的技术特征是否导致禁止反悔呢？进一步讲，在专利无效程序中，权利要求部分无效、部分维持有效的情况下，维持有效的权利要求是否还 可以适用等同原则呢？因最高法院近期的一则案例涉及此类情形，与会学者与法官展开热议，形成了针锋相对的两种意见。
尹新天认为，法官在适用禁止反悔原则时，应严格按照“专利侵权解释”第6条的规定，只有针对专利申请人(专利权人)进行权利要求修改时真正放弃的内 容，才能够适用禁止反悔原则。清华大学法学院副教授崔国斌则认为，禁止反悔原则的适用很多时候并没有证据表明存在两头得利，此时本不是为了落实诚实信用原 则，而是为了使专利申请人在申请过程中尽量合理地披露信息文献，以减少专利局和社会公众的信息成本。因此，只要专利申请人是为了获得专利权而对权利要求进 行范围缩小的修改，那么该修改将适用禁止反悔原则。不需要考虑其在修改时是否存在真正的放弃。
2.国外禁止反悔原则的适用情况
为深入了解禁止反悔原则的适用，学者们进行了比较法的考察，介绍了国外的情况。
(1)美国。在著名的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzolcu Kogyo Kabushiki Co案{5}中，联邦巡回上诉法院认为，为获得专利而限制权利要求范围，专利权人就此放弃了所有与修改了的技术要素等同的技术要素，不得再主张对这些等同 技术要素的权利。
目前，美国专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的规则是，只要申请人限制性修改权利要求，缩小权利要求的保护范围，无论修改权利要求出于什么原因，均要适 用禁止反悔原则；除非专利权人能够证明存在以下三种例外情况：第一，专利申请时无法预见特定的等同技术方案；第二，修改的原因只和特定等同技术方案“擦 边”，而没有实质性的关系；第三，其他的原因显示不能合理期待专利权人描述权利要求所涉及的非实质性的替代技术方案。
(2)日本。日本法院早期对等同原则持消极态度。究其原因，日本学者认为，部分地是“由于当时的时代背景。在技术水平总体较低的阶段，有更愿意较窄地 确定专利保护范围的要求{6}。1998年，在“无限折动用滚珠花键轴承”案中，最高法院首次明确了等同侵权五要件，即“非本质部分、置换可能性、置换容 易性、非公知技术和禁止反悔特别事由”。据天津大学知识产权研究中心副教授俞风雷介绍，日本最高法院对第五要件的解释是：在专利申请过程中，申请人从权利 要求范围中有意识地排除的内容，一旦专利权人承认它不属于专利发明的技术范围，或者专利权人的行为可以被认为具有上述意思时，按照禁止反悔原则，专利权人 其后再提出与此相反的主张是不能被允许的。
(3)德国。德国法院比较强调专利文献的公示作用，原则上不允许将在专利文献中未记载的审查档案内容用于限制权利要求的等同解释，但也存在例外情形。 {7}另外，德国在专利申请和无效宣告程序中对专利范围的主动限缩都禁止再主张受专利法保护，诉讼当事人之间知晓的限制性内容也必须排除，可见德国的禁止 反悔原则使用的范围更广。
(三)等同原则适用的其它限制条件
1.全要件原则
在适用等同原则时还要坚持专利侵权判断的“全部要件”规则。全要件原则要求权利要求书中的每一个技术特征都能在被控侵权方案中找到对应的相同或者等同 的技术特征。这一规则有效地限制了等同原则的过度扩张。前述“专利侵权解释”第7条第2款实际上进一步确立了全要件原则。
2.意图限定原则
浙江大学法学院何怀文博士认为，如果权利要求所描述的结构为一特定的形状，从而明确地排除了相反的形状和明确不同的形状，不得再要求适用等同原则。特 定技术结构一旦清晰地从权利要求中予以排除，无论是明示还是暗示的方式，都不应再适用等同侵权原则。这与“专利侵权解释”第5条对捐献原则的规定相接近。
三、等同侵权的个案分析
(一)案件基本情况
我国司法机关对于等同侵权认定中禁止反悔原则适用的最新动向集中反映在最高法院审理的中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中{8}，该案同时入选了《最高人民法院公报》和《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》，被认为是确立了禁止反悔原则适用的新规则。
该案中，涉案实用新型专利共有6项权利要求，其中权利要求3为：“如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜 和银膜(G)，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”权利要求2从属独立权利要求1，在 权利要求1和2中均未对驱动电路板以及驱动电路板上的部件进行限定。在涉案专利的无效程序中，权利要求1-2，4-6被宣告无效，在权利要求3的基础上专 利被维持有效。
被诉侵权产品具备技术特征g:在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触。即 被控侵权产品与权利要求3附加技术特征的区别在于被控侵权产品驱动电路板上印制有一条形的碳膜和镀金铜条，而非银膜。根据鉴定机构的鉴定意见，被诉侵权产 品的技术特征g与涉案专利的技术特征G构成等同。
二审中，上海高院认定权利要求3中技术特征G属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征，其将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流 条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。本案因禁止反悔原则的适用，而不构成等同侵 权。故上诉人(一审原告)关于本案被诉侵权产品构成专利侵权的主张，不能成立。
再审中，最高法院认为：禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的 基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。最终判决本案不适用禁止反 悔原则，被申请人(一审被告)构成对涉案专利权的侵犯。
(二)简要评析
当前，关于专利侵权判定等同原则的适用一直是热点和难点，等同侵权判定中禁止反悔原则的适用可谓难中之难。中誉案历经侵权诉讼的一审、二审、再审程 序，同时涉及针对专利权的无效程序，以及就无效结果提起的行政诉讼程序，最终由最高法院一锤定音，可谓等同侵权判定中的经典案例。该案的争议焦点为：在专 利权无效程序中，独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，并且专利权人未通过修改以及意见陈述进行自我放弃的情况下，是否能够 推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃？二审法院认为：针对上述情况应当适用禁止反悔原则，推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。最高 法院却与二审法院的观点相反。
该案的最终判决与前述美国、日本等国家的禁止反悔原则的适用情况不太一致，因此许多学者认为最高法院的判决存在一定的不当之处。但笔者认为，我们不能 一味学习国外的司法经验，具体案件要根据案情事实和适用的法律进行具体分析。等同侵权以及禁止反悔原则的适用最初来自于美国。众所周知，美国具有世界上最 自由的专利获取、保护体系，美国专利权人在专利授权之后的2年内可通过更正程序修改专利权利要求的范围，并且，美国的法院在审理专利侵权纠纷案件之前都必 须经过马克曼听证会(Markman Hearing )，该听证会通过双方的辩论对涉案专利的权利要求保护范围进行划界，经过这个步骤之后才会进入案件审理阶段，进一步判断是相同侵权还是等同侵权。美国法院 进行禁止反悔原则的适用是建立在前述各种制度基础之上的。而在我国的法律体系中，我们应当思考，专利权人有没有修改的可能性？有没有这种不想放弃的机会？ 这样的机会要推到哪个层面？在无效过程中没有这样的机会？是不是一直要推到撰写的时候就要预见到有这种可能性？从而把从属权利要求写得足够详细，以便后期 有更多的选择，等等。
总之，专利侵权的认定与实践、国情、法律制度体系密切相关，一些发达国家实施专利法的时间已有上百年的历史，与专利法配套的相关制度、司法实践也已非 常完善，我们不必盲目追随，而是要根据自身的法律规定、制度体系发现和解决自己的问题。针对上述中誉案例，我们应当意识到，在我国专利制度下，不应简单仿 效发达国家，通过推定放弃的方式广泛适用禁止反悔，从而在适用时偏离其民法基础——诚实信用原则的本意。同时，我们建议，我国的专利制度应当给予专利权人 (申请人)更加灵活主动地修改权利要求的机会，使其享有挽回由于撰写权利要求的失误而放弃保护范围的机会。只有经过这样的过程，在侵权判定时通过推定放弃 的方式适用禁止反悔原则才具有合理性。
结语
在专利侵权的判断中，对是否等同的认定越来越显得重要。等同侵权认定的过程中，需要考虑各种限制条件，来平衡社会公众和专利权人之间的利益。例如，现 有技术抗辩、禁止反悔原则、全要件原则、捐献原则，以及近期美国、日本等提出的“特意排除”(即意图限定原则)规则。从全球来看，发达国家均通过禁止反悔 等条件进一步限制等同侵权的认定，这无疑将成为一种国际潮流。但对于等同原则的适用，各国釆取了不同的标准，这是因为等同原则虽然从形式来看是一个技术判 断问题，但究其实质却反映了专利权人与社会公众之间、个人经济利益与社会长远发展之间的利益平衡。{9}因此，在案件审理过程中，有必要综合考虑国家的科 技发展状况、保护知识产权的政策取向以及国家利益与个人利益的平衡，从而做出公平合理的判断。 【注释】 作者简介：袁秀挺，同济大学法学院副教授
王翠平，同济大学法学院硕士研究生
{1} Hilton Davis Chemical Co.v.Warner- Jenkinson Co.，62F.2dl512，(Fed.Cir.1995).
{2} Graver Tank & Mfg. Co.v.Linde Air Products Co.，339 U.S.605(1950).
{3}文中引用的专家学者观点系作者根据会议记录梳理总结而成，特此说明。
{4}参见尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第620页。
{5}344 F.3d 1359，1366-67(Fed. Cri.2003).
{6}[日]中山信弘：《工业所有权法上·专利法》(第2版增补版)，弘文堂2000年版，第393页，转引自闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社2007年第1版，第274页。
{7}参见杨志敏：《德国法院对专利等同原则的适用及其启示》，载《法商研究》2011年第4期，第130页。
{8}该案具体案情详见《最高人民法院公报》2012年第10期。
{9}李新芝：《专利侵权判定中等同原则的适用》，载《人民司法》2011年第2期，第54页。
一、专利侵权等同原则的适用
近年来，等同原则在专利侵权案件中发挥着越来越大的作用。我国《专利法》 虽然还没有专门规定等同原则的条款，但是司法解释有相应的规定。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称“专利案件规 定”)第17条明确规定：“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准；也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范 围。”最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称专利侵权解释)第7条第2款规定：“被诉侵权技术方案包含与权利要求 记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。上述规定确立了等同原则的适用依据，目前在司法实践中等同原则 已获得广泛运用。
(一)法官能否主动适用等同原则认定专利侵权
通过Warner-Jenkinson Co.， Inc. v. Hilton Davis Chemical Co·案{1}以及Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.{2}案，可看出美国法院在适用等同原则之前会进行衡平考量，但是最终法官是否进行等同侵权方面的审查，还要看专利权人是否主张了等同侵权，一旦专 利权人提出主张，法官就要审查等同侵权是否成立。
而在我国的司法实践中，不管权利人是否明确主张等同侵权，法院在认定相同侵权不成立的情况下，有时还需继续审查是否存在等同侵权。上海高级人民法院张 晓都法官{3}认为，法官主动认定是否存在等同侵权对原、被告都可能带来不公平，抹杀了原、被告针对等同侵权进行举证的机会。但另有观点认为，法官主动适 用等同原则也有现实的依据，理由在于“专利案件规定”第17条确立的是判断专利侵权的一个原则，既然是原则，就意味着法官应当主动适用。
(二)法官适用等同原则需考虑的因素
江苏高级人民法院民三庭庭长宋健指出，司法解释规定的等同特征的标准具有模糊性，裁量空间很大，法官在实践中应考虑等同特征认定的宽严尺度问题。具体 而言，需考虑的因素包括：(1)专利的类型。要考虑涉案专利是实用新型专利还是发明专利，对实用新型专利等同原则的适用要更加谨慎。(2)权利要求的撰写 方式。如果权利要求的技术特征为上位概念，其保护范围已经较宽，可以考虑较严的等同侵权认定；如为下位概念，则考虑较宽的等同侵权认定。(3)技术特征是 否为发明点所在。发明点是指专利技术方案中解决技术问题的基本特征部分。若该技术特征为发明点所在的技术特征，可对其适用相对严格的等同原则；反之可适用 相对较宽的标准。(4)专利文献给出的技术启示的大小。若专利文献中披露，该技术特征为技术方案最终实现的技术效果作出了很大的贡献，并且没有提示其它替 代特征能够实现相同效果，则对该技术特征适用严格的等同侵权认定；否则，可从宽认定。
原国家知识产权局条法司司长尹新天则认为，等同特征的认定需要具体案件具体分析，不能简单根据是发明还是实用新型专利，而对等同特征作出较宽或者较严 的认定。特别是在侵权阶段，实用新型专利可能已经过了无效审查程序，其价值并不一定比发明差，若对实用新型专利的等同特征一概认定较严，可能不太合适。另 外，专利技术方案中的发明点有时并不易确定，如果将权利要求中的特征部分的技术特征作为技术方案的发明点，相对于不同的对比文献，发明点往往并不一样。从 相应的技术特征是否是发明点来考虑技术特征等同的宽窄，实践中可能会存在问题。
二、等同侵权适用的限制
(一)禁止反悔对等同侵权的限制
通说认为，权利要求界定专利权保护范围的边界，社会公众(特别是专利权人的竞争对手)根据权利要求的记载，评估自己的行为是否会构成专利侵权。由于等 同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外，根据权利要求评估是否会构成专利侵权的确定性就会降低，权利要求的公众告示功能就会受到一定的影 响。禁止反悔原则的作用就在于将等同侵权的适用限定在一个恰当的范围，以确保权利要求的公众告示功能。
禁止反悔原则的法理基础为民法基本原则之一的诚实信用，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可 能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重 新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的稳定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。 {4}
1.我国禁止反悔原则的适用情况
“专利侵权解释”第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权 利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，由此确立了禁止反悔原则。通过权利要求修改放弃的技术方案，法院不再支持， 但修改后的技术特征在多大程度上还能适用等同侵权，则并不清楚。
常见的修改权利要求方式包括：第一，限缩权利要求中己有技术特征，对其作进一步的限定；第二，在权利要求中增加新的限制特征；第三，删除保护范围过宽 的权利要求、将从属权利要求提升为独立权利要求。针对第一种情形，实务界和学界均达成共识，认为导致禁止反悔；第二、三种情况的修改使权利要求增加新的技 术特征，那么针对新增加的技术特征是否导致禁止反悔呢？进一步讲，在专利无效程序中，权利要求部分无效、部分维持有效的情况下，维持有效的权利要求是否还 可以适用等同原则呢？因最高法院近期的一则案例涉及此类情形，与会学者与法官展开热议，形成了针锋相对的两种意见。
尹新天认为，法官在适用禁止反悔原则时，应严格按照“专利侵权解释”第6条的规定，只有针对专利申请人(专利权人)进行权利要求修改时真正放弃的内 容，才能够适用禁止反悔原则。清华大学法学院副教授崔国斌则认为，禁止反悔原则的适用很多时候并没有证据表明存在两头得利，此时本不是为了落实诚实信用原 则，而是为了使专利申请人在申请过程中尽量合理地披露信息文献，以减少专利局和社会公众的信息成本。因此，只要专利申请人是为了获得专利权而对权利要求进 行范围缩小的修改，那么该修改将适用禁止反悔原则。不需要考虑其在修改时是否存在真正的放弃。
2.国外禁止反悔原则的适用情况
为深入了解禁止反悔原则的适用，学者们进行了比较法的考察，介绍了国外的情况。
(1)美国。在著名的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzolcu Kogyo Kabushiki Co案{5}中，联邦巡回上诉法院认为，为获得专利而限制权利要求范围，专利权人就此放弃了所有与修改了的技术要素等同的技术要素，不得再主张对这些等同 技术要素的权利。
目前，美国专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的规则是，只要申请人限制性修改权利要求，缩小权利要求的保护范围，无论修改权利要求出于什么原因，均要适 用禁止反悔原则；除非专利权人能够证明存在以下三种例外情况：第一，专利申请时无法预见特定的等同技术方案；第二，修改的原因只和特定等同技术方案“擦 边”，而没有实质性的关系；第三，其他的原因显示不能合理期待专利权人描述权利要求所涉及的非实质性的替代技术方案。
(2)日本。日本法院早期对等同原则持消极态度。究其原因，日本学者认为，部分地是“由于当时的时代背景。在技术水平总体较低的阶段，有更愿意较窄地 确定专利保护范围的要求{6}。1998年，在“无限折动用滚珠花键轴承”案中，最高法院首次明确了等同侵权五要件，即“非本质部分、置换可能性、置换容 易性、非公知技术和禁止反悔特别事由”。据天津大学知识产权研究中心副教授俞风雷介绍，日本最高法院对第五要件的解释是：在专利申请过程中，申请人从权利 要求范围中有意识地排除的内容，一旦专利权人承认它不属于专利发明的技术范围，或者专利权人的行为可以被认为具有上述意思时，按照禁止反悔原则，专利权人 其后再提出与此相反的主张是不能被允许的。
(3)德国。德国法院比较强调专利文献的公示作用，原则上不允许将在专利文献中未记载的审查档案内容用于限制权利要求的等同解释，但也存在例外情形。 {7}另外，德国在专利申请和无效宣告程序中对专利范围的主动限缩都禁止再主张受专利法保护，诉讼当事人之间知晓的限制性内容也必须排除，可见德国的禁止 反悔原则使用的范围更广。
(三)等同原则适用的其它限制条件
1.全要件原则
在适用等同原则时还要坚持专利侵权判断的“全部要件”规则。全要件原则要求权利要求书中的每一个技术特征都能在被控侵权方案中找到对应的相同或者等同 的技术特征。这一规则有效地限制了等同原则的过度扩张。前述“专利侵权解释”第7条第2款实际上进一步确立了全要件原则。
2.意图限定原则
浙江大学法学院何怀文博士认为，如果权利要求所描述的结构为一特定的形状，从而明确地排除了相反的形状和明确不同的形状，不得再要求适用等同原则。特 定技术结构一旦清晰地从权利要求中予以排除，无论是明示还是暗示的方式，都不应再适用等同侵权原则。这与“专利侵权解释”第5条对捐献原则的规定相接近。
三、等同侵权的个案分析
(一)案件基本情况
我国司法机关对于等同侵权认定中禁止反悔原则适用的最新动向集中反映在最高法院审理的中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中{8}，该案同时入选了《最高人民法院公报》和《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》，被认为是确立了禁止反悔原则适用的新规则。
该案中，涉案实用新型专利共有6项权利要求，其中权利要求3为：“如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜 和银膜(G)，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”权利要求2从属独立权利要求1，在 权利要求1和2中均未对驱动电路板以及驱动电路板上的部件进行限定。在涉案专利的无效程序中，权利要求1-2，4-6被宣告无效，在权利要求3的基础上专 利被维持有效。
被诉侵权产品具备技术特征g:在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触。即 被控侵权产品与权利要求3附加技术特征的区别在于被控侵权产品驱动电路板上印制有一条形的碳膜和镀金铜条，而非银膜。根据鉴定机构的鉴定意见，被诉侵权产 品的技术特征g与涉案专利的技术特征G构成等同。
二审中，上海高院认定权利要求3中技术特征G属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征，其将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流 条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。本案因禁止反悔原则的适用，而不构成等同侵 权。故上诉人(一审原告)关于本案被诉侵权产品构成专利侵权的主张，不能成立。
再审中，最高法院认为：禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的 基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。最终判决本案不适用禁止反 悔原则，被申请人(一审被告)构成对涉案专利权的侵犯。
(二)简要评析
当前，关于专利侵权判定等同原则的适用一直是热点和难点，等同侵权判定中禁止反悔原则的适用可谓难中之难。中誉案历经侵权诉讼的一审、二审、再审程 序，同时涉及针对专利权的无效程序，以及就无效结果提起的行政诉讼程序，最终由最高法院一锤定音，可谓等同侵权判定中的经典案例。该案的争议焦点为：在专 利权无效程序中，独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，并且专利权人未通过修改以及意见陈述进行自我放弃的情况下，是否能够 推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃？二审法院认为：针对上述情况应当适用禁止反悔原则，推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。最高 法院却与二审法院的观点相反。
该案的最终判决与前述美国、日本等国家的禁止反悔原则的适用情况不太一致，因此许多学者认为最高法院的判决存在一定的不当之处。但笔者认为，我们不能 一味学习国外的司法经验，具体案件要根据案情事实和适用的法律进行具体分析。等同侵权以及禁止反悔原则的适用最初来自于美国。众所周知，美国具有世界上最 自由的专利获取、保护体系，美国专利权人在专利授权之后的2年内可通过更正程序修改专利权利要求的范围，并且，美国的法院在审理专利侵权纠纷案件之前都必 须经过马克曼听证会(Markman Hearing )，该听证会通过双方的辩论对涉案专利的权利要求保护范围进行划界，经过这个步骤之后才会进入案件审理阶段，进一步判断是相同侵权还是等同侵权。美国法院 进行禁止反悔原则的适用是建立在前述各种制度基础之上的。而在我国的法律体系中，我们应当思考，专利权人有没有修改的可能性？有没有这种不想放弃的机会？ 这样的机会要推到哪个层面？在无效过程中没有这样的机会？是不是一直要推到撰写的时候就要预见到有这种可能性？从而把从属权利要求写得足够详细，以便后期 有更多的选择，等等。
总之，专利侵权的认定与实践、国情、法律制度体系密切相关，一些发达国家实施专利法的时间已有上百年的历史，与专利法配套的相关制度、司法实践也已非 常完善，我们不必盲目追随，而是要根据自身的法律规定、制度体系发现和解决自己的问题。针对上述中誉案例，我们应当意识到，在我国专利制度下，不应简单仿 效发达国家，通过推定放弃的方式广泛适用禁止反悔，从而在适用时偏离其民法基础——诚实信用原则的本意。同时，我们建议，我国的专利制度应当给予专利权人 (申请人)更加灵活主动地修改权利要求的机会，使其享有挽回由于撰写权利要求的失误而放弃保护范围的机会。只有经过这样的过程，在侵权判定时通过推定放弃 的方式适用禁止反悔原则才具有合理性。
结语
在专利侵权的判断中，对是否等同的认定越来越显得重要。等同侵权认定的过程中，需要考虑各种限制条件，来平衡社会公众和专利权人之间的利益。例如，现 有技术抗辩、禁止反悔原则、全要件原则、捐献原则，以及近期美国、日本等提出的“特意排除”(即意图限定原则)规则。从全球来看，发达国家均通过禁止反悔 等条件进一步限制等同侵权的认定，这无疑将成为一种国际潮流。但对于等同原则的适用，各国釆取了不同的标准，这是因为等同原则虽然从形式来看是一个技术判 断问题，但究其实质却反映了专利权人与社会公众之间、个人经济利益与社会长远发展之间的利益平衡。{9}因此，在案件审理过程中，有必要综合考虑国家的科 技发展状况、保护知识产权的政策取向以及国家利益与个人利益的平衡，从而做出公平合理的判断。 【注释】 作者简介：袁秀挺，同济大学法学院副教授
王翠平，同济大学法学院硕士研究生
{1} Hilton Davis Chemical Co.v.Warner- Jenkinson Co.，62F.2dl512，(Fed.Cir.1995).
{2} Graver Tank & Mfg. Co.v.Linde Air Products Co.，339 U.S.605(1950).
{3}文中引用的专家学者观点系作者根据会议记录梳理总结而成，特此说明。
{4}参见尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第620页。
{5}344 F.3d 1359，1366-67(Fed. Cri.2003).
{6}[日]中山信弘：《工业所有权法上·专利法》(第2版增补版)，弘文堂2000年版，第393页，转引自闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社2007年第1版，第274页。
{7}参见杨志敏：《德国法院对专利等同原则的适用及其启示》，载《法商研究》2011年第4期，第130页。
{8}该案具体案情详见《最高人民法院公报》2012年第10期。
{9}李新芝：《专利侵权判定中等同原则的适用》，载《人民司法》2011年第2期，第54页。
网站创始人
- 个人简介：（学术）
- 中国政法大学教授、博士生导师
- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
- 中国人民大学法学博士后
- 邮箱：fengxiaoqingipr@sina.com
- 北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
- 个人简介：（实务）
- 最高法院案例指导工作专家委员会委员
- 最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
- 中欧仲裁中心仲裁员
- 深圳、南京仲裁委员会仲裁员
- 北京天驰君泰律师事务所律师
- 中国律协知识产权专业委员会委员
- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
热点文章排行
联系我们更多>>
- 通讯处：(Zip:100088)
地址:北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所(Zip:100088)
点击进入免费咨询>>
