外观设计的专利与商标保护

把商标作为外观设计的一部分，利用商标的使用状态。如香烟、奶油糖包装纸展开状态的图形作为包装的商标进行注册，而组合后的状态作为包装盒的外观设计可以成为专利的保护对象。

3．商标和外观设计融合，但可被认为是图案的情况

如把许多个商标以散点图案的形式使用到产品设计上时，已不是商标的常规使用状态，而是商标和设计融合在一起的情况。虽然商标仍能明显地被识别出来，但可以作为图案来处理。包装纸是属于外观设计保护范围的，当把商标的标志作为连续图案使用在包装纸上时，就不能起商标本身的功能了，而是作为包装纸的外观设计了。

4．商标的图案消失的情况

当商标的图案融合到外观设计的图案中，已不能清晰地辩别出商标的图案时，也就不会产生权利冲突。如钢笔夹子，作为外观设计是没有问题的，但有时把夹子制成箭尾形的同时作为钢笔的商标，这种把商标立体化使用，如果在夹子表面上刻印上箭尾的标志作为商标使用是没有问题的，而将箭尾作为夹子自身形状的情况下，不能认为是立体商标。

由上分析，可知外观设计专利权和在先申请的商标发生冲突的场合只会在(1)、(2)的情况下才可能发生，此时，如果实施后申请的外观设计，造成把商标在指定产品上使用，如果先注册的商标在指定产品上使用，也形成对后申请的外观设计的实施，因而发生了冲突关系。上述（1）、（2）情况为特殊的情况，一般外观设计专利权和商标权不发生冲突。因为外观设计是指对产品的形状，图案或色彩及三者的结合对物品自身的外形进行的设计，而商标是在指定商品上使用标记，是附在商品上的东西，不是产品自身外形的设计。但也不是绝对没有的，如（4）所指的钢笔的商标箭尾，同时钢笔的夹子的外观设计也做成箭尾形状，从图形来看是相同或相近似的，一方是作为商标附在钢笔上，另一方是钢笔夹的外观设计，两者是互不侵犯的。这里的钢笔的商标箭尾的图形做在立体的钢笔帽夹上，也是箭尾形的钢笔夹附在笔上的商标，此时笔夹的外观设计的意义不明显了，两者发生冲突时。作为后申请的外观设计的实施侵害了先注册的商标权。

（二）冲突解决的原则

外观设计专利权与其它知识产权（主要指著作权和商标权）权利冲突的解决，应该遵循知识产权权利冲突解决的一般原则。目前公认的解决原则主要有以下两个：

1．保护在先权利原则

这是解决知识产权权利冲突的基本原则。保护在先权利原则要求在后权利的创设、行使不得侵犯在此之前已依法产生且受法律保护的在先权利。这里所说的“在先权利”是指同一客体上依法先产生的权利。就知识产权客体而言，知识产权的独占性决定了在很多情况下相同客体上的不同权利人享有的知识产权相互抵触和排斥。发生冲突时，产生在先的应受到保护，产生在后的则不能对抗产生在先的知识产权。在先权利必须是合法的，而且在先权利的效力范围应当与在后权利有重叠，否则，也就不会发生冲突。

在某些非恶意的权利冲突情形也需要适用保护在先权利原则。例如，外观设计专利申请人独立创作的设计方案的全部或者部分与他人的注册商标相同或者相近似，为了防止使公众产生混淆，该外观设计专利权也可能被撤销。在大多数情况下，如果在后权利是合法存在的，该权利的行使可能侵犯他人合法的在先知识产权，那么这种权利的行使就会受到限制。这就要涉及到下面所说的权利的适度限制原则。

当然，保护在先权利并不等于必须撤销“在后权利”。当在后权利具有重大价值，且并不损害在先权利人根本利益时，可以经在先权利人许可使用解决冲突或许效果更好。

2．权利的适度限制原则

权利适度限制原则在解决无瑕疵的权利冲突时运用得较多。知识产权冲突是以同一客体上衍生不同的权利分属不同主体为前提的。对于无瑕疵的权利冲突情况，先后产生的权利都是形式和内容上合法的，任何一方权利人都无权请求撤销另一方的权利。这时，法律只能对知识产权进行适度的限制，兼顾各方利益，使不同的知识产权各得其所，使知识产品得到最有效的利用。

依据解决权利冲突的基本原则，在外观设计专利权与商标权发生权利冲突时，应该按以下情形处理。

1．商标权为在先权利的情况

商标权为在先权利：如果外观设计申请人经商标权人许可将其商标运用在自己产品的外观设计中并申请了专利，则商标权人和专利人在各自法律规定的范围内行使权利，不发生权利冲突；如果外观设计申请人未经商标权人同意擅自将其商标的全部或部分用在自己产品的外观设计上，并获得了专利，则依据保护在先权利原则，商标权人可申请撤销其专利权；如果外观设计申请人独立创作的外观设计与他人的注册商标相同或相近似，足以造成产品的混淆和误导，依据保护在先权利原则，该外观设计应该被撤销。

2．外观设计专利权为在先权利的情况

商标权为在后权利：《商标法》中也明确规定了申请注册的商标“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。如果商标申请人经外观设计专利人许可，将其设计的全部或部分用在自己的商标上，则在各自法律保护范围内行使权利；如果商标申请人出于不正当竞争目的未经专利人许可在自己的商标中使用该设计，则依据保护在先权利原则，应该被撤销；如果商标权人独立创作的商标与外观设计专利权人的外观设计的全部或部分相同或相近似，足以造成混淆侵害专利权，则也应该被撤销。

（三）冲突解决的途径

我国对于外观设计专利权的授权只进行初步审查，一般不可能调查是否与在先权利相冲突，同样，对于商标权的授权也不可能调查是否与在先权利相冲突，因此，目前解决外观设计专利权与其它知识产权的权利冲突问题，主要还是在授权后进行。分别阐述如下：

商标权人认为外观设计专利权人侵犯其合法在先商标权的，可以通过以下途径解决：一是根据《商标法》的规定向人民法院请求保护商标权不受侵犯；二是根据《商标法》及其实施细则的规定向工商行政管理机关请求保护自己的合法权利。在取得生效判决或处理后可根据《专利法》及其实施细则的规定向专利复审委员会申请宣告外观设计专利无效，不服专利复审委员会决定的可再提起行政诉讼进行司法审查。

外观设计专利权人认为商标权人侵犯其合法在先专利权的，可以通过以下途径解决：一是根据《专利法》的规定向人民法院请求保护专利权不受侵犯；二是根据《专利法》及其实施细则的规定向专利管理机关请求保护自己的合法权利；三是根据《商标法》及其实施细则的规定向商标评审委员会请求撤销注册商标，不服商标评审委员会决定的可再提起行政诉讼进行司法审查。

总之，冲突解决途径有两种：一是可以通过行政途径或司法途径解决侵权纠纷，制止侵权，并得到相应的救济。其次，可以向专利复审委员会、商标评审委员会请求宣告该外观设计专利无效、撤销注册商标。

对于这两种情况，从保护当事人诉权、减少诉累的角度，人民法院都应当予以受理。受理之后，根据现有法律，在作出判决之前，通过由最高人民法院作出司法解释的方法，解决现行法律、法规之间的不协调，也可以摸索，通过司法判例，对权利冲突作出明示，以供司法解释及立法解释时参考，使这类纠纷尽快在司法实践中走出困境。
    如果简单地以第一种情况法院无法就权利冲突作出判决，申请专利的行为又不构成侵犯在先权利，不予受理；以第二种情况不属于法院受理的行政纠纷案件，不予受理；而在这两种情况下，专利复审委员会也均不予受理，就会使当事人走入迷途，也有损法律的严肃性。现行冲突解决机制存在的问题，不利于权利冲突的解决，有待完善。新《专利法》实施细则新增了一个前置程序，第65条中规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”这一规定是从专利复审委员会审理工作将面临的实际问题出发的，也给实践中带来了问题。外观设计专利未被宣告无效之前，司法程序处理的结果会明显与法律授权相违背，法院对是否作出侵权判决往往会犹豫不决；而行政程序的先行处理也会造成资源的浪费。只要程序上、手续上符合专利法关于启动无效程序的规定，专利复审委员会就应当受理，至于结果如何则另当别论。专利复审委员会受理后，根据法定程序及无效宣告请求人提供的证据作出是否构成权利冲突的判断，并根据判断的结果，作出专利权是否应当被宣告无效的行政决定。当事人对无效行政决定的结果不服的，可以向人民法院提起行政诉讼，由司法作最终审查。
    所以，我们认为通过行政确认和司法审查程序，基本上可以较好地解决专利权与商标权的权利冲突。新修订的《商标法》中对权利冲突的解决途径采用由在先权利人直接请求商标评审委员会撤销该注册商标的程序，当事人对商标评审委员会的审理决定不服的，可以提起行政诉讼，进行司法审查，由法院作出最终判决。商标评审委员会与专利复审委员会的法律地位是相同的，它们所要解决定问题也是一样的，冲突的解决上也应该采用同样途径，使知识产权单行法在同一问题上协调一致。所以，以与在先权利冲突为由请求宣告外观设计专利无效，应该同其他法定理由请求无效宣告一样，直接向专利复审委员会提出，当事人只需提交自己在先权利合法取得的相关证据即可，复审委员会应该受理进行审查，并作出决定，当事人不服决定的再进行司法审查。一个切实可行、具有可操作的程序对解决权利冲突问题尤为重要，这是专利法今后有待修正的地方。