标准必要专利使用费纠纷中“FRAND”义务的司法认定——“华为技术有限公司与IDC公司标准必要专利使用费纠纷上诉案”探析

 

罗娇（中国政法大学知识产权法专业博士生）

冯晓青（中国知识产权法学研究会副会长、中国政法大学教授）

原载《中国法律》（香港）2014年第1期

 

一、引言

根据国家技术监督局1989年12号令，《中华人民共和国标准化法条文释义》第2条之（五）之解释，标准是指“对重复性实物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果作为基础，经有关方面协商一致，由主管机关批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据”。“标准必要专利”则是指实施某项标准必不可少的专利。“FRAND”义务是“Fair，Reasonable，and Non-discriminatory”的缩写，在我国被译为“公平、合理、无歧视”义务，是标准化组织（Standard-setting organizations, SSOs）多年来的一项知识产权许可政策，通常指标准必要专利（Standard-Essential Patent, SEP）许可过程许可方所遵守的“公平、合理、无歧视”义务。该义务也成为“电气与电子工程师协会”（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）、“欧洲电信标准化协会”（European Telecommunications Standards Institute，ETSI）等多个标准化协会的知识产权许可政策。但是，标准化组织与各个标准化协会均未对“FRAND”义务具体内涵做出界定，而是将解释“FRAND”义务之内涵的工作留给了司法人员和立法者。在我国国家标准化管理委员会、国家知识产权局制定的、于2014年1月1日起施行的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》发布以前，我国并没有法律规范直接规定或解释“FRAND”义务，也没有司法判决直接适用或解释“FRAND”义务。在“华为技术有限公司与IDC公司标准必要专利使用费纠纷案”中，我国法院就如何确定标准必要专利使用费问题，首次适用FRAND原则作为裁判论述的依据，并提出计算的具体参照因素。作为我国首例标准必要专利使用费纠纷，该案体现了高度的审判水平，取得了良好的法律效果和社会效果，为今后类似案件的处理和相关立法的修改提供有力支撑。

 

二、案件事实与法院判决

上诉人（一审被告）交互数字通信有限公司、交互数字技术公司、交互数字专利控股公司、IPR许可公司（四上诉人以下统称IDC公司）；被上诉人华为技术有限公司（一审原告，以下简称华为公司）为中国著名电信设备制造商，经营范围包括开发、生产、销售程控交换机、数据通信设备、无线通讯设备等电信设备。上诉人与被上诉人均为欧洲电线标准化协会（ETSI）会员。

被上诉人华为公司与上诉人IDC公司就标准必要专利许可费或者费率问题进行了多次谈判，谈判期间，IDC公司向美国法院提起诉讼，同时请求美国国际贸易委员会对华为公司的相关产品启动337调查并发布全面禁止进口令、暂停及停止销售令。华为公司遂向法院提起诉讼，要求法院判令IDC公司按照公平、合理、无歧视(FRAND)的原则确定标准专利许可费率。一审法院根据“公平、合理、无歧视”原则，将IDC公司中国标准必要专利对华为公司许可使用费率认定为“不超过相关产品实际销售价格的0.019%”。

IDC公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为：华为公司和IDC公司均是欧洲电信标准化协会的成员，IDC公司负有许可华为公司实施其标准必要专利的义务，双方应当按照公平、合理和无歧视条款，即“FRAND”条款协商使用费或者使用费率，协商不能时可以请求人民法院裁决；人民法院根据标准必要专利的特点，考虑实施该专利或类似专利所获利润及其在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占比例、专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围等若干因素，综合考虑各个公司之间专利许可实际情况的差别，以及华为公司如果使用IDC公司在中国之外的标准必要专利还要另行支付使用费的情况,合理确定本案的专利许可使用费。因此一审判决认定事实清楚，适用法律正确，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

 

三、学理研究

    本案一审的争议焦点在于标准必要专利使用费纠纷是否具有可诉性；怎样的许可费或许可费率符合“FRAND”义务？本案二审的争议焦点仍然与一审过程中的争议焦点紧密相关，即：“FRAND”义务内容具体是什么；一审法院所确定的专利使用费率其依据何在？

（一）标准必要专利使用费纠纷的可诉性与请求权基础

本案的首要争议问题是，标准必要专利使用费纠纷是否具有可诉性？华为公司的请求权基础何在？该案起诉时，我国法律并没有关于“FRAND”义务的规定，因此人们对基于“FRAND”义务的标准必要专利使用费纠纷是否具有可诉性存有疑虑。从性质上看，由于专利权具有财产权的属性，标准必要专利使用费纠纷属于平等民事主体之间关于财产权产生的纠纷，符合我国《民事诉讼法》第3条法院主管范围的规定，因此具有可诉性。从法理上看，基于“法院不得拒绝诉讼”原理，法律没有规定并不能成为法院拒绝诉讼的理由。因此，这类案件具有可诉性，一审法院受理该案件既具有法理依据，也符合法理要求。

由于起诉时我国法律并没有关于“FRAND”义务的规定，这便带来一个问题：原告华为公司的请求权基础何在，如何确定该案的案由？原告华为公司认为其与被告IDC公司之间存在合同关系，理由是标准必要专利权人加入标准组织并承诺“FRAND”义务，就表明该专利权人授权潜在被许可人实施其专利，因此双方之间已经形成了事实上的专利许可合同，至于许可费率，则属于合同履行过程中需要协商的问题，可以根据合同法的规定通过协商来补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。被告IDC公司则认为其与华为公司之间并不存在合同关系，因为加入标准化组织并做出FRAND许可承诺，这一行为并不意味着在标准必要专利权人和标准实施者之间已经创设了许可合同；相反FRAND许可承诺只意味着专利权人在“公平、合理、无歧视”原则下与标准实施者订立许可合同的意愿。

一审法院回避了当事人之间是否成立合同关系的问题，而是将原告华为公司的请求权基础认定为“华为公司认为IDC公司作为标准必要专利持有人负有以符合FRAND（即公平、合理、无歧视）条件对华为公司进行中国标准必要专利授权的义务，而IDC公司违反了这一义务”。同时，将该案的案由认定为“标准必要专利纠纷”，并进一步说明本案具有可诉性是因为，“就标准必要专利许可费率、条件问题，如果不赋予华为公司寻求司法救济的权利，华为公司没有任何谈判的余地，除了接受IDC公司单方面所提出的条件……IDC公司一方面通过诉讼（包括禁令申请）迫使华为公司接受其单方许可报价，另一方面，IDC公司以双方在谈判中对于专利实施许可合同的商业条款的分歧，不宜由司法机关介入并作出裁判，应留待双方通过商业谈判予以解决为由，阻止华为公司获取司法救济，明显属于‘双重标准’”。二审法院认可了一审法院的这一观点。

根据我国《合同法》的规定，合同成立于承诺生效之时。本案当事人之间就标准必要专利的许可方式与许可费的数次报价协商过程，均属于要约。同时，标准必要专利许可也不是我国《合同法》规定的强制缔约合同，即双方当事人都没有承诺的义务。因此，本案当事人之间不存在和合同关系。遗憾的是两审法院均回避了这一问题。由于当事人之间不存在合同关系，因此本案原告华为公司的请求权基础不是合同。于是，一审法院将华为公司的请求权基础认定为“IDC公司违反了FRANGD义务”。基于这一请求权基础，根据2011修改并实施的《民事案件案由规定》，本案的案由很难被归类于第136类的技术合同纠纷；也很难被归类于第167类滥用市场支配地位纠纷。于是，两审法院将创造了新的案由，将该案定性为“标准必要专利使用费纠纷”。

两审法院创造新的案由，将该案定性为“标准必要专利使用费纠纷”是值得赞许的，但其对原告请求权基础的认定却值得商榷。从理论上看，请求权基于请求权规范和法律行为产生。其中，请求权规范只指创设请求权的法律规范，它由构成要件和法律后果两部分组成。如前所述，本案当事人之间并不成立合同关系，因此华为公司并没有基于法律行为产生的请求权；由于该案起诉时我国法律从没有明文规定“FRAND”原则，违反“FRANGD”原则也不是基于请求权规范产生的请求权。那么两审法院将违反“FRANGD”原则作为华为公司的请求权基础（实体法中的请求权）依据何在？当然，随着2014年我国《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》的实施，标准必要专利许可的“FRANGD”原则被明确纳入这一规定之中，这类案件的请求权基础问题便得以解决。只是由于这一规定属于部门规章，只有被法院“参照适用”的效力。

（二）“FRAND”义务的内涵的司法认定

关于“FRAND”义务的内涵，一审法院认为，“‘FRAND’义务的含义是‘公平、合理、无歧视’许可义务，对于愿意支付合理使用费的善意的标准使用者，标准必要专利权人不得径直拒绝许可，既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，同时也避免标准必要专利权利人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件；‘FRAND’义务的核心在于合理、无歧视的许可费或者许可费率的确定”。IDC公司对此提出异议，其认为我国法律中的“公平、等价有偿、诚实信用”可以找到“FRAND”义务中的“Fairness（公平）”、“Reasonableness(合理)”的含义，却无法找到“Non-discrimination（无歧视）”的含义；即使在国外，“FRAND”义务的基本含义也始终没有定论。

二审法院并未采纳DIC公司的意见，其认为，尽管中国法律没有具体规定“FRAND”的含义，但诉讼中如果双方当事人对合同条款或者协议中的词语的理解存在分歧，法院可以根据相关法律法规等对其做出解释。一审法院根据中国法律对“FRAND”义务的含义所做解释并无不当，且无论是从字面上理解，还是根据欧洲电信标准化协会和美国电信工业协会中的知识产权政策和中国法律的相关规定，一审法院对“FRAND”义务的解释均是适当的。IDC公司上诉认为，一审法院对“FRAND”义务的解释错误，没有事实和法律依据，本院不予采纳。

“FRAND”义务来自于标准化组织的知识产权政策，不仅我国法律确实没有对应的概念，标准化组织本身也没有对“FRAND”义务的内涵进行界定。从国外，“FRAND”义务的内涵也是通过法官在个案中予以阐释。[1]一审法院可以根据中国法律对“FRAND”义务的含义所做解释。同时，一审的解释不仅体现了“FRAND”义务的字面含义，遵循了中国法律的类似规定以及欧洲电信标准化协会和美国电信工业协会中的知识产权政策，同时还体现了“既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，也要避免标准必要专利权利人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件”的“利益平衡”法律思想，可以说一审法院的这一解释十分精准，高度体现了我国法院的审判水平与审判智慧。略为遗憾的是，二审法院有关“尽管中国法律没有具体规定‘FRAND’的含义，但诉讼中如果双方当事人对合同条款或者协议中的词语的理解存在分歧，法院可以根据相关法律法规等对其做出解释”的论述，似乎暗示了当事人之间成立合同关系，这与二审法院在判决中对当事人之间法律关系的阐述并不一致。

在对“FRAND”义务的含义进行司法认定的基础上，一审法院对IDC公司的许可报价与条件是否违反“FRAND”义务进行了阐述。一审法院认为：（1）“与IDC公司对苹果公司、三星公司的专利许可费率相比较，IDC公司对华为公司的专利许可报价明显过高”；（2）“IDC公司不但要求华为公司支付高额许可费率，同时要求华为公司将其全部专利免费许可给IDC公司”；（3）“将一次性许可费折算为按照实际销售价格计付的费率，IDC公司给予华为公司许可费与华为公司在相关市场所居地位极不相称”；（4）“IDC公司报价未将非标准必要专利和标准必要专利予以区分的‘捆绑式’的许可明显属于对标准必要专利权利的滥用”。据此，一审法院认定IDC公司在与华为公司协商过程中所提出的专利许可条件不符合“FRAND”原则。二审法院认可一审法院的这一认定，也认为IDC公司的许可报价与条件不符合“FRAND”义务。二审法院同时指出，在双方谈判过程中，IDC公司在美国针对华为公司提起侵权之诉，要求美国法院及美国国际贸易委员会对华为公司发出禁令也明显不符合“FRAND”义务的要求。两审法院在对“FRAND”义务含义进行阐释的基础上，通过比较许可费率与市场份额、考察交叉许可的对等性、考察“捆绑式”许可的存在与否、考察是否具有恶意诉讼情形等，多维度地综合判定IDC公司是否违反“FRAND”义务，可以说两审法院的这一认定精准且全面，对将来我国法律处理同类型案件具有重要的借鉴意义。

（三）“FRAND”义务下许可费率的司法认定

关于“FRAND”义务下标准必要专利的许可费率，一审法院认为，确定合理的许可费，至少应考虑一下因素：（1）实施该专利或类似专利所获的利润，以及该利润在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占的比例；（2）标准必要专利了权人仅能够就其专利而获利，不能因为标准而获得额外利益；（3）许可使用费数额高低应当考虑专利权人在技术标准中有效专利的多少，要求标准实施者就非标准必要专利支付许可使用费是不合理的；（4）专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围，应考虑专利许可使用费在专利权人之间的合理分配。二审法院认可了一审法院的这一认定。一审法院对“FRAND”义务下标准必要专利的许可费率的认定，综合考虑了“许可使用费数额与相关产品销售利润或销售收入的关系”、“标准必要专利对技术创新的贡献率”、“扣除非标准必要专利以及其他知识产权应当支付的许可使用费”、“杜绝专利权人因标准而获得额外利益”、“标准必要专利的数量和质量”等因素。一审法院的这一认定也非常精准，可以说几乎处于世界领先水平，值得赞许。

如何确定本案中的标准必要专利的许可费率？本案中，根据双方当事人提交的证据，可以计算出IDC公司许可苹果公司和三星公司的许可费率。其中，IDC公司许可苹果公司的许可费率为0.0187%。由于三星公司与IDC公司的专利许可费率是在诉讼背景下被迫达成的，而苹果公司与IDC公司之间的专利许可费率则是在双方平等自愿协商的基础上达成的，因此一审法院认为，IDC公司与苹果公司之间的专利许可费率更具有参考作用。结合前述认定的许可费率影响因素，一审法院综合考虑IDC公司标准必要专利数量、质量、价值，业内相关许可情况以及被告中国标准必要专利在被告全部标准必要专利中所占份额等因素，认定IDC公司中国标准必要专利对华为技术有限公司许可费率以相关产品实际销售价格计算，以不超过0.019%为宜。二审法院支持了这一许可费率的认定。

由于苹果公司和三星公司在生产通讯设备时也必然要使用IDC公司的标准必要专利，因此，IDC公司与苹果公司、三星公司等之间的标准必要专利许可费率对华为公司实施IDC公司同样的标准必要专利时的许可费率的确定，具有重要的参考价值。同时，苹果公司和三星公司手机销量本身就已远远超过华为公司，对市场份额占有额小的企业收取比市场占有额大的企业高出许多倍的标准必要专利许可费，确实会严重地限制这一行业的自由竞争。另外，考虑到本案中华为公司要求IDC公司许可标准必要专利许可范围仅限于中国领域内而不是全球许可（IDC公司许可苹果公司的0.0187%的许可费率为全球范围内的许可），一审法院在IDC公司许可苹果公司的许可费率之基础上，将专利许可使用费率确定为0.019%是非常恰当的。

 

四、结论

本案是我国首例标准必要专利使用费纠纷，在多方面均具有开创意义。在法律关系方面，本案首次使用了“标准必要专利使用费纠纷”这一新的案由；在确定标准必要专利使用费问题上，本案是我国法院首次适用“FRAND”原则作为裁判论述的依据，不仅阐述了“FRAND”义务的内涵，还提出了在“FRAND”义务下标准必要专利许可适用费率的确定因素与具体计算方法。本案的审理不仅对今后类似案件的处理和专利法、合同法、民事诉讼法的修改提供有力支撑，还展示了我国法院审理重大疑难案件的能力与水平、树立了我国法院知识产权审判的良好国际形象，取得了令人赞许的法律效果和社会效果。

 

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[1]例如，美国法院的“微软诉摩托罗拉”案（Microsoft Corp. v. MotorolaInc., Case No. C 10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233.）。