商标通用名称化及相关侵权问题研究——以“金丝肉松饼”商标侵权纠纷案为考察对象

冯晓青

（中国政法大学民商经济法学院  北京 100088）

原载《政法论丛》2015年第3期

 

摘 要：商标通用名称化会导致商标不再受到法律保护，具有正当理由。然而，正是基于商标通用名称化的这种法律后果，在商标司法实践中对涉案商标是否具有被通用名称化的特征，应当谨慎和从严，不能基于他人具有侵权性质的使用而使得侵权蔓延后在一定的范围内注册商标在相类似商品上被淡化和使用而认定注册商标专用权人的商标成为通用名称，从而不再受到法律保护。

关键词：商标；通用名称；合理使用；商标侵权

 

引 言

 

商品通用名称是相对于商品特定名称的术语。它通常是指按照本行业规范（国家标准、行业标准等）形成的规范的名称，或者是依约定俗成而形成的商品名称。商标通用名称化对商标权人来说无疑是一个重大的损失。由于其重要性，在商标侵权纠纷中，在可能的情况下，被告一方往往主张原告的商标被通用名称化，以此摆脱自己的侵权责任。法院一旦确认原告商标形成了通用名称化的客观事实，则诉讼将出现极大的逆转，商标权人的利益很可能无法得到保障。因此，针对典型案件探讨在商标侵权案件中相关通用名称化及相关的商标侵权问题，具有较重要的实践价值和学术意义。 福建省高级人民法院近期作出终审判决的“金丝肉松饼”商标侵权案就具有一定的代表性。本文即拟以此为考察对象，在简要分析商标通用名称化之理论证成后，就商标名称通用化及相关的商标侵权理论和实务问题进行初步探讨。

 

一、商标通用名称化理论之证成

 

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基金项目：本文系作者承担的国家社会科学基金重点项目“中国特色知识产权理论体系研究”（项目编号：11AZD047）阶段性成果，以及中国政法大学优秀中青年教师培养支持计划项目阶段性成果。

作者简介：冯晓青（1966-），男，湖南长沙人，法学博士，最高人民法院知识产权司法保护研究中心首届研究员，中国政法大学知识产权法研究所所长、教授、博士生导师，研究方向为知识产权法、知识产权管理。

为了充分发挥商标的识别功能，防止商标资源浪费，我国《商标法》第49条规定：注

册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。该条规定的商标使用是指“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。商标通用名称化是现实中商标使用的的一种负面现象。历史上，一些曾经非常知名的商标被通用名称化后，造成了不可逆转后果，原商标权人永远丧失了商标权的保护，令人遗憾。从消费者的角度看，商标被通用名称化则主要有以下原因：随着企业技术创新，新产品层出不穷。在新产品进入市场阶段，消费者一时还难以熟悉，于是很自然地以该商品的商标作为这类新产品的通用名称；一些商品商标市场声誉卓著，加上同行厂家习惯于将该商品商标作为同种商品的通用名称，消费者也自然接受；还有是一些产品商标市场占有率大，加上广告效应，以致商标和产品名称深深扎根于消费者心目中，难以避免消费者将商标当成这类产品的通用名称。[①] ^[p301-302]

商标通用名称化，如前面引用的我国在2013年修改的《商标法》所新增规定的，它可能引起商标被撤销的法律后果。因此，对商标权人具有重大的利害关系。商标通用名称化后，为何会导致商标可能被撤销的后果，这是需要进一步明确的问题。笔者认为，这需要结合商标法的立法宗旨和商标保护的功能和作用两方面加以理解。就我国商标法的宗旨而言，它是需要在有效管理和保护商标的基础上，促成厂商改善商品或服务质量，提高商标信誉，进而促进商品经济发展。商标立法宗旨的实现，建立在商标区别商品或服务来源的基本定位上。我国商标法规定，申请注册的商标应具有显著性，便于识别，就是基于商标的这种功能定位。也正是商标的显著性保障了商标区别商品或者服务来源作用的实现。由于商品通用名称代表的是一类商品，而不是特定厂商的特定商品，因此商标法也明确规定商品通用名称不能用于商标注册，否则将会使被核准注册的商标缺乏显著性。在出现商标通用名称化后，商标法对该商标的保护将失去基础和正当性。因此，有必要在商标法中规定注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，该商标可以被依法撤销。

 

二、注册商标可否因为权利人未“及时行使权利”导致在一定范围内他人使用而应认定为通用名称化：“金丝肉松饼”商标侵权纠纷案的思考

 

商标司法实践中，无论是商标侵权纠纷案件还是商标确权纠纷案件，涉及商标通用名称化问题认定的案件并非罕见。在这些案件中，有的案件确实被法院认定为构成了通用名称，从而在该案中不再受到保护，有的案件则否定了一方（或多方）当事人提出的商标通用名称化主张，认为涉案商标应当获得保护或者应当获得注册。在形形色色的案件中，围绕商标通用名称化问题，根据商标通用名称化的法理和我国相关司法解释和政策规定，无非是要么基于法定的理由，要么基于约定俗成的理由进行评判。然而，最近福建省高级人民法院二审的“金丝”肉松饼商标侵权纠纷案[②] 则在进行判决说理时，提出了一个颇为“新颖”的观点：基于注册商标所有人未及时行使权利，导致全国90多家相关食品企业均使用“金丝”肉松饼，在客观上导致含有注册商标“金丝”文字的“金丝肉松饼”成为一类饼的通用名称并形成了相对稳定的市场，从而判决“金丝”注册商标在该案中不予保护。该案二审的核心观点可以理解为：在相类似商品上他人未经注册商标所有人许可，使用与注册商标“金丝”相同的文字作为肉松饼的名称（“金丝肉松饼”），由于使用者较多而形成了相对稳定的市场，该注册商标即可认定为通用化而不受保护。笔者认为，司法判决尽管是个案，但由于其反映了特定案件背后的相关法理，尤其是二审判决具有法律效力，判决依据的基本法理如果存在重大瑕疵，就会导致未来更多的同类案件受到不公平、合理的处理，因此很有必要及时进行深入的探讨。以下将在介绍和分析该案基本事实的基础之上，对二审法院的主要观点（尤其是上述核心观点）进行剖析，以试图明细究竟如何理解和认定商标通用名称化问题。为便于全面考察，也将对本案一审法院观点加以评论。

（一）本案的基本事实[③]

原告邓某于2011年7月29日申请了“金丝”商标注册，2012年11月28日被核准，其注册号为9780194，核定使用商品为第30类的糕点；包子；面包；花卷；馒头；大饼；面粉制品等，该商标有效期截止2022年11月27日。原告获得该注册商标专用权后，先后在2014年1月20日、2014年5月14日许可厦门和晋江两家公司使用其注册商标“金丝”，生产“金丝肉松饼”。2014年3月12日，原告发现被告友臣（福建）食品有限公司（下称友臣公司）在市场上销售带有“金丝肉松饼”字样的食品。友臣公司肉松饼包装正面左上角为“友臣YOUCHEN及图商标”，“金丝肉松饼”在中间竖向一字排开，其中“金丝”两个字为金色，“肉松饼”三个字为红色。原告还借助于公证处访问阿里巴巴网、天猫网和淘宝网，发现在这些网站上有商家在销售“友臣金丝肉松饼”，销售额较大。显示包装上的图片，左上方为友臣YOUCHEN及图商标，“金丝肉松饼”字样在中间横向一字排开，其中“金丝”和“肉松饼”字体和颜色均有差别。

本案被告友臣公司是专门经营糕点（烘烤类糕点）成立于2012年6月8日的食品企业。该公司申请获得的注册商标“友臣”核定使用的商品范围为第30类的饼干；咖啡；糖；馅饼；玉米面；含淀粉食物；豆粉；冰淇淋等。2012年8月2日，友臣公司委托泉州市产品质量检验所检验的样品名称为“金丝肉松饼”，商标为“友臣”，其生产日期为2012年8月2日。此外，友臣公司为打开“金丝肉松饼”产品的销路，通过卫星电视进行了广告宣传，主要内容是：“友臣，金丝肉松饼的领导品牌”。2013年又在电动座椅、桌板、镜框的纸质广告上显示：友臣，“友臣，金丝肉松饼的领导品牌”。另外，一审法院还查明，国家商标局在2014年4月21日驳回了游某在第30类商品上申请注册“金丝肉松饼”商标的注册申请，理由是“该文字是商品的通用名称，用在指定商品上容易造成消费者对商品的误认，不易作为商标注册”。原告基于其发现的事实向厦门市中级人民法院提起诉讼，请求判决被告友臣公司及销售商某世贸分店立即停止侵权并赔偿损失1000万元。

（二）一审法院判理及原告的上诉理由[④]

一审厦门市中级人民法院判决认为：（1）原告在被告涉案商品上缺乏使用意图，违背了商标法规定的诚实信用原则。原因是，注册商标的使用应当符合商标的真实使用意图，由于《类似商品和服务分类表》中没有“肉馅饼”或“馅饼”的类别，原告没有为其第9780194号“金丝”商标指定此类商品，表明其没有在此类商品上使用该商标的意图，也“没有证据证明在2013年7月之前，邓某具有在馅饼或者肉饼商品上使用第9780194号‘金丝’商标的意图和行为”，进而认为原告违背了《商标法》规定的诚实信用原则，在该案中不受保护。（2）被告根据《商标法》第59条规定享有正当使用权。理由是：“金丝”属于汉语的惯用词汇，其作为商标使用不能与汉语词汇的正常使用相冲突。金黄色肉松作为主要原料的馅饼被称为“金丝肉松饼”也符合汉语的通常表达，描述肉松饼的主要原料肉松的颜色和形态的特点。（3）被告在产品上突出标注了“YPOUCHEN及图商标”，其广告宣传的主要内容为“友臣，金丝肉松饼的领导品牌”，突出使用“友臣”商标，使得相关公众和消费者能够识别商品来源，加之“金丝”为汉语的通常表达，不会造成相关公众的混淆和误认。基于上述理由，一审法院判决驳回了原告的全部诉讼请求。

针对一审判决及其上述理由，原告邓某不服，向福建省高级人民法院提起上诉，要求撤销原审判决，改判被告构成侵权并赔偿损失。其主要理由是：

（1）本案中被告友臣公司生产销售的“金丝肉松饼”与原告属于类似商品：根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条、第12条规定，认定商品是否类似，应当以相关公众对商品的一般认识综合判断，应当依法考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道等是否相同或者具有较大关联性，是否容易使相关公众认为商品是同一主体提供的或者提供者之间存在特定的联系。本案中注册商标“金丝”核定使用的商品是“糕点”等，其与友臣公司生产的“肉松饼”都属于大众化食品范畴，无论在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面基本相同。基于此，本案原告主张，即令不被当做相同商品，也至少应当认定为类似商品。

（2） 商标权人行使禁止权，不需要考虑是否指定了在类似商品上获得保护。商标禁用权的根本目的在于保护消费者权益，便于消费者明确区分商品来源，认购注册商标标识的商品，不会产生混淆误认。商标禁止权是商标权的应有之义，不需要注册商标权人在类似商品上有使用意图和行为。按照一审法院的逻辑，注册商标权人在注册商标时在类似商品上没有使用该商标的意图和行为，因此不能获得该注册商标在类似商品上禁止他人使用与注册商标相同或者相似的商标的权利。这种认定是不符合逻辑的，也严重违反常识。一审法院这样做也严重违背了商标标识商品来源避免混淆误认的本质，侵犯了消费者的知情权等合法权益。进言之，根据《商标法》第57条第2款的规定可知，只要其他人未经商标权人授权许可，在类似商品上使用与注册商标相同或者类似的商标且容易导致混淆的，即构成侵权。

（3）“金丝”、“金丝肉松”和“金丝肉松饼”都不是商品通用名称。肉松饼是我国一种很常见的糕点类食品，在我国许多地方都有生产和销售。一审法院认定：“金黄色的絮状肉松被描述为‘金丝肉松’符合汉语的通常表达。金黄色肉松作为主要原料的馅饼被称为‘金丝肉松饼’也符合汉语的通常表达，描述肉松馅饼的主要原料肉松的颜色和形态的特点。”然而友臣公司并没有足够的证据证明“金丝肉松”和“金丝肉松饼”属于国家标准或者行业标准规定的名称，实际上肉松国家标准GB/T 23968-2009（原告一审证据42）并没有金丝肉松这种肉松的种类。更重要的是，友臣公司也没有提交证据证明“金丝”、“金丝肉松”和“金丝肉松饼”在我国已经成为肉松或者肉松饼约定俗称的称呼。其提交的一些其他侵权企业使用了“金丝肉松饼”的“证据”，只能说明不只被告侵犯原告商标权。事实上，原告提起诉讼后，一些使用“金丝肉松饼”的企业纷纷停止使用了这种侵权性质的表达，而那些国内较大规模和影响的肉松饼企业则自始没有使用“金丝肉松饼”字样，则从另一个角度说明“金丝”绝不是对“肉松饼”的描述性使用。注册商标“金丝”在肉松饼上使用具有显著性和区别商品来源的作用。因此，一审法院的认定是错误的，没有法律根据的，也与同类案件同类不同判，造成了法律适用上的不统一。

（三）二审法院观点和判决[⑤]

针对原告的上诉，二审福建省高级人民法院确认了一审认定的基本事实，并查明被上诉人友臣公司在一审时提交了市场上购买的90多种名称为“金丝肉松饼”的实物及照片。二审法院接受了上诉人主张的被告涉案产品与原告产品构成类似商品的观点，同时认为：（1）友臣公司至迟在20012年8月2日即生产出“金丝肉松饼”上，且同时标注了其注册商标“友臣”，该时间早于上诉人涉案注册商标被核准时间。这说明其在生产销售的产品上标注“金丝肉松饼”时并不知道上诉人已将“金丝”商标注册于“糕点”等商品上，表明其是将“金丝肉松饼”作为商品名称使用。（2）国内市场上生产肉松饼的厂家有90多家，这些厂家均约定俗成地将“金丝肉松饼”作为商品的名称使用，且均标记了各自厂家的商标以示区别不同的厂家，进而认为“金丝肉松饼”实际上已经成为肉馅为金黄色丝状肉松的一类饼的通用名称。虽然原审法院将“金丝肉松饼”理解为直接表示肉松饼的主要原料确有不妥，上诉人对此点主张成立，但由于其未在注册商标证颁发之日及时行使注册商标的禁用权，客观上导致含有注册商标“金丝”文字的“金丝肉松饼”成为一类饼的通用名称并形成了相对稳定的市场。在这种情况下，上诉人虽然享有商标的禁止权，由于其不及时行使，现在“金丝肉松饼”已经成为通用名称情况下，其要求被上诉人停止侵权的请求有悖公理，不应得到支持。本案中，上诉人许可他人使用“金丝肉松饼”由于时间短，且“金丝”在肉松饼上作为商标使用显著性也较弱，缺乏知名度，而被上诉人及相关厂家已将“金丝肉松饼”作为产品名称在全国范围内广泛使用，尤其是被上诉人已经在上诉人注册商标授权之前即已开始使用，且经过媒体的广泛宣传，已经在市场上享有相当高的知名度，相关公众不会将其与上诉人生产或上诉人相关联，从而不会导致混淆误认。（3）在上述前提下，被上诉人在其产品上将“金丝”和“肉松”标注为不同颜色，系基于商业广告的考虑，在其标注自身注册商标的情况下，相关公众不会将其误认为“金丝牌”的肉松饼。因而上诉人关于被上诉人的产品将“金丝”与“肉松饼”分别标注不同颜色构成侵权的主张不能成立。同样，被上诉人虽然将“金丝”商标的文字作为其商品名称使用，但因为相关公众不会产生混淆误认，因而构成侵权的主张也不成立。

（四）对本案一、二审法院判决理由的思考与评析

本案一二审都判决原告败诉，认定友臣公司及其他被告行为不构成商标侵权。其中一二审所持的基本立论和主要观点，笔者认为颇值得深入思考和探讨，因为这涉及对商标侵权、商标使用意图与商标保护之间的关系、商标通用名称化、商标正当使用、混淆与误认的界定等重要问题，尤其是其中的商标通用名称化问题，是本案二审判决的主要考量。故以下将以商标通用名称化认定为重点，就上述问题加以探讨。

（1）商品相同或者相类似的判断

本案由于不涉及注册驰名商标保护，在认定被告是否构成侵犯原告注册商标专用权问题上，显然应当明确双方的商品应当属于相同或者类似商品，否则被告即使是对原告“金丝”商标做相同或者近似的使用，也不存在侵权的基础。因此，需要就原被告商品是否属于相同或者类似商品加以探讨。本案中，原告的注册商标限定使用的商品类别为第30类“糕点；包子；面包；花卷；馒头；大饼；面粉制品；以谷物为主的零食小吃”。而被告友臣公司的生产销售的肉馅饼在包装上明确标示为“烘烤类糕点”，从这个意义上讲应属于糕点的下位概念，从概念的内涵来说落入了原告注册商标核定使用的商品范围。如果不能从相同商品上下结论，则结合我国司法解释相关规定，笔者认为两者构成类似商品也是合理的。具体分析如下：

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条规定，《商标法》第57条第（2）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品；第12条规定，人民法院依据《商标法》第57条第（2）项规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。根据上述规定，判断商品是否类似，主要应基于相关公众对商品及其相关属性的认识加以评判。所谓相关公众，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条的规定，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。根据其第9条、第10条与第11条的规定，商标混淆可能性的分析需要考虑相关公众、商标的区分度及认识效果。只有相关公众对商标与商品、生产者的关系产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系，才能认定存在商标混淆可能性。最高人民法院在（2010）民提字第113号判决书中指出：“相关公众一般是指全国范围内的相关公众，但如果被指称的行业或者商品由于历史传统、风土人情或者自然条件、法律限制等原因而被局限在特定地域市场或者其他相关市场内，则以该相关市场的公众作为判断标准。”

在本案中，肉松饼与糕点的相关经营者是零食销售者，包括零售店与超市；消费者是不固定的大众群体。从消费者的选择来看，两者作为零食，功能上可以相互替代，消费者很容易进行替代选择，使得一类商品的消费群体向另一类商品流动，从而对上诉人与被上诉人的市场利益产生影响。因此，可以认定相关公众容易产生混淆。在本案中，相关公众是消费肉松饼的普通消费者，其施以普通注意力如果难以对被告生产销售的产品与原告已经许可他人生产销售的“金丝肉松饼”相区分，就可以认定两者为类似商品。《类似商品和服务分类表》3006群组中具有糕点、馅饼商品名称，但由于两者都属于零食，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均具有相同的特点，如在销售渠道方面两者通常是摆放在一个区域供消费者选择，因此认定两者属于类似商品是合理的。事实上，本案二审法院已经明确肯定了这一点。只不过一审法院没有正面论证这一问题。

（2）使用意图与注册商标专用权保护的关系

从一般的商标法原理来说，商标申请注册的主要目的在于使用，因为只有使用才能发挥商标的作用，逐渐树立商标的信誉，进而实现商标的资产价值，提高商标的竞争力。但是，在商标专用权保护意义上，一个企业没有在相类似商品上申请注册同一商标，却不能否认其有权借助于商标专用权的禁止权权能禁止他人在相类似商品上使用相同或者近似的商标。换言之，注册商标所有人禁止权，不需要在类似商品上申请注册相同或者近似的商标。本案一审中，法院判决强调原告在在肉馅饼商品上没有“使用意图”，因而不能主张禁止被告针对肉松饼使用与其注册商标相同的文字“金丝”。笔者认为，该观点显然是混淆了商标使用意图与商标专用权、商标禁止权之间的关系，否定了商标禁止权在本案中的适用。事实上，商标禁止权与商标专用权的范围并不完全相同，因为根据我国《商标法》规定“注册商标专用权的保护范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限”，而商标禁止权则涵盖了禁止他人未经许可在相同或者类似商品上使用相同或者金丝的商标，后者的范围明显大于前者。之所以如此，笔者认为是由商标制度的立法宗旨所决定的。商标法通过确保商标的显著性而建立商标的信誉，以此促进厂商改善商品或者服务质量，实施商标战略取得市场竞争优势。这就必然要求防止和制止任何导致消费者混淆、误认的行为。他人在相同或者类似商品上使用与他人注册商标标识相同或者近似的标识，就很可能导致相关公众的混淆误认，从而损害商标权人的利益。因此，尽管商标专用权的范围限于上述规定的内容，商标权人却可以基于商标禁止权扩大对其商标的保护。而其中扩大保护的部分（即商标专用权范围以外的部分）就涉及类似商品上使用相同或者近似的商标。商标权人即使在涉案事件出现时仍然没有在类似商品上使用的“意图”，也不妨碍其基于商标禁止权追究侵权人的侵权责任。基于此，本案中原告无论是否在相类似商品“肉松饼”、“馅饼或者肉馅饼”上存在使用的意图，均不会影响其主张权利。由此可见，一审法院判决说理“使用意图说”的合理性值得商榷。事实上，一审法院断言原告没有在涉案类似商品上使用的意图，本身也没有充分的依据。二审法院对于一审法院的上述观点未做纠正，留待我们进一步思考。

（3）通用名称及其判断问题

本案一二审否认原告的主张应当受到保护的一个关键理由均为“金丝肉松饼”中“金丝”是肉松饼一类饼的“通用名称”。因此，以下需要深入探讨“金丝”究竟是否为“肉松饼”的通用名称。基于此，对在前述商标通用名称化理论正成基础上，剖析如何认定及相关法律适用是必要的。

商标法中的商标通用名称分为法定通用名称和约定通用名称。根据2005年12月国家商标局和商标评审委员会制定的《商标审查及审理标准》规定，前者是指国家标准、行业标准规定的通用名称，后者则是指约定俗成的商品的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。我国一些涉及商标确权和商标侵权纠纷的司法判例对通用名称的基本内涵基本都达成了共识，强调通用名称的广泛性和规范性特征。如北京市高级人民法院的一份判决书指出： “商品的通用名称是指为国家或者某一行业所共用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。通用名称应具有广泛性、规范性的特征。就通用名称的广泛性而言，其应该是国家或者某一行业所共用的，仅为某一区域所使用的名称，不具有广泛性；就规范性而言，其应该符合一定的标准，反映一类商品与另一类商品之间根本区别，即应指代明确。”[⑥] 学术界则有观点认为：商品通用名称是指在某一范围内为相关公众普遍使用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓，包括规范的商品名称、俗称以及简称。通用名称既要规范化，又要得到相关公众的普遍认同及使用，这不但是通用名称的本质特征，也是判定通用名称的主要依据。此规范性，是指通用名称应能反映不同类型商品之间本质区别。就普遍认同及使用而言，系指通用名称应为相关公众所公知和共用。[⑦] 还有观点认为：通用名称的本质在于通用性而不是规范性，也不在于唯一性。[⑧]

一般地说，在发生纠纷时针对法定通用名称的情况较好处理，对于约定俗成的通用名称则由于判断标准和认识不一而难以形成一致意见。不过，这并不妨碍我们在理论认识上的一致性。所谓约定俗成的通用名称，是指相关公众普遍认为特定名称能够指代某一类特定的商品。对于约定俗成的通用名称，还存在着在多大地域范围确定的问题。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条规定，原则上应以全国通用为原则。不过，基于名称形成的背景、历史，加之考虑到我国地域辽阔的原因，在有些情况下不宜以全国通用为标准。这些情况主要是指基于历史传统、风土人情、地理环境等原因，如果相关市场较为固定，则亦可认为属于通用名称。例如，最高人民法院再审的山西沁州檀山皇小米发展有限公司等与山西沁州黄小米（集团）有限公司侵害商标权纠纷再审案就体现了这种观点。[⑨]

就本案而言，“金丝肉松饼”中的“金丝”是否为肉松饼一类饼的通用名称，则也需要从法定以及约定俗成方面加以考虑。从法定标准看，我国涉及食品的国家标准或行业标准均没有“金丝肉松”和“金丝肉松饼”的商品通用名称和通用的汉语表达。例如，《中华食品工业大辞典》不存在“金丝肉松”的肉松品种，在权威的词典、工具书中也没有关于“金丝肉松饼”的说法。即使是就“金丝”本身而言，也不能说是一审判决中所说的“汉语的通常表达”。以《现代汉语词典》为例，并没有“金丝”一词。在《辞海》中则确有“金丝”的解释：1.金制的线。2.乐器的金属弦。3.借指弦乐器。4.借指《乐经》。5.比喻柳树的垂条。6.比喻飞溅之泉水。7.喻指烟草。这也说明“金丝”并非汉语中固定的常用词汇。当然，在汉语中也有个别与其他词语连接的术语，如金丝楠木、金丝猴、金丝雀，在个别文艺作品中则用来比喻“垂柳”、“飞溅之泉水”、“烟草”等。由此可见，“金丝”并非汉语的较为固定的通常表达，将“金丝肉松”、“金丝肉松饼”视为汉语的通常表达也就相应缺乏依据。本案一审判决将其视为汉语通常表达是为被告不构成侵权寻求不适当的依据，因而是不可取的。换言之，本案中注册商标“金丝”并不是肉松商品的通用名称。以通用名称主张被告不侵权难以成立。

在本案中，从第631432号、第5410385号商标档案看，商标局将“金丝”作为商标在“肉松”上批准注册，证明不存在“金丝肉松”的肉松品种。至于二审法院提到被上诉人在2014年4月21日在第30类商品上申请注册“金丝肉松饼”商标时，商标局认为“该文字是商品的通用名称，用在指定商品上容易造成消费者对商品的误认，不宜作为商标注册”，法院进而将其作为本案中“金丝”是“金丝肉松饼”通用名称的重要依据之一。笔 者则认为，我国商标审查实行个案审查原则，针对个案中所作出的结论，不能当然地适用到本案中。

本案二审法院对“金丝”是否为“金丝肉松饼”之通用名称的判断，还值得特别关注和思考的一个论证思路和立场的是：其认为被告由于在获得商标注册后，由于没有及时行使权利，以致全国有90多家企业都在使用“金丝肉松饼”，从而在客观上造成了金丝注册商标中“金丝”成为了商品通用名称。这由此导致原告再主张制止被告使用“金丝肉松饼”不具有合理性，从而驳回了原告（上诉人）的诉讼请求。笔者对此观点不敢苟同，认为依据该观点做出的判决不是依法保护商标权人的合法权益、而是通过法院判决形式为侵权人形成所谓“相对稳定的市场”披上合法的外衣，非常不利于公平合理地保护商标权人的合法权益。具体理由如下：第一，上述观点所持的事实依据不足。在本案中，并非全国很多做食品的企业都在使用“金丝肉松饼”生产销售一类饼类食品，像雅客、盼盼、珠穆朗玛等大型食品企业并未在“肉松饼”上使用金丝字样，被告自身、百分爱、黄则和在上诉人开始维权后均已改名，不再使用“金丝”字样。二审法院确认全国有90多家食品公司使用了“金丝肉松饼”，而事实上根据原告查明的事实，名单中一些企业成立日期与使用该“金丝肉松饼”日期有出入，有待进一步查明。即使假定二审确认的这90多家企业确实都使用了“金丝肉松饼”，那也只能证明原告被侵权现象的严重性和法院维权的紧迫性，而不能反过来据此认定原告的商标中文字“金丝”成为了“金丝肉松饼”的通用名称。否则，就会在事实上使法院生效判决成为庇护侵权的温床，权利人商标专用权的保护则失去最后一道防线。第二，上述观点无论从商标法一般原理还是商标通用名称化理论来说都不成立。从商标法一般原理来说，注册商标所有人获得商标专用权后，有权自行决定行使权利的时间和方式，有权决定其在何时、何地针对何侵权对象追究侵犯其注册商标专用权的行为。如果按照二审法院的观点和逻辑推理，任何一个商标权人在获得商标注册后一定时间内（在本案中只有一年左右，因为原告获得商标注册一年左右即许可他人使用了）由于其商标在特定商品上使用具有较好的契合性（如本案“金丝”之于“肉松饼”）被同行竞争者看中并迅速使用和蔓延，由于其主张权利时已经有些使用者，此时甚至在全国范围内形成了一定的市场规模，法院就不宜再追究这些使用者的侵权责任，因为该商标通过侵权人的使用而被视为通用名称了。这种观点和推论显然具有很大的问题，因为侵权形成的所谓相对稳定的市场规模以及其侵权造成的商标被淡化，恰恰是需要法院通过制止侵权正本清源的。如果法院还基于侵权的蔓延反而认可造成的侵权后果，岂不是本末倒置、是非不分了。从商标通用名称化原理看，如前所述，本案中并不存在法定的约定俗成的通用名称“金丝肉松饼”，那么只能从约定俗成方面加以判断。但令人遗憾的是，二审法院根本没有对是否属于“约定俗成”的通用名称进行分析，而是先入为主地套上“这些企业约定俗成”地将“金丝肉松饼”作为商品的名称使用。由于将他人商标的使用解释成通用名称对商标权人具有重大利害关系，在解释上显然应当从严而不是随意，如约定俗成通用名称一般应当具有在全国范围内相关公众普遍认为系指某类特定产品。而事实上，食品行业领域的巨头均始终没有使用“金丝肉松饼”，足以证明它不是约定俗成的通用名称。

诚然，笔者并不否认这样一种情况：权利人长期怠于行使权利，以致使用权利人商标的侵权产品蔓延，在客观上导致权利人商标成为通用名称。这种情况如引起纠纷，有可能被法院视为原告滥用权利而不受保护。但是，正如前面所强调的，由于商标通用名称化对权利人利害关系重大，在涉及判断是否存在商标通用名称化问题时，法院应当从严和谨慎。以权利人主张权利的时间为例，如果其发现侵权并向法院起诉要求制止时离获得注册商标所有权的时间不久，就不宜怪罪于权利人“没有及时行使权利”而导致其商标被通用名称化。就本案而言，权利人邓某从获得商标专用权到主张权利时间间隔并不长，尤其是其在获权后不久实施了许可行为。因此，不宜认定其怠于行使权利而造成其商标被他人使用形成通用名称化的后果应当由其自身“买单”，反而确认被告和其他使用者行为的合法性。事实上，一些商标哪怕是被很多人不当使用了很长的时间，以致造成了通用名称化的现象，有关主管机关仍然试图予以挽救。例如。美国杜邦公司的FREON（氟里昂）制冷剂商标，美国克莱斯勒公司的Jeep（吉普）汽车商标，在国人心中很多是商品通用名称。国家工商行政管理局发出通知，原吉普车改称“越野车”，将原氟里昂改为“氟制冷剂”。还如，有些驰名商标甚至已经被通用名称化，也仍然通过采取补救措施予以挽回。如美国胜家（Singer）公司的Singer商标“失而复得”的经历就值得借鉴。笔者认为，原因在于，商标权作为一种私权，理应受到法律的充分、有效的保护。在可能的情况下，这种充分、有效的保护不容打折扣，否则将难以充分维护其合法权益。法律和司法实践只是基于公平和利益平衡考虑，针对特定情况下造成的商标通用名称化不再予以保护。

（4）正当使用及其使用方式正当的问题

本案中，一二审法院均主张被告使用属于《商标法》规定的合理使用范畴。其实，即使性质属于商标合理使用范畴，也存在使用方式是否正当的问题。换言之，在原则上可以认定适用于商标合理使用范畴的前提下，也需要仔细评判涉案被告使用行为是否具有正当性。笔者认为正当性评判的关键在于：被告在其商品上使用包含原告注册商标字样时，不应当起到标识商品来源的作用，以致使消费者误以为该标识具有商标的功能。就本案而言，被告友臣公司在其生产、销售的肉松饼外包装及其小包装上使用了“金丝肉松饼”几个字，而且有意通过不同颜色和字体，以及位置确定突出“金丝”，给人的感觉是“金丝牌肉松饼”，或者使消费者误以为其与“金丝”注册商标的肉松饼有特定的联系。虽然被告友臣公司同时在该商品包装左上角上标记了“友臣”，并且在这两个字右上角还打上了商标注册标记（圆圈内加一个大写字母“R”），但笔者认为这并不足以消除被告的侵权性质。原因如下：第一，被告在涉案商品外包装的字体大小、位置布局和颜色搭配，使得消费者会误以为涉案商品为“金丝牌”。本案中涉案商品，被告商品包装左上角上标记的“友臣”及商标注册标记非常小，相对于字体大得多、位置显眼的“金丝肉松饼”而言，在消费者视觉效果上，仍然是以“金丝”体现商品的。第二，被告在涉案商品上打上自己的商标名称和涉嫌侵权商标名称，不能当然地将他人名称理解为不是商标，因为从企业品牌战略、生产经营战略的角度看，完全可以在一个总商标下下设细分商标，形成产品的不同系列，这些不同的系列也属于商标性质的使用。笔者猜测，一二审法院之所以自信被告没有侵犯原告注册商标专用权，过于看重其在涉案商品上已经使用了自己的商标名称和标记是问题的关键之一。法院没有再往前走一步，分析被告使用方式是否具有不正当性，结果导致最终评判的结果缺乏公正，令人遗憾。

 

三、结论

 

商标通用名称化不仅会导致在商标纠纷中注册注册商标所有人的注册商标专用权得不到有效保护，而且还可能导致商标专用权被撤销的后果。因此，对于商标权而言，如何防止其自身来自不易的商标被通用名称化，是值得高度重视的重要问题。但是，正因为商标通用名称化对注册商标所有人而言具有重大利害关系，在商标侵权诉讼中涉及是否存在商标通用名称化问题时，应当作出非常严格而谨慎的解释，以免不适当地损害商标权人的合法权益，不利于商标法律制度的有效实施。从这个角度看，本案二审法院主张由于商标权人获得注册后未及时行使权利而导致其他一些企业使用“金丝”作为“肉松饼”的通用名称，从而在客观上形成了较为稳定的市场格局，进而不再追究侵权人的侵权责任、商标权人的利益不再受到保护，其合理性值得商榷。

 

Research on Generic Name and Related Trademark Infringement Issues: A Perspective of "Watkins meat muffin" Trademark Infringement Disputes

 

FENG Xiao-qing

(School of Civil, Commercial and Economic Law, China University of Political

Science and Law, Beijing 100088 China )

 

Abstract: The generic name of the trademark will cause no longer be protected by law, which has a legitimate reason. However, just based on the common name of this trademark legal consequences, in the judicial practice of trademark involved whether a trademark is generic name of the feature, it should be cautious and strict, not based on others with the use of the infringing nature of the infringement so spread after registering a trademark within a certain range on a similar product it has been diluted and the use of trademarks registered trademark finds it become generic, and thus no longer protected by law.

Keywords: Trademarks; generic name; rational use; trademark infringement

 

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注释：

[①] 冯晓青.企业知识产权战略[M].知识产权出版社:2008.

[②] （2015）闽民终字第192号民事判决.

[③]  （2015）闽民终字第192号民事判决.

[④]  （2015）闽民终字第192号民事判决.

[⑤]  （2015）闽民终字第192号民事判决.

[⑥] 北京市高级人民法院行政判决书(2006)高行终字第188号.

[⑦] 尹红强.商品通用名称与商标权辨析[J].河北学刊,2014,(2):144.

[⑧] 吴新华.商标与商品通用名称辨析[J].中华商标,2007,(10):60.

[⑨] 夏君丽.刘媛.产区特定的谷物名称构成通用名称[J].人民司法,2014,(10):28.