商标侵权纠纷中商标使用行为的分析——某食品有限公司诉南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司侵害商标专用权纠纷案

刁佳星

 

[本案要旨]

商标本身的功能是为商标提供法律保护的正当化基础，依商标法之本旨，商标法首要的核心的功能为其识别功能。对于侵权行为人的商标使用而言，笔者认为对于在商业活动中企图借他人商标表明商品或者服务的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体，均可认为商标的使用。在商标侵权中，“商标使用”行为扩展至“商标性使用”行为，导致混淆（或者对驰名商标的淡化）商标权人的商标的结果发生之虞时也要予以规制。在对商品是否相同进行判断时，应依客观标准，以《商品注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品或服务区分表》为依据；在对商品是否类似进行判断时，应采纳主观标准，《商品注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品或服务区分表》为参考，也即商品类似的判断不必严格拘泥于分类表，在某些情况下可以突破分类表。

 

[案件信息]

上诉人（原审被告）：南京某食品有限公司

上诉人（原审被告）：阜阳某肉类加工有限公司

被上诉人（原审原告）：某食品有限公司

案由：侵害商标专用权纠纷

案号：北京市知识产权法院（2014）京知民初字第85号民事判决；

北京市高级人民法院（2015）高民（知）终字第4005号民事判决。

 

[原被告主张及理由]

原告某食品有限公司诉称：一、某食品有限公司是“好多鱼”系列商标的权利人。其中，核定使用在膨化土豆片、饼干等商品上的第5150404号“好多鱼”商标经过宣传使用，已经达到驰名程度。二、南京某食品有限公司和阜阳某肉类加工有限公司未经某食品有限公司许可，在其鱼香肠商品上使用“好多鱼”文字，违反了我国商标法第五十七条的规定，侵犯了某食品有限公司的注册商标权。三、南京某食品有限公司和阜阳某肉类加工有限公司生产销售的肠类商品，与某食品有限公司驰名商标指定使用的商品相关联，容易造成公众的混淆误认，也会淡化某食品有限公司驰名商标的显著性，违反了我国相关司法解释对于驰名商标保护的规定，侵犯了某食品有限公司的驰名商标权。南京某食品有限公司和阜阳某肉类加工有限公司系关联企业，与某食品有限公司同属食品行业，对某食品有限公司品牌情况应属明知，在此情况下仍实施上述行为，具有主观恶意。故请求判令南京某食品有限公司和阜阳某肉类加工有限公司停止侵权、赔偿损失、消除影响。

被告南京某食品有限公司和阜阳某肉类加工有限公司共同辩称：1.南京某食品有限公司和阜阳某肉类加工有限公司所生产的鱼肠上使用的是自己的驰名商标“旺润”，“好多鱼”是反映产品的主要原料。南京某食品有限公司与阜阳某肉类加工有限公司所生产的鱼肠与某食品有限公司“好多鱼”系列商标指定使用的膨化食品无关，两者在超市卖场的摆放柜台不一样，故未侵犯某食品有限公司注册商标专用权。2.现有证据表明南京某食品有限公司在2008年开始就在鱼肠上使用“好多鱼”，当时，某食品有限公司的“好多鱼”系列注册商标还没有知名度，不存在搭便车、傍名牌的情况。因此，请求法院驳回某食品有限公司的诉讼请求。

 

[一审法院查明的事实]

原告某食品有限公司系第4677238.5150404.7699201.9237342.7699264.7699468号“好多鱼”系列商标的商标权利人，其中第4677238.5150404.7699201.9237342号“好多鱼”商标的核定使用商品为第30类“咖啡、茶、饼干、膨化水果片、膨化土豆片、食用淀粉产品、调味品、以谷物为主的零食小吃”等，第7699246号“好多鱼”商标核定使用商品为第29类“蔬菜罐头、加工过的槟榔、蛋、牛奶饮料（以牛奶为主的）、食用油脂、干食用菌”等，第7699468号“好多鱼”商标核定使用商品为第18类“钱包、皮垫、登山杖、宠物服装、香肠肠衣、学生用书包”等。目前均为有效注册商标。

为证明在第30类膨化土豆片等商品上注册的第5150404号“好多鱼”商标已达到驰名程度，某食品有限公司向一审法院提交了相关证据。

2014年9月10日，某食品有限公司向南京某食品有限公司发送律师函，主要内容为：某食品有限公司是“好丽友”系列商标的权利人。…希望南京某食品有限公司收函后，停止一切通过网络、实体店销售侵权产品的行为，尽快协商解决。2014年11月16日，南京某食品有限公司向某有限公司复函称：其在含有鱼肉成分的鱼肉风味火腿肠产品属于国际分类中的第29类产品，而某食品有限公司“好多鱼”商标核定使用商品为第30类，两类商品属性、成分之间不存在相似或类似关系；其鱼肉风味火腿肠产品上标注“好多鱼”字样，是对产品属性的客观描述，为合法正当的使用，依法不属于侵权行为。

 

[一审法院判决理由与裁判结果]

一审法院经审理认为，原告某食品有限公司拥有第30类膨化土豆片等商品上的“好多鱼”注册商标，其注册商标专用权理应受到法律保护。南京某食品有限公司委托阜阳某肉类加工有限公司生产的“旺润”好多鱼鱼肉火腿肠在内外包装及包装箱均突出使用了“好多鱼”字样，该字样能够起到标识商品来源的作用，属于商标法意义上的商标使用方式。火腿肠与膨化土豆片同属于休闲食品，在销售渠道、销售群体和消费对象等方面基本相同，某食品有限公司在膨化土豆片上使用的“好多鱼”注册商标知名度较高，南京某食品有限公司在其鱼肉火腿肠上突出使用“好多鱼”文字，容易导致相关公众认为两商品来自同一提供主体或者存在特定联系，从而对商品来源产生混淆与误认。因此，南京某食品有限公司与阜阳某肉类加工有限公司生产的好多鱼鱼肉火腿肠侵犯了好丽友公司拥有的第30类膨化土豆片等商品上的“好多鱼”注册商标专用权，理应承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。故判决：南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司立即停止在其生产的鱼肉火腿肠上使用“好多鱼”字样；在“淘宝网”、《中国知识产权报》刊登声明，消除影响；赔偿某食品有限公司经济损失及合理开支；驳回原告的其他诉讼请求。

 

[上诉与答辩理由]

原审被告南京某食品有限公司与阜阳某肉类加工有限公司不服原审判决，提起上诉。其上诉理由均是：第一，南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司使用的“好多鱼”仅是对商品原料的提示性描述，不是作为商标使用的。第二，某食品有限公司的“好多鱼”注册商标核定使用的“膨化土豆片”商品与南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司使用的火腿肠商品不构成类似商品。第三，南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司使用“好多鱼”文字属于正当使用行为，不属于侵犯商标专用权的行为。第四，某食品有限公司的“好多鱼”商标并没有达到驰名商标的状态。第五，原审法院判决南京某食品有限公司、阜阳某肉类加工有限公司承担的民事侵权责任不具有事实及法律依据，应当予以驳回。

原审原告某食品有限公司服从原审判决。

 

[二审法院查明的事实]

二审法院查明的事实与一审法院相同。另查明，某食品有限公司的第4677238号“好多鱼”商标申请日期为2005年5月24日，于2008年3月14日被核准注册；第5150404号“好多鱼”商标申请日期为2006年2月7日，于2009年3月21日被核准注册。

在本案审理过程中，南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司认可二者为委托加工的法律关系，同时称根据国家工商行政管理总局商标评审委员会于2015年10月15日作出的商评字[2015]第71593号《关于第14632907号“好多鱼”商标驳回复审决定书》（简称第71593号决定），案外人江苏某肉类公司已经获准了第14632907号“好多鱼”商标在猪肉食品、火腿、香肠、鱼制食品四项商品上的注册申请，并予以初步审定，同时江苏某肉类公司同意与南京某食品有限公司共同使用前述商标，故申请本案中止审理。南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司为证明其上述主张，补充提交了相关证据，并称前述商标的申请日期为2014年6月24日。

某食品有限公司不认可南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司在二审阶段补充提交的证据，并称涉案主张的被控侵权行为均是发生在2014年5月1日之后，同时提交相关证据用以证明“好多鱼”系列商标系某食品有限公司首创。南京某食品有限公司及阜阳某肉类食品有限公司不认可上述证据。

二审法院对上述证据均不予认可。

[二审法院判决理由与裁判结果]

二审法院认为：《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该法第五十七条第（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。该法第五十九条第一款规定，注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

本案中，某食品有限公司系第30类膨化土豆片等商品上“好多鱼”注册商标的注册人，其注册商标专用权应受法律保护，并有权禁止他人从事损害其注册商标专用权的行为。

在判断他人是否从事了侵犯注册商标专用权的行为时，应以他人系对特定标志构成商标意义上的使用为前提，若他人对特定标志的使用并不能产生识别商品来源的作用时，则该使用特定标志的行为并非商标意义上的使用，故不应属于侵害他人注册商标专用权的行为。在具体的判断过程中，应当结合该特定标志所使用的相关公众的通常认知水平、相关领域普遍的使用方式、特定标志具体的展现形式等，进行综合判断。具体本案而言，根据食品行业通常使用商标的形式，该行业经营者会将商标印刷在食品的外包装或相应的广告宣传制品之上，从而达到相关公众能够识别商品来源的作用，特别是为了突出商品的来源，甚至会将特定标志予以突出、放大、区别于食品外包装其他组成要素进行表现。根据在案证据，南京某食品有限公司委托阜阳某肉类加工有限公司生产的“旺润”好多鱼鱼肉火腿肠产品在外包装袋上突出、放大使用了文字“好多鱼”，在外包袋左上角标注了“旺润Wang Run”，该包装袋正面还标注了文字“鱼肉风味火腿肠 美味尝鲜 鱼味无穷”并配有卡通鱼的插图；在该包装袋的背面配料部分，标注了“鸡肉、鱼肉、猪肉、水、淀粉…”；该产品的内包装上同样标注了文字“好多鱼 鱼肉风味火腿肠”及“旺润Wang Run”,相关文字平行排列，文字“好多鱼”字体与表现形式明显区别于其他部分。正是基于涉案上述被控侵权产品中“好多鱼”文字的使用方式，相关公众看到该文字时，根据对该类产品通常商标的认知习惯，会认为文字“好多鱼”具有了识别商品来源的作用，属于商标法意义上的使用，因此原审法院对此认定正确，二审法院予以确认。南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司此部分的上诉理由[1]缺乏事实及法律依据，二审法院不予支持。

在商标侵权纠纷中，判断类似商品上使用的与其注册商标相同或近似的商标，是否容易导致混淆时，应以注册商标所形成的商业信誉、商品声誉为出发点进行认定，即此时判断的主体标准是注册商标核定使用商品的相关公众，而非被控侵权行为的相关公众等主体。

本案中，基于某食品有限公司所提交的证据，能够证明“好多鱼”注册商标在膨化土豆片商品上具有较高知名度，结合涉案被控侵权产品上使用“好多鱼”文字与某食品有限公司所拥有的“好多鱼”注册商标在文字构成、含义、整体表现形式上近似程度较高；且火腿肠与膨化土豆片同属休闲食品，二者在销售渠道、消费群体等方面基本相同，故南京某食品有限公司在其鱼肉火腿肠上突出使用“好多鱼”文字，容易导致相关公众认为两商品来源于同一主体或者彼此存在特定联系，进而对商品的来源产生混淆。原审判决此部分认定正确，二审法院予以确认。虽然南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司主张被控侵权的鱼肉火腿肠外包装上还有其注册的“旺润Wang Run”、“雨润Yunrun”,故不会导致相关公众的混淆。对此二审法院认为，因我国商标法并未限定产品外包装上只能标注一个商标，故在涉案火腿肠产品上已经标注文字“好多鱼”，且足以导致相关公众对商品来源产生混淆误认的情况下，涉案火腿肠产品上标注其他注册商标并不能当然的作为排除混淆明确、当然、直接的证据，否则将容易导致他人利用标注案外注册商标，从事实质损害涉案商标注册人合法权利的情形出现。因此，二审法院对上诉人该部分上诉理由不予支持。

在判断他人是否构成正当使用商标标识行为的认定中，应当结合涉案使用特定标识的行为是否出于善意、是否作为自己商品的商标使用、是否只是为了说明或者描述自己的商品等方面进行综合认定，根据前述认定，结合在案某食品有限公司涉案注册商标的知名程度、申请注册及核定日期、南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司在火腿肠产品上使用“好多鱼”文字的方式、使用目的等，南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司实施的涉案被控侵权行为主观上难言善意，客观上已经构成商标意义上的使用，而且超出了说明或者描述自身商品的合理范畴，故二审法院对其此部分上诉主张不予支持。

综上，根据在案证据，足以证明南京某食品有限公司和阜阳某肉类加工有限公司生产的好多鱼鱼肉火腿肠侵犯了某食品有限公司拥有的第30类膨化土豆片等商品上的“好多鱼”注册商标专用权，故其应承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。因某食品有限公司在向南京某食品有限公司及阜阳肉类加工有限公司发送律师函后，其并未停止涉案被控侵权行为，结合某食品有限公司在第30类膨化土豆片等商品上“好多鱼”注册商标知名度的情况。南京某食品有限公司及阜阳肉类加工有限公司涉案的被控侵权行为已经对某食品有限公司的商誉造成了损害，故原审法院判决南京某食品有限公司及阜阳肉类加工有限公司承担消除影响的民事责任并无不当。同时，二审法院认为，原审法院酌定南京某食品有限公司及阜阳肉类加工有限公司共同赔偿的经济损失金额并无不当。

故此，判决驳回上诉，维持原判。

 

[判解与学理研究]

 

根据南京某食品有限公司与阜阳某肉类加工有限公司的上诉理由，本案的争议焦点主要在于其使用的“好多鱼”是否仅是对商品原料的提示性描述，不是作为商标使用的？某食品有限公司的“好多鱼”注册商标核定使用的“膨化土豆片”商品与其生产的火腿肠商品是否构成类似商品？商标本身的功能是为商标提供法律保护的正当化基础，依商标法之本旨，商标法首要的核心的功能为其识别功能。对于商标使用（商标性使用）而言，笔者认为对于在商业活动中表明商品或者服务的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体，均可认为商标的使用。在对商品类别是否相同进行判断时，应依客观标准，以《商品注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品或服务区分表》为依据；在对商品类别是否类似进行判断时，应采纳主观标准，《商品注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品或服务区分表》为参考，也即商品类似的判断不必严格拘泥于分类表，在某些情况下可以突破分类表。