商标许可使用合同无效的认定及其法律后果——株洲某塑料建材有限公司诉株洲某塑胶有限责任公司商标许可使用合同纠纷案
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：冯晓青 时间：2012-11-12 阅读数:
[本案要旨]
商标许可使用合同无效属于合同无效的类型之一。根据我国《合同法》的规定，商标许可使用合同无效可以基于以下原因而产生：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。本案涉及的是涉案商标许可使用合同是否存在“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的情形。对此二审法院否定了一审法院关于构成恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的事实认定。本案反映了商标许可使用合同无效认定一定的复杂性。
[案情信息]
原告（被上诉人）：株洲某塑料建材有限公司（以下简称某塑料建材公司）
被告（上诉人）：株洲某塑胶有限责任公司（以下简称某塑胶公司）
案由：商标许可使用合同纠纷
案号：株洲市中级人民法院（2007）株中法民三初字第26号民事判决；
湖南省高级人民法院（2008）湘高法民三终字第25号民事判决
[一审法院查明的事实]
株洲市中级人民法院查明：某塑料建材公司是湖南省株洲某化学工业集团公司（后变更为株洲化工集团某有限公司，以下简称某化工集团公司）与香港某投资有限公司于
[一审法院判决理由与裁判结果]
株洲市中级人民法院认为：本案《注册商标许可合同》所涉及的“湘瑞及图”商标为湖南知名品牌，具有较高商业价值，系某塑料建材公司的无形资产。某化工集团公司为国有企业，系某塑料建材公司的控股股东，“湘瑞及图”注册商标这一无形资产系国有企业对中外合资企业投资所形成的资产，属国有资产性质。某塑料建材公司和某塑胶公司所签订的《注册商标许可合同》从表面形式上看是两个平等主体之间的合同，但从合同的内容分析，该合同约定商标许可使用为无终了期限的合同，如某塑料建材公司终止，“湘瑞及图”商标无偿让与某塑胶公司。因某塑胶公司与某塑料建材公司系生产同类产品的互为竞争性企业，无限期地允许某塑胶公司使用某塑料建材公司的品牌生产、销售，必将挤占某塑料建材公司的市场份额，影响某塑料建材公司的盈利，从而侵害某塑料建材公司的控股股东某化工集团公司的投资收入。某塑料建材公司于某等高层管理人员，应当明知湘瑞品牌具有较高商业价值，却约定某塑料建材公司终止时涉案商标无偿转让给某塑胶公司，将导致合同签订时自然人股份占70.4%的某塑胶公司无偿占有“湘瑞及图”注册商标，侵害国有资产。从合同签订人双方的地位分析，于某为合同双方某塑料建材公司和某塑胶公司的法定代表人，合同签订人邹某和刘乙分别为两家公司的副总经理和总经理，同时都入股某塑胶公司，在某塑胶公司享有股东权益，于某、刘乙、邹某完全可以操纵某塑料建材公司和某塑胶公司的意思表示，故可推定某塑胶公司的高层管理人员为其个人和某塑料建材公司职员的股东权益，与同样受其控制的某塑料建材公司串通签订上述明显不公平的商标许可合同，侵害国有资产，损害了国家利益，属无效合同。某塑胶公司辩称某塑料建材公司许可其使用湘瑞品牌经过了某化工集团公司许可，因某化工集团公司在其文件及会议纪要中明确要求湘瑞高层管理人员不得在某塑胶公司入股，以避免不正常交易行为的发生，但某塑料建材公司的高层管理人员于某、刘甲、邹某、刘乙等人没有遵照执行，违背了某塑料建材公司控股股东某化工集团公司的意志，导致上述侵害国有资产的《注册商标许可合同》的签订、履行，故对其辩解意见不予采纳。原告要求赔偿损失30万元，但没有证据证实，依法不予支持。综上，依照我国《民事诉讼法》第128条，《合同法》第52条第（2）项之规定，判决如下：1. 原、被告双方于
[上诉与答辩理由]
某塑胶公司不服一审判决，向湖南省高级人民法院提起上诉称：一审判决认定事实不清，导致错判。1．错误地认定“湘瑞及图”商标属国有资产。不能因某化工集团公司是某塑料建材公司的控股股东，就简单地将某塑料建材公司的所有资产列为国有资产，否则，将直接损害某塑料建材公司外资方的合法权益。2．错误地认定《注册商标许可合同》显失公平。（1）合同双方对商标许可使用年限的约定，属于当事人意思自治范围，约定“无终了期限”并不会必然导致某塑料建材公司利益受损，一审法院使用“必将”等推定文字，属于主观臆断。（2）某塑料建材公司是中外合资的独立企业法人，可以自由处分自有财产。同时合同签订时，某塑料建材公司是某塑胶公司最大的股东，持股比例达到30%，双方约定某塑料建材公司终止时涉案商标无偿转让给某塑胶公司，并无不妥。3．错误地认定侵害国有资产。“湘瑞及图”商标不属国有资产。现有证据特别是被上诉人提交的证据表明，某塑料建材公司通过成立某塑胶公司并许可某塑胶公司使用“湘瑞及图”商标，经营状况明显改善，效益逐年提高，不存在侵害某化工集团公司利益的情形。4．错误地认定《注册商标许可合同》的签订属恶意串通，本案中没有任何证据表明当事人双方之间有恶意串通行为，就连当时代表某塑胶公司签字，现为某塑料建材公司法定代表人的刘乙，在开庭审理时也没有指认谁和谁恶意串通，因此人民法院不应主动地推测和猜测。5．将个人应承担的行政责任与两公司之间的民事责任混为一谈。综上所述，一审法院回避了某塑料建材公司是某塑胶公司最大的股东，并从中受益的事实，混淆个人行政责任与合同双方的民事责任，混淆国有资产与公司自有资产的概念，导致认定事实错误。请求撤销一审判决，依法认定上诉人与被上诉人之间所签订的《注册商标许可合同》有效，依法驳回被上诉人的全部诉讼请求；判令被上诉人承担所有诉讼费。
被上诉人某塑料建材公司口头答辩称：1．本案诉争的《注册商标许可合同》属于某塑料建材公司和某塑胶公司两关联公司之间的关联交易行为；2．两关联公司的关联交易行为违反法律规定，损害了当事人以及第三人的合法权益，应当被认定为无效。
[二审法院查明的事实]
上诉人某塑胶公司对原审法院查明的事实提出如下异议：1. 原判决遗漏了几个事实：（1）某塑料建材公司许可某塑胶公司使用湘瑞注册商标后年产值及销售收入净利润递增的事实；（2）某塑料建材公司从某塑胶公司分取红利的事实；2. 原判决认定事实错误：某塑胶公司五名高层管理人员是代表他人入股，并不是自己占有16.3%的股份；3. 某塑料建材公司占有某塑胶公司30%的股权的事实没有查明；4.《注册商标许可合同》是刘乙、周某根据某化工集团公司文件具体起草签订实施的。在二审庭审中某塑胶公司未提供新的证据。
被上诉人某塑料建材公司对原审法院查明的事实没有异议，并向本院提交
结合本案双方当事人提供的证据，湖南省高级人民法院对上诉人某塑胶公司对案件事实提出的异议作如下分析认定：对于上诉人某塑胶公司的异议一，被上诉人某塑料建材公司在原审法院提交了证据15，即《湖南某审计事务所审计报告》，认定被上诉人某塑料建材公司2004、2005、2006年度销售收入分别为53，403，448.49元、59，905，392.42元、61，877，175.30元；净利润分别为-1，006，293.34元、866，558.43元、1，393，278.16元。上诉人某塑胶公司在原审法院提交了证据15即《关于湘瑞与瑞高之间关联交易的专项审计报告》，认定某塑料建材公司从某塑胶公司分取红利8.5万元。故某塑胶公司的异议成立。对于上诉人某塑胶公司提出的异议二，上诉人某塑胶公司向原审法院提交的证据6即于某出资10万元的证据，原审法院予以认定，本院亦予认可。对于异议三，被上诉人某塑料建材公司向上诉人某塑胶公司出资85万元的事实原审法院已作认定。对于异议四，原审法院认定《注册商标许可合同》虽然具体由刘乙、邹某分别代表某塑胶公司、某塑料建材公司签订，但该合同加盖了双方公司的印章，故作为某塑胶公司合同签订时的法定代表人于某应当是知情的也是同意的。故上诉人某塑胶公司此一异议不能成立。
经综合审查全案证据以及双方当事人的上诉和答辩理由，本院查明：被上诉人某塑料建材公司2004年、2005年、2006年度销售收入分别为53，403，448.49元、59，905，392.42元、61，877，175.30元，净利润分别为-1006，293.34元、866，558.43元、1，393，278.76元。某塑料建材公司从某塑胶公司分取入股红利8.5万元。
对于原审法院查明的其他事实，因双方当事人没有异议，本院予以确认。
[二审法院判决理由与裁判结果]
湖南省高级人民法院认为，依照我国《合同法》第32条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立；第44条规定，依法成立的合同，自成立时生效。我国《商标法》第40条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。《合同法》和《商标法》均不禁止商标许可使用行为，对于许可使用的价款、期限也没有强制性规定，可由当事人双方协商。“湘瑞及图”注册商标系中外合资有限责任公司某塑料建材公司的无形资产，其有权依法许可他人使用。本案《注册商标许可合同》系某塑料建材公司和某塑胶公司两个平等主体之间自愿签订的合同，是双方真实意思表示，内容亦不违反合同法和商标法禁止性规定，且经商标局备案，应为有效合同。其理由是：
1. 涉案商标许可使用合同的签订是根据某化工集团公司的决定进行的。某塑料建材公司的控股股东某化工集团公司专门发文同意成立某塑胶公司，并决定由某塑料建材公司向某塑胶公司参股30%，同时规定新公司（某塑胶公司）如需要使用某塑料建材公司产品的品牌，则双方必须另行签订合同有偿使用。某化工集团公司的上述决定已实际实施，其控股的某塑料建材公司向某塑胶公司实际出资85万元，某塑料建材公司在新设立的某塑胶公司中享有股东权益。根据某化工集团公司的决定，某塑料建材公司与某塑胶公司签订了《注册商标许可合同》，并未违反某化工集团公司的意思表示，是某化工集团公司、某塑料建材公司、某塑胶公司共同真实意思的体现。
2. 虽然某塑料建材公司与某塑胶公司的法定代表人为同一人，其双方的高层管理人员也存在交叉的问题，且某塑料建材公司高层管理人员参股某塑胶公司也违反了某化工集团公司有关文件的规定，但并没有证据证明某塑料建材公司与某塑胶公司之间存在恶意串通，损害国家、集体以及第三人利益的情形。同时，某塑料建材公司也未能举证证明。上诉人某塑料建材公司法定代表人刘乙系涉案合同签订时某塑胶公司的总经理和具体签订合同的人，应当对合同签订的过程十分清楚，但其在本案一审、二审过程中并未向法庭陈述合同双方恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的证据和事实。根据我国《公司法》规定，法定代表人以公司名义从事各项经营活动都是公司行为，由此产生的民事责任应由该公司承担。本案于某虽为商标许可合同签订时某塑料建材公司与某塑胶公司的法定代表人，但其在法律规定的权限内代表企业法人进行民事活动，是该公司意志的体现，而不是个人行为。因此，原审判决仅凭于某同为某塑料建材公司与某塑胶公司的法定代表人以及高层管理人员存在交叉的事实，就推定两公司必然存在恶意串通的情形是没有法律依据的。
3. 该合同约定某塑料建材公司许可某塑胶公司使用其注册商标为无终了期限的合同，并不为法律所禁止。《注册商标许可合同》第7条关于某塑料建材公司终止前“湘瑞及图”商标无偿让与某塑胶公司的约定，由于公司中止包括自然终止和因破产而终止等情形，如果是后一种情况则某塑料建材公司无权自由处分其资产，其无偿转让商标的行为违反法律禁止性规定必然无效。因此，某塑料建材公司对于其在公司终止时是否有权处分其资产尚不确定，从而涉案合同中关于商标无偿让与某塑胶公司的约定是无效的。但根据《合同法》第56条“合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效”之规定，涉案合同这一条款无效并不影响涉案的商标许可合同的整体效力。
4. 某塑料建材公司2004年至2006年产品的销售量与净利润逐年递增，还从某塑胶公司分取入股红利8.5万元。因此，并没有证据证明本案《注册商标许可合同》签订后，某塑料建材公司的利益受到了损害。
因此，本案《注册商标许可合同》不具有我国《合同法》第52条第（2）项规定的合同无效的情形，某塑料建材公司与某塑胶公司签订的《注册商标许可合同》应当认定为有效。某塑料建材公司是由某化工集团公司与香港某公司共同出资设立的中外合资公司，虽然该公司的控股股东某化工集团公司是国有公司，但并不能改变其出资成立的合资公司的企业性质，其拥有的湘瑞商标也并不是国有资产。故原审法院认定中外合资企业某塑料建材公司的资产为国有资产性质，从而认定双方签订、实施《注册商标许可合同》侵害了国有资产没有法律依据。同时，原审法院在没有任何证据的情况下，推定合同签订双方存在串通行为显然也没有事实和法律依据。故上诉人某塑胶公司的上诉理由成立，本院予以支持。被上诉人某塑料建材公司的诉讼请求没有事实和法律依据，应予驳回。
综上所述，原审法院虽然认定事实基本清楚，但适用法律不当，本院依法予以改判。依据我国《民事诉讼法》第153第1款（2）项、《合同法》第52条（2）项之规定，判决撤销株洲市中级人民法院（2007）株中法民三初字第26号民事判决；驳回株洲某塑料建材公司的诉讼请求。
[判解与学理研究]
本案反映了商标许可使用合同纠纷案件中如何认定是否存在《合同法》第52条规定的合同无效的法定情形，具体是指该条第（1）项规定的“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”。本案二审法院否定了一审法院认定的涉案商标许可使用合同无效的结论，认为合同订立不具备“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”，不能认定该合同无效。商标许可使用合同无效纠纷案件无疑是众多合同无效纠纷案件之一。人民法院审理这类案件需要以《合同法》第52条之规定为依据，从案件事实出发，准确地予以认定。本案还体现了即使商标许可使用合同部分约定无效，也不会影响整体合同的有效性。
一、商标许可使用合同无效的内涵
商标许可使用合同属于合同的一种类型，商标许可使用合同无效自然属于合同无效的范畴。因此，理解商标许可使用合同的无效可以从一般意义上的合同无效的内涵把握。合同无效是相对于合同有效的概念，它是指已经成立的合同因为违反了法律、行政法规的规定和社会公共利益而不具备法律效力的合同。这类合同是因为具有法定的无效事由而当然地不发生法律效力的合同。“无效合同作为一种法律现象，通常是指当事人之间已经达成的协议或者已经完成的交易不能发生预期的法律效果，或者约定的条款不能发生法律上的约束力。这种现象在现代各国的合同法中是普遍存在的。”[1] 无效合同具有违法性，这种合同对国家、社会利益和当事人利益具有损害性，因而与可撤销合同不同，它并不依赖于合同当事人申请而被人民法院判决无效，人民法院一旦认定属于法律规定的无效合同的情况，即可判决合同无效。这反映了国家主动干预的特点。
二、商标许可使用合同无效的类型
（一）一方以欺诈、胁迫的手段签订的损害国家利益的商标许可使用合同
这类合同实际上又可以分为三个小类：
1. 一方以欺诈的手段签订的损害国家利益的商标许可使用合同
这里的欺诈是指合同当事人一方故意实施欺骗他人的行为，并使其限于错误而签订的商标许可使用合同。根据最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》第68条规定，一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。欺诈行为是一种典型的违反诚实信用原则的不法行为。我国《民法通则》第58条第1款规定，因欺诈、胁迫而成立的合同无效。《合同法》第54条则将这类合同无效的范围限定为因欺诈、胁迫而成立的合同同时损害国家利益时无效。在因欺诈构成商标许可使用合同无效时，应当包含“损害国家利益”这一条件，否则将只是可以撤销、变更的商标许可使用合同。
具体地说，构成上述“欺诈”，应具备以下条件：
（1）商标许可使用合同当事人一方具有欺诈的故意。故意体现为欺诈人明知提供或者告诉对方当事人的情况具有虚假性而会使对方限入错误认识，但仍然希望或者放任这一结果的发生。如果行为人出于过失而使另一方当事人陷入错误认识，这种结果并不是其希望看到的，就不能认定为欺诈。如果行为人明知自己的行为会使自己或者第三人牟利而使对方当事人造成损失而积极追求这一结果，应认定为是具有较大主观恶意的欺诈行为。
（2）商标许可使用合同当事人一方实施了欺诈行为。该行为通常表现为提供虚假事实或者隐瞒真实情况从而使另一方当事人陷入错误行为之中。
（3）商标许可使用合同另一方当事人因欺诈而陷入了错误并作出了错误的意思表示。欺诈一方当事人提供的虚假情况应当与商标许可使用合同有密切关系。如果欺诈一方当事人提供了虚假情况，但这些情况与涉案合同关系不大，不会实质性地影响当事人之间的权利义务关系，就不能据此认定为构成商标许可使用合同无效意义上的欺诈。同时，受害方还应对欺诈方提供的虚假情况造成了错误认识。如果其并未因欺诈方的行为陷入错误认识，或者其陷入错误认识不是由于欺诈造成的，就不能认定为构成了欺诈。
（4）商标许可使用合同当事人一方的欺诈行为损害了国家利益。这里的国家利益可以理解为国家经济利益。当损害国家利益涉及到社会公共利益时，应适用《合同法》第52条第（4）项的规定。
2. 一方以胁迫的手段签订的损害国家利益的商标许可使用合同
胁迫手段是指以直接施加损害或者将要发生的损害相威胁，逼迫对方与自己签订商标许可使用合同。具体可从以下几方面加以判别：商标许可使用合同当事人一方具有胁迫的故意、胁迫者实施了胁迫行为、受胁迫者因害怕等原因而被迫与胁迫者签订了商标许可使用合同。另外，应注意，在因胁迫的手段签订的商标许可使用合同构成无效的情况下，胁迫行为应造成“损害国家利益”这一后果，否则就只能按照可撤销、变更合同对待。
3. 一方以欺诈及胁迫的手段签订的损害国家利益的商标许可使用合同
这类合同签订手段既包含了欺诈手段，也包含了胁迫手段。
在商标许可使用合同纠纷司法实践中，因涉及是否存在欺诈、胁迫手段签订损害国家利益的合同纠纷并不少见。以下不妨以麻某与广州市某鞋服皮具有限公司商标许可使用合同纠纷案[2] （以下简称麻某商标合同纠纷案）为例加以介绍和分析。
在该案中，一审广州市中级人民法院查明了以下事实：
麻某、某鞋服皮具公司双方合同关系成立之前，2003年 6月 15日，某鞋服皮具公司向麻某提供了《授权书》若干份。《授权书》包括：l．某鞋服皮具公司授权麻某开发附有商标I男、女式皮鞋的“授权书”，授权期限自2003年 6月 15日至2004年8月 31日止。2．美国花雨伞（香港）国际集团有限公司（以下简称香港公司）授权麻某为四川省（含重庆市）之销售附有商标I的花雨伞品牌男、女装皮鞋总代理的“授权书”，授权期限自
麻某、某鞋服皮具公司双方合同关系成立时，某鞋服皮具公司向麻某提供《特许销售证明资料》，包括：1． 注册人为“阿诺德公司”的第969339号和第611387号“商标注册证”，其中，第969339号的“商标注册证”记载的商标为斜放的伞图形，有效期自
在双方的合同关系成立期间，某鞋服皮具公司声称商标I的注册人为阿诺德公司。在该案诉讼中，某鞋服皮具公司没有提供证据证明该主张。另外，某鞋服皮具公司在庭审中确认，在某鞋服皮具公司“授权”麻某使用商标I以及双方合同关系成立期间，某鞋服皮具公司未得到其声称的商标I注册人阿诺德公司关于商标权使用方面的授权。
2003年8月l日，麻某、某鞋服皮具公司合同关系成立之后，双方开始履行合同。2004年9月，某鞋服皮具公司向“四川省各有关商场、专卖店（柜）”发出传真，称“本公司与麻某所签的代理花雨伞品牌（商标Ⅱ）皮鞋经销关系早已确认终止，……收到此函后，请立即终止与麻某一切相关的经营活动。”另查明，麻某、某鞋服皮具公司双方合同关系成立之前，麻某经销过其他鞋业公司的产品。
广州市中级人民法院认为：某鞋服皮具公司于
审查麻某、某鞋服皮具公司双方合同成立之时某鞋服皮具公司向麻某提交的《特许销售证明资料》，其中包括双方在合同中约定的第969339号和第611387号“商标注册证”。从“商标注册证”表面看，第969339号“商标注册证”记载的商标标识为斜放的伞图形，第611387号“商标注册证”记载的商标标识为 ARNOLD PALMER。这两份“商标注册证”的编号虽然与双方在合同中约定的商标I的编号一致，但就商标标识而言，明显不同于向右斜放的伞图形加ARNOLD PALMER的文字变形之组合商标I，而且第 611387号商标权在合同成立之时已过有效期，某鞋服皮具公司也没有提供资料证明该商标权得到续展。可见，在合同成立之时，某鞋服皮具公司据以证明拥有商标权利的资料有明显瑕疵，麻某对此未尽合理注意义务，其对于合同关系的无效，也有过错。
一审法院判决某鞋服皮具公司在判决发生法律效力之日起10日内返还麻某60，000元，驳回麻某的其他诉讼请求。麻某不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决第（2）项，判令某鞋服皮具公司赔偿521，953元。广东省高级人民法院则认为，该案属于商标许可使用合同纠纷。争议的焦点问题是合同效力问题，即麻某与某鞋服皮具公司签订的《加盟合同书》、《合同书》是否有效。对此，法院认为：在双方订立合同期间，某鞋服皮具公司声称涉案商标的注册人为阿诺德公司，并向麻某提供有关资料证明涉案商标的授权关系是：阿诺德公司授权香港公司，香港公司授权某鞋服皮具公司，某鞋服皮具公司再授权麻某。根据一、二审查明的事实，香港特别行政区高等法院原讼法庭2003年第2697宗2004年2月20在内庭聆讯之命令及相关资料，证明香港公司无权许可包括某鞋服皮具公司在内的中国大陆或其他地区的单位使用阿诺德公司商标。而且，某鞋服皮具公司在一审庭审中确认，在某鞋服皮具公司“授权”麻某使用涉案商标以及双方合同关系成立期间，某鞋服皮具公司未得到商标注册人阿诺德公司授权。上述事实足以证明某鞋服皮具公司在与麻某签订合同时，故意提供虚假情况，隐瞒事实真相，诱使麻某作出错误的意思表示与之订立合同，构成欺诈。某鞋服皮具公司在无权许可麻某使用涉案商标的情况下仍然授权麻某开发、销售附有涉案商标的鞋产品，不仅侵害了消费者的合法权益，也严重扰乱了国家商标管理秩序，直接损害了国家利益。根据我国《合同法》第52条第（1）项的规定，应当认定某鞋服皮具公司与麻某订立的《加盟合同书》及《合同书》无效。
二审法院认为原审判决审理程序合法，认定事实基本清楚，只是对合同无效理由的认定不当，但并不影响实体处理结果。二审法院判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费10，830元，由上诉人麻某负担。
在该案中，二审法院之所以维持一审判决结果，认定某鞋服皮具公司与麻某订立的《加盟合同书》及《合同书》无效，是因为考虑到鞋服皮具公司在与麻某签订合同时，故意提供了虚假情况，隐瞒事实真相，诱使麻某作出错误的意思表示与之订立合同，构成欺诈。同时，这种行为不仅影响合同一方当事人麻某的利益，而且侵害了消费者的合法权益，严重扰乱了国家商标管理秩序，直接损害了国家利益。
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的商标许可使用合同
恶意串通是指双方当事人非法串通而订立商标许可使用合同，损害国家、集体或者第三人利益。衡量是否存在恶意串通可以从以下几方面着手：一是行为人主观上表现为共同故意，即希望通过共同的意思联络，通过签订和实施商标许可使用合同而损害国家、集体利益或者第三人利益。其共同故意和共同非法目的既可以表现为当事人事先达成一致协议，也可以是一方做出意思表示，对方或者其他当事人明知将要实施的行为违法而仍然以明示或者默示的方式表示接受。它既可以表现为当事人双方的相互配合，也可以表现为双方的共同行为。二是行为人应共同实施了不法行为，该行为损害了国家、集体利益或者第三人利益。关于第三人利益，可以再具体分为特定的第三人利益和不特定的第三人利益。损害特定第三人利益的商标许可使用合同属于相对无效合同，由受到损害的第三人主张权利。损害的是不特定的第三人利益时，可以基于损害公共利益的理由而主张商标许可使用合同绝对无效。[3]
本案即涉及到商标许可使用合同是否存在“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的认定。对此一审和二审法院的结论相反，其中一审认为涉案商标属于国有资产，合同系“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的合同，二审法院则否认存在“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的事实。两级法院观点的差异，在一定程度上反映了判定“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的商标使用许可合同的认定的复杂性。在本案中，一审法院主要是从以下几方面认定《注册商标许可合同》上述性质的：第一，涉案合同中的注册商标属于国有资产。第二，合同内容中有“无终了期限”的规定，这一规定“无限期地允许某塑胶公司使用某塑料建材公司的品牌生产、销售，必将挤占某塑料建材公司的市场份额，影响某塑料建材公司的盈利，从而侵害某塑料建材公司的控股股东某化工集团公司的投资收入”。在塑料建材公司代表签订合同时具主观上故意。上述情况将造成某塑胶公司无偿占有“湘瑞及图”注册商标，侵害国有资产。第三，从合同签订时当事人地位看，邹某和刘乙分别为两家公司的副总经理和总经理，因他们均入股某塑胶公司而在该公司中享有股东权益。于某、刘乙、邹某可以操纵两公司的意思表示，有侵害国有资产、损害国家利益之虞。二审法院的认识则完全不同。法院是从以下几方面否认一审观点的：第一，涉案“湘瑞商标”并非国有资产，而是其无形资产。原因是，尽管某塑料建材公司的控股股东某化工集团公司是国有公司，但某塑料建材公司是由某化工集团公司与香港某公司共同出资设立的中外合资公司。第二，从本案的事实看，《注册商标许可合同》的签订是某化工集团公司、某塑料建材公司、某塑胶公司意思表示一致的结果，符合法律的规定。第三，本案当事人提供的证据不能证明某塑料建材公司与某塑胶公司之间存在恶意串通，损害国家、集体以及第三人利益的情形。第四，合同当事人签订本合同时，法定代表人于某在法律规定的权限内代表企业法人之行为，并不是其个人行为，原判认定其兼任某塑料建材公司与某塑胶公司的法定代表人以及高层管理人员存在交叉任职的事实并不能证明推论出某塑料建材公司与某塑胶公司在签订合同时存在恶意串通的情形。第五，关于合同中对商标无偿让与某塑胶公司的约定，虽然该约定应属无效，但根据《合同法》第56条的规定，这部分的无效不会影响合同整体的有效。
（三）以合法形式掩盖非法目的商标许可使用合同
这类商标许可使用合同的特点是当事人签订合同的形式符合法律规定，但从合同内容看其签订合同具有非法目的。在这种合同中，当事人实施行为的目的具有不法性，但其外在表现形式则具有合法性，行为是企图通过外在的合法形式及行为掩盖非法的真实意图。这种商标许可使用合同可以从以下几方面衡量：第一，从当事人主观上看，其追求的是一种非法的目的，以合法形式签订只不过是其掩盖该非法目的的手段而已。第二，从行为性质看，行为人实施的行为违反了法律的强制性规定，具有违法性。如果行为人签订的合同尽管掩盖了其真实目的，但该目的因并不违反法律而具有合法性，就不能视为以合法形式掩盖非法目的的商标许可使用合同。
（四）损害社会公共利益的商标许可使用合同
确认这一类型的商标许可使用合同无效的原因在于对社会公共利益的保护。社会公共利益是全社会的最高利益和共同利益。除我国《合同法》第52条第（4）项依据外，我国《民法通则》第58条的规定，即违反社会公共利益的行为无效，也是重要依据。
（五）违反法律、行政法规的强制性规定的商标许可使用合同
1. 违反法律、行政法规的强制性规定的商标许可使用合同的基本内涵
无效的商标许可使用合同本质上是因为其违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益而具有不法性。这类商标许可使用合同是典型的无效的商标许可使用合同，它是直接违反了法律、行政法规的规定而应确定其无效的商标许可使用合同。对于这类无效的商标许可使用合同，以下几点值得注意：第一，这类商标许可使用合同违反的是法律和行政法规的强制性规定，而不是任意性规定。如果合同当事人违反的是法律、行政法规的任意性规定，该合同不能当然地被宣告无效，而是可由当事人通过协议的形式加以改变的。第二，违反法律、行政法规强制性规定的商标许可使用合同并非必然导致该合同无效的法律后果，关键在于违反的应是法律、行政法规明确规定违反其强制性规定即无效的情况。这可以从签订商标许可使用合同的目的、合同的形式和内容等方面考虑。如果当事人签订的商标许可使用合同违反法律、行政法规的某一规定，但该规定并未强调违反这一规定即无效，该合同的效力则需要进一步考虑是否违反了社会公共利益。
2. 典型案例介绍与分析
我国近些年发生的一些商标许可使用合同纠纷案件有的即涉及违反法律、行政法规的强制性规定而被宣告无效的情况。以下不妨以福建某市某铜业有限公司与福建某市某消防器材有限公司注册商标许可使用合同纠纷案[4] （以下简称“永威”商标合同纠纷案）为例加以介绍与分析。
在该案中，一审泉州市中级人民法院认定了以下事实：原告福建省某市某铜业有限公司（以下简称福建某铜业公司）、被告福建某市某消防器材有限公司（以下简称福建某消防器材公司）均系从事消防器材等生产、销售业务的企业法人。被告福建某消防器材公司又系涉案“永威”牌注册商标（商标号：903026；核定使用商品：第9类消防器材；有效期限：自
一审法院认为该案中原告福建某铜业公司与被告福建某消防器材公司就“永威”牌注册商标订立《授权生产经销合同》（商标许可使用合同），从双方约定的内容看，该合同系属排他使用许可性质，被告依约定可以使用该注册商标。关于原告要求被告提供给其所有的洒水喷头国家强制性产品认证证书及被告为其办理并提供洒水喷头的备案手续和相关供货证明等生产销售配套手续的问题，依我国《认证认可条例》规定，获得认证证书的，应当在认证范围内使用认证证书和认证标志，不得利用产品、服务认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众认为其管理体系已通过认证，也不得利用管理体系认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务已通过认证。我国《消防法》规定，消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售或者使用未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。我国《标准化法》第14条也规定，强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。该案中，原、被告就原告生产消防产品（未获强制性认证）时使用“永威”牌注册商标所作的约定部分与法相悖，该部分约定无效，被告不得授权原告生产需国家强制认证的消防产品，原告依无效约定要求被告提供其申办的国家强制性产品认证证书等同样依据不足，对原告的该诉讼请求也不予支持。一审法院判决如下：（1） 被告福建某消防器材公司应于判决生效后5日内为原告福建某铜业公司办理并提供其销售被告生产的、已获强制性认证的洒水喷头产品所需的有效检验报告及认证证书等有关手续（至
该案一审判决后，福建某铜业公司及福建某消防器材公司均不服，提起上诉。其中福建某铜业公司部分主张内容是：我国法律对于提供国家强制性产品认证证书问题没有禁止性规定，一审判决合同部分无效是错误的。根据涉案合同约定，被上诉人必须提供所有规格洒水喷头，因此一审没有判令被上诉人提供给上诉人所有的洒水喷头国家强制性产品认证证书并为上诉人办理提供各类手续和相关供货证明等生产销售配套手续是错误的。根据《合同法》规定，法院可以根据当事人的请求或者是法律的直接规定变更合同，如果被告没有提供有关国家强制认证证书，原告就无法进行生产或销售，因此一审没有判令合同的履行期限从被上诉人取得所有洒水喷头国家强制性认证证书后开始计算是错误的。另外，根据我国《标准化法》、《产品质量法》、《消防法》以及《认证认可条例》的规定，洒水喷头未经认证不仅禁止生产而且禁止销售。一审认定上诉人生产“永威”牌洒水喷头部分的约定无效而并没有认定销售未获认证的洒水喷头的约定无效，自相矛盾。福建某消防器材公司部分抗辩理由则是：福建某消防器材公司与福建某铜业公司签订的《授权生产经销合同》并没有约定福建某铜业公司独占使用“永威”牌商标，也没限制、禁止福建某消防器材公司使用“永威”商标。福建某铜业公司有关福建某消防器材公司应将所申办洒水喷头系列产品强制性认证证书原件交给福建某铜业公司的上诉主张不能成立。“永威”牌洒水喷头系列产品认证证书，是福建某消防器材公司在接受法定部门检验认证的基础上取得的，该证据原件不得转让给未经法定部门检验认证的福建某铜业公司。合同第6条的相关约定明显带交易、买卖国家强制性产品认证证书性质，该项约定是违法无效的。福建某铜业公司上诉主张福建某消防器材公司有办理、提供“永威”牌洒水喷头生产销售“配套手续”之义务，但合同并无此约定，该主张亦不成立。
该案二审福建省高级人民法院认定了原审查明的事实基本属实，认为：双方签订的《授权生产经销合同》是当事人真实意思表示，但根据我国《消防法》、《标准化法》、《产品质量法》、《认证认可条例》及国家质量监督检验检疫总局、中国国家认证认可监督管理委员会公告（2001年第33号）《第一批实施强制性产品认证的产品目录》，该合同所涉及的洒水喷头为强制性认证产品，非经认证的单位不得生产，故该《授权生产经销合同》涉及福建某铜业公司生产洒水喷头消防产品的部分，因违反法律法规的禁止性规定而无效，其余未违反法律法规的禁止性规定的部分为有效。认证证书是依照相关法律法规的规定，针对特定企业特定产品符合特定要求的凭证。根据我国《标准化法》、《产品质量法》、《认证认可条例》相关规定，认证证书只能由提出认证申请的企业使用，不得买卖、冒用等。福建某铜业公司要求福建某消防器材公司提交相关消防器材产品认证证书的原件，没有法律依据，不予支持。但根据本案合同的性质，福建某消防器材公司有义务为福建某铜业公司销售福建某消防器材公司生产的“永威”牌消防器材产品提供必要的认证证书附件等证明材料。二审法院判决如下：（1）维持泉州市中级人民法院（2005）泉民初字第110号民事判决第（3）项；（2）变更泉州市中级人民法院（2005）泉民初字第110号民事判决第（1）项为：福建某消防器材公司应于本判决生效后5日内为福建某铜业公司办理并提供其销售福建某消防器材公司生产的、已获强制性认证的洒水喷头产品所需的认证证书及相关销售配套手续；（3）福建某消防器材公司应在本判决生效之日起立即停止销售“永威”牌洒水喷头的行为。（4）驳回福建某消防器材公司的上诉请求。该案一、二审案件受理费各人民币3，510元，由福建某铜业公司负担1，510元，福建某消防器材公司负担2，000元。
该案涉及“永威”牌洒水喷头的生产、销售，由于这一消防器材产品需要国家强制的认证证书，合同部分因约定违反了这一规定而被宣告无效。在该案中，法院除了适用《合同法》的规定外，还着重考虑了涉案消防器材产品的生产、销售需要强制性认证的事实。法院以《标准化法》、《产品质量法》、《认证认可条例》相关规定为依据，确认了涉案《授权生产经销合同》（商标许可使用合同）部分约定因与国家法律、法规的强制性规定不符而被宣告无效。
3. 商标许可使用合同备案要求与未履行备案手续的商标许可使用合同是否应认定为无效合同的问题
在关于违反国家法律、强制性规定的商标许可使用合同无效方面，还值得探讨的一个问题是: 未履行备案手续的商标许可使用合同在发生纠纷时，人民法院如何认定这类合同的效力。关于商标许可使用合同的备案问题，我国原来的《商标法实施细则》规定，商标许可使用合同中许可人与被许可人应在合同签订之日起3个月内将许可合同副本交送所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人报送商标局备案，并由商标局予以公告。违反该规定的，由许可人或者被许可人所在地的工商行政管理机关责令改正；拒不改正的，处以1万元以下罚款，直至报商标局撤销该注册商标。现行《商标法》第40条规定：商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。商标使用许可合同应当报商标局备案。《商标法实施条例》第43条则规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。该条例取消了不履行备案手续的行政处罚措施，也没有规定不予备案的法律责任。根据现行规定，需要明确的是，商标许可使用合同备案究竟是否为合同生效的强制性要求，如果未予备案，是否应依《合同法》前述规定而宣告合同无效。
从商标法之理论角度分析，是否备案不应成为商标许可使用合同生效与无效的标准。原因是，商标法是私法，商标权是私权。我国2001年修改《商标法》时已比较重视商标法中的私权自治原则。当事人双方在自愿平等的基础上签订的商标许可使用合同，意思表示一致即应为成立或有效，无须经过特别的批准程序或要求。至于《商标法》规定的“应当备案”，应解释为主要是从行政管理的角度所作的要求，而不是商标许可使用合同生效的必要条件。从我国商标制度在商标许可使用合同备案要求上取消了备案存查和公告制度以及不备案的行政处罚制度看，商标许可使用合同的备案应当不再是法律的一种强制性程序。其实，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条对此已经有了明确的答案：商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。[5] 这一规定借鉴了物权理论中的物权变动的登记对抗主义。它有两层含义：一是备案对商标许可使用合同效力的影响，取决于合同当事人之间的约定，如果合同明确约定合同必须经过备案才能生效，否则无效，则未经备案的商标许可使用合同无效。未经备案的商标许可使用合同并不影响该商标许可使用合同的效力，该商标许可使用法律关系在许可人与被许可人之间仍然完全成立。这样就将备案对商标许可使用合同效力影响的决定权交给当事人自己，充分体现了合同意思自治原则。二是在先订立的未经备案的商标许可使用合同的效力不得对抗善意第三人与注册商标所有人之间就该商标订立的在后合同的效力。如在先商标许可使用合同约定的范围是在中国的大陆范围内的独占许可，而该合同并未备案。注册商标所有人随后又与第三人签订了一份普通实施许可合同。在这种情况下，在后合同的被许可人由于不知道还存在一个排斥其使用的在先的商标许可使用合同，因而属于善意第三人。根据保护善意第三人的原则，该在先商标许可使用合同的被许可人不能对抗该善意第三人。换言之，在先的商标许可使用合同被许可人不能依据其与注册商标所有人签订的独占许可使用合同而要求宣告在后的普通商标许可使用合同无效。[6] 未经备案的法律效果，应有善意第三人出现并主张权利时才发生对抗力问题。这一规定保护善意第三人利益的目的很明显。如果善意第三人自愿放弃其利益，就仍然可以承认未经备案的商标许可使用合同的效力。未经备案而不能对抗的善意第三人的条件有：一是为系争商标的权利人，对系争商标不享有权利的第三人属于未经备案即可对抗的第三人；二是与未备案的商标许可使用合同被许可人存在权利冲突的第三人；三是善意的第三人。善意是相对于恶意而言的。善意可以理解为不知情，即针对同一商标而言，在后的被许可人不知道或者不应知道存在一个在先的商标许可使用合同。这不仅是从行为人的主观状况进行评价，而且包含了第三人民事行为合法性要求的内涵。行为人如果明知已经存在一个在先的商标许可使用合同而仍然与注册商标所有人订立在后的商标许可使用合同，则难以认定为善意第三人。具体地说，未经备案不能对抗的善意第三人包括以下几类：一是商标专用权或质押权人。例如，商标受让人是通过商标转让合同取得商标专用权的权利人。假设原商标权人甲与乙签订商标许可使用合同并未办理备案手续，此后丙与甲签订商标转让合同并依法办理了转让和公告手续。此时乙即不能以在先商标许可使用合同为由对抗丙获得的商标专用权。[7] 又如，商标权人甲与乙签订了商标许可使用合同但未办理备案，后来甲又与丙通过拍卖活动在商标局办理相应手续而取得商标专用权，此时乙也不能以在先商标许可使用合同为由对抗丙获得的商标专用权。至于未经备案，可以对抗的第三人则包括与系争商标无合法支配关系的第三人、实质的无权利人及其受让人以及超出竞争等限度的恶意第三人。[8]
三、商标许可使用合同无效的后果
商标许可使用合同被法院判决认定无效后，将产生一定的法律后果。主要包括溯及既往、返还财产和赔偿损失的后果。
（一）合同自始不发生法律效力
《合同法》第56条规定：无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。第57条规定：合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。上述规定表明，当商标许可使用合同无效，原来的商标许可使用关系将不存在，当事人不能基于合同主张权利。这说明合同有溯及既往的效力。不过，如果商标许可使用合同只是部分无效，而不是全部无效，其他部分仍然有效而受法律保护。这是因为，从《合同法》和《商标法》的要求看，在商标许可使用合同中，完全可能出现有效部分和无效部分独立存在的情况。[9] 在这种情况下，商标许可使用合同的部分无效并不会影响到有效部分的效力。例如，前述“永威”商标合同纠纷案中即涉及这一情况。该案二审法院在确认涉案“《授权生产经销合同》涉及福建某铜业公司生产洒水喷头消防产品的部分，因违反法律法规的禁止性规定而无效”的同时，指出，“其余未违反法律法规的禁止性规定的部分为有效”。法院还指出: 涉案合同仅是关于福建某铜业公司未经认证生产消防产品的约定无效，对福建某铜业公司销售经过认证消防器材的约定仍然有效，还应继续履行。在原审诉讼中，福建某铜业公司并未提出返还财产的诉讼请求。在福建某铜业公司没有明确诉讼请求的前提下，法院不能超越案件审理范围，判决合同一方返还因合同取得的财产。因此，福建某铜业公司认为原审在确认合同部分无效的前提下，未判令福建某消防器材公司返还10万元是错误的，法律依据不足，该意见不予采纳。
不过，也应注意，如果商标许可使用合同有效部分与无效部分具有某种特别的牵连，如有效部分在无效部分被确认后将影响其效力或者使有效部分变得没有意义或者导致双方当事人之间权利义务关系的严重失衡，此时整个合同可以被宣告无效。另外，如果发生纠纷的商标许可使用合同在被人民法院宣告无效后尚未履行，即回到签订合同的状况，相当于没有签订商标许可使用合同。但是，如果商标许可使用合同当事人中存在其他缔约过失责任或者因故意不法行为给另一方当事人造成了损害而请求赔偿，仍然需要就该请求予以处理。而且，商标许可使用合同中存在争议解决条款也不能当然无效。
（二）返还财产与赔偿损失
《合同法》第58条规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。这一规定确认了无效合同纠纷案件中返还财产与赔偿损失的民事责任。根据该规定，商标许可使用合同被宣告无效后，宣告前发生的一方或者双方的给付应恢复到合同成立前的状态。在恢复到这种状态时，当事人的偿付义务仅以一方由他方受利益为限，不需要考虑对方是否存在过错。
以前述麻某商标合同纠纷案为例，二审广东省高级人民法院认为：合同无效的法律后果是，无效合同自始没有法律拘束力，因该合同取得的财产，应当予以返还。因此，某鞋服皮具公司根据无效合同取得的商标使用费和保证金共60，000元应当返还麻某。就返回财产的范围而言，交付财产的一方可以请求返还原物产生的孳息。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第34条第3款规定：“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。”由于本案中麻某请求返还商标使用费和保证金利息的诉讼请求系在一审开庭时提出，超出了原审法院规定的举证期限，原审法院对麻某该项诉讼请求未予支持，适用法律并无不当，本院对此予以维持。根据我国《合同法》第58条的规定，综合本案事实，导致双方签订的《加盟合同书》及《合同书》无效，主要责任在某鞋服皮具公司。但是，麻某对《特许销售证明资料》中存在的明显不实之处未认真审查，未尽合理注意义务，其对于合同关系的无效，也应当承担部分责任。该案在确定无效合同的法律后果方面，即按照《合同法》规定的双方都有过错的，应根据双方各自的过错程度和在无效商标许可使用合同中所起的作用确定各自应承担的份额。
四、结论
商标许可使用合同无效作为无效合同的一种类型，属于知识产权合同范畴，在认定方面具有自身的特点。本案涉及的是否存在“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”是商标许可使用合同的无效的原因之一。本文探讨的相关案例则进一步说明商标许可使用合同的无效的判定应在立足于我国《合同法》的基础之上，结合《商标法》规定和其他相关法律、行政法规的规定加以判明。商标许可使用合同无效也存在部分无效的情形，人民法院在确认这类合同无效时，应注意将无效部分与有效部分分离出来，结合商标许可使用合同签订的目的、内容和形式，综合评估整体合同的有效性。总体上，确认商标许可使用合同无效的目的是排除那些违法的商标许可使用合同受到法律保护的情况，旨在维护商标市场交易领域的公平正义，更好地发挥我国商标制度和合同制度的作用。
[1] 王卫国主编：《民法》，中国政法大学出版社2007年版，第466页。
[2] 广州市中级人民法院（2004）穗中法民三知初字第709号民事判决、广东省高级人民法院（2005）粤高法民三终字第298号民事判决。
[3] 王利明、杨立新等著：《民法学》，法律出版社2005年版，第578页。
[4] 泉州市中级人民法院（2005）泉民初字第110号民事判决、福建省高级人民法院（2006）闽民终字第21号民事判决。
[6] 参见胡刚：《注册商标使用许可合同备案若干问题》，《中国专利与商标》2005年第3期。
[8] 参见张诚：《注册商标使用许可合同的对抗效力》，《中国工商管理研究》2007年第2期。
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