商业秘密侵权纠纷案件的审理思路与侵权认定探析 ——以（2017）京73民终110号民事判决为研究对象

2011年12月24日签署并生效的《合作协议》第9.2规定，所有纵向枕轨后续技术的改进或专利的取得均属于职务发明，权利归目标公司所有。又根据一审判决事实认定部分对“郭某”的说明：“郭某于2010年9月1日入职青岛某公司，在研发技术部担任技术工程师职务，服务期限至2013年8月31日。2010年9月至2012年1月，由青岛某公司为郭某发工资，并委托北京外企人力资源服务有限公司自2011年7月至2012年1月为郭某代缴社会保险以及代缴公积金。2012年3月之后，郭某与北京某公司签署劳动合同，其社保由北京某公司缴纳。”显然，原告主张的涉案模制纵向枕轨的模具技术属于纵向枕轨后续技术改进，按照上述规定应当属于目标公司北京某公司。即使不依据《合作协议》相关规定，从本案事实看，郭某行为也不构成跳槽并带走原告主张的商业秘密，进而泄露给被告北京某公司并申请专利，也就相应地不构成侵害原告涉案商业秘密行为。具体事实与理由如下：[41]

（1）郭某没有接触涉案技术信息，并未接触青岛某公司主张商业秘密的模具图纸，所接触的均为轨枕产品图纸。

依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条规定，商业秘密侵权是指以不正当手段获得、披露、使用、许可他人使用商业秘密或者明知或应知是他人以不正当手段获得的商业秘密而获取、披露或使用。商业秘密侵权的形式具体有：（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。（四）第三人明知或者应知上述三种违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。商业秘密的所有人主张他人侵权需要证明存在上述侵权行为之一。就本案而言，一审原告指控被告郭某侵害其商业秘密，关键是要查明与认定郭某是否接触到了涉案商业秘密，只有接触到涉案商业秘密，才会存在非法披露、使用或者许可他人使用的可能。

本案作为证据送交一审司法鉴定的《纵向轨枕尺寸图》、《端模孔位置图》、《纵向轨枕模具要求参考图》图纸均是诉讼过程中青岛某公司提供的，根本没有提供被告郭某有知悉这些模具图纸的证据。在一审和二审中，原告始终没有提供接触了其主张的涉案模具图纸的证据。但是，本案二审和一审判决都在缺乏事实证据的基础上草率地认定郭某接触到了涉案商业秘密，属于认定事实重大错误。现具体说明和分析如下：

从二审判决看，其主文认定“本案中，依据原审被告郭某与被上诉人签订的保密合同等证据，可以认定郭某自2010年始在被上诉人公司任职并接触到了涉案技术秘密”。[42] 笔者认为，该认定依据的事实和证据不足，仅凭郭某与原告青岛某公司签订有保密合同，根本不足以认定郭某在原告处任职期间就接触到了涉案技术秘密。因为这里签署的保密协议乃至劳动合同和竞业禁止协议，均是针对原告对郭某工作上的保守本公司商业秘密的一般性要求。有这样的要求，与郭某是否接触涉案商业秘密完全是两回事。郭某是否接触涉案商业秘密是一个客观事实，这个客观事实只能通过郭某接触涉案商业秘密的证据体现出来。进一步说，郭某与公司签订的保密协议等，并非是专门针对涉案商业秘密而言的。二审判决上述认定将对郭某一般性工作职责和保密要求直接等同于对特定的涉案商业秘密，对郭某接触原告涉案商业秘密的认定缺乏事实依据。由于“实质性相似加接触”是认定商业秘密侵权的基本路径，二审判决本应着重查明和仔细判明郭某究竟是否接触到了涉案商业秘密，因为本案原告没有提供证据证明郭某通过其他形式获取了涉案商业秘密，只有接触才存在侵害涉案商业秘密的可能。但很遗憾的是，对如此重要的待查明的重要事实，二审判决仅以上述一句话就为郭某接触到了涉案技术秘密做了肯定，无法令人信服。

从一审判决来看，关于郭某是否接触到涉案商业秘密，则存在认定事实错误以及混淆接触模具图纸与接触模具产品的问题。在一审判决“经审理查明”部分第二点“图纸”中认定：“2011年10月13日郭某曾与青岛某公司工程师杨某关于模具生产、模具图纸修改进行邮件沟通”（一审判决书第5页第一段）。[43] 但该认定与事实不符，因为郭某并没有就模具图纸修改与杨某进行邮件沟通。实际情况是，郭某与杨某讨论的内容为“台形支架纵向轨枕型式尺寸图-模具用2011.10.12”，仍然是“纵向轨枕尺寸图”，而非模具图；第32页和34页为双方邮件的附件，图纸上的名称仍然是“台形支架纵向轨枕型式尺寸图”。可见，郭某与杨某2011年10月13日邮件沟通的内容仍然是轨枕产品图纸，而非模具图纸。[44] 原告青岛某公司并未提供任何证据证明一审被告郭某接触了其主张构成商业秘密的模具图纸，一审判决对此认定错误。

进言之，如前所述，原告青岛某公司分别于2011年4月25日、9月6日、11月23日委托无锡某公司制作涉案模具，郭某作为工作人员参与部分工作沟通。但是，郭某并未从事过任何模具图纸相关的工作，其仅仅只是参与了关于轨枕产品图纸的设计。在青岛某公司提供的证据1.6“有郭某签字的模具用轨枕图纸”显示，郭某仅仅只在轨枕产品上签署了名字。虽然郭某参与的轨枕产品图纸是为模具生产服务，但是模具与产品毕竟是两种不同的客体，同一个产品有多种不同的模具可以生产出来，两者并不能画上等号。因此，青岛某公司并没有任何郭某接触过模具图纸的证据，自然也就没有证据能证明郭某接触了其主张的商业秘密。

此外，还有一个重要事实可以更好地理解为何郭某没有接触涉案模具图纸。即在一审法院组织的司法鉴定中，司法鉴定使用的表示涉案技术的图纸署名并没有郭某。该司法鉴定中用于鉴定的涉案图纸与青岛某公司提供的证据中带有“郭某”签名的附图完全不同。如果郭某接触了涉案模具图纸，参与了模具图纸设计，则应当在相关图纸中留有其签名。一审法院在缺乏足够证据支持下，直接认定郭某参与了模具图纸修改方面的联系，并在判决书中暗示接触到了涉案商业秘密。[45] 由于其对郭某是否“接触”涉案商业秘密没有结合原告提供的证据充分地予以查明和论证，从而使得郭某侵害涉案商业秘密的主张缺乏事实基础。

（2）郭某不存在跳槽行为

本案中，一审原告起诉郭某侵权的原因是其跳槽，带走了在原告工作期间接触到的商业秘密。[46] 实际上，郭某并不存在跳槽的行为，只是因为原被告股权关系发生变更才发生郭某身份关系发生变化的情况。郭某入职之初工作单位为青岛某公司（北京办事处），2011年3月4日青岛某公司在其（北京办事处）的基础上成立了全资子公司北京某公司，郭某的实际工作单位即变动为北京某公司。2012年年初北京某公司的股权结构变动、青岛某公司退出后，其作为北京某公司股东不存在了，郭某才因此变更劳动合同关系，与北京某公司签署劳动合同。此时，郭某作为北京某公司员工并没有什么过错。3月份郭某再次与北京某公司签订劳动，仍然是这一关系的延续。因此，郭某任职身份的变化是基于公司间股权变化的原因，与现实生活中一些员工跳槽带走原单位享有的商业秘密的情况根本不同。

此外，郭某在原告青岛某公司及被告北京某公司相关工资关系、公积金和社保等的情况也能间接证明郭某并不存在跳槽、带走商业秘密的行为。青岛某公司一审中提供的工资及公积金凭证显示郭某的款项入账的支行为北京的支行，北京某公司一审提供的证据显示在2012年3月之前，郭某的社保由北京外企人力资源服务有限公司缴纳，在2012年3月之后，社保由北京某公司缴纳。这说明，郭某一直是在北京某公司工作，只不过在2012年3月前，其任职身份经历了青岛某公司（北京办事处）和在其之上成立的北京某公司。从现实情况看，企业员工与其母公司签署劳动合同、母公司指派员工到实际工作的子公司工作非常普遍。就本案而言，郭某先是与青岛某公司签署了劳动合同等，青岛某公司派郭某在其子公司北京某公司工作，只是后来股权变化的原因青岛某公司脱离北京某公司，郭某才因而重新办理了社保等手续。

从本案北京某公司一审证据5-2进一步证明，在上述股权关系变更后，原告青岛某公司并不反对郭某继续在北京某公司工作。因为在2012年1月和4月，时任青岛某公司股东齐某还曾与在北京某公司工作的郭某就项目问题（并非涉及模具图纸）进行多次邮件沟通，并未出现齐某反对郭某继续留在北京某公司工作的情况。

（3）郭某未违反竞业禁止义务

商业秘密保护之竞业禁止义务要求在职职工以及离职员工不得从事与原单位相竞争的业务，以避免损害原单位的合法权益。如果原单位根本不具备从事相关业务的资格，则不能认定离职员工存在违反竞业禁止义务的行为。本案正是如此。根据《合作协议》第8.1规定“本协议签订后，除目标公司外任何一方不得从事有关‘纵向轨枕’经营活动。”又根据其第8.2规定，青岛某公司全部技术和项目已转归目标公司北京某公司，其去向以有利于目标公司利益最大化为前提而由三方共同协商决定。2011年12月24日该协议签署并实施后，青岛某公司不再享有涉及纵向轨枕相关经营活动权。涉案商业秘密属于纵向枕轨相关技术范畴，青岛某公司不再享有经营权。郭某因而对此并不再存在对原告的竞业禁止义务，而只对被告北京某公司负有这一义务。

由此可见，仅从郭某是否接触涉案技术信息，是否存在跳槽和带走原单位商业秘密等方面看，现有证据不足以证明郭某接触到了涉案商业秘密。原告也没有其他证据证明郭某通过窃取、利诱、胁迫或其他不正当手段获取青岛某公司的商业秘密，以及非法许可他人使用涉案商业秘密情况。由于缺乏有效的证据证明郭某存在侵害青岛某公司涉案商业秘密的情况，也就不能相应地证明其他被告存在侵害涉案商业秘密的情况。

 

 5. 原告未对被告侵害涉案商业秘密造成的实际损失或被告侵权非法所得提供任何证据，一、二审判决却参照专利法法定赔偿之最高额度100万元判赔，导致本案被告有被追究刑事责任的风险，严重缺乏事实和法律依据，对诸被告造成极大不公

 

《反不正当竞争法》第二十条第一款规定：“经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”《审理不正当竞争案件司法解释》第十七条第一款则规定：“确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。”而侵犯专利权的损害赔偿有被侵权人的实际损失、侵权人违法所得、许可费合理倍数以及一万元以上一百万元以下的法定赔偿。可见，对于侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，应首先以被侵害方的损失为标准计算；被侵害方损失难以计算的，应以侵权方因侵权所获利润计算；在以上均难以取得的，应参照《专利法》规定的一万元以上、一百万元人民以下酌定判赔。同时，还值得指出：最高人民法院《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》是人民法院审理知识产权案件的指导性文件，其指出：“侵犯商业秘密行为的损害赔偿额可参照对于已查明被告构成侵权并造成原告损害，但原告损失额与被告获利额等均不能确认的案件，可以采用定额赔偿的办法来确定损害赔偿额。定额赔偿的幅度，可掌握在5000元至30万元之间，具体数额，由人民法院根据被侵害的知识产权的类型、评估价值、侵权持续的时间、权利人因侵权所受到的商誉损害等因素在定额赔偿幅度内确定。”根据这些规定和政策精神，在原告不能对商业秘密侵权造成实际损失和被告因商业秘密侵权获得非法收益举证证明的情况下，本案一审法院直接参照专利法法定赔偿的最高额度100万元判决，缺乏事实和法律依据，对被告人极不公平。

如前所述，本案被告不构成侵害商业秘密，因此并不存在侵害商业秘密损害赔偿问题。但是，鉴于一审法院在原告未提供任何证据证明其因为涉案商业秘密受到侵害而造成实际损害或者被告因侵害商业秘密而获得非法收益的前提下，仍然直接参照专利法中的法定赔偿规定，取其最高额100万元予以赔偿，缺乏事实和法律依据，而二审未做任何合理解释予以维持，缺乏正当性，笔者也有必要在假设被告构成侵害商业秘密的前提下本案侵权损害赔偿如何界定。

关于本案原告受到的实际损失的计算，值得注意的一个重要事实是，根据2011年12月24日《合作协议》的约定，原告自该协议生效后不得再从事与纵向轨枕相关的营业活动。涉案商业秘密是基于此前一个月原告与无锡某公司签订委托加工模具合同产生的，由于原告在纵向枕轨相关技术领域经营权丧失，甚至根据《合作协议》第8.2规定其全部技术和业务已转向目标公司北京某公司，原告根本不可能因为涉案商业秘密造成实际损害。这也是本案原告为何不能提出证据证明其受到的实际损失的真正原因。

但是，本案一审法院在未进行任何说理，尤其是未对为何参照专利法规定的法定赔偿的最高额判赔进行任何说明的情况下直接判决顶格赔偿100万元，笔者认为这属于滥用司法自由裁量权，严重损害了被告合法权益。原因是，法院不可能不知道，商业秘密侵权纠纷案件，一旦判决侵权成立且赔偿额超过50万元，即面临刑事指控的法律风险。基于此，尤其是在原告不能举证证明其受到的实际损失或者被告因侵权获得的非法利益的情况下，法院不能轻率地判赔50万元或者以上的赔偿，而是应当格外谨慎，综合考虑侵害行为表现、商业秘密本身的构成、商业秘密市场价值、侵权主观状况、原告利用涉案商业秘密的市场能力和实际情况等因素综合考虑。无论如何，一审法院在原告未能提供其实际损失或被告非法所得的证据的前提下，未做任何说明即将判赔金额确定为专利法中规定的法定赔偿最高额，远超过商业秘密犯罪刑事责任量刑起点50万元实际损失，不仅存在滥用司法自由裁量权的行为，而且有强加刑事责任的嫌疑。令人遗憾的是，二审法院对一审草率做出的上述100万元错误判决，不但未给予任何纠正，反而轻描淡写地以“原审法院依法酌定赔偿数额并无不当”作为维持的说辞，从而维持了一审判赔100万元的错误判决。

根据民事侵权责任一般原理和规定，商业秘密侵权损害赔偿也应实行过错责任原则，从不法行为、损害结果、不法行为与损害结果具有因果关系以及侵权人具有过错等四个方面进行判断和认定。但很遗憾，本案一审对此未进行任何分析就径直以前述专利法规定的法定赔偿的顶格赔偿。不过，虽然判决赔偿金额大大高于追究刑事责任的起点刑50万元标准，但如下进一步探讨的，笔者认为本案被告不足以构成刑事责任。

 

6. 其他相关问题的说明与分析

  

（1）关于司法鉴定的一个问题补充

在本案中，原告青岛某公司申请司法鉴定时归纳和提炼的五个技术要点与其主张商业秘密保护的模具图纸不同。原告没有提供证据证明其申请司法鉴定的五个技术要点与其主张商业秘密的模具图纸具有完全对应关系。在一审中，被告也没有在原告主张的包含上述五个技术要点中的申请文件中签字，也就是并没有认可原告归纳的五个技术要点，没有认可上述五个技术要点与主张受商业秘密保护的模具图纸具有对应性。尤其是，被告在一审中提出了证据否定原告主张的商业秘密的非公知性，但一审法院组织的一审司法鉴定仍然只是单方面采信原告方的主张和提出的材料。因此，可以认为一审中做出的司法鉴定并非是对青岛某公司主张的商业秘密与被诉侵权的专利是否同一的鉴定。但是，一审法院仍然直接采信该司法鉴定的结论并直接以同一性取代非公知性、商业价值性，二审判决未加任何说理即全然维持一审判决上述观点。因此，必然会造成认定事实和适用法律错误的后果。

 

四、结论

 

本案本身是一起商业秘密侵权纠纷案件，但由于其涉及改变原被告技术权属关系的《合作协议》、判赔100万元存在进一步被追究刑事责任风险以及一、二审法院审理思路、程序和判决方面存在一系列的问题，因而值得作为典型的个案予以研究。

在人民法院商业秘密侵权纠纷案件审理思路方面，笔者主张应当遵循先界定权属问题、再查明涉案商业秘密法律适格性问题，最后进行相似性对比及被告接触可能性认定这一思路和程序。原因很清楚，商业秘密侵权纠纷很可能是基于合作、劳动关系、职务关系或者委托关系等产生的，在有些情况下，主张权利的原告并不享有涉案商业秘密。如果针对原告的指控，法院先入为主地认定其就是商业秘密所有人，这就难免造成权属不明或者进一步引发权属纠纷问题，而且最终也不可能公正地处理该案。就本案而言，原告的实际控制人代表原告与其他主体签订了《合作协议》，该协议全面改变了原告和被告之间的涉及原告技术和项目的权利归属。虽然原告未在该协议上盖章，但由于协议是其实际控制原告行为的实际控制人齐某代表原告签署的，不仅协议中的甲方直接指的就是原告，而且在该协议签订后原告和被告北京某公司通过变更公司登记、签署专利技术转让合同、实行业务转移、由被告北京某公司支付无锡某公司模具款等多种形式认可、接受和该协议，因此原告应取得《合作协议》当事人法律地位，应受到本协议约束。本案一审法院虽然在事实认定部分简要介绍了该协议的内容，但在判决主文部分对足以影响原被告涉案商业秘密权属关系的 该协议只字不提，也就是说完全没有考虑《合作协议》的签署和履行对涉案商业秘密权属的作用。二审判决虽然注意到了被告主张通过合同转让专利技术问题，但认定涉案商业秘密与其并不完全相同，尤其是原告青岛某公司不是上述协议当事人，进而在事实上否认了被告对涉案商业秘密享有权利的可能。由于两级法院均没有重视本案涉案商业秘密权属问题，而是当然地认定原告主张的商业秘密属于其所有，这样就必然造成权属不明和认定事实依据的证据不足的情况出现。

商业秘密侵权纠纷案件权属问题解决后，还不能直接进入涉案商业秘密与被控侵权对象对比及被告接触可能性阶段，因为原告主张的商业秘密究竟是否真的符合受法律保护的要件，还必须接受法律标准的检验，法院断不能当然地认定原告主张的商业秘密符合法定要件。在我国很多商业秘密侵权纠纷案件中，原告主张的商业秘密不被法院认可的情形并非少见。进言之，权属问题解决后，接着应根据《中华人民共和反不正当竞争法》第十条第二款和最高人民法院《审理不正当竞争案件司法解释》第十四条规定，认真查明涉案商业秘密是否具备非公知性（不为公众所知悉）、商业价值性（实用性）及保密性。对此，原告举证责任在于原告，而不是被告。当然，被告也可以提供反证，认为涉案所谓商业秘密不符合法定要件，从而摆脱侵权困境。就人民法院而言，主要是就原被告双方提供的证据进行查明和认定，对于上述三个方面的条件一一查实。

法律和司法解释要求对受保护的商业秘密符合上述要件，体现了法律的公平原则和利益平衡理念。众所周知，商业秘密与专利保护完全不同，它是以不公开换取法律的有效保护，专利权则是以公开换取独占权。由于公开具有更大的社会价值，法律对于商业秘密的保护相对于专利权强保护而言具有某种弱保护的性质，如它并不排除他人通过独立研究、反向工程等形式合法获取，而且不同人可以独自享有其来源合法的商业秘密。同时，法律要求获得保护的商业秘密应当具备上述要件，缺一不可。正是基于此，司法实践中，人民法院应当在解决了权属问题后，着重对涉案商业秘密的法律适格性进行充分的查证和科学的认定，而决不能当然地认为原告主张的商业秘密适格。然而，在本案中，整个一、二审判决找不到对上述法律规范和司法解释的直接援引，找不到对涉案商业秘密究竟是否符合三个要件的全面查证和认定，而只是发现法院强调了原告与被告北京某公司的员工郭某签署了劳动合同和保密协议，尤其回避了涉案商业秘密是否具有非公知性问题，并且以未进行非公知性鉴定的司法鉴定意见关于部分具有同一性直接视为符合商业秘密法定要件，即以同一性替代非公知性。在整个一审和二审中，对于被告多次以证据证明涉案模具图纸与涉案专利具有同一性的两个技术点不具有非公知性的观点不予理睬，对于二审中被告提交的关联性司法鉴定意见也不做出任何介绍和评论。由于两审法院对于涉案商业秘密的非公知性和商业价值性始终回避，未依据双方提交的证据进行认定，而是直接以认可的保密性替代三个法定要件，将同一性等同于非公知性，这样就必然造成本案认定事实不清、遗漏重大事实进而导致适用法律错误的后果。

在解决了涉案商业秘密法律适格性问题后，最后则应进行相似性（同一性）对比，并明确被告有接触涉案商业秘密的合理机会。从相似性对比看，由于技术秘密的专业性和复杂性，在相当多的情况下会涉及利用专业鉴定机构的鉴定作为依据。本案也是如此，一审中法院组织了独立的司法鉴定机构专门就同一性问题进行司法鉴定。但是，如前所述，其存在的问题在于未能从程序上公平地保障被告方的合法权益，因为该司法鉴定只记载了原告提出的申请和材料，对于被告在法院组织和申请司法鉴定前向法院提交的足以破坏原告涉案商业秘密的秘密性的在先专利文献和其他文献，并未在司法鉴定中被提及和采纳，加之法院一直回避对涉案商业秘密非公知性问题的审查和认定，一审和二审法院均直接以两个技术点具有同一性为依据，认定被告专利技术来源于原告商业秘密。由此可见这种同一性（相似性）之对比，不能合理地得出被告侵害涉案商业秘密的结论，因为具有同一性的部分究竟是否具备非公知性，仍然不得而知。此外，被告接触可能性也是非常重要的待查明的事实，因为商业秘密保护具有相对性，并不排除他人独立研发。但在本案中，一审判决仅凭原告和被告郭某签订了一般性质的劳动合同和保密协议就暗示被告郭某接触到了涉案商业秘密，二审判决则在主文中对此明确肯定。由于本案中原告并没有提供合理的证据证明郭某接触了涉案商业秘密，法院自不能在缺乏证据支持下直接认定郭某接触到了涉案商业秘密。

本案还给我们留下了其他一些值得思考的问题，如：本案二审中被告提出了新的事实、证据与理由，但二审未开庭审理就迳行判决是否严重违背法定程序？本案一审和二审均存在对被告提交的重要事实证据的漏审，是否合法？本案判决被告赔偿原告100万元损失，其为何不能进一步受到刑事追诉？总的来说，本案为人民法院总结商业秘密纠纷案件司法经验，提高审判水平，为研究商业秘密侵权纠纷案件的审理和认识商业秘密法律保护实质等问题，均提供了值得深入检讨和令人深思的素材。

 

 

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