技术特征的简单替换构成专利等同侵权 ——宁波市某机芯总厂诉江阴某五金制品有限公司专利侵权纠纷案

 

[本案要旨]

专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。所谓等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。如果被控侵权产品的特征与专利权利要求书中明确记载的技术特征在手段、功能和效果三个方面都没有实质性区别，只是简单的替换或者变换，则构成专利等同侵权。

 

[案情信息]

原告（二审上诉人、再审申请人）：宁波市某机芯总厂（以下简称某机芯总厂）

被告（二审被上诉人、再审被申请人）：江阴某五金制品有限公司（以下简称某五金制品公司）

案由：专利侵权纠纷

案号：南京市中级人民法院（1998）宁民初字第101号民事判决；

江苏省高级人民法院（1999）苏知终字第9号民事判决；

最高人民法院（2001）民三提字第1号民事判决

 

[原被告主张与理由]

原告某机芯总厂诉称：中国专利局授予我公司“机械奏鸣装置音板成键方法及其设备”的发明专利权。在生产经营中，发现被告未经我公司允许，擅自制造使用原告的专利产品及专利方法，给我公司造成巨大的经济损失。要求法院判令被告立即停止侵权、赔偿经济损失100万元、赔礼道歉并承担诉讼费用。

被告某五金制品公司辩称：原告获得发明专利的权利保护范围是：一种机械奏鸣装置音板成键设备及加工方法。成键设备包括塔状割刀组和固定盲板的开有梳缝的导向板。成键方法是在整个磨割过程中，塔状割刀组的每片磨轮始终嵌入所述导向板的相应梳缝内并在其内往复运动。盲板被准确定位并夹固在所述的导向板上。我公司使用的音板加工设备上没有导向板，加工方法也与原告不同，因此，我公司没有侵犯原告的专利权。要求法院依法驳回原告的诉讼请求。

 

[一审法院查明的事实]

南京市中级人民法院审理查明：1995年7月1日，某机芯总厂获得了中国专利局授予的“机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备”发明专利权，专利号为92102458.4，并于1995年8月9日公告。该发明专利的独立权利要求是：一种机械奏鸣装置音板成键加工设备，它包括有在平板型金属盲板上切割出梳状缝隙的割刀和将被加工的金属盲板夹持的固定装置，其特征在于：1. 所述的割刀是由多片圆形薄片状磨轮按半径自小到大的顺序平行同心的组成一塔状的割刀组；2. 所述的盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板，它是一块厚实而耐磨的块板，其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽；3. 所述的塔状割刀组，其相邻刀片之间的间距距离与所述导向板相邻梳缝之间的导向板厚度大体相等；4. 所述的塔状割刀组的磨轮按其半径排列的梯度等于音板的音键按其长短排列的梯度。一种机械奏鸣装置音板的成键方法，它是采用由片状磨轮对盲板相对运动进行磨割、加工出规定割深的音键，其特征在于：在整个磨割过程中塔状割刀组的每片磨轮始终嵌入所述导向板的相应梳缝内并在其内往复运动，盲板被准确定位并夹固在所述的导向板上。该发明的目的在于推出一种纯机械的导切法的加工方法和专用设备，使盲板的成键加工变得十分简单，设备和加工成本降低，但音板的质量却得以提高。另外，该专利的说明书中还表明：“在加工时由于盲板不是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工的，而是背贴在厚实的导向板上，被压块固定，由于导向板质量大，所以，在加工时盲板不发生哪怕是微小的振动。所以，用本发明的设备和方法加工出的音板其音齿成形质量好，而且生产效力高。”

被控侵权产品也是生产机械奏鸣装置的设备，与专利技术相比，缺少金属盲板被夹持在开有梳缝的导向板上的技术特征，它的盲板没有被夹持在开有梳缝的与专利技术中形式结构相同的限位装置上，换言之，其限位装置不是在盲板下，而是位于磨轮一侧。由于缺少这一技术特征，导致限位装置与导向板在分别与其他部件的结合使用过程中产生不同的结果：1.作用不同。专利技术中导向板的作用一是固定音板，使其在切割过程中不发生振动，二是给磨轮限位，防止其在运转时发生晃动飘移。被控侵权产品中的限位装置只给磨轮限位，没有固定盲板的作用；2.切割方法不同。专利技术在切割时，每片磨轮始终嵌入导向板的相应梳缝内并在其内往复运动，盲板被准确定位并夹固在导向板上。被控侵权产品在切割时，盲板呈悬臂状腾空的接受旋转刀片的割入加工，没有被准确定位并夹固在其限位装置上；3.效果不同。专利技术在切割过程中由于导向板将盲板固定住，不发生振动，而被控侵权产品切割时盲板易产生振动，达不到该专利在效果上的目的。

 

[一审法院判决理由与裁判结果]

南京市中级人民法院认为：某五金制品公司生产音板的设备上没有导向板装置，缺少专利保护范围中的必要技术特征，不构成侵权。该院依照1992《专利法》第59条规定，判决如下：驳回某机芯总厂的诉讼请求。该案诉讼费15，010元，诉讼保全费5，520元，由某机芯总厂承担。

 

[上诉与答辩理由]

某机芯总厂不服一审法院判决，向江苏省高级人民法院提起上诉称：1．原判认定被控侵权产品中没有导向板装置是错误的，被控侵权产品中有给磨轮限位的装置，只不过是其名称不叫导向板，而是称为限位装置；2．被控侵权产品中的限位装置虽然只给磨轮导向限位，不固定盲板，但这两者在实际使用中的结合方式，其整个目的、作用、效果等是相同的，属于等同技术的替代。

被上诉人某五金制品公司辩称：1．被控侵权产品中只有垂直固定有防止磨轮片震动的防震限位装置，没有导向功能，无专利技术中的导向板；2．专利技术的盲板必须被平贴和固定在导向板上，加工时盲板不会发生哪怕是微小的震动。被控侵权产品中的盲板不固定在被某机芯总厂成为导向板的限位装置上，而是呈悬臂状腾空地固定在进给机构上，而专利说明书中对此明确排除在外。所以限位装置与导向板在作用、目的、效果等方面是不同的，不属于等同技术。

 

[二审法院判决理由与裁判结果]

江苏省高级人民法院二审认为：1．就形式结构而言，某机芯总厂的专利权利要求书中记载的导向板与被控侵权产品中的限位装置相同；2．被控侵权产品的限位装置与专利技术的导向板虽然在形式结构上相同，但由于限位装置缺乏专利技术导向板能固定盲板的必要技术特征，改变了其在设备中的位置及其与其他部件的结合关系，从而使切割方法也不同，并因此导致其在使用目的、作用、效果上的不同。故被控侵权产品中的限位装置与专利技术的导向板不属于等同技术的替代。同时，由于专利说明书中已明确将盲板不固定在导向板上而是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工排除在权利要求之外。所以，被控侵权产品未落入专利权保护范围，某五金制品公司未侵犯某机芯总厂的专利权。该院依照我国《民事诉讼法》第153条第1款第（1）项的规定判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费15，010元由某机芯总厂负担。

 

[再审请求与答辩理由]

某机芯总厂申请再审称：

1. 原审上诉人技术方案与原审被上诉人技术方案的区别，实质上是等同技术替代。申请人专利的主要技术特征有两个：塔状割刀组和开有梳缝的导向板。关于塔状割刀组，原审被上诉人的技术方案与之完全一致。关于导向板，原审被上诉人虽称限位装置，但其功能与原审上诉人的导向板完全一致，都是对薄片砂轮在高速运转中发生飘移进行限制，把薄片砂轮引导至所要求的切割平面上去。所不同的是原审上诉人的专利技术中，导向板还有固定盲板的作用，而原审被上诉人的限位装置没有这个作用。这一点被原审法院认为是原审被上诉人的技术方案不具备专利技术方案必要技术特征的主要依据。但事实上，原审被上诉人的技术方案也存在一个固定盲板的装置，将音板夹固准确定位，同样达到防止盲板被切割时产生振动。也就是说，原审被上诉人将专利技术中的一个装置一分为二, 这二者结合起来的目的、作用和效果与专利技术中的导向板完全一样。原审被上诉人这一作法属于典型的等同技术替换。

2．原审法院认定专利技术与被控侵权产品两种技术方案在形式结构、作用目的、效果方面不同，并不正确。在形式上，导向板是一块开有梳缝的厚实而耐磨的块板，其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽，被控侵权产品的限位装置也同样有平行、均布、等宽的所谓限位槽，形式上完全相同。在作用上，二者都是保证割片组和薄片砂轮在切割过程中不发生晃动和飘移。在目的上，二者都是为了使薄片砂轮切割音板直至加工成音片得以实现。在效果上，专利技术阐明在切割过程中由导向板将音板夹固，以尽量防止在加工时盲板产生振动，而被控侵权产品的限位装置虽不起固定音板的作用，但也存在另一固定音板的装置，将音板夹固准确定位后，同样达到了防止音板被切割时产生振动的效果。

3. 原审法院曲解了禁止反悔原则。原审法院认为，由于专利说明书已明确将音板不固定在导向板上而是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工排除在外，所以，被控侵权产品未落入专利权保护范围。其实，这是对禁止反悔原则的曲解。专利说明书中虽称：“采用导切法对机械奏鸣装置音板的成键加工带来的优点是割出的梳缝的平行度、均布度、等宽度、表面光洁度均能达到令人相当满意的程度，另外，在加工时由于盲板不是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工，而是背贴在厚实的导向板上，被压块固定，由于导向板质量大，所以，在加工时音板不发生哪怕是微小的振动”。但说明书所阐述的盲板“背贴在厚实的导向板上，被压块固定”这种方式是专利实施方案中最佳的实施例，并不是特指只有这一种方法；说明书所说“盲板不是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”方法，并非将这种方法排斥在权利要求之外，而只是一种相互的比较，是对专利技术最佳实施方案的进一步描述。

4. 原审上诉人曾向原审法院申请对本案被控侵权物所使用的技术方案与专利技术方案是否等同进行技术鉴定，遭到原审法院拒绝，从而导致其判决的随意性。此外，原审上诉人还称：在本案纠纷发生前，台湾商人曾某、冯某（即某五金制品公司的法定代表人）曾于1993年慕名前来宁波，与申请人商谈合资生产八音琴事宜，并于1994年6月成立了“宁波韵美精机有限公司”，由专利发明人竺某任董事长，曾某任副董事长，冯某副总经理。冯鲁在合资前多次以考察为名和合资后利用副总经理职务之便，了解并掌握了原审上诉人的发明专利方法及其设备的技术特征。冯某随后即到原籍江苏省江阴市出资开办了合资企业某五金制品公司，即原审被上诉人，并担任董事长，生产音乐铃（即八音琴）及其配件。该事实表明，冯某等人与原审上诉人合资办厂是假，窃取原审上诉人的技术、工艺、设备秘密是其真正的目的。综上，原一、二审法院判决确有错误，请求本院撤销原一、二审判决，指令江苏省高级人民法院再审或者由本院提审，判令某五金制品公司立即停止侵权，赔偿经济损失100万元，并承担本案诉讼费。