技术特征的简单替换构成专利等同侵权 ——宁波市某机芯总厂诉江阴某五金制品有限公司专利侵权纠纷案

根据查明的事实和前述的鉴定意见，可以认定被控侵权的设备和方法与专利发明主题相同，都是一种机械奏鸣装置音板的成键方法及其设备，且都采用塔状割刀组的每片磨轮始终嵌入导向板或者防震限位板的平行、均布、等宽的梳缝槽内作往复运动，以实现将盲板加工成规定割深的音键。这一点，正体现了某机芯总厂专利的显著技术进步。就被控侵权的成键设备来说，其与专利权利要求相对应的五个技术特征相比，1、2、4、5四个特征完全相同。与特征3的区别在于：被控侵权设备的盲板不是固定在防震限位板（即权利要求所说的导向板）上，而是另增加一个工件拖板，盲板固定在工件拖板上。就被控侵权的成键方法来说，被控侵权的成键方法与专利权利要求相对应的三个技术特征相比，1、2两个特征完全相同，与特征3的区别在于：被控侵权的成键方法，其盲板不是夹固在防震限位板上，而是夹固在工件拖板上。

被控侵权的成键方法及其设备对应于专利权利要求1和9所记载的必要技术特征3之间的前述区别，从鉴定专家组的鉴定结论看，被控侵权的产品和方法与专利相比，在工作原理、方法上是一样的，导向板和防震限位板这两个重要零件的主要工作面的结构形状是相似的；二者技术特征的不同之处，对于具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。据此，可以认定二者在技术手段上基本相同。专利中的导向板和被控侵权产品中的防震限位板这两个重要零件的主要功能基本一致，可以认为二者所要实现的功能基本相同。特别是当把被控侵权产品中的防震限位板与工件拖板作为一个整体来看时，其功能与专利中的导向板并无实质性不同。被控侵权产品将工件固定在工件拖板上，而不固定在防震限位板上，相对于专利将工件固定在导向板上来说，不利于削弱工件的加工振动。正如鉴定意见所述，专利中导向板具有工件（盲板）支承功能，有利于削弱工件的加工振动，提高加工质量，但并非被控侵权产品中的防震限位板不具有减震效果或者减震效果根本不同。关于这一点，可以从将被控侵权产品申请实用新型专利权的专利说明书中得到证实。该实用新型专利的说明书载明：“本实用新型的目的是提供一种简易型的音片开缝装置，它能有效地防止因砂轮片震动而影响音片的质量。”“本实用新型在音片的下方设有一个与机身固定的梳状防震限位装置，砂轮片嵌入梳状防震限位装置的梳缝内，这样既能防震，又能限位，提高了音片加工生产的质量，减少了砂轮片的破碎率。”据此，可以认为二者所要达到的技术效果也是基本相同的。此外，本院还查阅了某机芯总厂专利的申请文档，证实该专利独立权利要求1和9中记载的盲板固定在防震限位装置上这一必要技术特征，并不是专利权人为了获得专利授权而在审查员的建议下特别进行修改的，故也不属于禁止反悔的情况。因此，被控侵权产品和方法以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征，分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征相替换，属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的等同物，落入了某机芯总厂专利权的保护范围，构成侵犯专利权。 

此外，某五金制品公司的法定代表人冯鲁与某机芯总厂在1994年一段时间的合作事实，客观上也为某五金制品公司实施侵犯某机芯总厂专利权提供了一定的条件。

本院认真听取和分析了某五金制品公司的答辩意见。某五金制品公司辩称，盲板被准确定位并夹持在导向板上是某机芯总厂专利必不可少的技术特征，本院对此并没有否认。正是因为盲板被固定在导向板上是某机芯总厂专利的必要技术特征之一，才有被控侵权产品将这一必要技术特征分解成防震限位板和工件拖板两个技术特征而与之相等同的问题。某五金制品公司辩称其盲板加工设备与专利相比，缺少所述的导向板这一必要技术特征，与事实不符。因为被控侵权产品中的防震限位板与专利中的导向板结构相似，主要功能基本一致，只是名称不同，并非缺少导向板。某五金制品公司辩称其音板加工方法与专利不同，其盲板是被呈悬臂状腾空固定在夹持装置上，并接受旋转刀片的割入加工的，这一点恰好是专利技术所克服的，是被专利权利要求排除在外的。本院注意到某机芯总厂专利说明书中载有“在加工时由于盲板不是呈悬臂状”的内容，但是，该内容是在说明书实施例的表述中出现的，并没有写入权利要求1或者9中。按照权利要求不应该解释成局限于专利的实施例这一公认的原则，某五金制品公司以其使用的设备或者方法包含有专利实施例中未出现的附加特征为由，试图排除在权利要求保护范围之外，显然缺乏根据。某五金制品公司辩称其音板加工设备中的限位装置与专利技术中的导向板不是等同技术的替代。但鉴定结论已经表明，专利中的导向板与被控侵权产品中的防震限位板在结构形状上相似，主要功能基本一致，两者技术特征的不同之处，对于具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。因此，应当属于等同技术的替代。

某五金制品公司还以公知技术抗辩，认为其使用的设备中的防震限位板与日本昭61－25764专利中的导片、昭58－217266专利中的切入槽和《自来水笔制造工艺》一书中记载的自动开缝机相同。但经查实，上述其所提三种切割装置均为单片割刀和单槽，并非塔状割刀组和导向板的每条梳缝相互平行、均布、等宽，而被控侵权产品中的割刀恰恰是塔状割刀组，其防震限位板则带有平行、均布、等宽的梳缝。故被控侵权产品中的防震限位板与公知技术中的切割装置明显不同，而与某机芯总厂专利中的导向板则是基本相同的。所以，某五金制品公司以其使用的是公知技术的答辩理由不能成立。

原审法院对本案专利侵权与否的认定上存在以下错误：

1. 关于被控侵权产品和方法中防震限位板与专利中的导向板的功能或者作用问题。专利中的导向板是导向和固定盲板结合一起的整体装置，其功能即可以导向，又可以固定盲板，构成一个整体的技术特征。被控侵权产品和方法是将导向和固定盲板这一整体的技术特征予以分解，替换成由防震限位板导向、工件拖板固定盲板两个技术特征；而它们结合为整体，仍起导向和固定盲板的作用。这种作法属于等同物替换的常见形式之一。原审法院没有将分解后的技术特征作为一个整体来考量，故而认为二者在功能上不同是错误的。

2. 关于确定专利权保护范围问题。确定专利权的保护范围，应以权利要求书的内容为准，说明书和附图用于解释权利要求。说明书和附图只有在权利要求书记载的内容不清楚时，才能用来澄清权利要求书中模糊不清的地方，说明书和附图不能用来限制权利要求书中已经明确无误记载的权利要求的范围。说明书中的实施例是说明书的组成部分，是专利技术的最佳实施方案，不是专利技术的全部内容，实施例不能用来确定专利权的保护范围。如果专利包含了发明的实施例或者该发明功能或效果的例子，权利要求书不应该解释成局限于这些例子。尤其，当一个产品或方法包含了一个在专利所披露的例子中未出现的附加特征，缺少这些例子中的特征，或者为达到目的或者不具有这些例子中写明的或潜在的所有优点时，不能以这些事实将该产品或方法排除在权利要求的保护范围之外。就本案来说，专利说明书实施例部分虽载有“在加工时由于盲板不是呈悬臂状”字样，但这一特征并没有写入专利权利要求1或者9中，故不能利用实施例中出现的特征来限定专利权利要求范围。原审法院以说明书实施例中的特征来限定权利要求1或者9的范围，从而将被控侵权方法中“盲板呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”排除在专利权保护范围之外，是不妥的。

3. 关于被控侵权产品和方法与专利的效果问题。人民法院在认定等同物替换的侵犯专利权行为时，对被控侵权产品和方法的效果与专利的效果进行比较是必要的。但在比较二者的效果时，不应强调它们之间完全相等，只要基本相同即可。有时专利的效果要比被控侵权产品和方法的效果稍好，有时也可能是相反的情况，都不影响对侵犯专利权行为的判断。甚至出现被控侵权的产品和方法的效果比专利效果稍差的情形，则属于改劣的实施，改劣实施也是等同物替换的表现形式之一。本案中被控侵权的设备和方法增加了一个工件拖板来固定工件，工件不固定在防震限位板上，其防震性就不如专利的效果好。但这样的改变，相对于专利技术来说，只是削弱了防震效果，而不是没有防震效果或者防震效果根本不同，是一种较为典型的改劣实施。原审法院忽略了改劣实施这一情况，过于强调被控侵权产品和方法与专利在效果方面的相等性，也与等同判断原则相悖。因此，该院认为被控侵权产品中的防震限位板与专利中的导向板不属于等同技术的替代，没有落入专利权的保护范围，并据此判定某五金制品公司未侵犯某机芯总厂的专利权不当，判决撤销江苏省高级人民法院（1999）苏知终字第9号民事判决，立即停止侵权和赔偿损失。

 

[判解与学理研究]

 

本案系最高人民法院2008年12月公布的改革开放30年以来100件全国知识产权司法保护典型案例之一。本案反映的主要问题是专利权的保护范围应当如何确定，具体而言是如何判断是否构成等同侵权。根据我国2001年《专利法》第56条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。但是如果严格按照字面意思来解释权利要求，则专利权的保护范围十分狭窄，不利于保护专利权人的合法权益。因此，2001年最高人民法院才在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[（2001）法释字第21号]第17条对等同原则的适用作了明确规定。这使得专利权的保护范围相对于字面意思的解释有了延伸的保护范围。以下将结合本案以及其他法院的相关既判案例对等同侵权的判定进行研究。

 

一、专利侵权判定的等同原则概述

 

专利侵权判定中最基本的原则是全面覆盖原则。它实质上将权利要求的保护范围严格限定于权利要求的字面含义范围内。在适用该原则进行侵权判定时，要求被控侵权的技术方案的技术特征与权利要求记载的技术特征一一对应（包括属于后者的下位概念的情形）或者多于后者。这种侵权又称为相同侵权或字面侵权。[1] 但是，在现实中，这种侵权行为比较少见。侵权人很少有原封不动地按照权利人权利要求所限定的技术方案全盘照抄照搬，而往往是通过一些稍微变化或常规的替换对专利技术方案中的技术特征进行改头换面。在这种情况下，如果严格适用全面覆盖原则进行侵权比对，显然改动后的方案就不构成专利侵权。这样的判定使得这种字面侵权很容易规避，对专利权的保护是不力的，容易挫伤发明创造者的积极性，不利于激励创新。因此，为了更好地保护专利权，维护专利权人的利益，有必要对权利要求的保护范围进行适度扩展，从而将与权利要求记载的技术方案相比没有实质性区别的技术方案纳入权利要求的保护范围。

美国法院在司法实践中建立并逐步发展出一套等同侵权的理论，又称为等同原则。等同原则的轮廓是1950年美国最高法院在对Graver Tank一案的判决中首先勾画出来的。根据该原则，即使不构成字面侵权，但如果该产品或方法的技术特征与权利要求中的技术特征是彼此“等同”的，则仍然构成侵权。等同原则扩展了权利要求文字内容表达的保护范围。在适用该原则时，法院可以参考说明书和附图的内容，但是又不必仅仅限于说明书和附图的内容，还可以参考所属领域中的技术人员对发明的理解、公知的技术常识、有关专家的证言等。[2] 根据对权利要求保护范围扩展的方式，司法实践中又先后提出了整体等同原则和特征等同原则。整体等同原则采用中心限定主义对权利要求的保护范围进行解释，将权利要求书当成了一种可以随意发挥的技术指导。这使得权利要求的保护范围的可确定性较弱，没有受到权利要求技术特征应有的制约。为了消减这种负面影响，1997年美国最高法院在Warner-Jenkinson案的判决中指出整体等同原则的不可适用问题，它确认：等同原则必须适用于专利权利要求的各个特征，而不是将发明作为整体来考虑。最高法院认为，权利要求中的各个特征对于确定专利权范围均是实质重要的，在适用等同原则时，即使是适用于各个特征，也不允许将保护范围扩大到这样的程度，使得实质上是在忽略权利要求中的任何一个技术特征。[3] 这与1987年美国联邦巡回上诉法院Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.案[4] 所确立的等同判定准则基本上是一致。

目前，特征等同原则得到了世界很多国家的赞同。我国最高人民法院也通过司法解释《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《审理专利案件适用法律规定》）确立了专利侵权判定的特征等同原则。《审理专利案件适用法律规定》第17条规定，《专利法》第56条第1款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。北京市高级人民法院在2001年作出的《专利侵权判定若干问题的意见》也指出，适用等同原则判断侵权，仅适用于被控侵的产品或方法中的具体技术特征与专利独立权利要求中的相应的必要技术特征是否等同，而不适用于被控侵权产品或方法的整体技术方案与独立权利要求所限定的技术方案是否等同。

 

二、等同特征的判定

 

判断是否构成等同侵权，其实质上是判断被控侵权技术方案中的区别技术特征是否与权利要求中的相应技术特征相等同。因此，等同特征的判定对于等同侵权的判定至关重要。

（一）三步法判定等同特征