技术特征的简单替换构成专利等同侵权 ——宁波市某机芯总厂诉江阴某五金制品有限公司专利侵权纠纷案
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：何伦健 时间：2015-01-15 阅读数:
根据最高人民法院司法解释的规定，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。据此，笔者认为，对于某一技术特征是否构成等同特征，一般需要采用下述“三步法”进行判断。在此，笔者拟通过一个具体的实例对这一问题进行说明：假设被控侵权技术方案为A+B+C，而专利技术为A+B+D，那么如何来判断C是否构成D的等同特征。
第一步，寻找区别技术特征。将被控侵权技术方案与专利权利要求记载的技术方案进行对比，寻找出两者之间的差异。对此，我们可以以专利权利要求记载的技术方案为对比文件，找出被控侵权技术方案相对于专利技术方案的区别技术特征或者特征组合和专利技术方案中与之相对应的技术特征。具体到上述实例，区别技术特征为C，相应技术特征为D。这一点与专利审查中的创造性审查有点相似。所不同者，创造性审查是以现有技术为最接近对比文件，找出专利技术的区别技术特征。
第二步，判断替换的可行性，即判断区别技术特征C和相应技术特征D之间是否具有替换的可行性，也就是在实践中相应技术特征D能否被区别技术特征C代替。这类似于美国最高法院在对Warner-Jenkinson一案的判决中指出的“被控侵权产品或方法的技术组成与权利要求技术特征之间的‘可互换性’”。[5] 根据司法解释的规定，我们对此主要是按照下面这个原则来判断的，即C是否与D以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。换言之，将专利技术方案中的相应技术特征D替换成区别技术特征C后，能否实现与专利技术方案相同或实质上相同的功能及效果。如果将D换成C后，两者的技术内容已然不同，则C不属于D的等同特征。[6]
需要指出的是，区别技术特征可以是一个技术特征，也可以是几个技术特征组成的集合。对此，法院应当将分解后的技术特征作为一个整体来考量。本案中，一审法院只是将区别技术特征即限位装置与相应技术特征即导向板进行比对，判定限位装置与导向板相比，作用不同、切割方法不同、效果不同，不构成等同特征。再审法院对此进行了纠正，指出，专利中的导向板是导向和固定盲板结合一起的整体装置，其功能即可以导向，又可以固定盲板，构成一个整体的技术特征。被控侵权产品和方法则是将导向和固定盲板这一整体的技术特征予以分解，替换成由防震限位板导向、工件拖板固定盲板两个技术特征；而它们结合为整体，仍起导向和固定盲板的作用。这种作法属于等同物替换的常见形式之一。
对于效果基本相同的问题，在比较时，不应强调它们之间完全相等，只要基本相同即可。本案中，一审法院认为，专利技术在切割过程中由于导向板将盲板固定住，不发生振动，而被控侵权产品切割时盲板易产生振动，达不到该专利在效果上的目的，因此二者产生的效果不同。被控侵权的设备和方法增加了一个工件拖板来固定工件，工件不固定在防震限位板上，其防震性就不如专利的效果好。但这样的改变，相对于专利技术来说，只是削弱了防震效果，而不是没有防震效果或者防震效果根本不同，是一种较为典型的改劣实施。改劣实施也可能是等同物替换的表现形式之一。原审法院忽略了改劣实施这一情况，过于强调被控侵权产品和方法与专利在效果方面的相等性，是与司法解释规定的等同判断原则相悖的。
但是，在下文将详细讨论的大连某建材有限公司诉大连某新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷案[7] 中，最高人民法院的判决似乎背离了这种判断原则。笔者认为，仅就等同特征的判断而言，一审法院的结论显然更符合等同判断原则。该案事实上也属于一种改劣实施。在该案中，最高人民法院更为妥适的做法是通过对权利要求的解释，将“一层”排除在保护范围之外。在本案中，被控侵权产品和方法以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征，分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征相替换，属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，具有替换的可行性。
第三步，显而易见性判断，即判断将相应技术特征D替换为区别技术特征C，本领域的普通技术人员是否无需经过创造性劳动就能够联想到。换言之，这种替换对于本领域普通技术人员而言是否是显而易见的。如果发明所属技术领域的普通技术人员能够轻易完成这种替换，则应属显而易见的。由于司法解释并没有对其中替换的“创造性”规定判断方法，因此，可以推知，第三步应当与专利审查中的创造性判断在原则上保持一致。事实上，第三步与创造性判断的确存有许多相似之处，包括使用的创造性术语、判断的方式。因此，在司法实践中，我们可以参照创造性判断而为替换的显而易见性判断。具体而言，如果这种替换属于公知常识或者在专利说明书或其他文献上存在技术启示，或者存在其他让本领域普通技术人员很容易就想到这种替换的因素，则这种替换对于本领域普通技术人员而言就是显而易见的。相反，如果不存在上述因素，则这种替换很可能具有创造性，没有落入专利权的保护范围之内。与创造性判断不同的是，替换的显而易见性判断宜以侵权行为发生之时为判断的时间点。按照美国最高法院的观点，因为等同原则判断的是侵权行为发生时（被控侵权产品或方法）的技术特征与权利要求记载的相应技术特征是否等同，因此，恰当的时间基点就是侵权行为发生时。[8] 此时侵权行为人对于等同替换的可行性和显而易见性具有合理的预期。美国、日本法院即持此观点。
这里需要强调的是，显而易见性判定的主体应当是本领域的普通技术人员，而非技术专家，因为以技术专家的专业知识水平为标准，很容易把本来非显而易见的替换看成是显而易见的，从而将不等同的两个技术特征看成是等同的。这样就会人为地扩大权利要求的保护范围，对社会公众而言是不公平的。另外，对于《审理专利案件适用法律规定》第17条规定的等同特征定义，我们应当将“三个基本相同”和“无需创造性”作为并列的两个条件看待，它们之间不是因果关系。具有可行性并不是具有显而易见性的原因，或者说并不是因为“与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，所以“本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”。司法实践中，法院对于第三步显而易见性判断常常有缺失，没有进行严格的等同特征判定。例如，在轻型干粉灭火棒专利侵权纠纷案中，法院查明，实用新型专利的独立权利要求为：一种轻型干粉灭火棒，由筒身、喷套、阀体、钢瓶、顶针、后盖塞组成，其特征在于筒身内有一带孔的活塞。B公司生产的被控侵权物的主要结构特征：筒体、顶针、钢瓶、喷套、阀体、后盖塞、活塞，其特点是活塞上不带孔，其与筒体之间属于间隙配合。法院判决认为，两种产品在原理、功能上都相同，同时B公司生产的产品与A公司的专利产品相比在简化结构、降低生产成本等方面也没有实质性突破，因此构成侵权。
本案中，鉴定结论和再审法院对鉴定结论的采信，就容易让人产生这种联想。鉴定人员缺少了对上述第三步的判断，在进行可行性判断之后，直接认为不具有明显技术进步，对具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。并且，技术鉴定人员均为教授、博士生导师、高级工程师等技术专家，作为显而易见性判断的主体似乎有违创造性判断的一般原则，对被控侵权人有失公平。
再审法院根据“被控侵权产品和方法以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征，分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征相替换，属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的等同物”，忽略了显而易见性判断步骤，直接得出“落入了某机芯总厂专利权的保护范围，构成侵犯专利权”的结论，容易消减判决的说服力。
之所以出现上述这种问题，笔者认为，主要还是因为对等同特征判定的上述步骤及其性质没有正确的加以区分的原因。下面对等同特征判定的性质进行分析。
（二）等同特征判定的性质
在本案中，某五金制品公司认为，“是否属于等同替代”的判断应属于人民法院的职权范围，不应通过技术鉴定来解决。对此，再审法院明确指出：“等同替代或者称等同物替换，应属技术事实问题，即专利权利要求中的必要技术特征与被控侵权产品的相应特征相比，在技术手段、功能和效果方面是基本相同的；二者的互相替换对本领域普通技术人员来说是无需经过创造性劳动即能实现。人民法院在认定二者是否属于等同物替换时，有时需要借助本领域专业技术人员的判断。”
对此，笔者认为，对于等同特征判断的性质，不能一概而论。
替换可行性判断，判断的是区别技术特征与相应技术特征相比，在技术手段、功能和效果方面是否相同或基本相同。这属于技术事实问题，应当没有疑义。专业技术问题需要借助本领域普通技术人员的判断。对此，如果法官自己不能解决，法院可以依当事人的请求或者依职权，委托专门的鉴定机构进行技术鉴定。
但是，对于显而易见性判断究竟是属于事实问题还是法律问题，则有待商榷。
本案中，再审法院没有将法律问题和事实问题适当地加以区分，而是将可行性判断和显而易见性判断全部委托由技术专家组成的鉴定机构进行技术鉴定，并据此直接得出等同性判定。这样做可能会造成法官审判权的旁落，不利于对被控侵权人合法权益的保护。在存在技术专家就替换的可行性出具的鉴定结论的情形下，仍应由法院对替换的显而易见性进行判定，似乎是更合理的做法。
三、等同原则的例外
正如本案中再审法院指出的那样，“等同物替换并非都构成专利侵权，在判断是否构成专利侵权时，仍须考虑其他构成要件”。换言之，等同物替换只是等同侵权的构成要件之一。在判断是否构成专利侵权时，在认定被控侵权的技术方案中的某技术特征与专利技术中的某技术特征构成等同的基础上，仍须考虑其他构成要件。本案中涉及的“其他构成要件”主要包括以下两个方面。
（一）是否存在禁止反悔的情形
禁止反悔原则是指禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新纳入其专利权保护范围。在专利审批过程中，申请人为了满足可专利性条件、顺利获得授权，可能对权利要求的保护范围进行某种限制。这种限制作用可以通过对权利要求书和说明书进行修改来实现，也可以通过意见陈述的形式来实现。但到了侵权诉讼时又试图取消所作的这种限制，试图扩大其保护范围。例如，专利权人在申请阶段为了表明其申请具有新颖性和创造性，强调权利要求中的某个技术特征具有重要作用，似乎正因为有了这一技术特征，其申请才具有新颖性和创造性。在进行侵权诉讼时，又强调该技术特征为非必要技术特征，可有可无。如此一来，授权时的温顺小猫在此之后就可能成为凶猛老虎了。这对社会公众是不合理的。[11]
第一步，寻找区别技术特征。将被控侵权技术方案与专利权利要求记载的技术方案进行对比，寻找出两者之间的差异。对此，我们可以以专利权利要求记载的技术方案为对比文件，找出被控侵权技术方案相对于专利技术方案的区别技术特征或者特征组合和专利技术方案中与之相对应的技术特征。具体到上述实例，区别技术特征为C，相应技术特征为D。这一点与专利审查中的创造性审查有点相似。所不同者，创造性审查是以现有技术为最接近对比文件，找出专利技术的区别技术特征。
第二步，判断替换的可行性，即判断区别技术特征C和相应技术特征D之间是否具有替换的可行性，也就是在实践中相应技术特征D能否被区别技术特征C代替。这类似于美国最高法院在对Warner-Jenkinson一案的判决中指出的“被控侵权产品或方法的技术组成与权利要求技术特征之间的‘可互换性’”。[5] 根据司法解释的规定，我们对此主要是按照下面这个原则来判断的，即C是否与D以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。换言之，将专利技术方案中的相应技术特征D替换成区别技术特征C后，能否实现与专利技术方案相同或实质上相同的功能及效果。如果将D换成C后，两者的技术内容已然不同，则C不属于D的等同特征。[6]
需要指出的是，区别技术特征可以是一个技术特征，也可以是几个技术特征组成的集合。对此，法院应当将分解后的技术特征作为一个整体来考量。本案中，一审法院只是将区别技术特征即限位装置与相应技术特征即导向板进行比对，判定限位装置与导向板相比，作用不同、切割方法不同、效果不同，不构成等同特征。再审法院对此进行了纠正，指出，专利中的导向板是导向和固定盲板结合一起的整体装置，其功能即可以导向，又可以固定盲板，构成一个整体的技术特征。被控侵权产品和方法则是将导向和固定盲板这一整体的技术特征予以分解，替换成由防震限位板导向、工件拖板固定盲板两个技术特征；而它们结合为整体，仍起导向和固定盲板的作用。这种作法属于等同物替换的常见形式之一。
对于效果基本相同的问题，在比较时，不应强调它们之间完全相等，只要基本相同即可。本案中，一审法院认为，专利技术在切割过程中由于导向板将盲板固定住，不发生振动，而被控侵权产品切割时盲板易产生振动，达不到该专利在效果上的目的，因此二者产生的效果不同。被控侵权的设备和方法增加了一个工件拖板来固定工件，工件不固定在防震限位板上，其防震性就不如专利的效果好。但这样的改变，相对于专利技术来说，只是削弱了防震效果，而不是没有防震效果或者防震效果根本不同，是一种较为典型的改劣实施。改劣实施也可能是等同物替换的表现形式之一。原审法院忽略了改劣实施这一情况，过于强调被控侵权产品和方法与专利在效果方面的相等性，是与司法解释规定的等同判断原则相悖的。
但是，在下文将详细讨论的大连某建材有限公司诉大连某新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷案[7] 中，最高人民法院的判决似乎背离了这种判断原则。笔者认为，仅就等同特征的判断而言，一审法院的结论显然更符合等同判断原则。该案事实上也属于一种改劣实施。在该案中，最高人民法院更为妥适的做法是通过对权利要求的解释，将“一层”排除在保护范围之外。在本案中，被控侵权产品和方法以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征，分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征相替换，属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，具有替换的可行性。
第三步，显而易见性判断，即判断将相应技术特征D替换为区别技术特征C，本领域的普通技术人员是否无需经过创造性劳动就能够联想到。换言之，这种替换对于本领域普通技术人员而言是否是显而易见的。如果发明所属技术领域的普通技术人员能够轻易完成这种替换，则应属显而易见的。由于司法解释并没有对其中替换的“创造性”规定判断方法，因此，可以推知，第三步应当与专利审查中的创造性判断在原则上保持一致。事实上，第三步与创造性判断的确存有许多相似之处，包括使用的创造性术语、判断的方式。因此，在司法实践中，我们可以参照创造性判断而为替换的显而易见性判断。具体而言，如果这种替换属于公知常识或者在专利说明书或其他文献上存在技术启示，或者存在其他让本领域普通技术人员很容易就想到这种替换的因素，则这种替换对于本领域普通技术人员而言就是显而易见的。相反，如果不存在上述因素，则这种替换很可能具有创造性，没有落入专利权的保护范围之内。与创造性判断不同的是，替换的显而易见性判断宜以侵权行为发生之时为判断的时间点。按照美国最高法院的观点，因为等同原则判断的是侵权行为发生时（被控侵权产品或方法）的技术特征与权利要求记载的相应技术特征是否等同，因此，恰当的时间基点就是侵权行为发生时。[8] 此时侵权行为人对于等同替换的可行性和显而易见性具有合理的预期。美国、日本法院即持此观点。
这里需要强调的是，显而易见性判定的主体应当是本领域的普通技术人员，而非技术专家，因为以技术专家的专业知识水平为标准，很容易把本来非显而易见的替换看成是显而易见的，从而将不等同的两个技术特征看成是等同的。这样就会人为地扩大权利要求的保护范围，对社会公众而言是不公平的。另外，对于《审理专利案件适用法律规定》第17条规定的等同特征定义，我们应当将“三个基本相同”和“无需创造性”作为并列的两个条件看待，它们之间不是因果关系。具有可行性并不是具有显而易见性的原因，或者说并不是因为“与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，所以“本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”。司法实践中，法院对于第三步显而易见性判断常常有缺失，没有进行严格的等同特征判定。例如，在轻型干粉灭火棒专利侵权纠纷案中，法院查明，实用新型专利的独立权利要求为：一种轻型干粉灭火棒，由筒身、喷套、阀体、钢瓶、顶针、后盖塞组成，其特征在于筒身内有一带孔的活塞。B公司生产的被控侵权物的主要结构特征：筒体、顶针、钢瓶、喷套、阀体、后盖塞、活塞，其特点是活塞上不带孔，其与筒体之间属于间隙配合。法院判决认为，两种产品在原理、功能上都相同，同时B公司生产的产品与A公司的专利产品相比在简化结构、降低生产成本等方面也没有实质性突破，因此构成侵权。
本案中，鉴定结论和再审法院对鉴定结论的采信，就容易让人产生这种联想。鉴定人员缺少了对上述第三步的判断，在进行可行性判断之后，直接认为不具有明显技术进步，对具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。并且，技术鉴定人员均为教授、博士生导师、高级工程师等技术专家，作为显而易见性判断的主体似乎有违创造性判断的一般原则，对被控侵权人有失公平。
再审法院根据“被控侵权产品和方法以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征，分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征相替换，属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的等同物”，忽略了显而易见性判断步骤，直接得出“落入了某机芯总厂专利权的保护范围，构成侵犯专利权”的结论，容易消减判决的说服力。
之所以出现上述这种问题，笔者认为，主要还是因为对等同特征判定的上述步骤及其性质没有正确的加以区分的原因。下面对等同特征判定的性质进行分析。
（二）等同特征判定的性质
在本案中，某五金制品公司认为，“是否属于等同替代”的判断应属于人民法院的职权范围，不应通过技术鉴定来解决。对此，再审法院明确指出：“等同替代或者称等同物替换，应属技术事实问题，即专利权利要求中的必要技术特征与被控侵权产品的相应特征相比，在技术手段、功能和效果方面是基本相同的；二者的互相替换对本领域普通技术人员来说是无需经过创造性劳动即能实现。人民法院在认定二者是否属于等同物替换时，有时需要借助本领域专业技术人员的判断。”
对此，笔者认为，对于等同特征判断的性质，不能一概而论。
替换可行性判断，判断的是区别技术特征与相应技术特征相比，在技术手段、功能和效果方面是否相同或基本相同。这属于技术事实问题，应当没有疑义。专业技术问题需要借助本领域普通技术人员的判断。对此，如果法官自己不能解决，法院可以依当事人的请求或者依职权，委托专门的鉴定机构进行技术鉴定。
但是，对于显而易见性判断究竟是属于事实问题还是法律问题，则有待商榷。
事实上，等同原则发祥地美国对这一问题也是存在严重分歧的。美国联邦巡回上诉法院在对Warner-Jenkinson一案的判决中指出，依据等同原则来判断侵权是一个事实问题，应当由陪审团来做出裁决。但美国最高法院在该案中没有对这一问题正面表态。[9] 但是，它在Markman v. Westview Instruments一案中对此问题是这样回答的：对权利要求的解释完全是一个由法官来判定的法律问题。在KSR案中，它指出：法官在判定显而易见性这一法律问题时，可考虑到使用常识以及掌握一定技术的人员也属于具有普通创造力的人员。法院委托的专家仅可就争议技术方案的技术特征的相同点、不同点以及技术特征和技术方案的功能、效果等技术性问题，以及有关技术差别在技术上的意义进行评价，而不应当就被控侵权物是否落入专利保护范围等适用法律问题进行评价或技术鉴定。[10] 从上述判决的字里行间来看，美国最高法院更倾向于将替换的显而易见性判断视为一个法律问题。笔者也认为，替换的显而易见性判断从性质上与专利审查中的创造性（或非显而易见性）判断是一致的。如果创造性判断属于法律问题，则替换的显而易见性判断亦然。另外，替换的显而易见性判断的目的在于对权利要求的保护范围作出解释，看是否应当包括被控侵权产品或方法所采用的技术方案。如果我们对解释权利要求完全是法律问题没有疑义，则替换的显而易见性判断理当同样属于法律问题。
可见，替换的显而易见性判断，究其实质还应属于法律问题，应当由法院进行判定。本案中，再审法院没有将法律问题和事实问题适当地加以区分，而是将可行性判断和显而易见性判断全部委托由技术专家组成的鉴定机构进行技术鉴定，并据此直接得出等同性判定。这样做可能会造成法官审判权的旁落，不利于对被控侵权人合法权益的保护。在存在技术专家就替换的可行性出具的鉴定结论的情形下，仍应由法院对替换的显而易见性进行判定，似乎是更合理的做法。
三、等同原则的例外
正如本案中再审法院指出的那样，“等同物替换并非都构成专利侵权，在判断是否构成专利侵权时，仍须考虑其他构成要件”。换言之，等同物替换只是等同侵权的构成要件之一。在判断是否构成专利侵权时，在认定被控侵权的技术方案中的某技术特征与专利技术中的某技术特征构成等同的基础上，仍须考虑其他构成要件。本案中涉及的“其他构成要件”主要包括以下两个方面。
（一）是否存在禁止反悔的情形
禁止反悔原则是指禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新纳入其专利权保护范围。在专利审批过程中，申请人为了满足可专利性条件、顺利获得授权，可能对权利要求的保护范围进行某种限制。这种限制作用可以通过对权利要求书和说明书进行修改来实现，也可以通过意见陈述的形式来实现。但到了侵权诉讼时又试图取消所作的这种限制，试图扩大其保护范围。例如，专利权人在申请阶段为了表明其申请具有新颖性和创造性，强调权利要求中的某个技术特征具有重要作用，似乎正因为有了这一技术特征，其申请才具有新颖性和创造性。在进行侵权诉讼时，又强调该技术特征为非必要技术特征，可有可无。如此一来，授权时的温顺小猫在此之后就可能成为凶猛老虎了。这对社会公众是不合理的。[11]
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- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
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