技术特征的简单替换构成专利等同侵权 ——宁波市某机芯总厂诉江阴某五金制品有限公司专利侵权纠纷案

适用禁止反悔原则的目的在于限制对权利要求保护范围的扩张解释。在相同侵权和等同侵权中，只有等同侵权时是对权利要求的扩张解释。因此，该原则在相同侵权时并不适用，仅适用于等同侵权时，是对等同原则的一种限制。如果构成等同侵权的技术方案正好是专利权人在申请时将其排除在权利要求保护范围之外的技术方案，则尽管落入了等同范围，但行为人仍然没有侵权。

适用禁止反悔原则，关键在于确定专利权人在申请专利时（包括在无效审查时，下同）是否为了满足可专利性条件而将构成等同侵权的技术方案排除在权利要求保护范围之外。这种排除可以表现为对权利要求的修改或者提交明确的意见陈述，从而放弃或缩小权利要求的保护范围。例如，申请时的权利要求包括A、B、C、D四个技术特征。审查员指出该权利要求不具有创造性。于是，申请人将其修改为包括A、B、C、D’四个技术特征，并获得了授权。那么在进行侵权诉讼时，专利权人就不得再主张包括A、B、C、D四个技术特征的技术方案落入了其权利要求的保护范围。

例如，在“优化五笔字型”专利侵权纠纷案中，原告专利权人王某的专利权利要求所记载的必要技术特征之一是220个字根组成的编码体系，被告使用的五笔字型技术是原告发明的并且已进入公有领域的199个字根组成的编码体系，比原告的专利少了21个字根。原告专利权人指控被告侵犯其专利权。但是，他在对他人就其专利提出无效请求的答辩中指出：整个形码设计的过程就是“这220个字根的选取和科学组合的过程”，是本发明的精华和核心。如果有人试图随便减少或者增加这个字根表中的字根，即使是三五个字根，或者打乱现有的组合，那就不但会出现大量的重码，而且会破坏现有的规律性和操作员指法的协调性。因此，这220个字根及其排列，是缺一不可的整体，增加、减少或者打乱这些字根，都会使任何人无法实施。北京市高级人民法院经过审理，根据禁止反悔原则认定，220个字根是专利权的必要技术特征，并且专利权人已经在无效程序中将199个字根组成的编码体系排除在保护范围之外，因而在侵权诉讼中不能再将199个字根也纳入其保护范围，故判决被告不侵权。

又如，在“海尔信鸽3100手机（海尔彩智星Z3100手机）”专利侵权纠纷案中，涉案专利是“手机自动隐形拨号报失的实现方法”。海信手机采用的智能防盗方法与本专利权利要求1的4项必要技术特征相比较，存在以下区别：本专利在检测数据或电话号码不一致时，可正常使用并按设定的功能参数自动隐形拨号；海尔彩智星Z3100手机在插入非法用户卡后不能正常使用，并在预定时间内显形拨号。解某主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法与本专利的技术特征等同，应适用等同原则判定该手机的智能防盗方法侵犯本专利权。青岛某通信有限公司则主张由于解某在专利审批阶段对权利要求1进行了部分限定和放弃，在侵权诉讼中应禁止反悔。法院认为，根据解某在本专利实质审查阶段向国家知识产权局提交的第一次审查意见通知书的意见陈述书，可以认定，非法用户可以正常使用与非法用户不能正常使用是两种效果完全不同的技术方案。解某系在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在本专利保护范围之外的情形下，才获得本专利权的。在侵权诉讼中，解某主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故被控侵权产品的方法与本专利的技术特征是等同的，是对自己在专利审批阶段陈述的反悔。因此，法院根据禁止反悔原则，判定海尔信鸽3100手机不构成侵权。对于该案判决，需要指出的一点是，等同是一种客观存在，并不因是否适用禁止反悔原则而有所不同。禁止反悔原则是对等同原则的一种限制，适用禁止反悔原则并不表明不属于等同侵权，相反它表明已经构成等同侵权，只是因为适用禁止反悔原则，复将被控侵权技术排除于等同范围之外而已。

2002年度美国影响最大的知识产权案Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.案[12] (以下简称Festo案)是禁止反悔原则的典型案例。在该案中，原告希尔顿·戴维斯化学公司和被告华纳·詹金森公司都是生产颜料的企业。它们过去一直使用一种昂贵而且浪费很大的“盐析”工艺，以纯化颜料。1983年，希尔顿公司完成了一项使用薄膜过滤的发明，并提出了专利申清。1985年，又就薄膜过滤工艺获得了一项改进专利。其权利要求书中与本案有关的内容是：“一项用于纯化颜料的方法……其改进部分包括：在水溶条件下……通过使用孔径为5~15埃米的薄膜进行外在过滤，从而使所说的杂质从所说的颜料中分离出来。其外在过滤的流体静力压强大约为200~ 400英磅/平方英寸之间，pH值大约为6.0~9.0之间。”1986年，华纳公司开发以薄膜进行外在分离颜料的方法，获得成功。其流体静力压强大约为200~ 400英磅/平方英寸，pH值为5.0。同时，据专家举证，其薄膜孔径也在5~5埃米之间。希尔顿公司在最初草拟的权利要求书中没有提到具体的pH值的范围，但在专利审查的过程中，发现另有一项专利披露了pH值为9以上的外在过滤方法。因此，发明人在权利要求书中加入了“pH值大约为6.0~9.0之间”的字样。[13] 对此，美国联邦巡回上诉法院确立了“完全禁止”准则，即如果专利权人在申请专利的过程中修改并限缩了权利要求的保护范围，对于经修改的技术特征，只要是为了满足可专利性的修改，则该技术特征不得主张等同。具体对该案而言，对于PH值9.0以上和6.0以下的范围均不得主张等同。根据该准则，该法院判决不构成侵权。美国最高法院赞成采用“弹性禁止”准则，不赞成采用“完全禁止”准则，它认为确定禁止反悔原则的作用范围需要调查申请人通过限制性修改放弃了什么。没有理由认为那些在作出修改时尚无法预见的那些等同情况也一并放弃了，也没有理由认为对权利要求的那些与作出修改的理由仅存在擦边关联的部分就不能适用等同原则。专利权人可以下列理由对适用禁止反悔原则进行抗辩：（1）等同对象是申请时不能预见的；（2）限制性修改的理由与等同对象之间的联系非常薄弱；（3）因某些理由，无法合理期待专利权人在申请时即记载该产生争议的非实质性替换。[14]

本案中，专利说明书实施例部分记载的“在加工时由于盲板不是呈悬臂状”内容，并不构成对权利要求的保护范围的限制性修改，不应适用禁止反悔原则。“在加工时由于盲板不是呈悬臂状”，不是专利权人为了满足可专利性条件而对权利要求本身所作的修改，它与该申请的可专利性无关。实施例只是对专利技术最佳实施方式的一种描述，不能用来限定专利权利要求的保护范围。原审法院以说明书实施例中的特征来限定权利要求1或者9的范围，从而将被控侵权方法中“盲板呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”排除在专利权保护范围之外，是不妥的。

（二）是否存在公知技术抗辩的情形

公知技术是指在专利申请日或优先权日前已经公开、可以供公众自由使用的技术。如果被控侵权人有证据证明其使用的是公知技术，则不构成侵权。等同原则的适用使得权利要求的保护范围超出了其文字所表述的范围。这种范围的扩张程度是不确定的，可能会将本已经进入公有领域的内容重新纳入权利要求的等同范围内。因此，在判定落入等同范围之后，有必要继续审查构成等同侵权的技术方案是否已经进入公有领域，从而不构成侵权。因为，权利要求的保护范围不能被解释为或扩展至包含了现有技术以及相对于现有技术而言不具有可专利性的技术内容。当权利要求的保护范围按等同原则被解释为包含了其字义范围之外的等同范围时，还需要判断这一等同范围是否会导致侵蚀了公有领域而不应当受保护。例如，权利要求包括A、B、C三个技术特征，被控侵权产品包括A、B、D三个技术特征，公有技术包括A、B、D'三个技术特征。如果D和D'是相同或者仅为简单的替换，则尽管D构成C的等同特征，被控侵权产品落入了权利要求的等同范围，仍然不构成侵权。[15]

在诉讼中，公知技术对等同原则的限制，是以公知技术抗辩的形式来表现的。具体而言，就是以单独一项公有技术或其与专利申请日或优先权日前的公知常识或其他公有技术的简单组合，来限制权利要求的等同范围。如果所属领域的技术人员认为被控侵权物使用的技术是公知技术或者是对一项以上的现有技术的显而易见的简单组合，并且没有产生新的技术效果，则法院据此可以认定被控侵权技术为公知技术，不构成侵权。对比专利技术、被控侵权技术与公知技术的相同性或相似性，具体包括以下几种情形：（1）被控侵权技术与现有技术相同，此时应当认定不构成侵权；（2）被控侵权技术与现有技术和专利技术均有所差别，但更接近现有技术的，此时应当认定不构成侵权；（3）被控侵权技术与现有技术和专利技术均有所差别，但更接近专利技术的，此时应当认定构成侵权。

本案中，被告以公知技术抗辩，认为其使用的设备中的防震限位板与日本昭61－25764专利中的导片、昭58－217266专利中的切入槽和《自来水笔制造工艺》一书中记载的自动开缝机相同。经查实，上述其所提三种切割装置均为单片割刀和单槽，并非塔状割刀组和导向板的每条梳缝相互平行、均布、等宽，而被控侵权产品中的割刀恰恰是塔状割刀组，其防震限位板则带有平行、均布、等宽的梳缝。因此，被控侵权产品中的防震限位板与公知技术中的切割装置明显不同，而与某机芯总厂专利中的导向板则是基本相同的。这种情形属于上述第（3）种，即被控侵权技术与现有技术和专利技术均有所差别，但更接近专利技术。此时应当认定构成侵权。因此，某五金制品公司以公知技术抗辩的理由不能成立。稍嫌不足的是，本案判决没有对公知技术、专利技术和被控侵权技术进行详细比对，所得结论说服力待需较强。

 

四、结论

 

在专利侵权诉讼中适用等同原则应注意以下几个问题：第一，权利要求的保护范围包括权利要求的文字表述所限定的字面含义范围和由该权利要求的技术特征的等同特征所限定的等同范围。第二，被控侵权技术的区别技术特征是否属于权利要求中相应技术特征的等同特征，一般应当采用三步法，即比对确定区别技术特征和相应技术特征、替换的可行性判断和替换的显而易见性判断。第三，在认定构成等同侵权的基础上，还需要对是否适用禁止反悔原则和公知技术抗辩是否成立进行审查，后两者是对等同原则适用的限制。

 

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[1] 尹新天著：《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社2005年版，第374页。



[2] 尹新天著：《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社2005年版，第375页。

[3] 吴玉和：《专利权利要求保护范围及等同物判定——最高法院<关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿>评介》，http://www.cpahkltd.com/cn/Publications/041wyh.html，最后访问时间：2009年