中国专利权质押制度存在的问题及其完善
来源：知识产权学术与实务研究网 作者： 时间：2009-01-22 阅读数:
4.2.1专利权人（出质人）对质权人的通知义务
无论是出质专利权的许可实施，还是已许可实施的专利权的出质，亦或专利权的实施，专利权人都应将许可实施合同的情况或者专利权的实施情况忠实告知质权人，在出质人转让出质专利权时尤其如此。这是因为质权的效力及于孳息、代位物，实施专利的收益、许可实施费、转让费直接影响到质权人的利益。虽然该通知义务对出质专利权实施、许可实施、转让的效力不产生影响，但出质人的通知义务对质权人而言是非常重要的。这是因为：一方面，质权人可以根据出质人的告知情况，许可实施费、许可实施期限以及转让费、许可实施费及其他收益是否已提存等来判断出质人的实施、许可实施行为对质权有无损害；如有危害质权的实现，便可以采取法律赋予质权人的救济措施确保质权实现。另一方面，出质人的通知义务及相应的质权救济措施的存在敦促出质人谨慎善意转让、实施、许可实施其专利权，避免其滥用权利危害质权实现。
在北京市知识产权局发布施行的《关于促进专利权质押和专利项目贷款的暂行办法》和天津市知识产权局发布施行的《专利权质押贷款操作暂行办法》中，较多体现了专利质押贷款风险的事前控制，即对借款人的财务、信用状况，专利项目目前的实施情况、专利权质押贷款的额度均做了较详细的规定，但是缺乏对专利权质押贷款风险的过程控制——对专利项目将来的实施情况缺乏监督，而专利权价值的特殊性决定了过程控制对专利权质押贷款风险防范的重要性。这是因为，要使专利权实现其担保功能，就必须通过实施、许可实施、转让使专利权潜在的价值转变为现实的价值，使其产生足够多的收益，并以该收益作为担保，决不能仅仅依赖于债权未获清偿时通过折价或者拍卖、变卖专利权的价款优先受偿。因为此时专利权的价值只不过是原先设定质押的专利权的残值，当然也就难于为主合同债权的清偿提供足够担保，真正用作质押担保的专利权的价值应为该残值加上实施、许可实施等所产生的收益。缺乏这一过程控制，缺乏对实施、许可实施等所产生的收益的控制无疑削弱了专利权质押担保功能的实现。因此，在专利权质押担保政策中规定专利权人（出质人）就专利权的转让、实施、许可实施等情况对质权人负通知义务是合理的、必要的。
4.2.2出质期间，出质人对出质专利权的转让费、许可实施费和实施出质专利权的收益以及其它收益等应向第三人提存
鉴于专利权价值的特点，专利权质押政策必须赋予出质人对出质专利权享有转让、实施、许可实施等权利。在此情形下，为保障质权人的利益，必须规定：出质期间，出质人对出质专利权的转让费、许可实施费和实施出质专利权的收益以及其它收益等应向第三人提存。这是因为，一方面，出质人因出质专利权的转让、实施、许可实施而获取的收益毕竟是在质权设定期间，即在债务履行期限届满前进行的，因而该收益在性质上仍是出质人的财产，且债务履行期限未届满，质权人不能请求以这些收益清偿债权。但另一方面，出质人毕竟已将专利权作为债务履行的担保，因而负有不得损害质权人优先受偿权的义务。众所周知，收益为专利权经济价值的重要体现，专利权能作为质权标的亦缘于此，若质权不及于收益，质权便会落空，因而质权当然及于出质专利权实施的收益上，这样出质人对出质专利权收益的处分又会受到质权的限制，出质人不得任意处分。因此，无论出质人还是质权人都不得对出质专利权的收益进行处分[5]。在此情形下，该收益应当向出质人、质权人约定的第三人提存，以作为主合同债权的担保。当然，经质权人与出质人协商同意，该收益可以用于提前清偿债权，因为该种处分属于当事人对自己权利义务的处分，政策自然不便过多干预。
5、质权人对专利权质押合同的管理对策
鉴于专利权价值的特性，专利权质押担保制度必须赋予出质人对出质专利权享有转让、实施、许可实施等权利，并通过规定出质人对质权人的通知义务和将转让、实施、许可实施获得的转让费或者收益提存等措施来保障质权的实现。这样的制度本来是能够保证质权人利益实现的。然而现实情况未必总是按照制度设计者的愿望自动发展，不排除个别专利权人滥用权利情况的出现，这些不恰当行使权利的行为可能对质权的实现产生潜在的威胁，使质权人面临着风险。因此，质权人依据相关法律法规采取相应的对策对专利权质押担保行为进行管理是非常必要的。鉴于质权对质物的效力包括质物、孳息和代位物，而专利权许可实施获得的许可实施费自然属于孳息的范畴、专利权的转让费属于代位物，因而都应当作为主债权清偿的担保。因此，质权人应采取措施将转让费、专利实施许可费及时足额支付给双方约定的第三人提存；当专利权有自主实施情形的，也应将由实施专利权所产生的收益提存。一旦专利权人转让、许可实施专利权存在不当行为时,质权人可采取下列对策：
1)质权人主张转让、许可实施无效的权利。在出质人和受让人、被许可人恶意串通，无偿或以明显低于市场价格转让出质专利权或许可实施出质专利权，危害质权人优先受偿权实现的时候，由于出质人与受让人或被许可人的行为已经损害了质权人的质权利益，依据有关法律规定，质权人可主张转让、许可实施无效，并依法要求出质人、受让人或者被许可人共同承担责任，如停止侵害、赔偿损失等[②]。
出质专利权许可实施期限超过出质期限的，质权人亦可主张专利实施许可合同无效。由于质权设定在先，因而许可人、被许可人完全应当知道许可实施期限不能超过质权行使之时，否则会给质权人造成损害。如果双方置质权人利益不顾恶意串通订立期限长于出质期间的实施许可合同，那么在此情况下，质权人可以许可人、被许可人恶意串通损害其利益为由主张确认许可合同无效。退一步说，即使被许可人不知道其许可实施的专利权已设定质押而与许可人订立了期限较长的许可使用合同，许可人也完全知道自己的行为可能会给质权人造成损害，质权人可以许可人故意实施侵害其质权的行为构成侵权为由要求出质人承担侵权责任。因此，在专利权质押合同依法在先成立的情形下，拟订立的专利实施许可合同的期限超过专利权质押合同的期限时，应征得质权人的同意。如无特别约定，质权人的同意行为应理解为对出质专利权上设定专利许可实施权这一负担的肯定，视为质权人对因该负担的设定导致折价、变价降低从而损害质权的行为免责，而不应理解为质权人放弃质权。此时，在主债权未能按期清偿的情形下，质权人仍可就出质专利权折价、变价优先受偿。
2)出质人无偿转让出质专利权，危害质权实现的；或者出质人以明显低于市场价格转让、许可实施出质专利权，危害质权实现，并且受让人、被许可人知道该情形的，质权人享有向人民法院申请撤销的权利。出质人无偿转让出质专利权，危害质权实现的，或者出质人以明显低于市场价格转让、许可实施出质专利权危害质权实现的，在出质人和质权人之间便发生了侵权之债。出质人为侵权之债债务人，质权人为侵权之债的债权人。虽然撤销权制度在我国只在合同法中有明确的规定，但“撤销权不仅可以适用于合同之债，而且还可以适用于侵权行为、不当得利和无因管理所产生的债” [6]。因此，在出质人前述滥用权利的情形下，赋予质权人撤销权是合理可行的。
3)出质人以明显低于市场价格转让、许可使用出质专利权，危害质权实现，受让人、被许可人并不知情且无过错的，质权人享有质权保全权。前述情形，为保护相对人的利益，质权人不得主张转让、许可使用无效或者向人民法院申请撤销。但此种实施出质专利权的行为又的确对质权人造成了危害，为此可以借鉴担保法第七十条的规定予以规制：出质人实施出质专利权，足以危害质权人利益的，质权人可以要求出质人提供相应的担保。
参考文献
[1] 郑成思.知识产权价值评估中的法律问题[M].北京:法律出版社,1999.33—78.
[2] 谢在全.民法物权论（下册）[M].台湾:三民书局,1991.1.
[3] 陈华彬.物权法原理[M].北京:国家行政学院出版社,2000.567.
[4] 邹海林,常敏.债权担保的方式和应用[M].北京:法律出版社,1998.151.
[5] 孔祥俊.担保法例解与适用[M].北京:人民法院出版社,1996.536—537.
[6] 王利明.民商法研究第二辑[M].北京:法律出版社,1999.642.
Existing problems of the patent pledge system & the improvements
Jiang Xun-ming
（Department of Intellectual Property, Huazhong Univ. of Scie. & Tech., Wuhan, Hubei, 430074）
Abstract:This article studies the key issues of the function failure of the patent pledge guarantees, which is caused by the current system of the patent pledge guarantees, such as, restrictions on the licensed implementation and transfer of the pledged patent, the pledgees were deprived of the right to know the conditions of the implementation、the licensed implementation and transfer of the pledged patent, the pledgees lacking the corresponding control of the revenue generated by the implementation、the licensed implementation and transfer of the pledged patent and so on. Accordingly. Ideas and specific measures are put forward to solve these problems ,for instance, the pledgors are endowed with the rights to transfer、implement、licensedly implement the pledged patent, while the pledgees with the rights to know the transfer、implementation and licensed implementation, and to some extent ,to control the resulting benefits. These policy adjustments will further perfect the country's credit guarantee system of intellectual property rights to encourage enterprises’ technology innovations.
Key words: patent pledge; right to know; right of control
基金项目：国家自然科学基金资助项目(70633003)；司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目(05SFB2034).
作者简介：蒋逊明（1972－），男，博士生，讲师，研究方向：知识产权
[①] 参见中华人民共和国担保法第80条。
[②]参见《中华人民共和国民法通则》第58条第1款第3项、第61条第2款；《中华人民共和国合同法》第52条第1款第2项、第59条。
无论是出质专利权的许可实施，还是已许可实施的专利权的出质，亦或专利权的实施，专利权人都应将许可实施合同的情况或者专利权的实施情况忠实告知质权人，在出质人转让出质专利权时尤其如此。这是因为质权的效力及于孳息、代位物，实施专利的收益、许可实施费、转让费直接影响到质权人的利益。虽然该通知义务对出质专利权实施、许可实施、转让的效力不产生影响，但出质人的通知义务对质权人而言是非常重要的。这是因为：一方面，质权人可以根据出质人的告知情况，许可实施费、许可实施期限以及转让费、许可实施费及其他收益是否已提存等来判断出质人的实施、许可实施行为对质权有无损害；如有危害质权的实现，便可以采取法律赋予质权人的救济措施确保质权实现。另一方面，出质人的通知义务及相应的质权救济措施的存在敦促出质人谨慎善意转让、实施、许可实施其专利权，避免其滥用权利危害质权实现。
在北京市知识产权局发布施行的《关于促进专利权质押和专利项目贷款的暂行办法》和天津市知识产权局发布施行的《专利权质押贷款操作暂行办法》中，较多体现了专利质押贷款风险的事前控制，即对借款人的财务、信用状况，专利项目目前的实施情况、专利权质押贷款的额度均做了较详细的规定，但是缺乏对专利权质押贷款风险的过程控制——对专利项目将来的实施情况缺乏监督，而专利权价值的特殊性决定了过程控制对专利权质押贷款风险防范的重要性。这是因为，要使专利权实现其担保功能，就必须通过实施、许可实施、转让使专利权潜在的价值转变为现实的价值，使其产生足够多的收益，并以该收益作为担保，决不能仅仅依赖于债权未获清偿时通过折价或者拍卖、变卖专利权的价款优先受偿。因为此时专利权的价值只不过是原先设定质押的专利权的残值，当然也就难于为主合同债权的清偿提供足够担保，真正用作质押担保的专利权的价值应为该残值加上实施、许可实施等所产生的收益。缺乏这一过程控制，缺乏对实施、许可实施等所产生的收益的控制无疑削弱了专利权质押担保功能的实现。因此，在专利权质押担保政策中规定专利权人（出质人）就专利权的转让、实施、许可实施等情况对质权人负通知义务是合理的、必要的。
4.2.2出质期间，出质人对出质专利权的转让费、许可实施费和实施出质专利权的收益以及其它收益等应向第三人提存
鉴于专利权价值的特点，专利权质押政策必须赋予出质人对出质专利权享有转让、实施、许可实施等权利。在此情形下，为保障质权人的利益，必须规定：出质期间，出质人对出质专利权的转让费、许可实施费和实施出质专利权的收益以及其它收益等应向第三人提存。这是因为，一方面，出质人因出质专利权的转让、实施、许可实施而获取的收益毕竟是在质权设定期间，即在债务履行期限届满前进行的，因而该收益在性质上仍是出质人的财产，且债务履行期限未届满，质权人不能请求以这些收益清偿债权。但另一方面，出质人毕竟已将专利权作为债务履行的担保，因而负有不得损害质权人优先受偿权的义务。众所周知，收益为专利权经济价值的重要体现，专利权能作为质权标的亦缘于此，若质权不及于收益，质权便会落空，因而质权当然及于出质专利权实施的收益上，这样出质人对出质专利权收益的处分又会受到质权的限制，出质人不得任意处分。因此，无论出质人还是质权人都不得对出质专利权的收益进行处分[5]。在此情形下，该收益应当向出质人、质权人约定的第三人提存，以作为主合同债权的担保。当然，经质权人与出质人协商同意，该收益可以用于提前清偿债权，因为该种处分属于当事人对自己权利义务的处分，政策自然不便过多干预。
5、质权人对专利权质押合同的管理对策
鉴于专利权价值的特性，专利权质押担保制度必须赋予出质人对出质专利权享有转让、实施、许可实施等权利，并通过规定出质人对质权人的通知义务和将转让、实施、许可实施获得的转让费或者收益提存等措施来保障质权的实现。这样的制度本来是能够保证质权人利益实现的。然而现实情况未必总是按照制度设计者的愿望自动发展，不排除个别专利权人滥用权利情况的出现，这些不恰当行使权利的行为可能对质权的实现产生潜在的威胁，使质权人面临着风险。因此，质权人依据相关法律法规采取相应的对策对专利权质押担保行为进行管理是非常必要的。鉴于质权对质物的效力包括质物、孳息和代位物，而专利权许可实施获得的许可实施费自然属于孳息的范畴、专利权的转让费属于代位物，因而都应当作为主债权清偿的担保。因此，质权人应采取措施将转让费、专利实施许可费及时足额支付给双方约定的第三人提存；当专利权有自主实施情形的，也应将由实施专利权所产生的收益提存。一旦专利权人转让、许可实施专利权存在不当行为时,质权人可采取下列对策：
1)质权人主张转让、许可实施无效的权利。在出质人和受让人、被许可人恶意串通，无偿或以明显低于市场价格转让出质专利权或许可实施出质专利权，危害质权人优先受偿权实现的时候，由于出质人与受让人或被许可人的行为已经损害了质权人的质权利益，依据有关法律规定，质权人可主张转让、许可实施无效，并依法要求出质人、受让人或者被许可人共同承担责任，如停止侵害、赔偿损失等[②]。
出质专利权许可实施期限超过出质期限的，质权人亦可主张专利实施许可合同无效。由于质权设定在先，因而许可人、被许可人完全应当知道许可实施期限不能超过质权行使之时，否则会给质权人造成损害。如果双方置质权人利益不顾恶意串通订立期限长于出质期间的实施许可合同，那么在此情况下，质权人可以许可人、被许可人恶意串通损害其利益为由主张确认许可合同无效。退一步说，即使被许可人不知道其许可实施的专利权已设定质押而与许可人订立了期限较长的许可使用合同，许可人也完全知道自己的行为可能会给质权人造成损害，质权人可以许可人故意实施侵害其质权的行为构成侵权为由要求出质人承担侵权责任。因此，在专利权质押合同依法在先成立的情形下，拟订立的专利实施许可合同的期限超过专利权质押合同的期限时，应征得质权人的同意。如无特别约定，质权人的同意行为应理解为对出质专利权上设定专利许可实施权这一负担的肯定，视为质权人对因该负担的设定导致折价、变价降低从而损害质权的行为免责，而不应理解为质权人放弃质权。此时，在主债权未能按期清偿的情形下，质权人仍可就出质专利权折价、变价优先受偿。
2)出质人无偿转让出质专利权，危害质权实现的；或者出质人以明显低于市场价格转让、许可实施出质专利权，危害质权实现，并且受让人、被许可人知道该情形的，质权人享有向人民法院申请撤销的权利。出质人无偿转让出质专利权，危害质权实现的，或者出质人以明显低于市场价格转让、许可实施出质专利权危害质权实现的，在出质人和质权人之间便发生了侵权之债。出质人为侵权之债债务人，质权人为侵权之债的债权人。虽然撤销权制度在我国只在合同法中有明确的规定，但“撤销权不仅可以适用于合同之债，而且还可以适用于侵权行为、不当得利和无因管理所产生的债” [6]。因此，在出质人前述滥用权利的情形下，赋予质权人撤销权是合理可行的。
3)出质人以明显低于市场价格转让、许可使用出质专利权，危害质权实现，受让人、被许可人并不知情且无过错的，质权人享有质权保全权。前述情形，为保护相对人的利益，质权人不得主张转让、许可使用无效或者向人民法院申请撤销。但此种实施出质专利权的行为又的确对质权人造成了危害，为此可以借鉴担保法第七十条的规定予以规制：出质人实施出质专利权，足以危害质权人利益的，质权人可以要求出质人提供相应的担保。
参考文献
[1] 郑成思.知识产权价值评估中的法律问题[M].北京:法律出版社,1999.33—78.
[2] 谢在全.民法物权论（下册）[M].台湾:三民书局,1991.1.
[3] 陈华彬.物权法原理[M].北京:国家行政学院出版社,2000.567.
[4] 邹海林,常敏.债权担保的方式和应用[M].北京:法律出版社,1998.151.
[5] 孔祥俊.担保法例解与适用[M].北京:人民法院出版社,1996.536—537.
[6] 王利明.民商法研究第二辑[M].北京:法律出版社,1999.642.
Existing problems of the patent pledge system & the improvements
Jiang Xun-ming
（Department of Intellectual Property, Huazhong Univ. of Scie. & Tech., Wuhan, Hubei, 430074）
Abstract:This article studies the key issues of the function failure of the patent pledge guarantees, which is caused by the current system of the patent pledge guarantees, such as, restrictions on the licensed implementation and transfer of the pledged patent, the pledgees were deprived of the right to know the conditions of the implementation、the licensed implementation and transfer of the pledged patent, the pledgees lacking the corresponding control of the revenue generated by the implementation、the licensed implementation and transfer of the pledged patent and so on. Accordingly. Ideas and specific measures are put forward to solve these problems ,for instance, the pledgors are endowed with the rights to transfer、implement、licensedly implement the pledged patent, while the pledgees with the rights to know the transfer、implementation and licensed implementation, and to some extent ,to control the resulting benefits. These policy adjustments will further perfect the country's credit guarantee system of intellectual property rights to encourage enterprises’ technology innovations.
Key words: patent pledge; right to know; right of control
基金项目：国家自然科学基金资助项目(70633003)；司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目(05SFB2034).
作者简介：蒋逊明（1972－），男，博士生，讲师，研究方向：知识产权
[①] 参见中华人民共和国担保法第80条。
[②]参见《中华人民共和国民法通则》第58条第1款第3项、第61条第2款；《中华人民共和国合同法》第52条第1款第2项、第59条。
网站创始人
- 个人简介：（学术）
- 中国政法大学教授、博士生导师
- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
- 中国人民大学法学博士后
- 邮箱：fengxiaoqingipr@sina.com
- 北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
- 个人简介：（实务）
- 最高法院案例指导工作专家委员会委员
- 最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
- 中欧仲裁中心仲裁员
- 深圳、南京仲裁委员会仲裁员
- 北京天驰君泰律师事务所律师
- 中国律协知识产权专业委员会委员
- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
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