企业合作研发的知识产权风险及其控制

蒋逊明

(华中科技大学 管理学院知识产权系, 湖北 武汉 430074)

摘 要： 企业对外合作研发中，在智力资本投入、研究成果取得及其归属与实施等方面均不同程度地存在着知识产权风险，本文就这些风险做了简明扼要的分析并提出了合适的防范对策。

关键词： 合作研发；知识产权风险；风险控制

 

由于技术进步不断加快，知识的专业化程度越来越高，市场竞争日趋激烈且越来越依赖于科学技术的竞争，越来越多的企业选择对外科研合作作为实现其生产经营目标的重要方式。合作研发成功与否，究其原因很多，然而利益问题始终被视为合作研究中存在的主要问题和合作创新成功与否的关键因素，而知识产权问题则又往往是利益冲突的焦点和重要表现形式之一。[①]然而，现有研究成果缺乏对合作研发中知识产权事务的风险及其影响与对策的研究，而这往往又是影响合作研发成功的关键因素之一。因此，本文拟从知识产权管理的角度探讨在合作研发中存在的知识产权风险及其防范和化解措施，以期对合作研发的成功提供一些借鉴。

1 合作研发中知识产权风险的主要表现形式

1.1 合作一方知识产权失去控制、贬值的风险

合作研发，一般是基于双方现有技术、科技人员的优势互补，合作研究从而产生前沿性的创新成果。从这个角度上讲，合作者将自身技术秘密、专利技术、计算机软件、设计图纸及其他资料等知识产权成果与合作对方共享得愈彻底、充分愈好。然而，这却会导致知识产权失去控制、贬值的风险：一方面，合作研发让合作对方获取了自身拥有的知识产权成果，为一些非诚信的合作者提供了窃取知识产权的合法机会，合作者面临着对自身知识产权失去控制的风险；即使是正常的合作，合作方也须通过某种方式使自身持有的知识产权与合作对方共享，这也会导致合作者对自身知识产权在某种程度上失去控制，“导致知识产权泄漏和专有性丧失的风险”[②]。另一方面，基于合作双方现有技术合作研发产生的新成果的先进性，可能会导致合作者以前持有的知识产权贬值、丧失市场竞争优势，甚至完全被合作研发产生的新成果所淘汰或替代。

1.2 合作对方提供的知识产权存在瑕疵的风险

合作研发中，合作对方也会提供一些技术秘密、专利技术、计算机软件、设计图纸及其他资料等知识产权成果进行共享。然而，出于对自身利益的考虑，不排除合作对方提供的知识产权存在某些瑕疵。具体说来，一般有以下几个方面的问题：一是对方对所提供的技术秘密、专利、计算机软件、设计图纸及其他资料等是否享有知识产权，尤其是那些未经政府确认授权的权利（如技术秘密、设计图纸、资料）是否真正存在；二是对方对其提供的知识产权的信息披露是否完全、充分，是否隐瞒了不利于己的真实信息，例如对专利技术的成熟程度、技术秘密的先进性及其市场前景作虚假陈述等；三是合作对方利用自身技术优势控制了合作研发所必需的背景技术而不积极、主动提供，籍此控制合作研发及其利益分享；四是合作对方提供的所谓知识产权不仅不存在而且还侵犯了他人的知识产权，致使合作者面临承担侵犯他人知识产权责任的风险。

1.3 合作研发机构对提供的知识产权的共享方式及其风险[③]

（1）合作双方将知识产权成果许可给合作研发机构的风险

合作双方将知识产权成果许可给合作研发机构使用，对合作双方、合作研发机构而言，均不同程度地存在风险。

普通许可使用的风险。如果合作双方只是将专利、技术秘密、计算机软件、设计图纸、资料等知识产权成果普通许可给合作研发机构使用，此时，合作双方仍享有其投入合作研发机构的知识产权成果的产权，那意味着存在以下两个方面的风险：一是合作双方均可能将上述知识产权成果与任一第三方合作，从而对双方成功合作产生风险；二是合作研发的成果一旦包含了合作一方的知识产权成果，则合作另一方或者合作研发机构要使用该成果，除受到合作研发成果的知识产权归属条款的制约外，还必须获得合作对方的许可并支付许可费，从而使该方或者合作研发机构在实施合作研发的知识产权成果方面存在风险。

排他性许可使用的风险。如果合作双方将专利、技术秘密、计算机软件、设计图纸、资料等知识产权成果排他性许可给合作研发机构使用，此时，尽管合作双方仍享有其投入合作研发机构的知识产权，但由于合作研发机构获得了排他性许可，此时合作双方不得再行许可他人实施，合作研发机构可以自主实施合作研发成果。但是合作研发的成果一旦包含了合作一方的知识产权成果，则合作另一方要使用该成果或者合作研发机构要将合作研发成果许可他人实施，仍然受到合作对方的制约，面临着风险。

独占性许可使用的风险。如果合作研发机构取得了对合作双方投入的知识产权的独占性许可实施权，此时，无论合作研发成果是否包含合作方的知识产权，合作研发机构都可以自主实施或者许可他人实施合作研发成果。但这是以合作双方放弃对自身投入的知识产权的实施权为代价的，这对合作双方原有的产品生产、销售及市场竞争，乃至技术创新，无疑存在风险。

因此，合作双方应审慎评估各种许可方式的风险，并基于自身的目标、实际情况确定合理的知识产权成果许可方式。

在确定了许可使用的方式后，许可使用的范围和领域也是一个非常重要的问题，即合作双方许可合作研发机构使用其专利技术是只限于研究阶段的使用还是包括了生产性使用；如果包括了生产性使用，那么被许可使用的技术是仅限于合作研发所开发的特定产品上还是由合作研发机构开发的任何产品均可使用。[④]许可使用的范围和领域约定不当或不明确往往会给知识产权权利人带来巨大的风险：或是对本企业原有产品的市场形成冲击，或是对新品开发的技术创新和市场产生消极影响。

（2）合作双方将知识产权成果转让于合作研发机构的风险

如果合作双方将技术秘密、专利、计算机软件、设计图纸及其他资料等知识产权成果转让给合作研发机构，合作研发机构便成为了权利主体。这种方式对合作研发机构无疑是有利的：共享彻底、充分，易于产生前沿性的成果，且共同研发机构自主实施、许可实施或转让共同研发成果不受合作双方的制约。但是这种方式有可能对原持有该知识产权的合作方的产品生产、技术研发形成制约，甚至阻断合作方技术进步的路径，形成风险。

1.4 合作研发过程中的知识产权风险

不同的合作者对合作有不同的预期，合作双方价值目标的差异可能引起知识产权取得的风险。一般说来，大学、科研院所侧重于人才培养、知识传授，他们往往通过文章来表明其取得了令人瞩目的成果，而这往往与技术秘密的保护、技术的可专利性等方面存在冲突。此外，参与合作研究的硕士生、博士生要撰写学位论文，毕业之后还可以自主择业，所有这些，可能导致合作研发成果因发表论文而丧失新颖性或者因毕业生的择业造成企业自身的成果为竞争对手窃取。

此外，合作研发过程中，也会因为一些非正常的因素导致合作中止。如果没有相应的处置措施，则可能引起知识产权风险。因此，合作研究进展情况的资料记录，尤其是各个阶段所取得的阶段性成果的记录非常重要。当然，业已取得的成果由哪一方享有并由其进行后续研发也是非常关键的。

1.5 合作研发成果的知识产权归属与实施的风险

合作研发成果的知识产权归属一般不外乎以下三种情形：由合作双方共有、由合作研发的一方当事人享有并给予对方当事人合理的补偿、由双方设立的合作研发机构享有。对合作研发成果的实施既受到合作研发知识产权归属约定的制约，同时还可能受到合作各方持有的知识产权的制约，其实施面临极大的不确定性,下面分别阐述：

（1）合作双方共有合作研发成果存在的风险。如果共有合作研发成果的双方均实施该成果，然而由于各合作方实际生产能力、市场占有份额等的差异，合作各方通过专利实施所获得的利益未必与其在研发中所做出的贡献相当，甚至于显失公平。如果合作研发成果为多个权利人共有，且各个权利人均有实施能力，此时，就该专利权的实施，各权利人之间便不可避免地存在竞争关系，甚至于有演变成恶性竞争的风险。

由于合作双方对共有的合作研发成果的技术价值和市场价值的判断不可避免地存在分歧，因而往往难于在是否许可或转让、许可方式、许可或转让费数额等方面达到一致，甚至不排除有个别合作方为了自己的利益故意阻止共有研发成果的许可实施或转让。因此，存在着许可实施、转让难或者合理的许可实施、转让无法得到满足的风险。

（2）合作研发的一方当事人享有合作研发成果存在的风险。如果研发成果包含了合作另一方当事人原先投入的知识产权成果，尽管合作研发成果的知识产权为该方当事人享有，但该合作研发的当事人要使用该成果仍会受到另一方当事人的制约。例如，合作研发的成果由一方当事人享有，如果该合作研发的成果包含了另一合作方提供给合作研发机构使用的专利技术的必要技术特征，则使用该成果必须获得合作方的许可并支付许可费。

（3）合作研发机构享有合作研发成果的风险。如果合作研发成果由双方设立的合作研发机构享有，由于合作双方已将专利、技术秘密、计算机软件、设计图纸、资料等知识产权成果许可给合作研发机构使用，因而除非合作双方另有约定，即使合作研发成果包含了合作双方原先投入的知识产权成果，合作研发机构也可自主实施该合作研发成果。但如果该研发机构没有生产能力，需将合作研发成果许可第三人实施时，则第三人还须取得合作双方的许可。此时，合作研发成果的许可实施和转让仍将受到合作双方的互相牵制，仍然存在风险。

至于合作开发完成的技术秘密成果，如果当事人对其使用、转让及利益分配没有约定，且依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利，此种情形，无疑存在较大的风险。[⑤]

1.6 基于合作研发项目成果再研发的知识产权风险

尽管法律没有对基于合作研发成果再研发的知识产权成果的归属做出明确定，但从中华人民共和国合同法第354条的立法意旨来看，如果当事人对基于合作研发成果再研发的知识产权成果的归属没有约定或者约定不明确，依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的，一方后续改进的成果，其他各方无权分享。[⑥]因而对于短期的松散型的合作者而言，如果彼此之间在业务、市场上存在竞争关系，其合作即使达到了预期的目标，基于合作研发项目成果再研发的竞争也不可避免。

2 合作研发知识产权风险的控制

从前述风险的主要表现形式可以知道，企业合作研发知识产权风险形成的主要原因为：竞争关系的存在、合作预期目标的差异、道德失范以及知识产权制度本身存在的不确定性。为便于风险控制，我们根据合作研发中知识产权风险形成的原因和存在的主要环节来控制其风险。

1.1 合作研发中合作对方的评价及其知识产权风险控制

对合作研发合作对方的选择，一般可以根据其信誉、业绩、持有的知识产权成果现状、技术研发能力以及合作的价值目标等几个方面来评价。对合作对方的知识产权风险控制则主要可以采取合同控制的办法。合作研发谈判之前，双方宜先签订一个保密协议要求对方对磋商的内容和接触的资料承担保密义务，以避免对方窃取资料，从而控制合作对方的道德失范引起的知识产权风险。通过合同明确合作研发的目标和范围，明确要解决哪些问题，具体由谁来解决，确定为实现合作研发目标所必需的知识产权成果范围并确定各自由谁来提供。 在此基础上，制定详尽的研究进展计划，对照研究进展计划，定期检查合作双方或合作研发机构的研究进展情况。明确合作研发机构或合作对方对己方提供的知识产权成果的使用方式，明确己方是将知识产权成果转让给合作研发机构还是许可其使用，如果是许可使用，则必须明确许可使用的方式、许可使用的领域和范围，避免超出研发目标的需要提供过多的知识产权成果，并且利用在国家知识产权局进行专利许可合同登记的机会记载清楚。当然，对于合作对方提供给共同研发机构或己方的知识产权成果的使用方式及领域也必须明确，以免酿成纷争。

1.2 合作研发的组织形式及其知识产权风险控制

合作研发的组织形式灵活多样，既可以是具有法人资格的研发机构，也可以是松散的合作机构，一般根据合作目标、合作对象、合作期限等来确定。由于合作双方利益的差异性、竞争关系的存在，合作各方追求自身利益最大化的倾向导致存在着合作一方或双方损害合作研发机构健康运行的可能性，加大了知识产权风险。因此，在合作组织形式的选取方面应该倾向于有利于发展长期、稳定的合作关系，例如选择具有法人资格的研发机构；在合作组织内部机构的设置方面应该倾向于合作各方分权和制衡。在采取松散的合作机构的模式下，尤其要加强对合作双方的合同控制，明确各自的权利义务，加重合作一方机会主义行为的成本，从而避免松散合作容易滋生机会主义行为所导致的风险。

1.3 合作研发过程中的知识产权风险控制

（1）合作研发过程中知识产权取得的风险控制。知识产权的取得必须符合法律规定的条件，因此，对合作研发过程中取得的成果必须采取相应的处置办法。例如，专利技术的新颖性条件、技术秘密成果保护都要求对成果采取恰当的保密措施；对于计算机软件，要做好开发过程中独创性证据的保存，如流程图、手稿、说明书、首次投放市场的时间证明等的收集与保存、软件著作权登记等。

（2）合作非正常终止的知识产权风险控制。由于种种原因，可能会出现合作非正常终止的情形，因此，在合作合同中有必要对合作非正常终止的情形及此时合作研发机构中有形财产、无形财产（尤其是体现前期研究成果的图纸、数据资料等）的权利归属和分割、双方对基于合作获取的对方技术秘密的保密责任等作出规定；甚至可以约定竟业禁止的义务，以防止非诚信的合作者在窃取合作对方的知识产权成果后故意撕毁合同再自行研究和开发，从而对合作对方构成威胁。此外，必要的惩戒措施也是必需的，增大非正常中止合作的风险以保证合作的顺利进行。

1.4 合作研发成果的归属和实施的知识产权风险控制

合作研发成果的归属必须遵循有利于其实施的原则来确定，因为只有通过实施，知识产权的效益才能充分体现出来。为此，合作研发成果的归属和实施必须考虑到以下几个方面：一、合作双方或者是合作研发机构的生产能力，在双方都有权实施的情形下，生产能力弱、市场开拓能力弱的一方获利也弱；二、合作双方提供的知识产权成果的使用方式，避免合作研发成果的实施受到背景技术提供方的制约；三、必须考虑有利于基于合作研发成果基础上的继续开发。