禁止重复授权原则解读
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：曹新明 时间：2009-12-27 阅读数:
本案一审判决认为，禁止重复授权应理解为，“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在”。二审判决认为，“重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。”二审判决实际上是认为同样的发明创造只能被授予一次专利权。
1992年《专利法实施细则》第12条第1款和现行2001年《专利法实施细则》第13条第1款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”，可以理解为是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在；在现行的制度安排下，同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，只要两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。
首先，《专利审查指南》允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，这种做法的形成有其历史原因，虽不尽完善，但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式。其次，《专利法》关于先申请原则和新颖性判断中的抵触申请制度的规定，可以解决不同申请人就同样的发明创造分别提出专利申请的冲突问题。但对同一申请人就同样的发明创造分别提出实用新型和发明专利申请的情形未作规定，立法上为同一申请人保留了一个比较宽松和方便的专利申请选择途径。应当说，《专利审查指南》对于禁止重复授权原则的解释和国务院专利行政部门过去10多年来的有关做法，未违背《专利法》的基本立法精神，未造成专利权人和社会公众利益的重大失衡。相反，这有利于鼓励发明人尽早公开有关发明创造，有利于及时保护有关发明创造，有利于他人避免重复研究和在此基础上及时进行改进创新。再次，这种做法在我国已经实际执行了10多年，如果简单地否定其合法性和合理性，涉及到众多的相关专利的效力，显然不利于对已有的专利或者专利申请的保护。
再审法院进一步指出，如果把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权，也会造成专利审查与授权的实践操作困难。如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内，他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权，此时，如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权，则该发明专利申请就不能被授权，这显然违背了专利授予的先申请原则；如果必须在实用新型专利无效后再授予发明专利权，也会造成实际操作上的困难。
再审法院认为，允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法也存在一些有待完善的问题。如按照《审查指南公报》第6号的规定，沿用在后申请本身的申请日计算专利保护期，将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长。又如现行《专利审查指南》要求前一专利权自申请日起予以放弃，该专利权视为自始不存在，这在实际上产生了相当于前一专利权被宣告无效的后果，将导致曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题，可能会造成当事人的诉累和权利保护上的实际困难。这些问题，应当通过修改有关规定和进一步明确有关规则加以解决。
最高人民法院最后认定，《专利法》上的禁止重复授权，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。
四、对专利复审委员会观点的评析
专利复审委员会对禁止重复授权原则的解读是：对同一专利申请人而言，如果其先后提出的两项专利申请符合《专利法》规定的其他条件，那么，只要该专利申请人先后获得的两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。
专利复审委员会对禁止重复授权原则理解之关键点在于“有效专利权唯一性”标准，而不是“只能被授予一项专利权”。换句话说，即使是“同样的发明创造”先后被授予了两项或者更多的专利权，只要它们不同时有效存在即可。
专利复审委员会是采用何种方式来解释“同样的发明创造只能被授予一项专利权”这一法律规范，本文作者不得而知，也不能妄猜。但有一点可以肯定，专利复审委员会的这种解释已经偏离了《专利法》条文本身所及的范围。其理由是：《专利法》条文的关键词“只能被授予”而不是“只能有效存在”一项专利权。
根据专利复审委员会的观点，同一专利申请人就同样的发明创造先后提出两项或者多项专利申请，而且在后申请不要求优先权，那么，先后提出的专利申请就是各自独立的，而且允许申请人先被授予实用新型专利权，而后再被授予发明专利权。如果专利申请人被授予发明专利权时，其在先的实用新型专利权尚未届满，以放弃在先实用新型专利权作为条件，就可以被授予发明专利权。现在，在同一申请人被授予发明专利权时，其在先被授予的实用新型专利权已经因保护期限届满而终止，所以，授予发明专利权时，就没有障碍了。
对《专利法》这一条文的解释，不能脱离“只能被授予”应有之义。当同一申请人就同样的发明创造先后提出两项或者两项以上的申请时，先授予实用新型专利权，而后放弃实用新型专利权并选择发明专利权，以及实用新型专利权因保护期限届满终止后再授予发明专利权，都是对“只能被授予”一项专利权的误解。
根据我国《专利法》第44条第2款规定可知，专利权人主动放弃专利权的，自国务院专利行政部门登记和公告后其效力终止，但此前已有的专利权依然存在，并且受保护。因此，同一申请人选择发明专利权而放弃在先的实用新型专利权，即意味着同样的发明创造已经被授予了两项专利权，而不是一项。这也是将“只能被授予”一项专利权误解为“只能有效存在”一项专利权。另一方面，在实用新型专利权终止后再授予发明专利权，这是明显地将同样的发明创造授予了两项专利权，一项是实用新型专利权，一项是发明专利权。专利复审委员会对《专利法》条文作这种解读是缺乏法律依据的。
由此可见，专利复审委员会的解读已经脱离了《专利法》的规定。但是，只要稍作调整就可以做到既符合《专利法》的规定，又能贯彻落实《专利法》允许同一申请人就同样的发明创造先后提出不同的专利申请之精神。这种做法就是由专利权人自己请求专利复审委员会宣告在先的实用新型专利权无效，然后再授予发明专利权。17
也许有人会说，这不是纯粹的文字游戏吗？不是的，法律是严肃的，对法律的解释不能超越法律条文应有之义。“只能被授予一项专利权”与“只能有效存在一项专利权”是完全不同的，不能偷换概念。
五、对最高人民法院观点的评析
在我国，最高人民法院是最高审判机关，对法律条文可以作司法解释，以指导各级法院的司法审判实践。但是，最高人民法院对法律作司法解释也应当遵循“不得超越法律本身应有之义”之原则，否则，最高人民法院的司法解释权就变成了变相的立法权。另一方面，作为一级审判机关，最高人民法院在审理具体案件时也可以对具体适用的法律条文进行解释，以适用于具体案件的裁判。
在本案中，最高人民法院组成的本案审判合议庭对“同样的发明创造只能被授予一项专利”的解释则是值得商榷的。例如，该案件的审判合议庭认为，“如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内，他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权，此时，如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权，则该发明专利申请就不能被授权，这显然违背了专利授予的先申请原则；如果必须将实用新型专利无效后再授予发明专利权，也会造成实际操作上的困难。”18
该合议庭所举之例的确很现实，但是，宣告这种情况下在先授予的实用新型专利权无效是必然的，不论是在给该发明专利申请授予专利权之前进行该程序，还是在给该发明专利申请授予专利权之后。为了尽快保护在先申请人（发明专利申请人）的合法权益，应当在给该发明专利申请人授予专利权之后，再进行对实用新型专利权的无效宣告程序。然而，这种做法就是为了确保“同样的发明创造只能授予一项专利”之法律原则。被宣告无效的专利权视为自始即不存在，因此，最后的结果是同样的发明创造只被授予上一项专利权。当然，北京市高级人民法院认为同样的发明创造只能被授予一次专利权的观点也是错误。同样的发明创造可以被先后多次授予专利权，但最后的结果只有一项专利权是在法律上存在并受保护的（当然，因专利权保护期限届满而终止或者放弃的专利权，也是受过法律保护的）。
最高人民法院的最后认定使人迷惑：同一申请人在先被授予的实用新型专利权难道因为其保护期届满而终止就不是一项专利吗？我国现在统计的国务院专利行政部门已经授予的专利权的数量是不是只是指在统计时还有效的专利权？答案是否定的。显然，同样的发明创造被授予几次专利权并不重要，重要的是最后有几项专利权是受法律保护的。最高人民法院的最后认定，显然是对法律条文的误解。
六、本文作者的观点
（一）禁止重复授权原则所涉关键点分析
《08修正案》第4条，即新公布的《专利法》第9条规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”对此项规定有以下几种理解：其一，只有“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的”，才“可以授予发明专利权”。其二，如果先获得的实用新型专利权已经终止，就不必经发明专利申请人选择，直接授予发明专利权。其三，如果“先获得的实用新型专利权尚未终止”，发明专利申请人不进行选择的，不能被授予发明专利权。
对《08修正案》第4条的解读，首先应当采用文义解释，如果抛开法律本身应有之文义而擅自采用扩大解释或者限定解释，是不允许的，最高人民法院也没有对法律自由解释的权利。“同样的发明创造只能被授予一项专利权”这一规定有四个关键点：“同样的发明创造”、“只能”、“授予”和“一项专利权”。
在适用这一规定时，应当以“在我国境内”为限。19在我国境内适用这一规定的前提条件是“同样的发明创造”。对这一前提的判断是纯粹的技术问题，只要有关当事人能够确定几份申请所涉及的发明创造是“相同的”即可。
一旦这一前提条件得以满足，那么紧接着就需要由国务院专利行政部门进行具体审查工作：在对某专利申请完成必要的审查程序进入决定授权阶段时，就需要对在先授予的专利权进行检索，并且还需要考察已经被宣告无效的专利权。一旦发现已有同样的发明创造被授予了专利权，而且是有效的，那么就要依据法律规定作相应的处理：第一，有效专利权的所有人与即将授权的专利申请人为同一人的，且其专利申请日相同的，则通知申请人进行选择——声明放弃在先获得的实用新型专利权，选择发明专利权。只有在此种情况下，专利局才“可以授予发明专利权”。该发明专利申请人（同时也是在先的实用新型专利权人）不愿意放弃在先的实用新型专利权，专利局就不能给该项发明专利申请授予发明专利权。第二，如果在先的实用新型专利权人或者发明专利权人与该发明专利申请人不是同一人的，则作出该项发明专利申请。此处所作的第一种选择是专利法对“重复授权原则”的例外规定，不能将此项规定作扩大解释。
由上介绍可知，本案中对禁止重复授权原则，先后有无效宣告请求人、被请求人、专利复审委员会、一审法院、二审法院和再审法院发表的观点，明显地分为两派：一种观点认为，同样的发明创造不能被先后授予两项或者两项以上的专利权；20另一种观点认为，同样的发明创造不能同时存在两项或者两项以上有效的专利权。21
实际上，法律规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利权
- 个人简介：（学术）
- 中国政法大学教授、博士生导师
- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
- 中国人民大学法学博士后
- 邮箱：fengxiaoqingipr@sina.com
- 北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
- 个人简介：（实务）
- 最高法院案例指导工作专家委员会委员
- 最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
- 中欧仲裁中心仲裁员
- 深圳、南京仲裁委员会仲裁员
- 北京天驰君泰律师事务所律师
- 中国律协知识产权专业委员会委员
- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
- 通讯处：(Zip:100088)
点击进入免费咨询>>
