禁止重复授权原则解读
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：曹新明 时间：2009-12-27 阅读数:
”所涉及的关键点有四个。
第一个关键点是“同样的发明创造”，这是技术问题，比较容易解决。本文上举案例中的当事人对案件所涉技术是否为同样的发明创造尽管持有不同的观点，但要确定所涉技术是否为同样的发明创造并不难。
禁止重复授权原则所涉的第二个关键点是“只能”。对“只能”的理解也有两种：其一，同样的发明创造在前面已经被授予的专利权尚未被宣告无效之前，在后的专利申请不能被授予专利权。其二，在专利申请已经完成必要的审查程序进入授权阶段时，不必考虑同样的发明创造已经被授予专利权或者是否仍然有效，直接决定给该专利申请授予专利权，然后再以“禁止重复授权原则”或者“冲突申请”为依据启动专利权无效宣告程序，宣告不符合专利法规定条件的在先专利权无效，确保同样的发明创造被授予一项专利权。具体案例中如何做，有关当事人可以灵活掌握。本文上举案例，就是采用适用第二种理解而启动无效宣告程序来确保禁止重复授权原则得以兑现的例子。
禁止重复授权原则所涉及的第三个关键点是“授予”。专利权不能自动产生，只能由国务院专利行政部门依据法律规定的审查程序来授予。这个关键点决定了禁止重复授权原则的直接适用主体是国务院专利行政部门，包括专利审查部门和专利复审委员会。这个关键点意味着判断同样的发明创造“被授予”的专利权是否只有一项，而不是没有“同时存在”两项以上的专利权。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将“被授予”解释为或者理解为没有“同时存在两项以上的有效专利权”是在这个关键点上出了问题，从而转换为“被授予”的曾经存在的而在给在后申请授予专利权已经终止其法律效力的专利权视为“没有被授予”，因此而得出这样的专利“不是一项专利”的判断，进而得出“再次授予”即为“唯一授予”的一项专利权之结论。这种结论显然是值得商榷的。当然，曾经“被授予”的被宣告无效的专利权则可以视为“没有授予”，此后的授予即是“唯一的授予”。
第四个关键点就是“一项专利权”。对这一个关键点的理解也是多角度的。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将“一项专利权”理解为“即将被授予的专利权是唯一有效的专利权”，另一种理解为“一项依法授予的并且受法律保护的专利权”，而不考虑在给在后申请授予专利权时其效力是否仍然存在。第一种观点采用的是“有效专利权唯一”标准，第二种观点采用的是“专利唯一性”标准。曾经被授予的后来被宣告无效的专利权因为视为自始即不存在，所以，从法律意义上，它不是专利。但是，曾经被授予但已被放弃和已终止的专利权，则是一项法律意义上的专利。根据“有效专利权唯一”标准，第一种观点是成立的；根据“专利唯一性”标准，第一种观点是错误的。
那么，我们到底应当以何种标准来理解“同样的发明创造只能授予一项专利权”呢？根据第三个关键点“授予”可推知，对此条文的理解应当采用专利唯一性标准，而不应当采用有效专利权唯一标准。如果采有效专利权唯一标准，那么，该法律条文就应当是：“同样的发明创造不允许同时存在两项以上的有效专利权。”专利法为什么不作如此规定，而是规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”呢？
（二）禁止重复授权原则之理论依据
众所周知，专利制度的主要任务之一就是给新的、具有创作高度且实用的发明创造授予专利权，以促进经济、社会和科技的发展。为了完成此项任务，专利制度给发明创造授予专利权，使其发明创造者能够在一定期限内获得保护，以激励其进行创造活动。但是，同样的发明创造不能重复授予专利权，其目的在于鼓励人们进行新的研究。于是，法律不仅要阻止不同的发明人就同样的发明创造分别获得各自的专利权，而且还要阻止同一个发明人就同样的发明创造重复获得专利权。
1854年12月，美国人海顿（Hayden）就其发明的棉布清洗剂向美国专利局长提出专利申请，其后再对此清洗剂稍作改进后，于1855年11月又提出第二份专利申请。结果海顿的两份专利申请都被授予专利权。22 1866年，美国联邦最高法院在SuffolkMfgCov.Hayden一案中作出如下判决：同一个发明人就同样的发明获得两项专利权的，第二项专利权无效。23美国最高法院的这一判决为现代的禁止重复授权原则奠定了基础。此项判决的理论依据是专利激励论，即国家建立专利制度的目的是激励人们进行新的和创造性的研究，同样的发明重复授权将导致宪法规定的“一定期限的”垄断权被延长，最终使人们产生惰性。24
禁止重复授权原则虽然没有写进美国的专利法，但是，美国的现行专利法足以避免同样的发明创造被重复授权。25此后，世界各国专利法明确写入这一原则的不多，但具体的规定足以避免同样的发明创造被重复授权。26例如，我国台湾地区“专利法”第31条所规定的先申请先核准原则，可以防止这种重复授权。
1.台湾地区“专利法”第31条第1款规定，同一发明有两份以上申请案时，仅得就其最先申请者核准发明专利。此项规定的基本含义是：就同样的发明所提出的两份以上的专利申请，不论此两份以上申请人是同一人或者是不同人，只要这几份申请的申请日能够分别先后顺序的，就只能给最先申请者授予专利权，其他申请者不能被授予专利权。
2.如果两份以上专利申请的申请日为相同，不可能分别先后顺序的，则需适用第31条第2款的规定。若两份以上的申请是由不同的申请人提出的，则由这几个申请人进行协商，以确定具体方案。若不能协商或者协商不成，则都不能被授予专利权。若两份以上的申请是由同一个人提出的，则由该申请人进行选择，以确定其中一个申请以获得专利权；不选择的，都不能被授予专利权。
美国1866年联邦最高法院的判决非常明确，第二项专利权无效，而不是由专利权人作选择。根据美国《专利法》规定，专利权的保护期限为17年，自授予专利权之日起计算。27如果允许专利权人选择，专利权人必然选择第二项专利权有效，使其专利权保护期得以实质性的延长。更有甚者，专利权人可以在法律允许的期限内，提出多数申请，获得多项专利权，最后选择最新的专利权。由此而造成的后果，就是使专利权的保护期限得以延长，与国家建立专利制度促进技术公开与创新的目的相违背。
我国台湾地区的规定也是非常明确的，允许同一发明创造者就同样的发明创造先后提出不同的专利申请，但必须在授权前作选择，而不是授权以后作选择。具而言之，不论是实用新型还是发明专利申请先完成审查进入授权阶段，必须在被授权专利权之前进行选择，而不是先授权，等到在后申请完成审查进入授权阶段时再作选择。这样的规定更加科学，更能体现专利制度的公平性和合理性。
（三）本文开篇问题之解答
严格地讲，《08修正案》第4条后半句规定对首先进入授权阶段的实用新型专利申请授予专利权，等到发明专利申请进入授权阶段时，再由专利权人进行选择，这是对禁止重复授权原则的例外性规定。但是，如果在先授予的实用新型专利权已经因保护期限届满后终止而视为此项专利权不存在，再给发明专利申请授予专利权，则是对禁止重复授权原则的违反。
另一种做法，如果该申请人在其发明专利申请即将进入授权阶段之前，如果能够确定其发明专利申请符合专利法规定的条件，在其实用新型专利权期限届满前主动选择放弃在先的实用新型专利权，是否可以让其发明专利申请被授予发明专利权？
对这个问题的回答比较复杂，因为《08修正案》第4条后半句规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”对此项规定可以作两种理解：其一，按照“有效专利权唯一”标准，此项规定是指“先获得的实用新型专利权尚未终止”的，才需要该申请人进行选择。现在，既然在先获得的实用新型专利权已经终止，就不必选择了，直接授予发明专利权，因为没有两项有效的专利权同时存在。其二，按照“专利唯一性”标准，而且法律规定是“先获得的实用新型专利权尚未终止”，该申请人才有权选择声明放弃该实用新型专利权。现在，在先的实用新型专利权已经因期限届满而终止了，前面的专利权就成为不可改变的事实，因此，该申请就没有权利选择放弃在先的实用新型专利权，所以，该发明专利申请不能被授予专利权。
上述两种理解中的哪一种符合立法本意呢？也许是第一种理解更符合立法者的本意，因为当先获得的实用新型专利权尚未终止，申请人声明放弃在先的实用新型专利权，根据专利权放弃所产生的法律效果来看，被放弃的专利权只是自国务院专利行政部门公告之日起丧失其效力，此前已经存在的权利仍然是有效的。由此所产生的结果就是“同样的发明创造”不能同时存在两项以上的有效的专利权，而不是“同样的发明创造只能被授予一项专利权”。《08修正案》第4条正是看到了其中的矛盾，所以作了例外性规定，但是，对于实用新型专利权已经因保护期届满而终止，则不属于此例外性规定。
第一个关键点是“同样的发明创造”，这是技术问题，比较容易解决。本文上举案例中的当事人对案件所涉技术是否为同样的发明创造尽管持有不同的观点，但要确定所涉技术是否为同样的发明创造并不难。
禁止重复授权原则所涉的第二个关键点是“只能”。对“只能”的理解也有两种：其一，同样的发明创造在前面已经被授予的专利权尚未被宣告无效之前，在后的专利申请不能被授予专利权。其二，在专利申请已经完成必要的审查程序进入授权阶段时，不必考虑同样的发明创造已经被授予专利权或者是否仍然有效，直接决定给该专利申请授予专利权，然后再以“禁止重复授权原则”或者“冲突申请”为依据启动专利权无效宣告程序，宣告不符合专利法规定条件的在先专利权无效，确保同样的发明创造被授予一项专利权。具体案例中如何做，有关当事人可以灵活掌握。本文上举案例，就是采用适用第二种理解而启动无效宣告程序来确保禁止重复授权原则得以兑现的例子。
禁止重复授权原则所涉及的第三个关键点是“授予”。专利权不能自动产生，只能由国务院专利行政部门依据法律规定的审查程序来授予。这个关键点决定了禁止重复授权原则的直接适用主体是国务院专利行政部门，包括专利审查部门和专利复审委员会。这个关键点意味着判断同样的发明创造“被授予”的专利权是否只有一项，而不是没有“同时存在”两项以上的专利权。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将“被授予”解释为或者理解为没有“同时存在两项以上的有效专利权”是在这个关键点上出了问题，从而转换为“被授予”的曾经存在的而在给在后申请授予专利权已经终止其法律效力的专利权视为“没有被授予”，因此而得出这样的专利“不是一项专利”的判断，进而得出“再次授予”即为“唯一授予”的一项专利权之结论。这种结论显然是值得商榷的。当然，曾经“被授予”的被宣告无效的专利权则可以视为“没有授予”，此后的授予即是“唯一的授予”。
第四个关键点就是“一项专利权”。对这一个关键点的理解也是多角度的。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将“一项专利权”理解为“即将被授予的专利权是唯一有效的专利权”，另一种理解为“一项依法授予的并且受法律保护的专利权”，而不考虑在给在后申请授予专利权时其效力是否仍然存在。第一种观点采用的是“有效专利权唯一”标准，第二种观点采用的是“专利唯一性”标准。曾经被授予的后来被宣告无效的专利权因为视为自始即不存在，所以，从法律意义上，它不是专利。但是，曾经被授予但已被放弃和已终止的专利权，则是一项法律意义上的专利。根据“有效专利权唯一”标准，第一种观点是成立的；根据“专利唯一性”标准，第一种观点是错误的。
那么，我们到底应当以何种标准来理解“同样的发明创造只能授予一项专利权”呢？根据第三个关键点“授予”可推知，对此条文的理解应当采用专利唯一性标准，而不应当采用有效专利权唯一标准。如果采有效专利权唯一标准，那么，该法律条文就应当是：“同样的发明创造不允许同时存在两项以上的有效专利权。”专利法为什么不作如此规定，而是规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”呢？
（二）禁止重复授权原则之理论依据
众所周知，专利制度的主要任务之一就是给新的、具有创作高度且实用的发明创造授予专利权，以促进经济、社会和科技的发展。为了完成此项任务，专利制度给发明创造授予专利权，使其发明创造者能够在一定期限内获得保护，以激励其进行创造活动。但是，同样的发明创造不能重复授予专利权，其目的在于鼓励人们进行新的研究。于是，法律不仅要阻止不同的发明人就同样的发明创造分别获得各自的专利权，而且还要阻止同一个发明人就同样的发明创造重复获得专利权。
1854年12月，美国人海顿（Hayden）就其发明的棉布清洗剂向美国专利局长提出专利申请，其后再对此清洗剂稍作改进后，于1855年11月又提出第二份专利申请。结果海顿的两份专利申请都被授予专利权。22 1866年，美国联邦最高法院在SuffolkMfgCov.Hayden一案中作出如下判决：同一个发明人就同样的发明获得两项专利权的，第二项专利权无效。23美国最高法院的这一判决为现代的禁止重复授权原则奠定了基础。此项判决的理论依据是专利激励论，即国家建立专利制度的目的是激励人们进行新的和创造性的研究，同样的发明重复授权将导致宪法规定的“一定期限的”垄断权被延长，最终使人们产生惰性。24
禁止重复授权原则虽然没有写进美国的专利法，但是，美国的现行专利法足以避免同样的发明创造被重复授权。25此后，世界各国专利法明确写入这一原则的不多，但具体的规定足以避免同样的发明创造被重复授权。26例如，我国台湾地区“专利法”第31条所规定的先申请先核准原则，可以防止这种重复授权。
1.台湾地区“专利法”第31条第1款规定，同一发明有两份以上申请案时，仅得就其最先申请者核准发明专利。此项规定的基本含义是：就同样的发明所提出的两份以上的专利申请，不论此两份以上申请人是同一人或者是不同人，只要这几份申请的申请日能够分别先后顺序的，就只能给最先申请者授予专利权，其他申请者不能被授予专利权。
2.如果两份以上专利申请的申请日为相同，不可能分别先后顺序的，则需适用第31条第2款的规定。若两份以上的申请是由不同的申请人提出的，则由这几个申请人进行协商，以确定具体方案。若不能协商或者协商不成，则都不能被授予专利权。若两份以上的申请是由同一个人提出的，则由该申请人进行选择，以确定其中一个申请以获得专利权；不选择的，都不能被授予专利权。
美国1866年联邦最高法院的判决非常明确，第二项专利权无效，而不是由专利权人作选择。根据美国《专利法》规定，专利权的保护期限为17年，自授予专利权之日起计算。27如果允许专利权人选择，专利权人必然选择第二项专利权有效，使其专利权保护期得以实质性的延长。更有甚者，专利权人可以在法律允许的期限内，提出多数申请，获得多项专利权，最后选择最新的专利权。由此而造成的后果，就是使专利权的保护期限得以延长，与国家建立专利制度促进技术公开与创新的目的相违背。
我国台湾地区的规定也是非常明确的，允许同一发明创造者就同样的发明创造先后提出不同的专利申请，但必须在授权前作选择，而不是授权以后作选择。具而言之，不论是实用新型还是发明专利申请先完成审查进入授权阶段，必须在被授权专利权之前进行选择，而不是先授权，等到在后申请完成审查进入授权阶段时再作选择。这样的规定更加科学，更能体现专利制度的公平性和合理性。
（三）本文开篇问题之解答
严格地讲，《08修正案》第4条后半句规定对首先进入授权阶段的实用新型专利申请授予专利权，等到发明专利申请进入授权阶段时，再由专利权人进行选择，这是对禁止重复授权原则的例外性规定。但是，如果在先授予的实用新型专利权已经因保护期限届满后终止而视为此项专利权不存在，再给发明专利申请授予专利权，则是对禁止重复授权原则的违反。
另一种做法，如果该申请人在其发明专利申请即将进入授权阶段之前，如果能够确定其发明专利申请符合专利法规定的条件，在其实用新型专利权期限届满前主动选择放弃在先的实用新型专利权，是否可以让其发明专利申请被授予发明专利权？
对这个问题的回答比较复杂，因为《08修正案》第4条后半句规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”对此项规定可以作两种理解：其一，按照“有效专利权唯一”标准，此项规定是指“先获得的实用新型专利权尚未终止”的，才需要该申请人进行选择。现在，既然在先获得的实用新型专利权已经终止，就不必选择了，直接授予发明专利权，因为没有两项有效的专利权同时存在。其二，按照“专利唯一性”标准，而且法律规定是“先获得的实用新型专利权尚未终止”，该申请人才有权选择声明放弃该实用新型专利权。现在，在先的实用新型专利权已经因期限届满而终止了，前面的专利权就成为不可改变的事实，因此，该申请就没有权利选择放弃在先的实用新型专利权，所以，该发明专利申请不能被授予专利权。
上述两种理解中的哪一种符合立法本意呢？也许是第一种理解更符合立法者的本意，因为当先获得的实用新型专利权尚未终止，申请人声明放弃在先的实用新型专利权，根据专利权放弃所产生的法律效果来看，被放弃的专利权只是自国务院专利行政部门公告之日起丧失其效力，此前已经存在的权利仍然是有效的。由此所产生的结果就是“同样的发明创造”不能同时存在两项以上的有效的专利权，而不是“同样的发明创造只能被授予一项专利权”。《08修正案》第4条正是看到了其中的矛盾，所以作了例外性规定，但是，对于实用新型专利权已经因保护期届满而终止，则不属于此例外性规定。
注释：
*本文得到国家社科基金项目的资助，项目编号为09BFX036。
**作者简介：曹新明，中南财经政法大学知识产权研究中心教授、法学博士，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，教育部人文社会科学重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心常务副主任。
①《专利法实施细则》第13条第1款的规定是“同样的发明创造只能被授予一项专利”，而《08修正案》第4条的规定是“同样的发明创造只能被授予一项专利权”。两者的规定相差一个字，即“权”。而准确的说法应当是《08修正案》的规定。
②《专利法》第9条规定：“两个以上的申请人就相同的发明创造分别提出申请的，专利权应当授予最先申请的人。”适用先申请原则也须符合两个条件：一是两个以上的申请人是不同的人，也不是共同申请人；二是专利申请所涉及的发明创造是相同的。在这种情况下，专利权应当授予最先申请的人。但是，在后的申请人能否也被授予专利权，从此项原则中找不到答案。
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- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
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- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
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